最高行政法院(含改制前行政法院)101年度判字第212號｜法律人

最　高　行　政　法　院　判　決 101年度判字第212號上訴人　燁聯鋼鐵股份有限公司代　表　人　林義守訴訟代理人　劉法正　律師楊祺雄　律師（兼送達代收人）被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花參加人　華新麗華股份有限公司代　表　人　焦佑倫上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國100年9月29日智慧財產法院100年度行專訴字第25號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、上訴人於民國91年10月23日以「低鎳含量之沃斯田鐵系不銹鋼」向被上訴人申請發明專利，經編為第91124567號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I247813號專利證書。嗣參加人以該專利案違反專利法第22條第1項前段、第1項第1款、第4項及第26條第2至4項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。經被上訴人審查，於99年10月29日為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，向原審提起行政訴訟，經原審法院裁定准許參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟後，亦遭駁回。上訴人仍不服，乃提起本件上訴。二、上訴人起訴主張：(一)系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵並非僅為低鎳含量之沃斯田鐵系不銹鋼之組成元素及其重量百分比，更包含利用將各個元素數據代入該創新的高溫肥粒鐵相值預測公式，以預測低鎳沃斯田鐵系不銹鋼的高溫肥粒鐵相值，藉以了解其熱加工性質，以大幅降低後續生產可能發生之不良品。且由原審法院98年度行專訴字第125號判決理由第五點第(四)項之5.前段之內容可知，亦認同系爭專利申請專利範圍第1項的技術特徵包含「高溫肥粒鐵相值不大於8.5」及「高溫肥粒鐵相值預測公式」。然原處分竟以證據6（即西元2000年5月2日公開之美國第6056917號專利，下稱證據6）、證據7（即2001年8月14日美國公開之第6274084號專利，下稱證據7）之組成配比範圍與系爭專利組成配比範圍有重疊，逕將證據6、7中之特定實施例直接代入系爭專利申請專利範圍第1項之高溫肥粒鐵相值預測公式中，得到不大於8.5之高溫肥粒鐵相值之結果，而認定系爭專利申請專利範圍第1項不具備新穎性。原處分忽略系爭專利申請專利範圍第1項所界定之組成元素及各組成元素重量百分比與證據6有所不同，及專利申請專利範圍第1項之組成元素並未包含證據7之鈣、鋁元素等事實。且系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「高溫肥粒鐵相值不大於8.5」，以及「高溫肥粒鐵相值預測公式」兩項技術特徵皆未為證據6、7所揭露，則原處分逕將證據6、7中之特定實施例直接代入系爭專利申請專利範圍第1項之高溫肥粒鐵相值預測公式以比對新穎性，其審查方向顯屬不當，實有違專利法第22條第1項第1款及專利審查基準第2-3-4、2-3-6頁有關發明新穎性及判斷基準之規定。(二)組合證據3（即1987年12月公開於NI PPON STEEL TECHNAL REPORT，由Motohiko Arakawa等撰寫之報告「Nickelless Austenitic Stainless Steel」、6，證據3、7，證據3、6、19（即MUH-JUNG LU等著作，於1996 年公開之「Shell Growth and-Ferrite Content in Continuously Cast Austenitic Stainless Steel Slabs」文件影本，下稱證據19），或證據3、7、19，皆無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：證據6、7揭示之內容無法證明系爭專利申請專利範圍第1項有違新穎性規定，已如前述。證據3與系爭專利雖皆採用鉻、鎳當量的成分作為高溫肥粒鐵相值計算公式，惟因製程或鋼種之不同即會產生證據3中公式(1)、公式(2)，或系爭專利申請專利範圍第1項所界定之高溫肥粒鐵相值預測公式等不同之高溫肥粒鐵相值計算方式。且系爭專利申請專利範圍第1項所界定之高溫肥粒鐵相值預測公式與證據3之公式(2)不僅於各組成元素之係數上有所不同，兩者於鉻當量、鎳當量之權重與常數亦有區別，隨不同高溫肥粒鐵相值計算方式所得出之高溫肥粒鐵相值範圍亦會完全不同，故證據3之公式(2)即限定在含有銅元素時之高溫肥粒鐵相值之上限值為5%，而不含銅元素時高溫肥粒鐵相值之上限值為6%，與系爭專利之高溫肥粒鐵相值不大於8.5完全不同。若運用證據3之公式(2)，系爭專利之試片06 即會因為高溫肥粒鐵相值大於證據3公式(2)之上限值5而被剔除，不再進行熱加工，若係運用系爭專利申請專利範圍第1項所界定之高溫肥粒鐵相值預測公式，試片06之高溫肥粒鐵相值仍處於可接受之範圍，不會有邊裂缺陷，故仍可以進行熱加工。又系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「高溫肥粒鐵相值預測公式」，與證據3所揭露之公式(2)都能用以預測高溫肥粒鐵相值，惟系爭專利申請專利範圍第1項可就「高溫肥粒鐵相值不大於8.5」之技術特徵的界定，來產生更為顯著同一性質之功效，不致於將某些仍可進行熱加工的不銹鋼予以剔除而不再加工，即運用系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「高溫肥粒鐵相值不大於8.5」，以及「高溫肥粒鐵相值預測公式」兩項技術特徵所得到之可熱加工之不銹鋼種類，會多於運用證據3之公式(2)。故於證據6、7揭示之內容確無法證明系爭專利申請專利範圍第1項有違新穎性規定，且系爭專利申請專利範圍第1項所界定之兩項技術特徵，確能產生較證據3所無法預期功效之情形下，系爭專利申請專利範圍第1項確實能產生證據3、6之組合或證據3、7 之組合所無法預期的功效，而非所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。其次，參照參加人之面詢重點第4頁之 δ-ferrite計算公式的比較內容可知，參加人自承證據19所揭示：3*(Cr%+Mo%+1.5* Si%)－2.8*(Ni%+30*C%+30*N%+0.5*Mn%+0.5*Cu%)－19.8，並非如證據3之公式(2)用於低鎳不銹鋼，且由證據19之內容可推知主要係針對304、316等高鎳含量之鋼種進行探討，故證據19與證據3、6、7所揭露低鎳含量之必要技術特徵先天即不相容。且系爭專利係以低鎳沃斯田鐵不銹鋼以取代304不銹鋼，與證據19高鎳含量鋼種之必要技術特徵先天即不相容，況證據19中亦完全未揭露系爭專利申請專利範圍第1項所界定之技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第1項所界定之技術特徵，以及證據3、6、7所揭露之技術特徵與引證19之技術特徵先天皆不相容，且系爭專利申請專利範圍第1項又確能產生證據3、6之組合與證據3、7之組合所無法預期的功效，故系爭專利申請專利範圍第1項應非所屬技術領域中具有通常知識者依證據3、6、19或證據3、7、19之組合所能輕易完成，無違專利法第22條第4項有關進步性之規定。(三)證據6、證據7、或證據3、6之組合、證據3、7之組合、證據3、6、19之組合，或證據3、7、19之組合等任一組合證據，與證據11（即中國礦冶工程學會於78年6月出版之「鋼鐵冶金學」第11-438至11-445頁影本，下稱證據11）、證據12（即Harry Chandler編著於1995年12月首次印刷之「HEAT TREATER`S GUIDE」第724至758頁影本，下稱證據12）、證據13（即劉文等編著，於1994年9月第2版之「軋鋼生產基礎知識問答」第2版，下稱證據13）中任一證據之再組合，皆無法證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，由「專利審查基準」第2-3-29頁之說明可知，系爭專利申請專利範圍第1項相較於前述證據6、證據7或證據3、6之組合、證據3、7之組合、證據3、6、19之組合，或證據3、7、19之組合具有進步性，則因系爭專利申請專利範圍第2項係直接依附申請專利範圍第1項，故縱上述證據再加上證據11至13之組合，不僅組合難度更高，亦無法揭露或預期出系爭專利之低鎳含量之沃斯田鐵系不銹鋼之組成元素及其重量百分比、該不銹鋼之高溫肥粒鐵相值不大於8.5之限定條件，及高溫肥粒鐵相值預測公式3項技術特徵，故亦難稱系爭專利申請專利範圍第2項有違進步性之規定。(四)原處分說明系爭專利不符合專利法第26條第2、3項規定之理由，顯與事實不符，更有未依專利法及專利審查基準審查之違法：系爭專利之發明說明已明確且充分揭露，並使發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並據以實施，惟原處分竟認系爭專利違反專利法第26條第2項規定，被上訴人所為之處分前後不一，亦未說明理由，原處分實有違行政程序法第8條、第43條及第96條第1項第2款規定。而系爭專利既經過實體審查方核准發明專利，其各項請求項自為說明書及圖式所支持，於相同基礎下，被上訴人所為之原處分顯已違反專利法第26條第3項規定。再由系爭專利之申請專利範圍第1項所載發明整體觀之，其技術特徵並未包括高溫肥粒鐵相值預測公式之推導方式，惟原處分逕認高溫肥粒鐵相值公式之推導方式應為系爭專利之技術特徵，顯與事實不符。又發明所屬技術領域中具有通常知識者縱不知悉系爭專利之高溫肥粒鐵相值預測公式如何推得，僅需符合系爭專利之低鎳含量之沃斯田鐵系不銹鋼之組成元素配比，皆可應用高溫肥粒鐵相值預測公式，獲得高溫肥粒鐵相值，以準確預測熱間加工所可能產生之破裂問題，故系爭專利確為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能據以實施，並解決問題且產生預期的功效，符合專利法第26條第2、3項之規定，原處分顯有未依專利法及專利審查基準審查之違法。(五)被上訴人以證據3及證據19與系爭專利申請專利範圍第1項之高溫肥粒鐵相值公式的元素相同僅其係數不同，而認系爭專利申請專利範圍第1項與證據3、6、7與證據19的組合相較不具進步性，似有違誤：查證據3預測公式中鉻、鎳當量的權值比重(3.66、-2.87)以及常數(-36.63)，與系爭專利預測公式之鉻、鎳當量的權值比重(6.77、-4.85)以及常數(-52.75)相差甚遠；而證據19經整理後之預測公式中鉻、鎳當量的權值比重(3、-2.8)以及常數(-19.8)，亦與系爭專利預測公式之鉻、鎳當量的權值比重以及常數相差甚遠，故系爭專利預測公式中鉻、鎳當量之權值比重以及常數，應非所屬技術領域中具通常知識者由證據3與證據19之預測公式，並考慮實際生產所能輕易完成。其次，被上訴人以另案判決係將證據所揭示的組成配比套入系爭專利之高溫肥粒鐵相值預測公式，而非將系爭專利之組成配比套入證據之高溫肥粒鐵相值預測公式，而認將系爭專利之組成配比套入證據3之高溫肥粒鐵相值預測公式之論述方式並非合理。惟將證據所揭示之組成配比套入系爭專利之高溫肥粒鐵相值預測公式，已有後見之明之可能，且證據3或系爭專利之高溫肥粒鐵相值，其主要功效應不脫離用以「預測」，故將系爭專利之組成配比分別套入證據3與系爭專利的高溫肥粒鐵相值預測公式，進以驗證證據3與系爭專利的高溫肥粒鐵相值預測公式之正確性，應符合科學驗證與經驗法則，被上訴人所謂「將系爭專利之組成配比套入證據3之高溫肥粒鐵相值預測公式的論述方式並不合理」應屬誤解。(六)有關系爭專利說明書表一僅列有5個元素之重量百分比，惟預測公式含有8個元素重量百分比，應如何驗證各試片高溫肥粒鐵相值之說明：觀諸系爭專利說明書，表一係揭示各式低鎳含量之沃斯田鐵系不銹鋼之較佳實施例中多數種不同成分組合之實施態樣，表中雖僅揭示碳、矽、錳、鉻、銅等元素重量百分比，惟原證3號申復說明理由書，曾補充說明關於系爭專利說明書中表一與其原始實驗數據資料之關係，將系爭專利說明書之表一與上述申復說明理由書所附之表一的原始實驗數據資料比對後可知，各試片編號01至14所顯示之碳(C)、矽(Si)、錳(Mn)、鉻(Cr)、銅(Cu)之數值及相對應之δ-ferrite值均一致。(七)有關證據2已揭示高溫肥粒鐵相值不大於8.5可改善產品之破裂與撕裂等情形之說明：參加人所指證據2揭示內容實已經被上訴人舉發審酌認定與系爭專利不相關而無證據價值。被上訴人早於舉發審定中審認因證據2實施例表1組成配比之鉻含量已超過系爭專利之鉻含量範圍，不符合系爭專利組成配比，故無法將之直接代入系爭專利之預測公式以進行判斷等語。求為將原處分及訴願決定均撤銷。三、被上訴人則以：(一)關於上訴人所引述原審法院98年度行專訴字第125號判決指出，所得數據若不大於8.5則應屬系爭專利申請專利範圍第1項之範圍，故原處分將證據6、7中特定實施例代入系爭專利申請專利範圍之高溫肥粒鐵相值預測公式以比對新穎性，並無違法。又證據6、7之組成配比範圍與系爭專利組成配比範圍之重疊部分即為相同組成配比，故將證據6、7中之特定實施例直接代入系爭專利申請專利範圍第1項之高溫肥粒鐵相值預測公式中，得到不大於8.5之高溫肥粒鐵相值，並無不適法之處，且縱證據7含有鈣、鋁元素仍得作為系爭專利不具新穎性之證據。(二)證據3及證據19之 δ-f公式與系爭專利之δ-f公式涉及之元素相同，僅係數不同。其次，δ-f公式之係數受各鋼廠之鑄造製程所影響，惟其推導方法皆可謂相同，且系爭專利δ-f公式之係數由線性回歸方法推導為0.39，但系爭專利並未採用0.39而另採用0.3為係數，亦即系爭專利δ-f公式之係數並非僅由推導而得，係考慮實際生產而得到此等係數，故雖系爭專利δ-f公式之係數與證據3之係數不同，該係數仍為所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成。再者，系爭專利之組成配比既已見於證據6、7，故所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術組合證據3、6；或組合證據3、7；或組合證據3、6、19；或組合證據3、7、19，所能輕易完成，系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。而由原審法院98年度行專訴字第125號判決之內容亦可知，係將證據所揭示之組成配比套入系爭專利之高溫肥粒鐵相值公式，並非將系爭專利之組成配比套入證據之高溫肥粒鐵相值公式。又證據19為探討沃斯田鐵系不銹鋼之高溫肥粒鐵相值，並未限定其為高鎳含量，其中表2與表3最後一行之1S237為430鋼種，即非屬高鎳含量，故證據19應可與證據3、6、7組合。(三)系爭專利申請專利範圍第2項為第1項之附屬項，包括第1項獨立項之全部特徵，並進一步界定其「低鎳含量之沃斯田鐵系不銹鋼，是在一熱軋前鑄材再熱溫度介於1050℃至1250℃進行熱間軋延，以避免邊裂缺陷產生。」證據11第11-440頁表4-3-1已揭示各種不銹鋼熱間軋延溫度，其中適合本件沃斯田鐵系不銹鋼之溫度範圍為1035℃至1285℃；證據12第725頁右上欄第8至10行記載適合沃斯田鐵系不銹鋼之鍛造溫度為高於925℃；證據13第346頁倒數第3行亦揭示奧氏體不銹鋼即系爭專利之沃斯田鐵系不銹鋼於900℃至 1250℃時具有良好之塑性為其軋製特點。故依前揭證據11、12或13所載，系爭專利申請專利範圍第2項界定沃斯田鐵系不銹鋼熱間軋延之溫度介於1050℃至1250℃，實已為該技術領域所習知。又系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵已見於證據6、證據7或證據3、6之組合、證據3、7之組合、證據3、6、19之組合或證據3、7、19之組合，已如前述；故系爭專利申請專利範圍第2項為所屬技術領域中具有通常知識者，依前揭證據6、證據7或證據3、6之組合、證據3、7之組合、證據3、6、19之組合或證據3、7、19之組合等任一組合證據；與證據11、12、13中任一證據之再組合之先前技術所能輕易完成，不具進步性。(四)系爭專利揭示一種低鎳含量之沃斯田鐵系不銹鋼，包含各種元素及其組成之配比，且該不銹鋼之高溫肥粒鐵相值上限值不大於8.5，並界定其高溫肥粒鐵相值之定義公式。惟系爭專利說明書中，對於高溫肥粒鐵相值公式明顯並無任何推導理由，其專利說明書有未明確且充分揭露之情事；且上訴人於補充舉發答辯理由書中指出不可忽略系爭專利之公式而未加比對，此種直接代入之方式明顯缺少推導理由，故前揭推導方式應為系爭專利之技術特徵，惟系爭專利申請專利範圍第1項僅記載該公式，並未明確記載與揭露實施該技術之必要技術特徵，且未為發明說明所支持，故系爭專利應有違專利法第26條第2、3項之規定等語，資為抗辯。求為判決駁回上訴人之訴。四、參加人則以：(一)證據6、7所揭示之內容，可證明系爭專利申請專利範圍第1項有違專利法第22條第1項第1款之規定，不具新穎性，因系爭專利縱如上訴人所稱係一種過濾機制，亦無法改變系爭專利為「數值限定發明」，且篩選後原料仍為篩選前原料之一部的事實：系爭專利申請專利範圍第1項明顯為一種低鎳含量之沃斯田鐵系不銹鋼，其係「物」之發明，並非「方法」之發明；該項之範圍係以不銹鋼元素化學組成、高溫肥粒鐵相值預測公式及此計算之高溫肥粒鐵相值即δ-f值不大於8.5，三技術特徵加以界定。且前開技術特徵僅組成元素及配比將影響系爭不銹鋼之物性變化，而其他技術特徵僅為上訴人所稱之過濾機制，亦即縱再以複數以上公式篩選，仍無法改變篩選後之物在篩選前已存在之事實，若篩選前之物為習知，則系爭專利申請專利範圍第1項自欠缺新穎性。又就系爭專利而言，於各鋼廠有其獨自之定義公式之情形下，上訴人既以其他技術特徵再描述、定義已具備技術特徵之不銹鋼，則被上訴人欲確定新穎性時，自可將習知物以上訴人定義之方式檢驗，而原處分係將習知物代入前開技術特徵之公式，則所作成不具新穎性之認定，並無違誤。且上述直接代入之檢驗方法實係判斷「數值限定發明」是否具備可專利性的基本方法之一，因系爭專利之高溫肥粒鐵相值公式計算所得之高溫肥粒鐵相值並非一標準化數值，而係隨其所選Ni當量與Cr當量之組成元素、各組成元素之係數、Ni當量與Cr當量之權重以及調整參數而變化，故進行系爭專利第1項與先前技術之比較時，自須將二物以相同限定方式所得數值進行比較，方屬正確合理。又上訴人爭執原處分逕將證據6、7之特定實施例直接代入系爭專利第1項之高溫肥粒鐵相值預測公式之作法，然觀諸原審法院98年度行專訴字第125號判決理由第五點第（四）項之5後段中之「套入」即是上訴人所稱之「代入」。另由系爭專利第1項包含了多數之證據6、7之習知物，故欠缺新穎性。此由系爭專利之美國對應案申請過程可證。(二)組合證據3、6，證據3、7，證據3、6、19，證據3、7、19，證據2、3、6，或證據2、3、7，均可證系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：1.證據3、6之組合或證據3、7之組合，均可證明系爭專利申請專利範圍第1項有違專利法第22條第4項之規定，不具進步性：系爭專利第1項已包含多數證據6、7之習知物，又系爭專利第1項其他二項技術特徵僅為上訴人就包括證據6、7在內之習知物加以篩選之方法，其無法改變篩選前習知物已存在之事實，證據6、7已證明系爭第1項有違新穎性。又參加人早於舉發補充理由書（三）第16至18頁中指出，就上訴人強調之高溫肥粒鐵相值不大於8.5之臨界性而言，證據2、證據3及證據14（即1971年10月26日公告之美國第3615365號專利案，下稱證據14）已分別揭示高溫肥粒鐵相值不大於8.5、5、6 、10可改善破裂與撕裂等熱加工性，故就預測熱加工性此一功效而言，系爭案並未達成更顯著之功效，故不具有臨界性，自不具進步性。且證據3之高溫肥粒鐵相上限值為5，如採證據3之公式(2)判斷時，試片14至試片07，因皆小於證據3 揭示之上限值5，已知可使熱加工性不受破壞；又試片01至試片04，因皆大於證據3揭示之上限值5，已知會使熱加工性受到破壞，故以證據3之公式(2)及其高溫肥粒鐵相上限值5 來判斷時，其所得結果大部分皆與系爭專利之高溫肥粒鐵相值預測公式及高溫肥粒鐵相上限值8.5來判斷所得結果相同，僅於試片5、6有些許差異。然證據3之上限值5於科學上之意義實已相當接近系爭專利之上限值8.5。上訴人僅舉試片 06而對試片05之相反結果無視，因若運用證據3之公式(2)及高溫肥粒鐵相上限值5判斷，反以試片05之高溫肥粒鐵相值仍處於可接受之範圍，並不會有邊裂缺陷，可進行熱加工，然若利用系爭專利之標準篩選則試片05將遭剔除。另經參加人就系爭專利14個試片與以證據3預測者加以比較，二者可熱加工之試片數量與不可熱加工試片數量完全相同。試片05、06之結果所呈現之意義為系爭專利之高溫肥粒鐵相值計算公式與運用證據3之公式(2)所計算出之高溫肥粒鐵相值，前者可篩選而保留試片06；後者則可篩選而保留試片05，故二者於材料之熱加工性上所呈現之判斷價值係高度相似，亦高度相似系爭專利與證據3各自高溫肥粒鐵相之上限值8.5與5 。亦即二者於材料之熱加工性能方面所呈現之判斷價值與結果係高度相似，亦顯示出二者係運用相同技術與方法，作為材料熱加工性之過濾機制。況參加人之比較結果可發現僅有試片05、06分別於系爭專利及證據3所各自建議之公式中，於系爭專利上限值8.5與證據3之上限值5附近，產生熱加工性之些許差異，且該等差異實於系爭專利與證據3之熱加工性能上又高度相似，且於鋼廠之實務操作上，此等差異另受各廠所設定之可接受品質合格標準不同，以及各廠本身之設備、製程所影響。故如以專利法上選擇發明之「臨界性」要件觀察，系爭專利之高溫肥粒鐵相上限值與證據3根本呈現相同之趨勢，難謂有「臨界性」之意義，故不具進步性。2.證據2、3、6之組合或證據2、3、7之組合，均可證明系爭專利申請專利範圍第1項有違專利法第22條第4項之規定，不具進步性：證據2進一步在其申請專利範圍第7項即具體限定其高溫肥粒鐵相值(δ-ferrite)應控制於8.5%以下，而此一δ-ferrite應於8.5%以下之技術特徵，已為證據2及3揭示，故證據2、3、6之組合或證據2、3、7之組合，自可證明系爭專利第1項不具進步性。3.證據3、6、19之組合或證據3、7、19之組合，均可證明系爭專利申請專利範圍第1項有違專利法第22條第4項之規定，不具進步性：不論係高鎳之沃斯田鐵系不銹鋼或低鎳之沃斯田鐵系不銹鋼，皆會以高溫肥粒鐵相值計算公式來預測高溫肥粒鐵相值，已為先前技術所揭露，且各鋼廠也皆擁有高、低鎳沃斯田鐵系不銹鋼之高溫肥粒鐵相值計算公式，而不論係證據3、19或系爭專利之δ-ferrite計算公式，其推導方法均可謂相同，僅係數不同，而係數之不同卻係因受各鋼廠之鑄造製程所影響。系爭專利δ-f公式確由線性回歸推導後再輔以製程上之實際效應差異所得，故各鋼廠皆有高、低鎳沃斯田鐵系不銹鋼之高溫肥粒鐵相值計算公式且其推導方法亦為各鋼廠之熟知技藝，上訴人稱高低鎳含量之先前技術先天上即不相容，並非可採。4.經參加人比對，證據2並未記載計算公式，而係揭示8.5為合金於鑄造狀態時所含之肥粒鐵上限值，故上訴人稱證據2之計算公式與系爭專利不同，顯與事實不符。另參照舉發審定書第8 頁第8行之內容，而證據2之申請專利範圍第7項係為第1項之附屬項，並非第19項之附屬項，更已揭露同發明第1項之合金，在鑄造狀態時所含肥粒鐵為不超過8.5，顯在原審定考量系爭專利之元素等組成配比皆被證據2揭示之前提下，證據2與系爭專利應屬相同技術領域，自有證據價值，而證據2專利範圍第7項所揭露之高溫肥粒鐵上限值8.5，更足證系爭專利之高溫肥粒鐵上限值8.5不具進步性。又系爭專利之δ -f上限值8.5為證據2所揭露，而系爭專利之δ-f計算公式亦已為證據3或19所揭露，是組合證據2、3、6，或組合證據2 、3、7，亦可證明系爭專利第1項不具進步性。(三)證據6、證據7、或證據3、6之組合、證據3、7之組合、證據3、6、19之組合、證據3、7、19之組合、證據2、3、6之組合，或證據2、3、7之組合等任一組合證據，與證據11、12、13中任一證據之再組合，均可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第2項既然係依附於第1項而進一步限定所請不銹鋼是在一熱軋前鑄材再熱溫度介於1050℃至1250℃進行熱間軋延，則第1項既如前述因證據6、7 而不具新穎性，及因證據2、3、6、7、19而不具進步性。是系爭專利第2項為通常知識者由證據6；證據7；證據3、6之組合；證據3、7之組合；證據3、6、19之組合；證據3、7、19之組合；證據2、3、6之組合；證據2、3、7之組合中任一組證據，與證據11、12、13中任一證據之再組合所能輕易完成，不具進步性。(四)原處分對於系爭專利不符合專利法第26條第2、3項規定之處分理由，係屬事實，亦無未依專利法及專利審查基準審查之違法：上訴人界定系爭δ-f計算公式之推導方式應包括3個步驟，依專利法及專利審查基準之規定，上開推導方式既未明載於說明書中，系爭專利當然就其最核心之技術特徵並未明確且充分揭露，不能為通常知識者瞭解其內容並據以實施。且上開推導方式中，皆受各鋼廠本身之設備、製程與品質合格標準之差異而影響，若在不同之設備與製程條件下使用系爭專利之δ-ferrite計算公式，其δ-ferrite計算公式將喪失準確預估之功效，故上訴人既未於說明書中記載實施該專利技術時所應用之相關之設備、製程與品質合格標準等條件，應屬違反專利法第26條第2、3項之規定等語。五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：查證據3第18 頁表7所揭示之不銹鋼組成元素與系爭專利之主要組成元素即碳、矽、錳、鉻、鎳、氮、銅及鉬相同，而其重量百分比亦在系爭專利所揭示之百分比範圍內；而證據6之說明書所揭示之不銹鋼的組成元素涵蓋系爭專利之組成元素（即碳、矽、錳、鉻、鎳、氮、銅、磷、硫、鉬及鐵），且各組成元素之含量範圍與系爭專利相對應組成元素之範圍均有重疊，再將實施例中組成元素含量範圍符合系爭專利者，即說明書第9至10欄編號594及編號596之不銹鋼組成元素的含量代入「高溫肥粒鐵相值=6.77×（鉻%t+鉬%t+1.5×矽%t）-4.85 ×（鎳%t+30×碳%t+30×氮%t+0.5×錳%t+0.3×銅%t）-52. 75」之計算公式，所得數據為-24.61及-13.75，均不大於8.5，則代表證據6所揭示之不銹鋼已具有系爭專利之相同組成配比以及相同高溫肥粒鐵相值之性質，可為系爭專利請求項1涵蓋之範圍。又證據7請求項1揭示一種沃斯田鐵系不銹鋼，其說明書雖未揭示肥粒鐵相值之計算公式，然而該說明書所揭示之不銹鋼的組成元素已涵蓋系爭專利之組成元素即碳、矽、錳、鉻、鎳、氮、銅、磷、硫、鉬及鐵，且各組成元素之含量範圍與系爭專利相對應組成元素之範圍均有重疊，再將實施例中組成元素含量範圍符合系爭專利者即說明書第3至4欄編號567、編號592、編號594、編號596、編號723、編號774及編號783之不銹鋼的組成元素含量代入「高溫肥粒鐵相值＝6.77×（鉻%t+鉬%t+1.5×矽%t）-4.85×（鎳%t+3 0×碳%t+30×氮%t+0.5×錳%t+0.3×銅%t）-52.75」之計算公式，所得數據為-2.03、-12.79、-24.66、-13.73、-8.04、-11.17及-9.69，均不大於8.5，則代表證據7所揭示之不銹鋼已具有系爭專利之相同組成配比以及相同高溫肥粒鐵相值之性質，可為系爭專利請求項1涵蓋之範圍。又證據6所揭示之一肥粒鐵指標FI1計算公式，雖與系爭專利請求項1所揭示之公式不同，然上述公式所使用之元素與系爭專利之δ-f公式使用的元素相同，僅係數不同，而該等公式之推導方法大多半係基於Schaeffler、Delong等圖，再加上δ-f實測值與使用線性回歸方法所推導出來，而使用線性回歸為習知技術，此於系爭專利說明書第7頁第2至6行亦有相關敘述。此外，證據19係揭示一種沃斯田鐵系不銹鋼，與系爭專利屬於相同之技術領域，於第63頁左欄式（9）揭示δ％=3×（鉻 %+1.5×矽%+鉬%t）-2.8×（鎳%+0.5×錳%+0.5×銅%）-84[ （碳+氮）%-19.8；上述δ-f公式與系爭專利之δ-f公式使用的主要元素均相同，僅係數不同，加之證據3所揭示之組成含量範圍與系爭專利請求項1之組成配比含量範圍均有重疊，又證據6及證據7所揭示之不銹鋼已有部分實例具有系爭專利請求項1之相同組成配比以及相同高溫肥粒鐵相值之性質，系爭專利請求項1之不銹鋼並未產生更為顯著或無法預期之功效。從而，證據3、6之組合；證據3、7之組合；證據3、6、19之組合或證據3、7、19之組合，均可證明系爭專利請求項1為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，而不具進步性。再者，本件雖證據6、7所揭示之不銹鋼組成元素涵蓋系爭專利請求項1之組成元素，且各組成元素之含量範圍與系爭專利請求項1相對應組成元素之範圍均有重疊，再將實施例中組成元素含量範圍符合系爭專利者，代入系爭專利請求項1之計算公式，所得數據為-24.61及-13.75，均不大於8.5，惟查上訴人主張系爭專利請求項1應有3個技術特徵，因證據6、7均未揭示與系爭專利請求項1完全相同之高溫肥粒鐵相值預測公式，故如認此不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性，亦非全無理由。然因系爭專利請求項1已因如前所述之證據組合，足以證明其不具進步性，揆諸上開規定及說明，無論系爭專利請求項1是否具備新穎性，系爭專利請求項1均因不具專利要件，而應予以撤銷。末查系爭專利請求項2係直接依附請求項1之附屬項，解釋時應包含被依附項所載的技術特徵，其進一步包括「是在一熱軋前鑄材再熱溫度介於1050℃-1250℃進行熱間軋延，以避免邊裂缺陷產生」之技術特徵。經查證據11第四章揭示熱軋不銹鋼捲的製造，與系爭專利屬於相同之技術領域，第11-440頁表4-3-1已揭示各種不銹鋼熱間軋延溫度，其中適合沃斯田鐵系不銹鋼（亦稱為奧斯田鐵系）的溫度範圍為1035℃-1285℃；證據12揭示沃斯田鐵系不銹鋼的鍛造溫度，與系爭專利屬於相同之技術領域，其第725頁右上欄第8至10行記載適合沃斯田鐵系不銹鋼的鍛造溫度為高於925℃；證據13與系爭專利屬於相同之技術領域，其346頁記載奧氏體（即系爭專利之沃斯田鐵系）不銹鋼於900℃-1250℃時具有良好的塑性為其軋製特點，故系爭專利請求項2所界定熱間軋延的溫度介於1050℃-1250℃已屬於該發明所屬技術領域中具有通常知識者之習知技術。又系爭專利請求項2所包含之請求項1之技術特徵，為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術組合所能輕易完成，已如前述，則請求項2之全部技術特徵，應為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，而不具進步性。綜上所述，證據3、6；證據3、7；證據3、6、19；或證據3、7、19之組合，均可分別證明系爭專利請求項1不具進步性，再配合證據11、12、13，亦可證明附屬於請求項1之請求項2亦不具進步性，均不應准予專利。從而被上訴人所為舉發成立，應撤銷專利權之審定，於法尚無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。六、上訴人上訴意旨略謂：（一）就上訴人主張系爭專利相較於先前技術具不可預期功效之進步性攻擊防禦方法，原判決漏未斟酌而未就該攻防方法得心證之理由記明於判決，有行政訴訟法第243條第2項第6款前段判決不備理由之違法：系爭專利請求項1的技術特徵除了低鎳含量之沃斯田鐵系不銹鋼之組成元素及其重量百分比之外，更包含利用相關元素數據作為參數的創新高溫肥粒鐵相值預測公式，以及該高溫肥粒鐵相值不大於8.5的範圍限制，藉由低鎳沃斯田鐵系不銹鋼的高溫肥粒鐵相預測值範圍限制，預測鋼品的熱加工性質，以大幅降低後續生產可能發生之不良品，是系爭專利請求項1具備無法預期之功效而應符合專利法進步性之規定。其次，上訴人係主張依參加人表列證據3公式(2)計算出高溫肥粒鐵相值預測結果，與系爭專利表一的公式預測結果有所不同，足證證據3公式(2)會將不應剔除之良品剔除（如試片06），反將不應保留之不良品保留（如試片05），可突顯系爭專利較之前案證據3確具無法預期之功效而有進步性。惟原判決就當事人此一攻擊防禦方法能否成立未置一詞，有判決不備理由之違法。另就整體而言，原判決未依「專利審查基準」3.4.1規定之「進步性之判斷步驟」逐一審查專利有否進步性，且未於判決理由中說明，除有上述判決不備理由之違法外，亦構成判決不適用法規或適用不當之判決違背法令。（二）原判決未依專利法第22條第4項及專利審查基準進步性相關規定，判斷系爭專利是否具進步性，顯有行政訴訟法第243條第1項判決不適用法規或適用不當之判決違背法令：原判決係以「系爭專利請求項1之不銹鋼並未產生更為顯著或無法預期之功效。從而，證據3、6之組合；證據3、7之組合；證據3、6、19之組合或證據3、7、19之組合，均可證明系爭專利請求項1為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成」為由，進而導出「加之證據3所揭示之組成含量範圍與系爭專利請求項1之組成配比含量範圍均有重疊。又證據6及證據7所揭示之不銹鋼已有部分實例具有系爭專利請求項1之相同組成配比以及相同高溫肥粒鐵相值之性質，系爭專利請求項1之不銹鋼並未產生更為顯著或無法預期之功效」之系爭專利請求項1不具進步性的結論。惟原判決上開所謂「組成配比含量範圍均有重疊」及「部分實例具有系爭專利請求項1之相同組成配比以及相同高溫肥粒鐵相值之性質」之論理，不僅並未依據專利審查基準「3.4.1進步性之判斷步驟」步驟操作以判斷請求項中所載之發明是否具進步性。尤可議者，其以證據6及證據7中之數組實施例數據代入系爭專利公式落入範圍以認定與系爭專利具相同性質之所謂「代入法」，乃一種典型判斷進步性時所發生「後見之明」的謬誤，蓋代入現存公式驗證結果正確，與導出公式本身係屬二事。且表現於專利實務上，將具體實施例數據代入專利範圍驗證有否落入的操作方式，通常出現在「有無侵害專利」的判斷上，原判決以代入法作為進步性判斷基礎，不僅於法無據，亦構成後見之明，而與專利法及專利審查基準有關進步性之規定相悖，實有判決違背法令之情事。（三）系爭專利之發明既能產生無法預期之功效，且與相關先前技術證據之間的差異亦非所屬技術領域中具有通常知識者可以輕易完成，依法系爭專利具進步性：證據3與系爭專利雖然皆是採用鉻、鎳當量的成分作為高溫肥粒鐵相值計算公式，惟系爭專利請求項1所界定之高溫肥粒鐵相值預測公式與證據3之公式(2)不僅在各組成元素之係數上有所不同，兩者在鉻當量、鎳當量的權重與常數上亦多所不同。且由於隨著不同之高溫肥粒鐵相值計算方式所得出的高溫肥粒鐵相值範圍亦截然不同，故證據3之公式(2)即限定在含有銅元素時之高溫肥粒鐵相值的上限值為5%，而不含銅元素時高溫肥粒鐵相值的上限值為6%，與系爭專利之高溫肥粒鐵相值不大於8.5的範圍限制亦完全不同。由此當不難理解，何以前述證據3公式(2)會將不應剔除之良品剔除（如試片06）、反將不應保留之不良品保留（如試片05）之原因何在，足證系爭專利較之前案證據3確具無法預期之功效而有進步性。其次，證據6、7所揭示之組成元素及各組成元素之重量百分比皆與系爭專利請求項1不同，此點觀之原判決所謂「涵蓋系爭專利之組成元素」及「各組成元素之含量範圍與系爭專利相對應組成元素之範圍均有重疊」等用語，亦無衝突。況且，證據6、7完全未揭露系爭專利請求項1所界定之「高溫肥粒鐵相值不大於8.5」及「高溫肥粒鐵相值預測公式」兩項技術特徵，依專利審查基準進步性判斷步驟之規定，證據3、6之組合及證據3、7之組合，皆無法證明系爭專利請求項1不具進步性。至於證據19主要係針對304、316等高鎳含量之鋼種進行探討，與系爭專利主要著重於低鎳含量鋼種在先天上必要技術特徵並不相容，故以其技術內容作組合即非明顯而有組合動機的欠缺。況證據19亦完全未揭示系爭專利請求項1所界定之「高溫肥粒鐵相值不大於8.5」之範圍限制特徵，是證據3、6、19之組合或證據3、7、19之組合，亦無法證明系爭專利請求項1不具進步性等語。七、本院查：㈠、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，固為系爭專利核准審定時專利法第21條及第22條第1項前段所明定。惟如發明係「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依本法申請取得發明專利，復為同法第22條第4項所明定。㈡、本件關於證據3、6之組合；證據3、7之組合；證據3、6、19之組合或證據3、7、19之組合，均可證明系爭專利請求項1 為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，而不具進步性。再配合證據11、12、13，亦可證明系爭專利附屬於請求項1之請求項2不具進步性等情，業據原審敘明其得心證之理由(原判決事實及理由五㈡-㈣參照)。經核其認事用法並無違經驗或論理法則，亦無判決不適用法規或適用不當之違背法令之情形。㈢、原審已敘明證據6所揭示之不銹鋼已具有系爭專利之相同組成配比以及相同高溫肥粒鐵相值之性質，可為系爭專利請求項1涵蓋之範圍。證據7說明書未揭示肥粒鐵相值之計算公式，然而該說明書所揭示之不銹鋼的組成元素已涵蓋系爭專利之組成元素即碳、矽、錳、鉻、鎳、氮、銅、磷、硫、鉬及鐵，且各組成元素之含量範圍與系爭專利相對應組成元素之範圍均有重疊，再將實施例中組成元素含量範圍符合系爭專利者即說明書第3至4欄編號567、編號592、編號594、編號 596、編號723、編號774及編號783之不銹鋼的組成元素含量代入「高溫肥粒鐵相值＝6.77×（鉻%t+鉬%t+1.5×矽%t）- 4.85×（鎳%t+30×碳%t+30×氮%t+0.5×錳%t+0.3×銅%t） -52.75」之計算公式，所得數據為-2.03、-12.79、-24.66 、-13.73、-8.04、-11.17及-9.69，均不大於8.5，則代表證據7所揭示之不銹鋼已具有系爭專利之相同組成配比以及相同高溫肥粒鐵相值之性質，可為系爭專利請求項1涵蓋之範圍。證據6所揭示之一肥粒鐵指標FI1計算公式，雖與系爭專利請求項1所揭示之公式不同，然上述公式所使用之元素與系爭專利之δ-f公式使用的元素相同，只有係數不同，而該等公式之推導方法大多半係基於Schaeffler、Delong等圖，再加上δ-f實測值與使用線性回歸方法所推導出來，而使用線性回歸為習知技述，此於系爭專利說明書第7頁第2至6 行亦有相關敘述。此外，證據19揭示一種沃斯田鐵系不銹鋼，與系爭專利屬於相同之技術領域，於第63頁左欄式（9）揭示δ％=3×（鉻%+1.5×矽%+鉬%t）-2.8×（鎳%+0.5×錳 %+0.5×銅%）-84[（碳+氮）%-19.8；上述δ-f公式與系爭專利之δ-f公式使用的主要元素均相同，只有係數不同，加之證據3所揭示之組成含量範圍與系爭專利請求項1之組成配比含量範圍均有重疊，又證據6及證據7所揭示之不銹鋼已有部分實例具有系爭專利請求項1之相同組成配比以及相同高溫肥粒鐵相值之性質，系爭專利請求項1之不銹鋼並未產生更為顯著或無法預期之功效等情明確。上訴人主張系爭專利相較於先前技術具不可預期功效之進步性攻擊防禦方法，原判決漏未斟酌而未就該攻防方法得心證之理由記明於判決，有行政訴訟法第243條第2項第6款前段判決不備理由之違法；原判決未依專利法第22條第4項及專利審查基準進步性相關規定，判斷系爭專利是否具進步性，顯有行政訴訟法第243條第1項判決不適用法規或適用不當之判決違背法令；系爭專利之發明既能產生無法預期之功效，且與相關先前技術證據之間的差異亦非所屬技術領域中具有通常知識者可以輕易完成，依法系爭專利具進步性等等。經查，上訴人上開主張之內容無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項，或係就原審所已為論斷或駁斥其主張之理由再為爭執，核屬法律上見解之歧異。而證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。又法律歧異見解之主張，亦不能據為主張原判決違背法令之論據。縱原判決就上訴人之主張有未於判決中加以論斷者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形亦不相當，要難謂為原判決有違背法令之情形。㈣、從而原審以被上訴人所為舉發成立，應撤銷專利權之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，而駁回上訴人原審之訴，依上說明，應屬合法。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　101　年　　3　　月　　1　　日最高行政法院第三庭審判長法官　吳　明　鴻法官　侯　東　昇法官　江　幸　垠法官　林　金　本法官　陳　國　成以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　101　年　　3　　月　　1　　日書記官　彭　秀　玲

最高行政法院(含改制前行政法院)101年度判字第212號

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