102年度判字第556號｜行政：發明專利舉發｜裁判日期：102 年 08 月 30 日

最　高　行　政　法　院　判　決 102年度判字第556號上訴人　林納克公司代　表　人　索倫史科加得沛得生訴訟代理人　桂齊恆　律師林美宏　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花參加人　第一傳動科技股份有限公司代　表　人　曾冠樹上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國101年11 月8日智慧財產法院101年度行專訴字第65號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、上訴人前於民國91年4月10日以「直線致動器」向被上訴人申請發明專利，經編為第91107156號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第176114號專利證書（下稱系爭專利，主要圖示見附表一）。嗣參加人於97年12月18日以系爭專利請求項第1至6、9、10項違反核准審定時應適用之專利法第20條第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發。經被上訴人審查，認系爭專利上開請求項有違專利法第20條第2項規定，以100年3月17日（100）智專三（三）05051字第10020220820號審查意見通知函通知上訴人提出申復或更正，上訴人於同年6月22日提出申復，惟未提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經被上訴人審查，仍認系爭專利有違審定時專利法第20條第2項規定，遂以100年10月13日（100）智專三（三）05051字第10020918970號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，向原審提起行政訴訟，經原審法院裁定命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟後，亦遭駁回。上訴人仍不服，乃提起本件上訴。二、上訴人起訴主張：（一）系爭專利因操作台建構成可吸收發生於其上的力，故致動器的外殼強度並無特殊需求，外殼的製造與形狀可任意為之；而證據1（即84年7月21日公開之法國第FR2715253號「軸向伸縮電動缸」專利案，下稱證據1，主要圖示見附表二）目的在大幅降低致動器整體軸向尺寸，並未提及對電動缸外殼的考量，致二者所欲解決的技術問題不同。（二）系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵並未揭示在證據1中：查證據1係解決線性致動器的內建尺寸，為了繪示內建尺寸，證據1圖1示意地顯示傳統的線性致動器，並未詳細揭露圖1致動器如何建造，其主要焦點在於由元件符號〝L〞所標示的內建尺寸。在證據1圖2中，其顯示該內建尺寸縮減成〝L'〞。然證據1仍未揭露圖2的線性致動器的詳細構造。又證據1圖3進一步顯示致動器，該致動器包含由兩殼體（52、57)構成的外殼，此外殼容納致動器許多構件，包含供電裝置（51）。惟供電裝置體積龐大、沉重，且會增加線性致動器的整體尺寸，致線性致動器難以整合至病床或躺椅等結構中，而證據1將供電裝置容納在線性致動器中，代表該外殼具有相當大的尺寸。因此，證據1的外殼係作為線性致動器的承載部，並未揭露外殼設置在馬達上，與系爭專利申請專利範圍第1項所界定者不同。又證據1的中文翻譯本第4頁第5段揭露該線性致動器包含一設在外殼（52、57）之中的傳輸整體裝置（38），且此傳輸整體裝置（38）作為運動轉換器的支架，然並未揭示馬達相對於傳輸整體裝置的連結關係。而於證據1的中文翻譯本第5頁第1段，亦指出該電動機係設在外殼之中，而非設置在傳輸整體裝置（38）上，蓋若其係設置在傳輸整體裝置（38）上，則無需指出蝸桿（53）與旋轉軸線（8）必需對準。準此，證據1並未揭露該傳輸整體裝置（38）（相當於系爭專利操作台10）係設在馬達外殼上。況且，根據證據1上述的揭露內容，旋轉軸線（8）必須以某種手段與蝸桿（53）連接，其與系爭專利申請專利範圍第1項「蝸桿構建於或構建成為一馬達軸的延伸件」的技術內容不同。其次，系爭專利目的外殼強度並無特殊需求，惟證據1的供電裝置係安裝在外殼之中，因供電裝置相當沉重，因此外殼須具有足夠的尺寸。線性致動器最高可承載12000N的負載，亦即病床所使用的線性致動器可能承載6000N到10000N的負載，根據此負載的變壓器而形成的供電裝置相當沉重。因此，證據1並未提供熟習該項技術者如何將外殼尺寸減少到僅提供灰塵和濕氣的保護之尺寸的教示。又證據1係由外殼吸收作用力，並非由傳輸整體裝置吸收作用力，參照卷附之美國US6,259,175B1號專利案公告說明書，其顯示傳統的線性致動器構造，亦即，所有作用在致動器上的力量經由外殼轉移。相對於此，證據1則未揭露馬達和心軸單元的配置，熟習該項技術者參考證據1時，將會認為證據1的致動器如同傳統線性致動器的構造，亦即馬達和心軸單元分別設在外殼之中，且作用力將通過外殼傳輸。因此，熟習該項技術者參考證據1無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵。綜上，證據1並未揭露操作台係安裝於馬達上，亦非有關減少外殼尺寸的技術，復未揭露該操作台具有用於外管、心軸軸承及用於後安裝件的固定件，且其建構成為可吸收發生於其上的力，熟習該項技術者無法由證據1輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項的發明。被上訴人舉發審定書對證據1及系爭專利申請專利範圍第1項技術內容之認定顯有重大違誤。（三）系爭專利申請專利範圍第2至6、9、10項直接或間接依附於申請專利範圍第1項，則在申請專利範圍第1項具有進步性的情況下，申請專利範圍第2至6、9、10項當然具有進步性。（四）上訴人業已於98年4 月24日舉發答辯理由書及100年6月22日被舉發答辯理由書中詳述系爭專利相較於證據1及證據2（即87年12月17日公開之德國第DE19816388號「用於座椅和床的調整裝置」專利案，下稱證據2，主要圖示見附表三）、證據3（即85年10月11日公開之日本特開平0-000000號「線性電動缸」專利案，下稱證據3，主要圖示見附表四）具有新穎性及進步性之理由，惟被上訴人不僅未加審酌，復就上訴人於100年6月22日所提出就系爭專利之歐洲對應案英國部分的舉發案之審查意見及前開審查意見摘譯未表示任何意見，實已違反行政程序法第43條之規定。又系爭專利申請專利範圍第1項並未界定「外管（7）之後端由一在操作台前端的封閉裝配區段（35）包覆，而包覆的區段具有一對應的長度方向之孔（39）」，亦未界定「外管被安裝在包覆的區段（35）之孔（39）中」，被上訴人將系爭專利申請專利範圍第1項中所未記載，而僅記載於發明說明或圖式之技術特徵加入申請專利範圍第1項中，而限縮其範圍，實已違專利審查基準第5篇第1章第5-1-25頁所載之審查基準等語。求為判決將原處分及訴願決定均撤銷。三、被上訴人則以：（一）證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1、6、9項不具進步性：證據1說明書已揭露傳輸整體裝置（38）不僅具有軸承（39）的支承作用，亦可作為運動轉換器軸線的導向裝置，另還可延伸一個圓柱形開口（36）；或電動缸的一根外管（31）被安裝在圓柱形開口（36）；或軸承（39）緊固在傳輸整體裝置（38）的凹槽內；固定支架（6）固定在傳輸整體裝置（38）上之技術。證據1之傳輸整體裝置（38）可作為軸承（39）、固定支架（6）及外管（31 ）的固定件，當然，證據1之傳輸整體裝置（38）可吸收發生在軸承（39）、固定支架（6）及外管（31）上的力，故證據1已揭露系爭專利之技術特徵。又證據1的傳輸整體裝置（38）係延伸一個圓柱形開口（36），外管（31）係由圓柱形開口（36）所支撐，因此，外管（31）上發生的力仍係由傳輸整體裝置（38）所吸收，此與系爭專利並無不同。據上說明，系爭專利申請專利範圍第1項之整體構件已揭露於證據1，系爭專利係利用操作台本身的結構強度，以供外管、軸承及後安裝件分別固定連接在操作台的前、後兩端，藉由操作台來吸收發生於後安裝件及固定件的作用力，及外殼僅作為包覆操作台及電動馬達之用之結構、目的與功效，係為熟習該項技術者依據證據1之技術所能輕易完成者，且未產生無法預期之功效，故證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。證據1說明書及第3圖已揭露傳輸整體裝置可以延伸一個圓柱狀開口，且電動缸的外管被安裝在圓柱狀開口之構造，故系爭專利申請專利範圍第6項所界定之附屬特徵已被證據1揭露。又證據1之蝸齒輪上方成型有一管形部分（具有剖線者），此管形部分係以引導的方式設置在外管端部的孔中，故系爭專利申請專利範圍第9項所界定之附屬特徵已被證據1所揭露，證據1可證明系爭專利申請專利範圍第6、9項不具進步性。（二）組合證據1及證據2可證明系爭專利申請專利範圍第2、3、4項不具進步性：證據2第1 至3圖已揭露具有兩半外殼（3、4）所組成的一主殼體（2），其內部可容設有一電動馬達，其分模線（6）係分離該兩半外殼，且兩半外殼上分別形成有分割平面，此分割平面係與電動馬達之軸心線成直角配置；證據2第1、2圖則揭露該半外殼（3）包括一圓柱形區域，用以包圍的方式承接電動馬達。而系爭專利申請專利範圍第2、3、4項所界定之附屬特徵，均已見於證據2，故組合證據1、2可證明系爭專利申請專利範圍第2至4項不具進步性。（三）組合證據1、證據2及公知技術可證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第5項所界定之附屬特徵，為傳統公知技術，故本項為熟習該項技術者組合證據1、2及公知技術所能輕易完成，不具進步性。（四）組合證據1及證據3可證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性：證據3圖1已揭露殼體（1）與後安裝件（30）係以組接方法結合之技術，且軸承24係容置於後安裝件內部。證據3已揭露系爭專利申請專利範圍第10項所界定之附屬特徵，故本項為熟習該項技術者組合證據1、3之技術所能輕易完成，應不具進步性。（五）被上訴人業已踐行所有之審查程序，保障當事人之程序利益，並就兩造所提之證據資料，依論理及經驗法則綜合判斷系爭專利不具進步性，並將其決定及理由明確告知當事人，核無理由不備之情事。又為瞭解系爭專利之外管（7）、心軸軸承（16）及用於後安裝件（8）如何以操作台（10 ）作為固定件的連結關係，並回應兩造之爭執，自可審酌發明說明及圖式之內容，並非以該發明說明及圖式之技術特徵列入申請專利範圍作為比較之依據，上訴人執此指摘原處分未依法行政，容有誤解。（六）按專利法第67條固已明定對已取得專利權之專利得依法提出更正申請，惟應以該專利仍繫屬原處分機關始可為之。若其專利業經審定舉發成立，應撤銷其專利權者，因已發生實質上之法律效果，倘受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則影響原舉發審定之法律安定性，縱該審定於行政救濟程序中尚未確定，自仍應不予受理。本件被上訴人業經踐行先行通知專利權人刪除或更正之審查程序，專利權人就不符專利要件部分逾期未予刪除或更正，如今系爭專利全案業已撤銷專利權在案，上訴人請求撤銷原處分，顯無理由等語，資為抗辯。求為判決駁回上訴人之訴。四、參加人則以：依證據1說明書第4頁倒數第2行及第6頁第8至9行記載可知，證據1傳輸整體裝置（38）具有支承軸承（39 ）的作用以及作為可將電機轉子所產生之旋轉運動轉換成平移運動之運動轉換器的支架。另由證據1說明書第1頁第4、5段記載可知，因運動轉換器須承受伸縮內管之作用力，故作為運動轉換器的支架的傳輸整體裝置（38）自然具有支撐運動轉換器之功能，而得以承受作用在運動轉換器上的作用力。換言之，電動缸在運作時，伸縮內管所產生之作用力可以由傳輸整體裝置（38）吸收，因此，證據1所要解決問題與系爭專利相同，均可達到吸收致動器（電動缸）在操作時所產生之作用力之目的。再由證據1說明書第6頁第8至9行及第5頁倒數第3行記載可知，證據1圓柱形開口（36）為傳輸整體裝置（38）的組成部分，故證據1外管（31）亦是固定在傳輸整體裝置（38）上，當圓柱形開口（36）承受作用力時，會將力直接傳遞給傳輸整體裝置（38），而不會傳遞給外殼（52）、（57）。又如前所述，證據1之軸承（39）及固定安裝支架（6）均是固定在傳輸整體裝置（38）上，由此可知，證據1已揭示傳輸整體裝置（38）具有固定外管（31 ）、軸承（39）及固定安裝支架（6）之機構，此種機構能吸收電動缸操作時所產生之力。因此，證據1確實已揭示系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵。至系爭專利申請專利範圍第2至6、9、10項不具進步性之理由與被上訴人之答辯相同。又被上訴人在為原處分舉發成立審定前，實已給予上訴人充分程序權保障等語。五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）證據1 可證明系爭專利申請專利範圍第1、6、9項不具進步性：１、證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：經比對系爭專利申請專利範圍第1項及證據1之結構，系爭專利之「外殼、一可逆轉電動馬達、一蝸桿驅動器、一操作台、一心軸、一軸承、一心軸螺帽、一外管、一致動桿、一固定件、一後安裝件及一電連接」之結構及連接關係，已揭露於證據1之「外殼(52、57)、電動馬達（50）、蝸桿（53）、蝸齒輪（37）、傳輸整體裝置（38）、螺桿（34）、軸承（39）、螺帽（35）、外管（31）、伸縮內管（33）、固定支架（5）、固定支架（6）及一電連接組成」之結構及連接關係。又系爭專利之「外殼由至少二部件組成、馬達軸與一馬達外殼、蝸輪與一蝸桿、軸承、軸承用於安置心軸、心軸螺帽、固定件、後安裝件、電連接係連接至電馬達」之結構及連接關係，亦揭露於證據1之「整體外殼由兩外殼（52）、（57）組成、電動馬達（50）具有一馬達軸與一馬達外殼、蝸桿驅動器具有蝸齒輪（37）與蝸桿（53）、蝸桿（53）之端頭安裝一個軸承、螺桿（34）以螺帽（3）固定、固定支架（5）在伸縮內管（33）的外端部上、固定支架（6）在電動缸的另一端部、電連接係連接至電動機（50）及供電裝置（51）」之結構及連接關係。而系爭專利之「在馬達外殼上的操作台（10）具有一用於外管（7）、心軸軸承（16）及用於後安裝件（8）的固定件」之結構及連接關係，則可由證據1之中譯本第5頁第17至18行及第6頁第6至12行記載所揭示。另證據1之中譯本第6頁第16至18行及第4頁第17至20行之揭示，可見證據1之傳輸整體裝置（38）之凹槽固定軸承（39）及其前端具有圓柱形開口（36）暨中空環A和管口C作為螺桿（34）及外管（31）的支承件，以及第二固定安裝支架固定在傳輸整體裝置（38）上，已揭露系爭專利申請專利範圍第1項操作台（10）及支承件之結構，且證據1整體傳輸整體裝置（38）自亦可達成系爭專利之操作台設計成為吸收發生於此的力。因此，證據1之傳輸整體裝置（38）結構亦可達成系爭專利係使馬達外殼上的操作台具有一用於外管、心軸軸承與後安裝件的額外固定件，且設計成為吸收發生於此的力。至系爭專利申請專利範圍第1項之操作台（10）僅就傳送作用於其上的力而設計，對於外殼的強度，並無特殊需求之結構、目的與功效，故系爭專利申請專利範圍第1項自為熟習該項技術者依據證據1之技術所能輕易完成。因此，證據1足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。上訴人雖稱系爭專利所欲解決的技術問題與證據1不同云云，惟查，系爭專利所欲解決之問題在於建構操作台可吸收發生於其上之力，因此致動器的外殼的強度並無特殊需求，外殼的製造與形狀可以任意為之。而證據1之整體傳輸裝置（38）之凹槽固定軸承（39）及其前端具有圓柱形開口（36）作為螺桿的支承件及固定第二固定安裝支架，與系爭專利操作台之結構及連接關係相同，自亦可達成解決系爭專利所欲解決之技術問題，是上訴人前開主張即不足採。另由系爭專利申請專利範圍第1項所載，可知系爭專利並未限定操作台與馬達外殼是否有連接，或是以何種方式連接，而由證據1 第3圖及其中譯本第4頁第19至20行暨中文翻譯本第5頁第1段揭示，可見證據1之傳輸整體裝置為運動轉換器的支架，而運動轉換器固定電動機，因此整體傳輸裝置與電動機具有連接關係，已揭示系爭專利「操作台（10）在馬達外殼上」之技術特徵。另系爭專利達成減少外殼尺寸的技術特徵在於利用操作台及固定件，而該等技術特徵則已揭示於證據1之傳輸整體裝置，是證據1外殼之形狀自可如系爭專利般任意為之。再者，如前所述，證據1之傳輸整體裝置為運動轉換器的支架，而運動轉換器固定電動機，且傳輸整體裝置（38）之凹槽固定軸承（39）及其前端具有圓柱形開口（36）暨中空環A和管口C作為螺桿（34）及外管（31）的支承件及固定第二固定安裝支架，因此系爭專利申請專利範圍第1項之操作台及固定件已揭示於證據1之傳輸整體裝置之結構，證據1之傳輸整體裝置自亦可達成系爭專利吸收作用力之功效。上訴人此部分之主張，並不可採。２、證據1可證明系爭專利申請專利範圍第6、9項不具進步性：查系爭專利申請專利範圍第6、9項均依附於第1項，是以，解釋其等之技術特徵時，應包含其所依附之第1項所有技術特徵，因證據1之先前技術可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，且系爭專利申請專利範圍第6、9項之技術特徵，已分別揭示於證據1之「傳輸整體裝置（38）之前端具有圓柱形開口（36）供安裝外管（31）」、「蝸齒輪（37）上方成型有一管形部分（具有剖線者），此管形部分係以引導的方式設置在外管（31）端部的孔中」，系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，證據1之先前技術足可證明系爭專利申請專利範圍第6、9項之整體技術特徵不具進步性。（二）組合證據1及證據2可證明系爭專利申請專利範圍第2、3、4項不具進步性：１、組合證據1及證據2可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第2項依附於第1項，因證據1之先前技術可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，且系爭專利、證據1與證據2均為致動器，證據1之整體外殼由兩外殼（52）、（57）組成，但其分割平面係與電動馬達之軸心線呈平行配置，與系爭專利之技術特徵固然不同，惟系爭專利申請專利範圍第2項之技術特徵，已揭示於證據2之第1至3圖，其主殼體（2）為兩半外殼（3 ）、（4）所組成，其內部可容設有一電動馬達，其分模線（6）係分離該兩半外殼（3）、（4），且兩半外殼（3）、（4）上分別形成有分割平面，此分割平面係與電動馬達之軸心線成直角配置，可知外殼體之分割平面與電動馬達之軸心線呈直角或平行配置，均為業界所習用，系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效。準此，組合證據1及證據2之先前技術已足證明系爭專利申請專利範圍第2項整體技術特徵不具進步性。２、組合證據1及證據2可證明系爭專利申請專利範圍第3、4 項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第3、4項分別依附於第1、2項，因證據1之先前技術可證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性，且系爭專利申請專利範圍第3、4項之技術特徵均已揭露於證據2第1、2 圖中其半外殼（3）包括一圓柱形區域，用以包圍的方式承接電動馬達，系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效。是故，組合證據1及證據2之先前技術足可證明系爭專利申請專利範圍第3、4項之整體技術特徵不具進步性。（三）組合證據1、證據2及公知技術可證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第5項依附於第1至4項，因證據1之技術足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，且組合證據1及證據2之技術亦足以證明系爭專利申請專利範圍第2、3、4項附屬項不具進步性，暨系爭專利申請專利範圍第5項之技術特徵在於使用焊接方式組裝外殼，惟於系爭專利之說明書中並未說明其所採用焊接或超音波焊接之技術內容，且該等以焊接或超音波焊接之方法連接金屬或塑膠為傳統之公知技術，系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效。是以，組合證據1、證據2及公知技術亦可證明系爭專利申請專利範圍第5項之整體技術特徵不具進步性。（四）組合證據1及證據3可證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第10項依附於申請專利範圍第1項，因證據1之技術足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，且系爭專利申請專利範圍第10項之技術特徵，已揭示於證據3之圖1，其整體外殼係由殼體（1）與後安裝件（30）組接結合，且軸承（24）係容置於後安裝件（30）內部。又系爭專利之技術特徵僅單純將操作台一分為二，亦為熟習該項技術者所能輕易完成，系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效。因此，組合證據1及證據3之先前技術足可證明系爭專利申請專利範圍第10項之整體技術特徵不具進步性。（五）被上訴人雖未就上訴人之舉發答辯理由逐一指駁其不足採之處，然已就證據1或其與證據2、3 或公知技術組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1至6、9 、10項不具進步性之理由列明，難謂有理由不備之瑕疵。至於被上訴人論述系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性時，雖引述系爭專利說明書第14頁及第3圖相關說明，然此係因由系爭專利申請專利範圍第1項之文義觀之，僅能得知其特徵為馬達外殼上的操作台係用以固定外管、心軸軸承及後安裝件，但並未進一步界定操作台是如何固定外管、心軸軸承及後安裝件，以及前揭各元件彼此間之連結關係。被上訴人為釐清系爭專利之技術特徵，乃引述專利說明書之相關說明及圖示，並非將申請專利範圍未記載之技術特徵加以限縮之，是上訴人主張被上訴人所為處分有違行政程序法第4條之規定，顯有誤會。至上訴人雖於原審審理時表示希望能給予更正之機會等語。惟查被上訴人於參加人提出舉發理由後，已將舉發案相關資料送達上訴人依法答辯，上訴人並未更正申請專利範圍，而於被上訴人審定舉發成立後，始於訴願理由書中及本件行政訴訟起訴狀提及希望能有機會更正系爭專利申請專利範圍，亦未提出其所欲請求更正之實質內容，迄原審法院行最後言詞辯論期日時，始提出所謂更正參考，難認以此即可認被上訴人於行政程序中忽略對上訴人程序利益之保障，則上訴人主張給予其更正申請專利範圍之機會，自不可採。綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1至6、9、10項均係所屬技術領域中具有通常知識者，運用先前技術顯能輕易完成，而不具進步性，被上訴人於審查程序中已賦與上訴人充分程序利益保障，則被上訴人就本件專利舉發案所為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合等由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。六、上訴人上訴意旨及補充理由略謂：證據1並非有關減少外殼尺寸之技術，且證據1未揭示系爭專利之技術特徵，無法證明系爭專利不具進步性，況證據1之供電裝置係安裝在外殼之中，有鑒於供電裝置相當沈重，因此，外殼需具有足夠之尺寸，然對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，證據1 之外殼不可能如系爭專利般任意為之，原判決卻未對此點說明其得心證之理由，以及為何不採上訴人重要攻擊防禦方法之理由，顯有判決不備理由之違誤。其次，參照系爭專利說明書及圖式可知系爭專利操作台（10）用於固定外管（7）、心軸軸承（16）及後安裝件（8），且可吸收作用力。而證據1之傳輸整體裝置(38)透過圓柱形元件(36)與外管連接，其結構與系爭專利請求項第1項所界定「在馬達外殼上的操作台（10）具有一用於外管（7）、心軸軸承（16）及用於後安裝件（8）的固定件」之結構明顯不同，且傳輸整體裝置(38)無法吸收作用力，可見證據1係由外殼（52，57）吸收作用力，並非由傳輸整體裝置（38）吸收作用力。另證據1並未揭露該操作台用於固定外管，且其建構成為可吸收發生於其上的力，因此證據1並未揭示系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵，熟習該項技術者無法由證據1輕易完成系爭專利請求項第1項的發明。被上訴人之原處分對證據1及系爭專利申請專利範圍第1項技術內容之認定顯有重大違誤，系爭專利申請專利範圍第1項相較於證據1確實具有進步性。又系爭專利請求項第2-6、9、10直接或間接依附於請求項第1項，在請求項第1項具有進步性之情況下，請求項第2-6 、9、10當亦具有進步性。從而，系爭專利範圍第1、2、3、4、5、6、9、10項相較於證據1確實具有進步性，符合90年 10月24日修正公布之專利法第20條第2項之規定。惟被上訴人未予詳查，逕為舉發成立之處分，顯有違法。而原判決亦未詳加考慮系爭專利與證據1間之差異，顯有判決不備理由之違誤。另原處分認為系爭專利第1、2、3、4、5、6、9、10項係違反系爭專利核准時之專利法第20條第2項規定，基於專利整體性考量，則須全案舉發成立。然而，舉發人並未對系爭專利請求項第7、8項提起舉發，故被上訴人縱認為本案請求項第1、2、3、4、5、6、9、10項確實不具進步性，理應當為「部分舉發成立」及「部分舉發不成立」之行政處分。況本院101年度判字第1030號判決已指出專利法從未明文規定專利應整體性考量而為全案准駁拒絕逐項審查，是原處分所謂「基於專利權之整體性」，實為舉發審定時之法律所無之規定，而對上訴人施以法律所無之限制，顯有適用法律錯誤之違背法令等語。七、本院查：㈠、系爭專利之申請日為91年4月10日，被上訴人於92年2月12日審定准予專利，故系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，應以核准審定時所適用之90年10月24日修正公布之專利法規定為斷。次按，凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，無系爭專利審定時專利法第20條第1項所列情事，得依法申請取得發明專利。惟發明如係「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2項所明定。㈡、本件關於證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1、6、9項不具進步性，組合證據1及證據2可證明系爭專利申請專利範圍第2、3、4項不具進步性，組合證據1、證據2及公知技術可證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，組合證據1及證據3可證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性等情，業據原審敘明其得心證之理由(原判決事實及理由五㈣-㈦參照)，經核其認事用法並無違經驗或論理法則，亦無判決不適用法規或適用不當之違背法令之情形。㈢、原判決已敘明系爭專利所欲解決之問題在於建構操作台可吸收發生於其上之力，因此致動器的外殼的強度沒有特殊需求，外殼的製造與形狀可以任意為之。而證據1之整體傳輸裝置（38）之凹槽固定軸承（39）及其前端具有圓柱形開口（36）作為螺桿的支承件及固定第二固定安裝支架，與系爭專利操作台之結構及連接關係相同，自亦可達成解決系爭專利所欲解決之技術問題。又系爭專利並未限定操作台與馬達外殼是否有連接，或是以何種方式連接，而證據1之傳輸整體裝置為運動轉換器的支架，而運動轉換器固定電動機，因此整體傳輸裝置與電動機具有連接關係，已揭示系爭專利「操作台（10）在馬達外殼上」之技術特徵。另系爭專利達成減少外殼尺寸的技術特徵在於利用操作台及固定件，而該等技術特徵則已揭示於證據1之傳輸整體裝置，是證據1外殼之形狀自可如系爭專利般任意為之。證據1之傳輸整體裝置為運動轉換器的支架，而運動轉換器固定電動機，且傳輸整體裝置（38）之凹槽固定軸承（39）及其前端具有圓柱形開口（36）暨中空環A和管口C作為螺桿（34）及外管（31）的支承件及固定第二固定安裝支架，因此系爭專利申請專利範圍第1項之操作台及固定件已揭示於證據1之傳輸整體裝置之結構，證據1之傳輸整體裝置自亦可達成系爭專利吸收作用力之功效等節及其論據(原判決事實及理由五㈣⒈⑵參照)，經核並無不合。而系爭專利前揭其餘請求項不具進步性之事實，亦均經原審論明，業如前述。上訴人仍主張證據1並非有關減少外殼尺寸之技術，證據1未揭示系爭專利之技術特徵，無法證明系爭專利不具進步性；對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，證據1之外殼不可能如系爭專利般任意為之，證據1係由外殼（52，57）吸收作用力，並非由傳輸整體裝置（38）吸收作用力；證據1並未揭示系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵，熟習該項技術者無法由證據1輕易完成系爭專利請求項第1項的發明，原處分對證據1及系爭專利申請專利範圍第1項技術內容之認定顯有重大違誤；系爭專利範圍第1、2、3、4、5、6、9、10項相較於證據1確實具有進步性，符合90年10月24日修正公布之專利法第20條第2項之規定，惟被上訴人未予詳查，逕為舉發成立之處分，顯有違法；原判決未詳加考慮系爭專利與證據1間之差異，顯有判決不備理由之違誤等等，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，且就原審已論斷者，泛言未論斷、理由不備，核屬法律見解歧異問題，難謂原判決有違背法令之情形。而所謂判決不備理由係指判決全然未記載理由，或雖有判決理由，但其理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所由成立之依據而言。上訴人所指原審未採其主張，未於判決理由中說明上訴人主張不足採憑之理由，有判決不備理由之違誤一節，除係就原審證據取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定異於該當事人之主張部分予以爭執，非屬原判決有違背法令之情形，業如前述外。縱原判決就上訴人之主張有未於判決中加以論斷者，惟依原判決論述之理由，已足使人知其主文所成立之依據，而不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形亦不相當，仍難謂為原判決有違背法令之情形。㈣、復按，申請發明專利，其申請專利範圍固得包括一項以上之請求項，惟各請求項與專利說明書及圖式仍屬一發明專利之整體。經核准專利後遭提起舉發，專利專責機關依93年7月1日修正施行專利法第69條規定，將舉發書副本送達專利權人提出答辯後，逐項審查結果，認部分請求項不具進步性時，得據同法第71條第1項第3款、第64條第1項及第2項規定，依申請或依職權通知專利權人限期更正。如專利權人未為申請或未依通知更正，在法無分項審定明文時，基於前述專利整體性，專利專責機關為全案舉發成立之審定，尚無違法。至於審定後於102年1月1日修正施行專利法第82條第1項分項審定之規定，依同法第149條第2項規定，於此並不適用，原全案舉發成立審定之合法性不受影響。有本院102年度8月份第1次庭長法官聯席會議決議可資參照。本件參加人對系爭專利第7、8項請求項雖未為舉發，惟參加人所提出舉發之系爭專利第1、2、3、4、5、6、9、10項請求項有違專利法第20 條第2項規定部分，被上訴人於100年3月17日業已以（100）智專三（三）05051字第10020220820號審查意見通知函通知上訴人更正部分請求項，上訴人於同年6月22日提出答辯，惟未提出系爭專利申請專利範圍更正本，有上開函文在卷足據。則上訴人於被上訴人審查時，仍主張系爭專利全案具有可專利性，被上訴人於法無分項審定明文時，基於前述專利整體性，而為全案舉發成立之審定，參照本院上開決議，尚無違法。至於審定後於102年1月1日修正施行專利法第82條第1項分項審定之規定，依同法第149條第2項規定，於此並不適用，原全案舉發成立審定之合法性不受影響，亦有前述決議可憑。本院101年度判字第1030號判決意旨，與本院上開決議不符部分，尚不能援引作為有利上訴人判斷之論據。上訴人主張原處分基於專利權之整體性，為舉發審定時之法律所無之規定，而對上訴人施以法律所無之限制，顯有適用法律錯誤之違背法令等語，非屬可採。至於上訴人於原審審理時提出系爭專利申請專利範圍更正參考，請求給予其更正申請專利範圍之機會一節。經查，本件被上訴人舉發審查時之專利法第71條係規定，專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人依同法第64條第1項及第2項規定更正。因此，專利舉發案之更正申請自應於舉發審查階段為之。本件被上訴人於100年3月17日已以（100）智專三（三）05051字第10020220820號審查意見通知函通知上訴人更正部分請求項，上訴人於同年6月22日提出答辯，惟未提出系爭專利申請專利範圍更正本，業如前述。則上訴人之更正申請未於舉發審查階段為之，而於原審審理時，始為更正申請之主張，原審予以論駁不採，依上說明，於法核無不合。㈤、從而原審以系爭專利申請專利範圍第1至6、9、10項均係所屬技術領域中具有通常知識者，運用先前技術所能輕易完成，而不具進步性，被上訴人於審查程序中已賦與上訴人充分程序利益保障，則被上訴人就本件專利舉發案所為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，據此駁回上訴人原審之訴，依上說明，應屬合法。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　102　年　　8　　月　　30　　日最高行政法院第六庭審判長法官　廖　宏　明法官　林文舟法官　侯　東　昇法官　江　幸　垠法官　陳　國　成以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　102　年　　8　　月　　30　　日書記官　王　史　民

最高行政法院(含改制前行政法院)102年度判字第556號

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