103年度判字第160號｜行政：發明專利舉發｜裁判日期：103 年 03 月 27 日

最　高　行　政　法　院　判　決 103年度判字第160號上訴人　智信資訊股份有限公司代　表　人　黃世祿訴訟代理人　陳志隆　律師被上訴人　經濟部代　表　人　張家祝（部長）被上訴人參加人　華安聯網科技股份有限公司代　表　人　宋張雲雲訴訟代理人　翁雅欣　律師翁聖賢　律師上一人複代理人　姚良龍　律師上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國102年8月29日智慧財產法院102年度行專訴字第51號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、上訴人前於民國（下同）95年2月24日以「電子權狀授權瀏覽系統與方法」向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利，經智慧局編為第95106321號審查，准予專利，發給發明第I309524號專利證書（下稱系爭專利）。被上訴人參加人嗣以系爭專利違反核准時即92年2月6日修正公布之專利法（下稱修正前專利法）第22條第4項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經智慧局審查，於101年4月30日以(101)智專三㈡04119字第10120425860號專利舉發審定書為舉發不成立之處分（下稱原處分）。被上訴人參加人不服，提起訴願，案經被上訴人審查，並依訴願法第28條第2項規定，以101年12月25日經訴字第10106085990號函通知上訴人參加訴願表示意見，並經其於102年1月10日提出參加訴願意見之書面資料。被上訴人嗣於102年2月20日以經訴字第10206093070號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」決定。上訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明撤銷訴願決定。原審法院裁定命被上訴人參加人獨立參加被上訴人之訴訟後，以102年度行專訴字第51號行政判決（下稱原判決）駁回上訴人之訴。上訴人仍不服，乃提起本件上訴。二、上訴人起訴主張：（一）證據2係招標過程中由廠商所提供之建議書，其非由政府機關製作，且屬政府採購法第34條第4項規定之「廠商投標文件」，並非招標文件，其性質與證據5（政府機關製作之招標文件）大不相同。基此，證據2與證據5之文書，皆不得交付第三人參閱，且屬廠商投標文件亦不得公開。（二）證據7無法證明證據2在系爭專利申請前已公開；且證據5 內容已載不得交付第三者參閱，應屬法定不得公開之事項。準此，證據2應屬限制公開或不予提供之文件，且事實上亦未曾公開。證據1、2或5、7之組合技術，無法證明系爭專利請求項2至4、8至10不具進步性。（三）就本件訴願決定有關於證據3、8及10之相關說明以觀，顯見證據3、8並非基於同一基礎事實之關連性證據，證據3 自不具證據能力。縱被上訴人認為證據8之文件為真正，並提出證據12以為憑據，然被上訴人參加人於訴願程序中，主張改以證據8之附件取代證據3之附件，應視為訴願階段始提出之新證據資料或新主張，自非訴願程序所得審究。縱認證據3或8之附件內容，得作為本案之引證案，證據3或8或證據1、3、8組合亦不足以證明系爭專利請求項5、11不具有進步性。（四）證據2並非公開文件，不足以作為主張系爭專利是否具有新穎性或進步性之引證案。被上訴人未給予上訴人就被上訴人依職權調查之證據11、12及訴願補充理由㈠、㈡書表示意見之機會，逕將之採為訴願決定之基礎，當屬違法等語，求為判決撤銷訴願決定。三、被上訴人則以：（一）證據2「服務建議書」雖為投標檢附之投標文件，然該招標案於91年1月29日開標，嗣由中華數據分公司與新北市政府簽訂採購契約，故服務建議書已列為契約文件之一，採購案復於94年間履約完成，其早於系爭專利申請時。再者，依法務部、公共工程委員會及臺北市政府等相關函釋意旨可知，證據2性質上屬公眾有可能接觸而獲知其內容之狀態，自可作為主張系爭專利不具進步性之適格證據。（二）高雄市政府地政處於94年間以非密件方式函送證據8予特定政府機關或參與廠商參考，該函及附件於發文當時即屬已公開。被上訴人參加人於舉發階段主張證據3已揭露系爭專利之技術部分，在證據8中可見有相對應者，故證據3、8相對應之技術部分，應於系爭專利申請日之前已公開，證據3應可作為主張系爭專利不具進步性之適格證據。（三）綜上，經被上訴人職權調查後，知悉證據2、3為系爭專利申請前已公開之先前技術，智慧局未就被上訴人參加人原舉發主張證據1、2 組合可證明系爭專利請求項第2、3、4、6、8、9、10、12及證據1、3組合可證明系爭專利請求項第5、11不具進步性等爭點，進行實質審查，致系爭專利有無違反修正前專利法第22條第4項規定，即有未明，原訴願決定自無違法等語，求為判決駁回上訴人之訴。四、被上訴人參加人答辯：（一）證據2實際上公開日期，較原處分認定為早，故智慧局未比對證據2，即有違誤。證據3之公開日亦早於系爭專利，其為先前技術，智慧局未審理，亦有違誤。且自高雄市政府回函，及證據5、7、8、9、11、12、13、14可知，證據2、3事實上均已公開，且無法要求知悉之多數人採取保密措施。（二）就證據1所揭露之技術特徵以觀，自可輕易獲得有關系爭專利「電子憑證」與「授權資訊」技術特徵，故為所屬技術領域具有通常知識者所習知之技術特徵，將其所產生之技術功效進行組合，係能輕易完成。準此，系爭專利請求項1、7不具進步性，系爭專利之其餘附屬項均不具進步性。且系爭專利之技術內容，可由證據1至3互相組合而得，而該等組合並未產生無法預期之功效，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，為顯而易見而不具進步性。況證據1至3均已揭示所有技術特徵，縱有差異者，屬僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，或參酌引證文件即能直接置換之技術特徵，而使系爭專利不具新穎性。綜上，系爭專利除欠缺進步性外，尚有欠缺新穎性等語，聲明請求駁回上訴人之訴。五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）證據之技術分析： 1.證據1之技術內容：證據1為2006年1月11日公開之大陸第CN1719765A號「一種安全可靠的受控授權電子簽名方法」專利，證據1公開日早於系爭專利申請日即95年2月24日，可為系爭專利相關之先前技術。 2.證據2之技術內容：證據2為被上訴人參加人與中華電信數據通信分公司、光特資訊科技股份有限公司（下稱光特公司）等共同向新北市政府投遞「臺北縣網路申領電子謄本試辦作業委外服務建議書」及「建議書重點說明」等投標文件。依證據7之說明三之記載，可知證據2於上開電子謄本委外服務案未決標前，雖非屬不特定第三人得隨時參閱之公開文件，然上開電子謄本委外服務案於94年間履約完成時，證據2原則上為政府應主動公開項目之一；且證據2公開日早於系爭專利申請日，與系爭專利亦屬相同之技術領域，自可為系爭專利相關之先前技術。 3.證據3之技術內容：證據3為高雄市政府地政處94年4月18日之高市地政資字第0940005402號函及附件「電子權狀作業規畫書」，證據3 之函記載其發文日期為94年4月18日，而證據3之附件「電子權狀作業規畫書」首頁記載製作日期為94年7月6日。經查，證據8為證據3函之抄本，證據10為領取證據8之收據，證據12亦說明高雄市政府地政局（地政處後改稱地政局）以非密件方式，函送證據8予特定政府機關或參與廠商參考，足認證據8正本之證據3函及附件，前於94年4月18 日發文時即已公開。故被上訴人參加人於舉發階段主張證據3已揭露系爭專利之技術部分，其於系爭專利申請日前已公開，確於系爭專利申請日前經高雄市政府開會討論與發文之文件，且為不特定人士均可申請閱覽者，可作為主張系爭專利是否不具進步性之適格證據。（二）比較證據1與系爭專利請求項1、7間在產生電子文件檔之技術特徵，兩者不同，故系爭專利請求項1、7之技術特徵，皆非為證據1所揭露。再者，證據1之電子簽名方法在於提供委託人與代理人間，就同一授權文件行使委託授權電子簽名之功效，其與系爭專利請求項1之系統（提供同時間一併顯示電子權狀內容及所有權人授權資訊）及請求項7之方法（提供同時間一併顯示電子權狀內容及所有權人授權資訊），分屬不同之功效。職是，系爭專利請求項1 、7非為其所屬技術領域具有通常知識者，依證據1之技術內容所能輕易完成，故證據1無法證明系爭專利請求項1、7不具進步性。故智慧局及被上訴人就證據2、3是否適格為不同見解，致智慧局及被上訴人均未就證據2及3進行實質審查，基於行政自我控制與省察，智慧局對被上訴人參加人舉發理由中主張之前述爭點，應重行釐清與審查。準此，上訴人之主張為不足採，是訴願決定將原處分撤銷，囑由智慧局重行審酌後，另為適法處分之決定，並無不法，駁回上訴人之訴。六、上訴意旨略謂：（一）原判決既已認定證據1不足以證明系爭專利請求項第1、7 項不具進步性，惟既然獨立項具有進步性，然其竟未適用智慧局2004年版專利審查基準，認定其附屬項當然具進步性，反而進一步認定智慧局未就證據2及證據3進行實質審查云云，而駁回上訴人之訴，亦即其未有符合論理法則之推論過程，其判決當然有明顯違反論理法則之違背法令之情事。再者，原判決就上開違反論理法則之處，並未於其理由欄下記載關於上訴人就此等攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見，亦有判決不備理由之違背法令。（二）原審未細部審酌證據2「服務建議書」之實質內容，依政府採購法第34條第4項之規定是否涉及廠商之商業秘密或智慧財產權？是否有供公務上使用或法令另有規定之情狀或調查相關必要之證據而證明其得為公開？均未闡明為何其不採前揭原審原證4至原證7等主管機關既定之行政規則之明確事證？若其就此等明確事證不採，則原審亦應依職權調查行政機關此等行政慣例或作法，是否有行政自我拘束原則之適用？且原審亦未說明為何政府採購法第34條第4項之規定並非優於政府資訊公開法而適用？故原判決就前揭影響判決結果之重要事項，未遑調查，亦未為理由說明，顯有就應調查之事項未予調查及判決不備理由之違法；且對於足以影響判決結果之當事人攻擊或防禦方法，未於判決理由中說明其法律上意見及得心證之理由，亦有判決不備理由之情事。七、本院按：（一）系爭專利之申請日為95年2月24日，經智慧局審查後，於98年5月1日實體審查核准專利，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之修正前專利法之規定為斷。按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利。又「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」，為修正前專利法第22條第4項所明定。又依同法第67條第1項第1款規定，發明違反同法第22條第4項規定時，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權。按修正前專利法第22條第2項第1款關於新穎性條款規定，即「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或公開使用者；……」，「已見於刊物」與已「公開使用」並不相同，「已見於刊物」乃以公開刊物所載之事項作為判斷之引證，「公開使用」乃公開應用其技術功能之使用行為，而所謂之「公開」係指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態而言。（二）本案爭議之內容為： 1.本件系爭第95106321號「電子權狀授權瀏覽系統與方法」發明專利案（專利權人為上訴人），其申請專利範圍（即系爭專利請求項）共12項，第1項及第7項為獨立項，餘為附屬項。 2.被上訴人參加人提出舉發階段所提之證據計有：證據1至證據6，但缺證據4。證據1-3如上（原判決之技術分析）所示，證據5係文件之組合（被上訴人參加人98年5月21日華字第980521001號函；新北市政府98年5月27日北地資字第0980424210號函及該府提供之91年1月11日北府秘庶字第0910002119號函與同文號公告抄本、91年間「臺北縣網路申領電子謄本試辦作業委外服務案」招標案於政府電子採購網之中文公開招標公告資料網頁與新北市政府採購招標建檔維護系統之歷史招標資訊網頁、以及該府地政局製作之「臺北縣網路申領電子謄本試辦作業委外服務案建議書需求說明書」影本各1份；被上訴人參加人98年6月5日華字第980 605001號函）。而證據6係被上訴人參加人於98年6月15日向臺灣士林地方法院檢察署提出其對系爭專利發明人黃世祿君等3人之刑事訴訟告訴狀影本。舉發理由實質主張： A.證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1、7項（獨立項）不具進步性。 B.證據1、2之組合可證明第2、3、4、6、8、9、10、12項不具進步性。 C.證據1、3之組合可證明第5、11項不具進步性。 3.原處分認定：證據2之內容在參與該委外服務案招標時未對一般不特定人公開，故證據2非屬系爭專利申請日之前的公開技術。證據3之「電子權狀作業規畫書」亦非為系爭專利申請前的公開技術。而證據1不足以證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性。乃為「舉發不成立」之處分。 4.被上訴人參加人不服，提起訴願（陸續提出證據7至證據14，用以說明證據2、3為舉發適格之證據。為期證物編號之勾稽，本院判決所示之證據編號與原判決同，亦與被上訴人參加人於訴願程序中所提出之證據編號相同）。訴願決定認為證據2與3為系爭專利申請日之前已公開的先前技術，是舉發案應加以審酌之適格證據。而認定原處分認證據1不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項及第7項不具進步性固非無見，惟就被上訴人參加人舉發主張證據1及2組合可證明第2、3、4、6、8、9、10、12項；證據1及3組合可證明第5、11項不具進步性之爭點，則智慧局未為證據1及2組合、證據1及3組合之審究；而將原處分撤銷，由智慧局就前揭舉發爭點重新審酌，另為適法之處分。 5.而上訴人對訴願決定不服提起本件訴訟，主要之爭點在於：證據2、3是否為系爭專利申請日之前已公開的先前技術？而證據1是否可證明系爭專利申請專利範圍第1、7項（獨立項）不具進步性？（三）斟酌本件當事人雙方於原審及上訴所提之主張，可知其主要之爭議在於：證據2及證據3是否為適格之系爭專利先前技術，而得作為據以判斷系爭專利是否不具進步性之適格證據？ 1.政府資訊公開法第3條「本法所稱政府資訊，指政府機關於職權範圍內作成或取得而存在於文書、圖畫、照片、磁碟、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片等媒介物及其他得以讀、看、聽或以技術、輔助方法理解之任何紀錄內之訊息」；第5條：「政府資訊應依本法主動公開或應人民申請提供之。」；第6條：「與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則，並應適時為之。」；第7條第1項第8款：「下列政府資訊，除依第18條規定限制公開或不予提供者外，應主動公開：……八、書面之公共工程及採購契約。」第18條：「（第1項）政府資訊屬於下列各款情形之一者，應限制公開或不予提供之：一、經依法核定為國家機密或其他法律、法規命令規定應秘密事項或限制、禁止公開者。二、公開或提供有礙犯罪之偵查、追訴、執行或足以妨害刑事被告受公正之裁判或有危害他人生命、身體、自由、財產者。三、政府機關作成意思決定前，內部單位之擬稿或其他準備作業。但對公益有必要者，得公開或提供之。四、政府機關為實施監督、管理、檢(調)查、取締等業務，而取得或製作監督、管理、檢(調)查、取締對象之相關資料，其公開或提供將對實施目的造成困難或妨害者。五、有關專門知識、技能或資格所為之考試、檢定或鑑定等有關資料，其公開或提供將影響其公正效率之執行者。六、公開或提供有侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人之公開發表權者。但對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，不在此限。七、個人、法人或團體營業上秘密或經營事業有關之資訊，其公開或提供有侵害該個人、法人或團體之權利、競爭地位或其他正當利益者。但對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，不在此限。八、為保存文化資產必須特別管理，而公開或提供有滅失或減損其價值之虞者。九、公營事業機構經營之有關資料，其公開或提供將妨害其經營上之正當利益者。但對公益有必要者，得公開或提供之。（第2項）政府資訊含有前項各款限制公開或不予提供之事項者，應僅就其他部分公開或提供之。」政府採購法第34條第4項：「機關對於廠商投標文件，除供公務上使用或法令另有規定外，應保守秘密。」據此，政府資訊公開法要求政府機關主動或依申請公開政府資訊，係藉政府資訊之公開以「保障人民知的權利」，「增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督」並「促進民主參與」。是以公開政府資訊本身即具有公益性，不問人民要求政府公開資訊之動機及目的為何，即得依該法請求政府公開資訊（人民之資訊公開請求權），而與行政程序法第46條所規定行政程序中資訊公開請求權（申請閱覽、抄寫、複印或攝影行政機關所持之資料或卷宗權利），以當事人或利害關係人，並以主張或維護其法律上利益有必要者為限，有所不同。此乃現代民主國家建立透明政府及公眾監督政府所必要之機制。政府資訊公開之法律，亦被稱為是一種「陽光法案」。是以政府資訊公開法相關規定，以政府資訊公開為原則，不公開為例外。基於上開政府資訊公開之目的及「例外解釋從嚴」之法解釋原則，該法第18條第1項所列限制公開或不予提供之例外事由，應從嚴解釋。 2.經查，政府資訊公開法第7條第1項第8款之「書面之公共工程及採購契約」，乃依政府採購法規定公開招標而簽訂之書面採購契約，又契約並不以本文為限，採購契約之附件，亦為書面契約之一部。故本件證據2之「服務建議書」及「建議書重點說明」，核屬政府資訊公開法第3條所定政府資訊之範疇，屬政府資訊公開法第7條第1項第8款規定原則上應主動公開之政府資訊，以利於民眾知曉及監督契約之履行（本款立法理由參照）；而原審亦認定，證據8為證據3函之抄本，證據10為領取證據8之收據，證據 12亦說明高雄市政府地政局以非密件方式，函送證據8予特定政府機關或參與廠商參考，足認證據3，於94年4月18日發文前即已公開。因此，證據2、3均屬政府資訊公開法第3條之範圍，依據第5條原則上應主動公開之政府資訊，以利於民眾知曉及監督政府業務之進行。換言之，行政機關與得標廠商簽訂之採購契約其中廠商之個別資料（例如：公司登記資料、公司負責人個人資料、報稅等財務資料等）若涉及得標廠商營業上之秘密，或者經營事業有關資訊等，固應限制公開及不予公開；然除此以外契約文件，例如：清單、投標書，並非廠商經營事業有關資訊或企畫書文件，就此部分亦未證明涉及智慧財產權及廠商之商業秘密，自非政府採購法第34條第4項保密範圍，亦非政府資訊公開法第18條第1項應限制公開或不予提供之之範圍，仍應依政府資訊公開法規定予以公開，提供人民閱覽抄錄等（政府資訊公開法第18條第2項規定參照），始符合立法意旨。故原審認定證據2、3為系爭專利申請日之前已公開的先前技術，應無違誤。（四）關於證據1是否可證明系爭專利申請專利範圍第1、7項獨立項不具進步性部分，原審已認定證據1與系爭專利請求項1、7間在產生電子文件檔之技術特徵，兩者不同；且證據1之電子簽名方法在於提供委託人與代理人間，就同一授權文件行使委託授權電子簽名之功效，其與系爭專利請求項1之系統（提供同時間一併顯示電子權狀內容及所有權人授權資訊）及請求項7之方法（提供同時間一併顯示電子權狀內容及所有權人授權資訊），分屬不同之功效。佐以證據1未揭示系爭專利申請專利範圍第7項之「依據一封裝規則將電子簽章的一權責機關簽體、包含一權狀內容的一電子文件本文檔封裝成一電子權狀檔」及「依據反向的該封裝規則將該電子權狀副本檔還原成該權責機關簽體、該電子文件本文檔」之技術特徵；堪見原審認定證據1 無法證明系爭專利申請專利範圍第1、7項獨立項不具進步性，應無疑義。（五）本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，就系爭專利申請範圍確定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，係依進步性之比對原則，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨以：原判決既已認定證據1不足以證明系爭專利請求項第1、7項不具有進步性，竟未適用智慧局2004年版專利審查基準，認定其附屬項當然具進步性，反而進一步認定智慧局未就證據2及證據3進行實質審查而駁回上訴人之訴；且原審未細部審酌證據2「服務建議書」之實質內容，乃有對影響判決結果之重要事項，未遑調查，亦未為理由說明，顯有就應調查之事項未予調查及判決不備理由之違法；且對於足以影響判決結果之當事人攻擊或防禦方法，未於判決理由中說明其法律上意見及得心證之理由，亦有判決不備理由之情事等語，有認定事實不依證據之理由矛盾之違法云云，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，殊非足採。（六）從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　103　年　　3　　月　　27　　日最高行政法院第四庭審判長法官　侯　東　昇法官　江　幸　垠法官　沈　應　南法官　闕　銘　富法官　陳　心　弘以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　103　年　　3　　月　　27　　日書記官　伍　榮　陞

最高行政法院(含改制前行政法院)103年度判字第160號

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