103年度判字第23號｜行政：商標評定｜裁判日期：103 年 01 月 16 日

最　高　行　政　法　院　判　決 103年度判字第23號上訴人　日商．山久股份有限公司代　表　人　山田博久訴訟代理人　林志剛律師楊憲祖　律師黃闡億　律師上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花被上訴人　沛德奧股份有限公司代　表　人　林宜忠訴訟代理人　張慧明　律師上列當事人間商標評定事件，上訴人日商．山久股份有限公司對於中華民國102年7月4日智慧財產法院102年度行商訴字第4號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人日商．山久股份有限公司負擔。理由一、被上訴人於民國95年10月13日以「沛德奧Pettio及圖THE PETS CARE」商標，指定使用於註冊時商標法施行細則第13 條所定商品及服務分類表第12類之「寵物用手推車、手推車、購物車、行李手推車」商品、第18類之寵物衣服等商品，及第20類之家庭寵畜窩等商品，向上訴人經濟部智慧財產局(下稱上訴人智慧局)申請註冊，經智慧局核准列為註冊第1271761號商標(見原審判決附圖，下稱系爭商標)，商標權期間自96年7月16日起至106年7月15日止。嗣上訴人日商．山久股份有限公司(下稱上訴人山久公司)提出其於我國註冊之第711630號「PETIO Design」商標(見原審判決附圖，下稱據以評定商標)等為證，主張系爭商標有修正前商標法第23 條第1項第12款、第13款及第14款規定之適用，對之申請評定。經上訴人智慧局審查，認系爭商標之註冊有修正前商標法第23條第1項第14款規定適用，以101年5月29日中台評字第980216號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。被上訴人不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，被上訴人仍不服，提起行政訴訟，經原審法院裁定命上訴人山久公司獨立參加訴訟後，判決將訴願決定及原處分均撤銷。上訴人山久公司不服，乃提起本件上訴。二、被上訴人起訴主張略以：㈠、本件系爭商標圖樣由中、英文及圖形所構成，而據以評定商標則為單純未經設計，且均為大寫之文字「PETIO」，二者外觀上予消費者之印象差異甚大，且系爭商標尚有中文，衡酌中文為我國通用之文字，應可為消費者主要識別之部分，此與據以評定商標可清楚區別，並無混淆誤認之虞，故系爭商標無修正前商標法第23條第1項第13款規定之適用。㈡、本件系爭商標已使用於寵物相關商品多年，且於各大購物網站販售、以"Pettio"於GOOGLE搜尋有將近3萬筆之資料，另有參加國際性大展及國內寵物展、相關出口商業發票、雜誌專題文章、消費者部落格分享文章及系爭商標型錄等證據，可見系爭商標與據以評定商標於市場併存之事實已為相關消費者所認識，應尊重此一併存之事實。㈢、上訴人智慧局僅因上訴人山久公司與被上訴人為競爭同業，即認系爭商標係抄襲自據以評定商標，未論究雙方是否有契約、地緣、業務往來關係或其他關係，故系爭商標未違反修正前商標法第23條第1項第14款之規定。被上訴人經營系爭商標商品前曾經營嬰兒用品十餘年，緣小孩子之英文為kid，歐美口語將之稱為kiddy，又發展為可愛之發音kiddio，被上訴人經營寵物手推車後，即以該命名方式將寵物之英文pet之字尾"t"重複，加上"io"，形成系爭商標之外文Pettio，被上訴人係接受日本客戶委託代工寵物手推車，並標示其自身商標，被上訴人實際上並未涉足日本市場，且該代工行為係系爭商標申請註冊之後，系爭商標申請時，被上訴人皆不知據以評定商標之存在，上訴人智慧局認為系爭商標係襲用自據以評定商標，顯有違誤。㈣、上訴人山久公司提出評定案之前，被上訴人已對其註冊第134796號商標提出異議，若被上訴人為惡意抄襲，自不會主動提出異議引起其注意，且系爭商標經被上訴人苦心經營多年，已具知名度，故被上訴人不願簽署和解協議書。凡此均可見被上訴人自創系爭商標，於提出異議案前確實不知據以評定商標之存在。上訴人山久公司提出之商標使用證據有諸多瑕疵，或非據以評定商標，或僅為日本使用之證據，或該商品並未出現據以評定商標，或未載日期或日期晚於系爭商標申請日，原處分機關仍予採納而為不利被上訴人之認定，顯有違誤等語，爰聲明原處分及訴願決定均撤銷。三、上訴人智慧局答辯略以：㈠、由上訴人山久公司提出之證據資料可知，其於西元1986年跨國經營寵物用品，以「PETIO 」為品牌，自1987年起分別以「PETIO」結合日文「ペテイオ」或動物等圖形系列商標在日本取得註冊，並為據以評定商標拍攝電視廣告、架設專屬網站、印製商品型錄，且在日本相關寵物雜誌及寵物用品展專刊上刊登廣告。此外，山久公司於85年間亦註冊取得我國第00711630號「PETIO Design」商標權，其商品並由訴外人弘友股份有限公司（下稱弘友公司）進口至我國銷售。又由其所檢送之我國網頁資料可知，其「PETIO」貓用商品於2006年8月4日於「寵物兵團」購物網上架販售，而我國消費者於2005、2006年間曾於網路上討論「PETIO」商標商品，可認上訴人山久公司於系爭商標 95年10月13日申請註冊前，已有將據以評定商標先使用於寵物項圈、寵物用手推車等商品之事實。㈡、系爭商標係由圖形及外文「Pettio」、「THE PETS CARE」及中文「沛德奧」上下三部分組成，其中外文「Pettio」置中明顯，為系爭商標予人識別主要部分之一，與上訴人山久公司「PETIO」或「PETIO」結合日文「ペテイオ」或動物等圖形系列商標相較，兩造商標外文僅字母大小寫及文字中間有無重複「t 」字母之些微差異，於外觀及讀音上極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於交易時施以普通之注意，可能會誤認二者商品來源同一或雖不相同但有關聯，且據以評定商標外文「PETIO」，並非一般習見之外語詞彙，並無特定字義，識別性不低，依一般經驗法則及常理判斷，若非知悉據以評定諸商標存在，不可能選用與據以評定諸商標高度近似之圖樣申請註冊，實難謂為偶然之巧合，應屬構成近似之商標，雖被上訴人稱系爭商標係仿效外文「Kiddio」設計而來，惟由被上訴人所檢送之「Kiddio」網頁資料觀之，其與系爭商標之設計概念間尚無相互演變之脈絡可循。㈢、揆諸前述據以評定商標於系爭商標申請註冊日前即有先使用於寵物相關用品，並有在臺銷售之事實，又系爭商標指定使用之商品( 即註冊時商標法施行細則第13條商品及服務分類第12、18及20類)與據以評定商標表彰之寵物項圈、寵物提袋、寵物用手推車等商品相較，二者於功能、材料、產製者等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似商品。㈣、被上訴人與上訴人山久公司既為競爭同業，其行銷市場又有所重疊，其對同業動向及相關消費者所關注或討論事項之注意程度自較一般人為高，應有知悉據以評定商標存在之高度可能，被上訴人其後以高度近似之外文「Pettio」作為系爭商標文字申請註冊，並指定使用於類似商品，顯有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，故系爭商標之註冊，應有修正前商標法第23條第1項第14款規定之適用，原處分洵無違誤等語。四、上訴人山久公司答辯略以：㈠、由其於評定階段所檢附之證據資料均可認上訴人山久公司於系爭商標95年10月13日申請註冊前，已有將據以評定諸商標先使用於寵物相關商品之事實。㈡、兩造商標外文僅字母大小寫及文字中間有無重複「t」字母之些微差異，於外觀及讀音上極相彷彿，極易誤認二者商品來源同一或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且系爭商標指定使用於修正前商標法施行細則第13條所定第12、18類及20類之寵物相關商品，與據以評定諸商標所先使用之寵物用手推車、寵物項圈、寵物提袋等商品相較，均為手推車或供寵物使用之衣物、提袋等週邊商品，無論在功能、材料、銷售管道上皆具共同或關聯之處，應構成同一或類似之商品。被上訴人與上訴人山久公司既為競爭同業，其行銷市場又重複，其對同業動向及相關消費者所關注或討論事項之注意程度自較一般人為高，應有知悉據以評定商標存在之高度可能。㈢、修正前商標法第23條第1項第 14款之「先使用」之商標，主要用以確認據以評定商標在系爭商標申請註冊前已有持續使用之事實，不限於在國內先使用，亦包括國外先使用，我國消費者仍可藉由前述證據知悉據以評定商標。五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠、系爭商標係由圖形及外文「Pettio」、「THE PETS CARE」及中文「沛德奧」上下三部分組成，其中外文「Pettio」置中明顯，為識別主要部分之一；與上訴人山久公司「PETIO」或「 PETIO」結合日文「ペテイオ」或動物等圖形系列商標相較，除有大小寫文字及文字中間有無重複「t」字母之差異外，均係由P、E、T、I、O多數相同排列之字母構成，於外觀及讀音上極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於交易時施以普通所用之注意，可能會誤認二者商品來源同一或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用於修正前商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第12類寵物用手推車等、第18類寵物衣服等、第20類家庭寵畜窩等商品，與上訴人山久公司之據以評定商標使用於寵物項圈、寵物提袋、寵物用推車等商品，兩者於功能、材料、產製者等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似商品。㈡、上訴人山久公司之據以評定商標於1987年在日本取得註冊，並在市面上銷售所指定使用之商品，且透過訴外人弘友公司銷售臺灣地區，有上訴人山久公司於評定階段提出之商品型錄、廣告、雜誌報導、網站商品訊息討論及訴外人弘友公司向上訴人山久公司購買之輸出許可通知書及提單資料等證據資料可按；而被上訴人係於95年4月13日核准設立，於95年10月13日申請系爭商標註冊，經上訴人智慧局於96年7月16日核准註冊，堪認上訴人山久公司之據以評定商標先使用於系爭商標。被上訴人之代表人林宜忠並不知系爭商標存在，緣於73年至93年間從事嬰兒推車製造與貿易商工作期間，曾接觸德國Kid-dio商標，嗣從事寵物推車業務後，由Kiddio商標發想出Pettio商標，故系爭商標係自行創作，無搶先註冊系爭商標之行為。前開德國Kiddio商標係於2000年2月7日註冊，指定使用於孩童及運動推車、孩童與運動附屬物等商品，彼時被上訴人之代表人林宜忠適任職於製造孩童推車之公司，顯見被上訴人由Kiddio商標，藉寵物英文之Pet一字，作成系爭Pettio商標，非無脈絡可循。又Kiddio商標早已註冊，復因製造孩童用品，與被上訴人之代表人林宜忠先前在各該公司之工作相關，難認其係臨訟湊和證據故為彌縫，且此係其觀察後另設計為系爭商標，故不須與Kiddio之設計脈絡相同為必要。上訴人智慧局僅以被上訴人為上訴人山久公司競爭同業，逕為推論被上訴人知悉據以評定商標而有修正前商標法第23條第1項第14款「其他關係」存在，尚非可採。綜上所述，原處分未就被上訴人之系爭商標因何關係而仿襲據以評定商標而認定，與修正前商標法第23條第1項第14款規定不符，訴願決定未予糾正，均有未合，被上訴人訴請撤銷原處分，為有理由，應予准許。六、上訴人山久公司上訴意旨除復執與原審主張相同之論證外，另略以：㈠、被上訴人提出證據僅能證明德國Kiddi.o商標存在之事實及其代表人曾任職從事嬰兒業務之公司之事實，並無法證明其在申請註冊系爭商標前已知悉德國Kiddi.o商標，亦無法證明系爭商標確由Kiddi.o商標發想、創作之事實；即使被上訴人有知悉德國「Kiddi.o」商標之可能性，或甚至確實知悉德國「Kiddi.o」商標，惟此項知悉之可能性或知悉之事實，並無法排除其同時知悉據以評定商標存在而基於攀附之意圖申請註冊系爭商標之可能。原審法院認定被上訴人對系爭商標之發想提出證據而主張系爭商標係其創作，非無可能，顯有不依證據認定事實之違法，且其判斷事實違背經驗法則及論理法則，違反行政訴訟法第189條第1項之規定。㈡、原審法院未詳加審究上訴人山久公司提出之各項證據是否足以認定被上訴人係因經營業務關係，知悉上訴人據以評定商標存在，竟僅以系爭商標「可能」係被上訴人所創作為由，即遽認系爭商標無修正前商標法第23條第1項第14款規定之適用，應有適用法律不當及判決不備理由之違法，且其見解有違論理法則。七、被上訴人答辯略以：㈠、上訴人山久公司所陳理由實質上均僅涉證據之判斷取捨，尚難謂違背法令，本件上訴不符行政訴訟法第242條之規定，應予駁回。㈡、上訴人山久公司所提證據僅能證明日商「PETIO」商標存在及兩造係屬同業之事實，無法證明被上訴人在申請註冊系爭商標前已接觸並知悉「PETIO」商標，更無法證明系爭商標確抄襲自「PETIO」商標。又上訴人山久公司所提出證明兩造當事人為同業之事實，範圍廣泛概括，而被上訴人所提被上訴人之代表人林宜忠之勞保記錄，由其薪資變化可看出其已升任主管職，自不可能不熟悉嬰兒車製造技術，且因其接觸德國嬰兒車而知悉「Kiddi.o」商標，乃以寵物之英文pet取代kid，創出系爭「Pettio」商標。職是被上訴人所提之證據均非臨訟造作之事實，其證明力實遠高於上訴人山久公司所提者，原判決實無違反論理或經驗法則。八、本院查：㈠、上訴人山久公司係原審依行政訴訟法第42條規定參加訴訟之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，其利害關係與原審被告即經濟部智慧財產局一致，依本院97年度5月27日庭長法官聯席會決議意旨，本件應併列經濟部智慧財產局為上訴人，合先敘明。㈡、按商標之註冊違反商標法第23條第1項規定之情形者，利害關係人得申請商標專責機關評定其註冊；評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，為本件處分時商標法第50條第1項、第52條所明定。系爭商標係於95年 10月13日申請註冊，於96年7月16日經准許註冊並公告，是系爭商標之註冊有無違法事由，應以92年5月28日修正公布之商標法為斷。㈢、次按我國現行商標法係採取註冊主義，而非使用主義，故先使用而未註冊之商標原則上不予保護，惟因商標之使用乃商標存在之意義及其價值之所在，為避免過度僵化產生流弊，商標法乃例外於部分條文注入使用主義之精神，對於未註冊而於國內外先使用之商標仍酌予以保護。92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1項第14款規定：相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊，此即前述商標使用主義及屬地主義之例外，適用時不宜再擴大其範圍。詳言之，此條款係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止其代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形（智慧財產局94年版商標法逐條釋義參照）。又按本款之規定，旨在防止剽竊他人創用之商標而搶先註冊，維護競爭秩序已如前述，法條除例示規定「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定因「其他關係」知悉他人商標而搶先註冊之情形，有關「其他關係」之解釋，自應參酌同條文之例示規定，始符合立法真意；無業務往來但在相關或競爭同業之間，因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，參酌上開例示規定，亦屬本條款所謂之「其他關係」。㈣、本件原審已詳述本條款於86年5月7日首次增訂時之立法理由，並敘明解釋上前述「其他關係」，應參酌同條文之例示規定，且先使用之商標權人應能證明行為人因業務經營關係而知悉他人商標存在而予搶註，始有該條款規定之適用。原審經斟酌全辯論意旨及調查證據之結果認定：①本件系爭商標與上訴人山久公司據以評定之商標外觀讀音均相似，易致一般消費者混淆誤認，構成近似商標；②據以評定之商標具有早於系爭商標先使用之事實；③系爭商標指定使用於商品之類別與據以評定之商標使用於寵物項圈、寵物提袋、寵物用推車等商品，兩者於功能、材料、產製者等因素上具有共同或關聯之處，應屬同一或類似商品；④此外，上訴人山久公司尚須證明被上訴人因業務經營而知悉據以評定商標。惟其所提出之證據，尚不能證明被上訴人知悉據以評定商標存在，原處分僅以被上訴人為山久公司之競爭同業，逕為推論被上訴人知悉據以評定商標，而認本件有修正前商標法第23條第1項第14款之適用，並非可採等語，經核原判決適用之法律並無不當之處。㈤、上訴人山久公司雖指摘原審法院未審究該公司所提之證據是否足以認定被上訴人知悉據以評定商標存在，僅以系爭商標可能係因知悉德國Kiddi.o商標而創作完成，認系爭商標無修正前商標法第23條第1項第14款規定之適用，有適用法律不當及判決不備理由之違法，且其見解違背經驗法則及論理法則云云。惟按修正前商標法第23條第1項第 14款係採用註冊主義及屬地主義之例外，且法條已較巴黎公約規定擴大其範圍，適用時不宜再擴大其範圍，已如前述，原審就上訴人山久公司所提出之證據業已加以審酌（原判決事實及理由㈢參照），並認定上開證據雖可證明山久公司已在日本使用據以評定商標，且其商品已外銷至我國，並認定其商品與被上訴人之商品為同一或類似之商品，但不足以證明被上訴人知悉系爭商標存在。查上訴人山久公司所提之證據如原處分卷所附，包含網路上介紹、討論據以評定商標之資料、日本相關商標註冊資料、商品型錄、雜誌上之平面廣告、日本寵物用品展上之廣告及相關使用資料、「2006年寵物關聯市場市調總覽」報導等，大部分均屬山久公司在日本使用據以評定商標之證據，被上訴人申請系爭商標註冊以前，據以評定商標在我國之使用證據相對較少，是原審據以認定其所提之證據尚不足以認定被上訴人知悉據以評定商標，並無違背經驗法則及論理法則，核與行政訴訟法第189條規定無違，原判決亦無適用法規不當及判決不備理由之處。又上訴人山久公司既對系爭商標，依修正前商標法第23條第1項第14款提出評定，自應對被上訴人知悉據以評定商標而仿襲之積極事實負舉證責任，原審已敘明其所舉之證據尚未能證明上開事實存在，縱然被上訴人就未知悉之消極事實，所述未能獲得完全證明，仍無礙於上訴人舉證不足之認定。原審認定上訴人山久公司未能證明被上訴人知悉並無違背經驗法則及論理法則可言。綜上，上訴人所述，無非就原審取捨證據認定事實之職權行使指摘其為不當，或係執其主觀歧異之法律見解，指摘原判決適用法規不當或有判決不備理由之情形，均非可採，其上訴為無理由。九、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項但書，判決如主文。中　　華　　民　　國　　103　年　　1　　月　　16　　日最高行政法院第六庭審判長法官　林　茂　權法官　楊　惠　欽法官　吳　東　都法官　姜　素　娥法官　許　金　釵以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　103　年　　1　　月　　17　　日書記官　彭　秀　玲

最高行政法院(含改制前行政法院)103年度判字第23號

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