最高行政法院(含改制前行政法院)103年度判字第306號｜法律人

最　高　行　政　法　院　判　決 103年度判字第306號上訴人　日商‧UCC控股股份有限公司代　表　人　上島豪太訴訟代理人　林志剛　律師　（兼送達代收人）楊憲祖　律師黃闡億　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花參加人　環球水泥股份有限公司代　表　人　侯博義上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國103年1月2日智慧財產法院102年度行商更㈠字第3號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文原判決廢棄。原處分及訴願決定均撤銷。被上訴人應為第1450217號「UCC collection及圖」商標之註冊應予撤銷之處分。第一審及上訴審訴訟費用均由被上訴人負擔。理由一、緣參加人前於民國99年3月29日以附圖1所示「UCC collec- tion及圖」商標，聲明圖樣中「collection」不在專用之列，指定使用於商標法施行細則第13條所定當時商品及服務分類表第35類之五金零售批發、建材零售批發等服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查結果，核准列為註冊第1450217號商標（下稱系爭商標）。上訴人嗣以系爭商標有違92 年5月28日修正公布之商標法（下稱修正前商標法）第23條第1項第12及14款規定，對之提起異議（嗣於訴訟程序中表明第14款部分不爭執）。案經被上訴人審查結果，核認系爭商標未違反前揭規定，而以101年1月13日中臺異字第G01000318號商標異議審定書為異議不成立之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，經原審法院裁定命參加人獨立參加被上訴人之訴，原審以101年度行商訴字第107號行政判決駁回上訴人之訴後，上訴人提起上訴，嗣經本院102年度判字第373號判決將原判決廢棄並發回原審更為審理，原審復以102年度行商更㈠字第3號行政判決駁回上訴人之訴，上訴人遂提起本件上訴。二、上訴人起訴主張：㈠註冊第1374273號、第1374274號「UCC 及圖」商標異議事件與本案相似，均以「UCC」為主要識別部分，其指定使用之自行車、腳踏板……等商品，與據以異議之「UCC」商標所使用之咖啡商品及咖啡廳服務，固無明顯利益競爭關係；惟本院101年度判字第47號、101年度判字第48號判決均認定，上開註冊商標與據以異議商標均相同之外文UCC字母，且以該外文字母為商標圖樣之核心部分，於外觀、讀音及觀念上復屬近似，其近似程度頗高。據以異議商標於85年間因指定使用於咖啡、乳粉、紙製品、爐具、瓦斯爐及熱水器等商品，經被上訴人認定其咖啡商品廣泛行銷我國巿場，其商標信譽已為相關商品購買人所熟知，已長期經被上訴人及司法判決認定屬著名商標，先前案例認定著名所適用之條款雖與該案不同，然均屬商標法定義之著名商標內涵，應可援引先前案例認定該案據以異議商標為著名商標；且其使用之咖啡商品係屬相關消費者日常即得接觸，使用相同或近似於他人著名商標或標章於不同之商品或服務，將致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而有降低著名商標獨特性之可能，自有修正前商標法第23條第1項第12款後段之減損著名商標識別性之虞，況修正前商標法第23條第1項第12款後段並不以先商標權利人須有多角化經營為必要。㈡原處分於101年1月13日作成，而上開註冊第1374273號及第1374274號商標異議事件，本院係分別於101年1月12及13日作成101年度判字第47、48號判決，依一般經驗判斷，被上訴人係在收受判決前，即作成原處分。觀諸原處分書、訴願決定書暨原審就上開商標異議事件所為100年度行商訴字第22、23號行政判決，原處分及訴願決定顯均承襲原審上開判決見解，而與被上訴人原就該二件商標異議事件所為異議成立處分見解不同，上開原審判決既經本院廢棄，且原審就註冊第1374273號商標異議事件所為101年度行商更㈠字第1號行政判決，已認定該商標有違修正前商標法第23條第1項第12款後段規定，故原處分及訴願決定所為不利上訴人之理由，顯不可採。㈢本院101年度判字第47、 48號判決指明修正前商標法第23條第1項第12款後段所稱著名商標，其著名程度無庸高至一般公眾所普遍認知之程度，原處分及訴願決定認如本判決附圖2所示據以異議之「UCC」商標（下稱據爭商標）雖屬著名商標，然未達高度著名程度，顯悖於上開本院見解。又修正前商標法第23條第1項第12 款前、後段規定雖同以著名商標或標章為構成要件，然後段規定並未要求須達高度著名程度；而修正前商標法施行細則第16條並未區分前、後段規定而有不同。復依修正前商標法第23條第1項第12款之立法理由，著名商標之認定應考量商品或服務之相關公眾認識。再者，修正前商標法第23條第1 項第12款著名商標保護審查基準3.3規定，暨修正前商標法第23條第1項第12款後段有關商標淡化之規定，其最終之衡量標準在於著名商標之識別性或信譽，是否有可能遭受弱化或減損，除商標著名程度外，商標近似程度、商標被普遍使用於其他商品服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度等因素，同為判斷有無商標淡化之虞的參酌因素。故原處分及訴願決定認據爭商標雖屬著名商標，然未達高度著名程度，顯增加法律所無限制，復未綜合審酌其他判斷因素，有違修正前商標法第23條第1項第12款後段規定意旨。㈣系爭商標中「collection」寓有產品系列之意，經商標權人聲明不在專用之列，並以極小字體置於最下方，該商標上方之墨色圓圈中「U」字圖形，則呼應「UCC」首字，且為簡單線條組合，僅予人裝飾圖樣印象，相關消費者顯以「UCC」品牌或「UCC」商標稱呼，為商標主要識別部分；而據爭商標則由單純未經設計之小寫外文ucc所構成，兩商標均有相同「 UCC」，雖其字母大小寫不同，外型有些微差別，然外觀相彷而觀念及讀音均相同，具普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，極有可能會有所混淆而誤認兩商標商品、服務來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成近似程度極高之商標。㈤上訴人係歷史悠久之咖啡製造廠商，為保護自身商標權益，前於63年間於我國即以「UC C」申請註冊於各種茶、咖啡、可可及其混合製品等商品，取得第67458號商標權，並陸續以「UCC」作為商標圖樣於多類商品、服務取得註冊第72275、127062、127759、139710、21143號等商標權，並在世界各國廣泛取得註冊，嗣於74年與味全食品工業股份有限公司（下稱味全公司）投資、技術合作設立優仕咖啡股份有限公司（下稱優仕公司），嗣後並設立優味企業股份有限公司（下稱優味公司），大量銷售據爭商標咖啡商品及經營咖啡廳等服務，另參諸上訴人於行政救濟所提出之近年銷售實績、宣傳、廣告與參加、贊助各項展覽與活動等事證，足認上訴人長期持續於臺灣市場使用據爭商標，故據爭商標表彰之信譽早已廣為相關公眾所共知，已達高度著名商標程度。㈥系爭商標權人於49年間設立，遲至50年後始以公司外文名稱縮寫作為商標圖樣申請註冊，實有違常理，極可能係據爭商標於建立極高知名度及信譽後，出於惡意而企圖攀附據爭商標之信譽；況修正前商標法第23條第1項第12款後段規定，旨在保護著名商標或標章所有人權益，倘客觀上系爭商標有減損著名商標之識別性，即應認有該款規定之適用，其主觀是否出於攀附意圖則非考量因素。系爭商標與據爭商標近似程度極高，據爭商標復為著名商標，系爭商標權人嗣後始以高度近似之系爭商標圖樣，指定使用於五金零售批發、建材零售批發等服務申請註冊，客觀上自有使相關消費者誤認二商標之商品或服務來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第23條第1項第12款前段規定適用。縱認不構成修正前商標法第23條第1項第12款前段規定，惟允許系爭商標權人以相同之「UCC」商標使用於不同之五金零售批發、建材零售批發等服務，經行銷相當期間後，曾經強烈指示單一來源之「UCC」商標可能會變成指示二種或以上來源之商標，或失去單一聯想或獨特性印象，客觀上即可能會減弱或分散據爭商標強烈指示單一來源之特徵及吸引力，致有減損據爭商標識別性之虞，應有修正前商標法第23條第1項第12款後段規定之適用，故原處分及訴願決定顯有違法不當。此外，上訴人於審理時，復提出公司登記簿謄本……等多項事證，證明其子公司從事各種禮品銷售業務及冷凍、冷藏、常溫食品之加工及販售業務之多角化經營情形，至於參加人為證明系爭商標經長期廣泛使用而提出相關事證，然多數並未標示系爭商標圖樣或記載日期於系爭商標申請日及註冊日之後，難認參加人於系爭商標申請、註冊前已有長期廣泛使用系爭商標之事實，求為判決將原處分及訴願決定均撤銷，被上訴人應撤銷系爭商標註冊之處分等語。三、被上訴人則以：㈠系爭商標中「collection」部分雖經參加人聲明不在專用之列，然依審查基準5.2.12規定，與其他商標判斷近似時，仍應就聲明不專用部分為整體比對。據爭商標及系爭商標雖均有「UCC」，惟以整體觀察原則，系爭商標為文字與圖形之聯合式商標，其立體「U」字圖形有其設計性，與外文「UCC」有相輔作用，兩者均為系爭商標予消費者寓目之識別部分，不應將其割裂觀察；系爭商標另有圖形及外文「collection」，縱認二商標構成近似，然近似程度不高。另據上訴人於行政救濟程序所提出之進口報單、直營店使用物品、國內外新聞與雜誌等廣告資料、直營店一覽表……等相關資料，固可認據爭商標於系爭商標99年3月29 日申請註冊時，在咖啡及其飲料等商品或服務之相關事業或消費者間熟知而為著名商標，惟系爭商標指定使用於五金零售批發、建材零售批發等服務，與據爭商標指定在咖啡及其飲料等商品或服務相較，二者商品及服務性質迥異，行銷管道及提供者亦顯然不同，市場區隔明顯，兩造商標指定或使用之商品與服務間，應不具關聯性而不具競爭關係。㈡據爭商標雖經上訴人廣泛使用而後天識別性高，然系爭商標之「UCC」為參加人之公司名稱縮寫，而系爭商標主要識別部分除「UCC」外，尚有具設計意匠之立體「U」字圖形，識別性難謂不高；系爭商標復指定使用於與上訴人著名之咖啡及其飲料商品、服務無關之五金、建材零售批發等服務，難謂其申請有引起相關消費者混淆誤認來源之意圖。是以，兩商標商品、服務之市場區隔至為明顯，營業利益無明顯衝突，渠等間不具競爭關係，客觀無使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，自無修正前商標法第23條第1項第12款前段適用。上訴人所提資料雖可證明據爭商標於咖啡及其飲料等商品或服務之相關事業或消費者間為著名商標，然系爭商標為文字與圖形之聯合式商標，除「UCC 」字型設計與據爭商標有別，另有「collection」文字，此外，圖形內置經設計外文「U」亦具相當之設計性，並占其整體圖樣1/2，為整體圖樣上引人注意之識別部分，應認商標近似程度不高，自無從由其近似程度證明襲用據爭商標之主觀意圖；況系爭商標有相當識別性，其註冊非必使人與據爭商標所提供之商品或服務產生聯想，故系爭商標之註冊並未違反修正前商標法第23條第1項第12款後段規定等語，資為抗辯，並求為駁回上訴人之訴。四、參加人則以：㈠系爭商標為參加人公司英文名稱縮寫，俾使相關消費者易記、易念，至於圖樣設計則代表參加人之球體意義，其「U」之層次感設計並連結產品特性，實屬識別性極強之創意性商標，致相關消費者產生深刻印象，復於臺灣持續使用多年，已強化其原有識別性，而據爭商標僅以文字為註冊識別性則顯薄弱；況系爭商標為「UCC collection」合併設計圖樣，與據爭商標相較，二者之外觀、讀音及觀念近似程度低，並無近似混淆問題，就整體印象而言，引起商品或服務之相關消費者，有混淆之可能性極低，應非屬近似之商標。㈡據爭商標主要係銷售咖啡相關產品、設備或提供餐飲服務，並未從事商品及服務分類表第35類之五金零售批發、建材零售批發等相關裝潢或修繕工程領域；至參加人成立於48年9月，於臺灣銷售建築材料之原物料已近60年，其事業更涉及營建、金融、汽車零件、運輸及科技等領域，復以系爭商標參與臺北建築材料展覽，另分別於2003年及2006年向中國大陸及越南申請商標註冊，均早於系爭商標於臺灣之註冊，足證系爭商標並無抄襲據爭商標或搭便車之意圖。㈢系爭商標為文字與圖形之聯合式商標，其「collection」雖經商標權人聲明不在專用之列，然依審查基準5.2.12規定判斷近似與否時，仍應就聲明不專用部分為整體比對，其立體「U」字圖形有其設計性，與「UCC」有相輔作用，均為系爭商標予相關消費者寓目之識別部分，自不宜將系爭商標割裂觀察，故二商標雖構成近似，然近似程度難謂極高，此外，二商標之商品、服務性質迥異，行銷管道及提供者亦明顯不同，市場區隔明顯且營業利益衝突不明顯，二者顯不具關聯性而無競爭關係，難謂其申請有引起相關消費者混淆誤認來源之意圖，故二商標客觀上無使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，自無修正前商標法第23條第1項第12款前段之適用。又據爭商標主要係銷售咖啡相關產品、設備或提供餐飲服務，並無將產品多角化經營之事實及計劃，亦未從事五金零售批發、建材零售批發等相關建材商品銷售或使用證明，卻仍提出商標異議，已明顯違反修正前商標法第57條第2款規定等語。五、原審駁回上訴人之訴，係以：㈠觀諸上訴人於行政救濟階段所提各項證據，上訴人前於63年起提出「UCC」商標，申請商標註冊於各種茶、咖啡、可可及其混合製品等商品，取得第67458號商標權，暨陸續以「UCC」作為商標圖樣於多類商品、服務，取得註冊第72275、127062、127759、139710及 21143號等商標權，於74年間與味全公司投資、技術合作設立優仕公司，嗣設立優味公司銷售據爭商標咖啡商品及經營咖啡廳等服務，已使用據爭商標長達20餘年，而UCC罐裝咖啡可輕易購得及UCC咖啡館遍及臺北、高雄等都會區，每年銷售金額達2、3億餘元並經各報章雜誌報導和刊登廣告，長期參與、贊助多項咖啡展覽會及比賽等事證，足認上訴人長期持續在臺灣市場使用據爭商標，積極推廣與宣傳據爭商標，在國內大量銷售據爭商標指定之咖啡商品與服務，其推廣範圍及地域更遍及世界，且於世界多國登記註冊在案，該等商品或服務屬相關消費者日常所得接觸，並為社會公眾所熟悉，故據爭商標已為國內相關消費者所普遍熟知而具有相當知名度，屬修正前商標法第23條第1項第12款所稱著名商標。㈡據爭商標之外文字母組合並非習見，為上訴人刻意設計之商標，係創意性商標且先天識別性甚高；至系爭商標係由圖形及文字組合而成，其中「UCC」係參加人英文名稱「UNIVERSAL CEMENT CORPORATION」縮寫，圖樣設計依序為墨色圓形圖案及字體較大之「UCC」、字體較小之「collection 」所組成，通常圖形較文字更易吸引一般觀者注意，且墨色圓形圖案占整體商標比例逾1/2，復以平行等距方式並列5條彎曲白色線條，以幾何方式呈現外文字母「U」之意涵，亦即以2D線條表現3D建築之立體層次感，其黑白對比色彩及線條彎曲有致之設計，使觀者注意力較易為墨色圓形圖案吸引，此並可連結參加人公司之產品特性與logo，以此為品牌形象具有視覺上美感並使人留下深刻印象，當具有相當識別性。㈢據爭商標為單純橫書外文「UCC」組成，而系爭商標則為墨色圓形圖案及字體較大之「UCC」及字體較小之「collection」外文字所組成，「collection」雖經聲明不專用，惟仍應含括在內而經整體比對以判斷近似與否，系爭商標除「UCC」外，另有圖形及外文「collection」，且上方圓形圖案占整體比例大，加以黑白對比配色及彎曲線條設計方式，予人相當深刻之寓目印象，故兩商標經整體觀察其近似程度不高。此外，系爭商標指定使用於五金零售批發、建材零售批發等服務，而據爭商標於咖啡及其飲料等商品或服務為著名商標，兩商標指定之商品及服務性質迥異，行銷管道及產製業者顯然不同，市場區隔明顯，兩造商標指定或使用之商品與服務應非屬同一或類似，又二者商品、服務之交易方式及行銷場所亦明顯有別，不論依商品近似檢索參考資料表或依社會一般通念，均非相同或類似商品或服務，難認系爭商標之申請有引起相關消費者混淆誤認來源之意圖。㈣上訴人以據爭商標圖樣註冊指定使用於咖啡、乳粉、瓦斯爐、熱水器、飲料、各種飲食店、飯店、咖啡廳、餐廳、燈泡及照明器具、建築物之營建/代建、室內裝潢工程施工、土木建築工程之營建及修繕……等商品及服務，惟上訴人迄今提出之使用證據，均為咖啡有關之商品或服務，尚無跨足食品以外領域使用據爭商標之證據，上開註冊資料僅為靜態而無商標使用證據，商標既未經廣泛使用，自應限縮據爭商標之保護範圍；上訴人雖主張其有多角化經營之情形，然均為上訴人所屬企業集團在日本國之子公司或子公司轉投資之公司經營咖啡以外商品或服務相關業務之證據，並非上訴人本身有從事多角化經營之證據，其上復無據爭「UCC」商標圖樣，無從證明上訴人本身有從事多角化經營，並將據爭商標使用於與五金零售批發、建材零售批發有關之商品或服務，或在國外廣泛使用且知名度已到達我國之事實。㈤據爭商標廣泛使用於咖啡類商品及服務，經上訴人投入極多心血宣傳行銷，已為國內相關消費者普遍熟知之著名商標；至參加人於系爭商標申請註冊前，以該公司英文名稱縮寫「UCC」作為其營業主體或商品來源之標識，亦有相當時間，另參加人自98年起參加世界貿易中心臺北國際建材展時，亦使用系爭商標「UCC collection及圖」為其主要識別標識，堪認「UCC」及系爭商標圖樣於申請註冊前，已使用於五金建材等商品或服務，在相關消費者間已建立一定知名度，與據爭商標在市場上已併存一段時間，兩商標在市場併存之事實為相關消費者所認識，並足以區辨為不同來源，自應尊重該併存之事實，兩商標均應賦予商標法之保護。㈥據爭商標使用於咖啡類商品及服務固為著名商標，惟其著名程度並未跨越食品相關領域，依上訴人提出之使用證據亦無進入五金、建材相關市場之多角化經營情形，且系爭商標與據爭商標均具有相當之識別性，且近似程度不高，故系爭商標指定使用於五金零售批發、建材零售批發等服務，應不致稀釋或弱化據爭商標之識別性。又系爭商標指定使用於五金零售批發、建材零售批發等服務，與據爭商標使用之咖啡類商品或服務相較，並非價值較低廉或具有負面評價之劣質商品，使相關消費者將原本優質之商品而與欠缺品質之商品產生聯想，故系爭商標之使用結果，應不致發生降低據爭商標在咖啡商品所代表之品質或信譽之虞。㈦原審101年度行商更㈠字第2號商標異議事件，申請註冊之商標圖樣係由正體大寫之「UCC」外文字母及字母中間貫穿一道反白線條所構成，並無其他圖形，101 年度行商更㈠字第1號商標異議事件，申請註冊之商標圖樣則係左側為地球圖形，右側為正體大寫外文UCC字母所組成，UCC字母中間貫穿一道反白線條紋。該地球圖形之大小與英文字母「U、C、C」相同，占整體商標比例僅1/4，整體觀察仍以「UCC」為主要部分，實有別於系爭商標圖樣由圖形與文字組成且上方圓形圖案占整體商標之比例逾1/2，故顯難比附援引而採為有利於上訴人之論據。綜上所述，據爭商標雖為著名商標，惟其著名範圍僅在咖啡相關之商品或服務，與系爭商標指定之商品或服務不具關連性，未造成相關公眾混淆誤認之虞，亦未減損據爭商標之識別性及信譽，系爭商標之註冊未違反修正前商標法第23條第1項第12款前段及後段規定，原處分所為異議不成立之處分並無違誤，訴願決定予以維持亦無不合，上訴人仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定及被上訴人應撤銷系爭商標之處分均無理由，應予駁回等由，為其判決之論據。六、上訴人上訴意旨除執與起訴主張相同論證外，另以：㈠觀諸商標法第23條第l項第12款著名商標保護審查基準3.2規定，二商標之商品或服務是否具有關聯性，並非適用商標淡化保護理論時所須考慮因素，詳言之，二造商標之商品、服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，乃非適用修正前商標法第23條第1項第12款後段規定之前提要件，詎原審竟要求上訴人須將據爭商標使用於系爭商標所指定之五金零售批發、建材零售批發等相關服務，始有修正前商標法第23條第1項第12款後段減損著名商標識別性規定之適用，顯以二造商標使用之商品及服務並無關聯性，作為系爭商標無減損爭商標識別性之虞的理由，實有悖於修正前商標法第23條第1 項第12款後段規定及商標法第23條第l項第12款著名商標保護審查基準，而有判決適用法規不當及判決理由矛盾之違法。㈡系爭商標係由墨色圓圈中之「U」字圖形、「UCC」及「collection」所組成，其中「collection」係以極小比例置於「UCC」下方，且經參加人聲明不在專用之列，該部分顯無識別商品或服務來源之作用，另系爭商標上方墨色圓圈中「U」字圖形，亦係呼應圖樣中間字體較大之「UCC」之首字，該「U」字圖形不可能產生任何稱呼，消費者選購系爭商標商品或服務時，必然以「UCC」品牌稱呼，故「UCC」顯然為系爭商標產生識別作用的主要部分，詎原審無視於此及本院102年度判字第373號判決意旨，仍認二商標之近似程度不高，實有違一般經驗法則之違誤。又原判決一方面認為系爭商標「U」字圖形予人印象較「UCC」深刻，乃該商標主要部分，另方面卻援引僅標示「UCC」字樣之證據，認定「UCC」經參加人使用在五金建材商品或服務，已建立一定知名度，而認定二造商標間並無混淆誤認之虞，實有判決理由矛盾之違法。㈢依商標法規定，商標自得授權他人使用，且依一般生活經驗法則，母公司授權子公司使用其註冊之商標，乃極普遍之現象，上訴人已提出其集團子公司經營咖啡以外商品或服務之相關證據，足證上訴人有多角化經營之事實或計畫，然原審仍以上訴人所舉事證，並非上訴人本身從事多角化經營之證據等由而駁回上訴人之訴，顯然違反商標得授權他人使用之規定，復無視企業集團內相互合作、分工之一般經驗法則及上訴人提出之食品、加工販售相關業務簡介與型錄等事證，亦有判決不依證據認定事實之違法。㈣原判決將系爭商標之識別性列為判斷有無混淆誤認之虞及有無減損據爭商標識別性之虞的參酌因素，有違「混淆誤認之虞」審查基準及商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準之規定，並悖於經驗及論理法則，故系爭商標依法當不得註冊等語。七、本院按：（一）系爭商標之申請日為99年3月29日，核准公告日為100年1 月16日，故本件關於系爭商標是否准許註冊之判斷，應依核准審定時有效之92年5月28日修正公布（修正前）之商標法為斷。（二）按「商標有下列情形之一者，不得註冊：……相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」修正前商標法第23條第1項第12款定有明文。又「本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」99年5月4日發布商標法施行細則第16條復有明文。商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據，惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。至於商標是否已在我國申請或取得註冊則非認定著名之前提要件。著名商標之認定應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷之。又所謂混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。修正前商標法第23條第1項第 12款前段及第13款均有「混淆誤認之虞」之規定，二者區別在於保護客體之不同。第12款前段規定保護之客體為著名商標，而第13款規定保護之客體為註冊或申請在先之商標，因此，基於同一用語同一內涵之法理，此二款規定在「混淆誤認之虞」的判斷上，應具一致性，故第23條第1 項第12款前段有關判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素，得援用第13款「混淆誤認之虞」之審查基準所列相關參酌因素：商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品／服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等。 (三）次按，判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品/服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/ 服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品/服務之消費者的整體印象。是以，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸。有93年5月1日施行「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3可資參照(101年7月1日施行之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3亦同）。因此，判斷商標近似，雖應以整體觀察為依歸，惟主要部分最終仍是影響商標給予商品/服務之消費者的整體印象。本件系爭商標圖樣係由上下分列並有大小之別之外文「UCC」及「collection」組成其文字部分，並於前開文字部分上方置一圖形組合而成，其圖形部分係於墨色之圓形圖樣中，以平行等距之方式並列5條白色線條，以幾何之方式呈現外文字母「U」，使其有立體之感。又系爭商標中之「collection」部分經聲明不專用，固然於判斷商標是否近似時，仍應就上開聲明不專用之部分為整體比對。惟查，系爭商標「collection」係以顯然縮小字體置於字體較大之「UCC」之下方，且經參加人聲明不在專用之列，該「collection」字樣顯無識別商品或服務來源之作用，另系爭商標上方之墨色圓圈中之「U」字圖形，亦係呼應圖樣中間字體較大之「UCC」，足見系爭商標係以「UCC」作為識別商品或服務來源之主要部分。而據爭商標係呈斜體之未經設計外文UCC小寫字母所構成。二造商標相較，系爭商標主要部分與據爭商標均有相同之「UCC」字母，則在系爭商標圖樣中主要部分「UCC」文字與據爭商標在外觀高度近似等情，業經本院前判決（102年度判字第373號）於發回原審重審時對此法律見解予以判斷在案，依行政訴訟法第260條第3項規定，受發回之高等行政法院應以之為判決基礎。原審仍以：據爭商標之外文字母組合並非習見，為上訴人刻意設計之商標，係創意性商標且先天識別性甚高；至系爭商標係由圖形及文字組合而成，其中「UCC」係參加人英文名稱「UNIVERSAL CEMENT CORPORATION」縮寫，圖樣設計依序為墨色圓形圖案及字體較大之「UCC」、字體較小之「collection」所組成，通常圖形較文字更易吸引一般觀者注意，且墨色圓形圖案占整體商標比例逾1/2，復以平行等距方式並列5 條彎曲白色線條，以幾何方式呈現外文字母「U」之意涵，亦即以2D線條表現3D建築之立體層次感，其黑白對比色彩及線條彎曲有致之設計，使觀者注意力較易為墨色圓形圖案吸引，此並可連結參加人公司之產品特性與logo，以此為品牌形象具有視覺上美感並使人留下深刻印象，當具有相當識別性。又據爭商標為單純橫書外文「UCC」組成，而系爭商標則為墨色圓形圖案及字體較大之「UCC」及字體較小之「collection」外文字所組成，「collection」雖經聲明不專用，惟仍應含括在內而經整體比對以判斷近似與否，系爭商標除「UCC」外，另有圖形及外文「collection」，且上方圓形圖案占整體比例大，加以黑白對比配色及彎曲線條設計方式，予人相當深刻之寓目印象為由，而認兩商標經整體觀察其近似程度不高等情。自與本院發回所表示之法律見解有違，難認無違背法令情事。（四）本件據爭商標屬修正前商標法第23條第1項第12款所稱之著名商標，為原審依卷內證據所確定之事實。再按，減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此，當二造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題（前揭商標法第23條第1項第12 款著名商標保護審查基準3.1.1、3.2參照）。復按，使用相同或近似於他人著名之商標或標章於不同之商品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能，即足該當於修正前商標法第23條第1項第12款後段所謂有減損著名商標或標章之識別性之虞。至於系爭商標所指定使用之商品，縱與據爭商標所著名之商品或服務，毫無關聯，並不影響上開法條之適用（本院101年度判字第47號、第48號判決參照）等由，亦經本院前發回判決指明甚詳，於法核無不合。原判決猶以：據爭商標使用於咖啡類商品及服務固為著名商標，惟其著名程度並未跨越食品相關領域，依上訴人提出之使用證據亦無進入五金、建材相關市場之多角化經營情形，且系爭商標與據爭商標均具有相當之識別性，且近似程度不高，故系爭商標指定使用於五金零售批發、建材零售批發等服務，應不致稀釋或弱化據爭商標之識別性。又系爭商標指定使用於五金零售批發、建材零售批發等服務，與據爭商標使用之咖啡類商品或服務相較，並非價值較低廉或具有負面評價之劣質商品，使相關消費者將原本優質之商品而與欠缺品質之商品產生聯想，故系爭商標之使用結果，應不致發生降低據爭商標在咖啡商品所代表之品質或信譽之虞等情，據以認不致減弱著名商標之識別性，其論斷與前揭著名商標淡化之判斷原則不符，自非妥適而屬可議。（五）原判決復以：參加人於系爭商標申請註冊前，以該公司英文名稱縮寫「UCC」作為其營業主體或商品來源之標識，亦有相當時間，另參加人自98年起參加世界貿易中心臺北國際建材展時，亦使用系爭商標「UCC collection 及圖」為其主要識別標識，堪認「UCC」及系爭商標圖樣於申請註冊前，已使用於五金建材等商品或服務，在相關消費者間已建立一定知名度，與據爭商標在市○○○○○○段時間，兩商標在市場併存之事實為相關消費者所認識，並足以區辨為不同來源，自應尊重該併存之事實，兩商標均應賦予商標法之保護乙節。固非全無所據，惟查系爭商標以近似業已註冊使用在先並已臻著名之「UCC」作為系爭商標之主要部分，在後申請註冊，能否謂仍屬於識別性極強之創意性商標，即有疑義。原審認系爭商標之中文意義為環球水泥集團，故「UCC」為「UNIVERSAL CEMENT COR-PORATION」縮寫。而其圖樣設計球形部分代表參加人之球體內部，取環球英文字「UNIVERSAL」之首字U，用2D線條表現3D建築之層次感，連結產品特性與logo，以此作為品牌形象，屬於識別性極強之創意性商標一節，並未考量系爭商標之申請註冊，參加人係以近似業已註冊在先，並已臻著名之據爭商標「UCC」作為系爭商標主要部分之事實，其論斷亦有未洽。（六）綜上所述，據爭商標為著名商標，系爭商標之註冊，有減損據爭商標之識別性之虞，而有修正前商標法第23條第1 項第12款後段規定不得註冊之情事，自應為撤銷系爭商標註冊之處分，原處分為異議不成立之審定，訴願決定及原判決予以維持，均有未合，上訴意旨求為廢棄原判決，為有理由。且因本件基於確定之事實，本院得據以自為判決，爰將原處分及訴願決定併予撤銷，並命被上訴人應就系爭商標為撤銷註冊之處分。至系爭商標有無修正前商標法第23條第1項第12款前段之適用，已不足以影響本判決之結果，不另予以論述，附此敘明。八、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1項、第259條第1款、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　103　年　　6　　月　　19　　日最高行政法院第三庭審判長法官　藍　獻　林法官　林　文　舟法官　胡　國　棟法官　林　玫　君法官　廖　宏　明以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　103　年　　6　　月　　19　　日書記官　葛　雅　慎

最高行政法院(含改制前行政法院)103年度判字第306號

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