最高行政法院(含改制前行政法院)105年度判字第41號｜法律人

最　高　行　政　法　院　判　決 105年度判字第41號上訴人　旭泰玻璃纖維股份有限公司代　表　人　簡俊旭訴訟代理人　郭俐瑩　律師張慧明　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花參加人　千瑜耐火材料科技有限公司代　表　人　黃建勳上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國104年3月31日智慧財產法院103年度行專訴字第85號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、上訴人前於民國96年10月26日以「矽耐板製造方法及其成品」向被上訴人申請發明專利，其申請專利範圍共8項，經被上訴人編為第96140165號審查，上訴人於100年8月19日提出說明書修正本，並修正其發明名稱為「矽耐板製造方法」，修正後申請專利範圍共6項。經被上訴人依該修正本審查後，於101年2月23日審定准予專利，發給發明第I361798號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第23條、第31條第1項前段及第22條第4項規定，對之提起舉發。案經被上訴人審查，認系爭專利違反同法第22條第4項規定，於103年2月26日以（103）智專三（五）01021 字第10320266830號專利舉發審定書為「請求項1至6舉發成立應予撤銷」之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分。原審依職權命參加人參加被上訴人之訴訟後，判決駁回上訴人在原審之訴。上訴人仍表不服，乃提起本件上訴，求為廢棄原判決。二、上訴人起訴主張：舉發證據3（為94年10月1日公告之我國第I240673號「高性能玻璃纖維（FIBERGLASS）布之製造方法」發明專利）先將玻璃纖維絲加溫上膠，成為一纖維強化高分子複合材料，再對該複合材料分作經、緯進行編織，經加熱烘乾處理後成為纖維布；證據4（為93年5月11日公告之我國第587122號「防火氈之製造方法」發明專利）係透過浸泡膨脹型防火材料，使所選定之不織布載體或介質之纖維膨脹，經過烤箱熱風烘烤烘乾成為具有彈性與柔軟度並具隔音、隔熱且防火效果之防火氈；證據5（為96年2月21日公告之我國第I274089號「纖維、纖維集合體、纖維集合體成形物」發明專利）係以混紡纖維、纖網作為原料，透過梳綿或於基材上散布纖維成毯狀後，藉由合成樹脂黏結劑、加熱熔融結著或針軋法纏合形成不織布，再對該不織布浸泡於熱固化性酚醛樹脂型酚-甲醛初期縮合物水溶液中進行膠合，再用乾燥機烘乾，用熱壓壓製機使之成形，均與系爭專利請求項1 所示矽耐板製造方法之程序、條件及步驟有別。被上訴人將系爭專利請求項1之步驟拆開，以逐步對應證據3至證據5之內容，未考慮該等步驟間是否具先後次序上之關連性，亦未指出前揭彼此差異出現於先前技術何處，逕以系爭專利請求項1為所屬領域具通常知識者可輕易完成，認定其不具進步性，不但有違審查基準第二篇第三章3.3對進步性之認定原則，亦落入系爭專利說明書循序漸進、由淺入深的內容產生後見之明。故應認系爭專利請求項1相對先前技術屬無法輕易完成，而有進步性；系爭專利請求項4相對請求項1進一步界定5％～10％酚醛樹脂含量的膠水，亦應具有進步性；附屬於系爭專利請求項1之請求項2、請求項3及附屬於請求項4之請求項5、請求項6，亦應具進步性等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。三、被上訴人則以：證據3、證據5為纖維布之技術領域，證據4 為防火布之技術領域，均與系爭專利所屬領域相同。證據3 所示利用玻璃纖維絲加溫上膠，再編製為股、烘乾、乾燥等處理步驟；證據4係將防火材料藉由膠合劑膠合、含浸並擠壓、烘烤以形成防火氈；證據5為一種可使用玻璃纖維材料之纖維集合體，藉由針軋纏合而成的不織布、以合成樹脂黏合劑相互接著、以規定形狀成形加熱壓製，應已揭露系爭專利請求項1「玻璃纖維原料」、「玻璃纖維原料處理、編織」、「梳棉、編織、編網積層物、針軋」、「浸膠、上膠」及「加熱烘乾」等技術特徵。故系爭專利請求項1之技術特徵，乃為證據3、證據4、證據5之簡單組合，為所屬領域具通常知識者依申請前證據3至證據5之先前技術能輕易完成，不具進步性；系爭專利請求項4與請求項1之差異，僅在於進一步界定5％～10％酚醛樹脂含量的膠水，當亦不具進步性。至系爭專利請求項2及請求項3、請求項5及請求項6分別為請求項1、請求項4之附屬項，均為證據3至證據5之簡單改變，為所屬領域具通常知識者可藉參酌證據3至證據5後即可輕易推知完成，不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。四、參加人於原審未到場亦未提出任何書狀為陳述。五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以： (一)為解決以往易燃性建材一遇火源即會快速燃燒，進而產生濃煙並釋放有毒氣體，阻礙人員逃生之缺失，系爭專利提供一種由備用百分百的玻璃纖維作為原料，浸入酚醛樹脂的膠水中，後再置入一壓縮溫度約180℃～210℃的加熱壓縮成形機，壓縮形成一具防火性佳的矽耐板，進而可提高其抗壓、耐高溫、耐燃性之功效。系爭專利申請專利範圍計6項，其中第1項及第4項為獨立項，請求項2及請求項3 為請求項1之附屬項；請求項5及請求項6為請求項4之附屬項。又本件之舉發證據（證據3、證據4、證據5）公告日期皆早於系爭專利，自可為系爭專利相關之先前技術。 (二)證據3、證據4、證據5之組合足以證明系爭專利請求項1至請求項6不具進步性。 1.證據3為一種高性能玻璃纖維布之製造方法，其技術手段係將玻璃纖維絲編織成布後，含浸包含防腐劑之樹脂類膠液中，予以烘乾成形後作裁切等加工處理，可應用於隔熱或防火之衣物；證據4則為一種防火氈之製造方法，其技術手段係將合成纖維製成之不織布，含浸包含防火材料之樹脂類膠液中，予以烘乾成形，並應用於防火建材或衣物，該合成纖維依申請時通常知識可知包含玻璃纖維；證據5為提供成形性、賦形性及耐熱性優良的纖維、纖維集合體及纖維集合體成形物之製造方法，其技術手段係將玻璃纖維以梳棉及針軋法製成不織布後，含浸酚醛樹脂型之樹脂類膠液中，予以烘乾及熱壓成形，並可應用於隔熱或防火材料。故前揭證據已揭露系爭專利請求項1所界定之原料、梳棉、軋針、上膠、壓縮成形及剪裁等6個製造步驟。至於系爭專利請求項1其他未經前開證據揭示之開棉、積棉輸送、捲取及成品包裝等4個步驟，其中開棉及積棉輸送等步驟，與經證據3、證據4、證據5所揭露之原料、梳棉、軋針等步驟的針軋不織布製造流程，依原審職權探知之附件1（93年7月28日公開之中國大陸第CN1515722A號「高矽氧玻璃纖維針刺毯工藝方法」專利案）及附件2（為95年9月11日公開之我國第I261636號「非織布表面處理製造方法」發明專利）觀之，確為所屬領域具通常知識者於申請時所明確知悉之通常知識；所屬領域具通常知識者，亦可理解證據4及證據5所示不織布之製造流程，已實質隱含系爭專利請求項1開棉及積棉輸送等步驟。又系爭專利請求項1所界定之捲取及成品包裝等步驟，乃一般紡織相關技術領域慣用之技術手段，並未對先前技術產生貢獻及功效上之增進。且證據3、證據4、證據5均屬纖維、紡織等相關技術領域，使用之原料均包含玻璃纖維，並將纖維、編織物或非織物等應用於隔熱或防火材料，所屬領域具通常知識者欲尋求解決隔熱或防火材料之技術問題時，有足夠動機依前開證據所揭技術內容，並參酌申請時通常知識，而能輕易完成系爭專利請求項1之發明，足以證明該請求項不具進步性。 2.系爭專利請求項4相較於請求項1，雖另有界定「噴上含有5％～10％酚醛樹脂的膠水」，該比例範圍雖未經證據5所明示，惟其並未使該請求項之整體對於先前技術產生貢獻與功效上之增進，一般紡織相關技術領域中具通常知識者，於解決上膠、熱壓成形之問題時，以先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期系爭專利請求項4之發明，故證據3、證據4、證據5之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。再者，證據3、證據4、證據5均載明乾燥時間；證據5甚至記載以特定溫度乾燥5分鐘後，用熱壓壓製機以200℃的溫度實施30秒間使成形，從而製得厚度為50mm的成形物，與系爭專利請求項2、請求項3、請求項5及請求項6之技術相較，當屬更下位及明確之技術內容，故證據3、證據4、證據5既足證明系爭專利請求項1、請求項4不具進步性，則所屬領域具通常知識者，依前開證據所示之技術內容，並參酌申請時之通常知識，自亦能輕易完成附屬於系爭專利請求項1之請求項2、請求項3及附屬於系爭專利請求項4之請求項5、請求項6等發明，足證其等不具進步性，據以駁回上訴人之訴。六、上訴意旨略以： (一)現行專利法第57條第1項關於舉發人主觀舉證責任之明文，為行政訴訟法第125條第1項及第133條規定職權探知主義之例外，應優先適用。是以原審於言詞辯論前一日主動提出附件1及附件2，命當事人就該等未於準備程序中提出之證據於言詞辯論時表示意見，不但未遵守「答辯就審期間」，於上訴人行使責問權時仍未停止該違法程序，亦超出本件兩造於準備程序所達成爭點整理之協議範圍。原判決不察，遽認依職權探知之附件1、附件2得為本案新引證，並進行調查辯論，有適用行政訴訟法第125條第1項、第133條前段規定不當之違法，且違反同法第108條第2項、第247條第2項及第120條第2項之規定，復違反同法第132 條準用民事訴訟法第197條及第270條之1規定，造成突襲性裁判之違法。 (二)縱認原審得依職權提出附件1及附件2作為證據，然系爭專利捨棄先將纖維編織成網再軋針之習知工法，而將原本用於製作布料之方法用於製造建材，此一改良確為附件1、附件2及證據3至證據5所無法預期，所屬領域具通常知識者仍無法藉由前開先前技術即輕易推知，系爭專利應具有進步性。原判決認證據3、證據4、證據5之組合足以證明系爭專利請求項1至請求項6不具進步性，違反核准時專利法第22條第4項及專利審查基準有關進步性要件之規定，有適用法規不當之違法。又證據3為解決不織布之布邊毛屑及其不平整之問題，而於製程上先上膠，且該先上膠之技術手段與證據4、證據5之步驟不相容，原判決率將證據3、證據4及證據5加以組合，亦有違論理法則等語。七、本院按： (一)本件被上訴人係於101年2月23日審定核准系爭專利，故系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之專利法（以下簡稱核准時專利法）規定為斷。另按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得發明專利。又發明雖無同法第22條第1項所列不得專利情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得申請取得發明專利，同法第22條第4項定有明文。而違反上開規定者，任何人得附具證據提起舉發，由專利專責機關審查決定撤銷其發明專利權，同法第67條第1項第1款、第2項後段亦有明文。是故發明專利經舉發人提出舉發而證明其不具進步性時，專利專責機關即應作成舉發成立，撤銷其專利權之審定。 (二)系爭專利為一種矽耐板製造方法，包含：原料、開棉、梳棉、積棉輸送、軋針、捲取、上膠、壓縮成形、裁剪及成品包裝等10個製造步驟。其所界定之技術手段係將玻璃纖維作為原料，經開棉、梳棉、積棉輸送及軋針等一般製造不織布之步驟形成棉氈，復使之浸入含酚醛樹脂之膠水中，再予加熱壓縮成形為板狀物後，作一般性之裁切及包裝等加工處理；據此所製造之矽耐板，具有抗壓、耐高溫及耐燃性之功效。而證據3、證據4及證據5與系爭專利為已揭露系爭專利所界定之原料、梳棉、軋針、上膠、壓縮成形及剪裁等6個製造步驟；至於未經揭示之開棉、積棉輸送等步驟，觀諸原審依職權探知之附件1及附件2，確為所屬領域具通常知識者於申請時所明確知悉之通常知識；所屬領域具通常知識者，亦可理解證據4及證據5所示不織布之製造流程，已實質隱含系爭專利請求項1開棉及積棉輸送等步驟；另捲取及成品包裝等步驟，乃一般紡織相關技術領域慣用之技術手段，並無功效增進，故所屬領域具通常知識者，有動機組合上開舉發證據而能輕易完成系爭專利各請求項之發明等情，為原判決依調查證據之辯論結果所確定之事實，與卷證亦無不符，經核並無違法。上訴意旨雖主張附件1、附件2是先將纖維整理成網狀或薄片反覆相疊後再加以軋針，其方法與成品均與系爭專利不同，所屬技術領域具通常知識者仍無法輕易完成系爭專利；又證據3先上膠之技術手段與證據4、證據5之步驟不相容，原判決率認3者得以組合，違反論理法則云云。惟系爭專利之「積棉輸送」係將不織布纖維反覆相疊成所需厚度，以利於進行後續之軋針步驟；與附件1、附件2將纖維梳成薄片，反覆相疊成所需厚度，其步驟均在使纖維平均散佈，其技術手段相似或僅為簡單之變化。原判決以附件1、附件2已清楚說明開棉、梳棉、疊棉、軋針等流程，足以佐證一般不織布製作之技術手段，故所屬領域具通常知識者，面臨纖維應用於隔熱或防火材料之技術問題時，有足夠之動機，依據舉發證據揭露之技術內容，組合證據3、證據4及證據5，並參酌申請系爭專利時之通常知識，而能輕易完成系爭專利之發明，經核與論理法則、經驗法則並無違背。上訴人上開主張，並無理由。 (三)又按核准時專利法第67條雖規定，違反同法第22條規定者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，故於專利舉發事件，基於處分權主義，行政法院固應僅就舉發人所主張之舉發理由及其所提之舉發證據加以審查，以判斷系爭專利應否撤銷。然此並非謂法院審理時，除了舉發證據之外，不能再就基於同一基礎事實之關連性輔助證據加以調查。蓋專利行政訴訟寓有促進產業發展之公益目的，專利權應否撤銷非限於私利之考量；而輔助證據係用以補充證明原有舉發證據之證據能力或證明力之用；倘舉發證據之可信度尚有不足，致法院無法獲得明確之心證時，基於公益之考量，法院非不得依職權調查與舉發證據相關連之輔助證據，以期發現真實。復按進步性之判斷，依據前述核准時專利法第22條第4項規定，係以發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據引證文件所揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，是否能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式，而輕易完成系爭專利為斷。故所謂之先前技術，並非僅限於舉發人所提之引證文件，尚包括系爭專利申請前，所屬技術領域者所具有之通常知識。經查： 1、本件因上訴人自舉發階段、訴願階段及原審審理時迭以系爭專利請求項1界定之原料、開棉、梳棉、積棉輸送及軋針等5個步驟未為證據3、證據4及證據5所揭露，主張系爭專利請求項1具有進步性，並據以指摘原處分及訴願決定違法。而參加人雖未於原審表示意見，惟其於舉發階段，業經主張證據5說明書第14、15及19頁已揭露系爭專利請求項1及請求項4之步驟。另被上訴人於原審答辯時已表明上開5個步驟，係玻璃纖維毯或布之製造方法，為系爭專利申請時之習知技術，且證據5說明書第14、15頁亦已揭露上開步驟為製造玻璃纖維毯之通常技術等語。可見上訴人之主張是否可採，為原審法院應調查認定之事實，原審為獲得確切之心證，以「證據3、證據4及證據5之組合並未明確揭露系爭專利請求項1及請求項4所界定之『開棉』、『積棉輸送』、『捲取』及『5％～10％酚醛樹脂』之技術特徵，則所屬領域中具通常知識者，如何能輕易推知而完成系爭專利請求項1及請求項4？」為旨，通知被上訴人及參加人具體說明。其後，又為明瞭「前揭5步驟是否為系爭專利申請時所屬技術領域之通常知識？」、「所屬技術領域中具有通常知識者得否以通常知識及證據3、證據4及證據5等先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗而能預期申請專利之發明？」等，乃依職權進行證據調查程序，而獲悉93年公開之附件1權利要求書第1項及附件2 專利說明書「先前技術」欄所載，得輔助證明有關原料、開綿、梳綿、疊棉及軋針等流程，為一般製作不織布之技術手段。經核原審所為，係以紡織技術領域之專業知識之角度，在同一舉發證據（證據3、證據4及證據5）之範圍內，依職權調查證據，並事前公開心證令當事人辯論。揆諸前揭規定及說明，於法並無不合，並無上訴人所謂違背現行專利法第57條第1項及行政訴訟法第125條第1項、第 133條之規定可言。上訴意旨以附件1、附件2為依職權探知之新引證，指摘原判決違背法令，均不足採。 2、另按「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。」智慧財產案件審理法第34條準用同法第8條定有明文。其立法理由明揭為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益，明定法院就訴訟事件應公開心證之範圍。原審法院將前述依職權調查之事證於言詞辯論前通知各當事人，俾其等於辯論時表達意見，揆諸上開規定及說明於法並無不合，雖其時間稍嫌急迫,惟既已開示心證，尚非屬突襲裁判之情形。上訴意旨雖主張原審未遵守「答辯就審期間」，違反行政訴訟法第108條第2項、第247條第2項及第120條第2項之規定云云。惟行政訴訟法第109條第2項所規定之就審期間，係為保障「被告」之訴訟防禦權，使具充裕時間準備辯論之規定；上訴人在原審身為原告，並無就審期間之適用，況本件原審亦無違背就審期間之規定。至於行政訴訟法第108條第2項、第247條第2項及第120條第2項，係分別規定被告、被上訴人應提出答辯狀或送交卷證之期間，均與上訴人主張之情形不同，其所謂原審違反「答辯就審期間」，並非可採。本件原審法院於言詞辯論前提出附件1、附件2，通知當事人於言詞辯論時表示意見，係屬法院公開心證之方式，於法並無不合已如前述；而上訴人於言詞辯論時提出異議，亦經原審法院當庭說明如上之法律依據，仍請上訴人就其所公開之心證表示意見，核其訴訟程序並無違背法令。故上訴意旨指摘原判決違反行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第197條有關責問權之規定，不足採取。此外，行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1第1項第3款之規定，由受命法官促使當事人達成簡化爭點協議者，依同條第3項規定，當事人固應受其拘束，並非謂行政法院除協議之爭點外，不得調查其他相關事證；法官基於依法調查事實正確適用法律之職責，並不受兩造爭點協議之拘束。本件原審依職權調查系爭專利相關之習知技術範圍，不生違背爭點協議之問題。上訴人此部分指摘亦屬無據。 (四)綜上所述，原判決認本件原處分認事用法均無違誤，乃維持原處分及訴願決定，而駁回上訴人在原審之訴，其所適用之法規與該案應適用之法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。上訴論旨指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　105　年　　1　　月　　28　　日最高行政法院第三庭審判長法官　藍　獻　林法官　林　文　舟法官　姜　素　娥法官　胡　國　棟法官　許　金　釵以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　105　年　　1　　月　　28　　日書記官　彭　秀　玲

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