105年度判字第545號｜行政：商標評定｜裁判日期：105 年 10 月 26 日

最　高　行　政　法　院　判　決 105年度判字第545號上訴人　永欣鋁業股份有限公司代　表　人　林要然訴訟代理人　劉秋絹　律師丁偉揚　律師呂紹凡　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　洪淑敏參加人　日商昭和力福股份有限公司代　表　人　蘇景棠訴訟代理人　陳建勳　律師上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國104年12月10 日智慧財產法院104年度行商訴字第98號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、本件被上訴人經濟部智慧財產局之代表人原為王美花，嗣於民國105年7月1日改由洪淑敏擔任，玆據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。二、緣上訴人前於95年12月7日以「昭和」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類「鋁門窗及其配件零售、鋁擠型材零售、五金及家庭日常用品零售、建材零售」服務，向被上訴人申請註冊，經其核准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標），權利期間自96年7月1日起至106年6月30日止。嗣參加人以系爭商標有違註冊時商標法第23條第1項第12款與第14款之規定，對之申請評定。被上訴人審查期間，適商標法於101年7月1日修正施行。依現行商標法第106條第1項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原評定主張前揭條款業經修正為商標法第30條第1項第11款及第12款之規定。案經被上訴人審查，核認系爭商標有違註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之規定，以103 年11月24日中臺評字第0000000號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之行政處分。上訴人不服提起訴願，經決定駁回，上訴人仍不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。因原審認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴訟。嗣經原審判決駁回後，提起上訴。三、上訴人起訴主張：㈠系爭商標與參加人申請之商標，其商品服務類別迥異，自無可能侵害參加人之商標權，是參加人不具本件利害關係人資格。㈡參加人與屬中華民國帷幕牆技術發展協會成員之力福實業股份有限公司（下稱力福實業）為不同之法人，縱使上訴人與力福實業為同屆理、監事成員。惟力福實業與參加人屬關係企業乃渠等之內部關係，上訴人無義務瞭解其他公司之內部情形；參加人於評定時所提發票，其中約95%為力福實業所開立，是無法作為參加人之使用證據，又檢附之附件21照片僅標示參加人紙箱，並無日期，是否為臨訟製作，有待商榷。原處分及訴願決定就此部分未敘明不採之理由，有違行政程序法第9條及第43條規定。㈢參加人未能舉證證明上訴人與其具有契約、地緣、業務往來或其他關係，且據以評定商標於系爭商標申請時，並不存在，又「昭和」二字在臺灣為習知之文字，上訴人於收購亞細亞鋁業股份有限公司（下稱亞細亞公司）及取得日本工業規格JIS認證時，並不知悉據以評定商標之存在，而未搶註系爭商標，故系爭商標無不得註冊之事由。㈣第390640號與第19076號商標之申請人均為亞細亞公司，分別於90年1月1日、89年12月1日移轉予力福實業，此乃因上訴人之負責人前於67年投資設立亞細亞公司，嗣其退出經營，亞細亞公司因財務狀況將資產轉讓予力福實業所致；上訴人思及第0000000號、第0000000號、第0000000號及第0000000號等商標為其所創設，方為申請註冊，並非惡意仿襲等語，求為判決撤銷原處分及訴願決定。四、被上訴人則以：㈠參加人前於101年3月23日申請註冊「昭和」商標，嗣於101年6月22日提起本件商標評定案，符合商標法利害關係人認定要點二、(九)「主張其商標與系爭商標相同或近似，指定使用於同一或類似商品或服務，尚繫屬於申請中之商標註冊申請人」規定，則參加人為適格之參加人。㈡兩造商標主要識別部分均為「昭和」，構成高度近似之商標；系爭商標於95年12月7日申請註冊前，日商昭和鋼機株式會社（於2009年為參加人併購，下稱昭和鋼機）已有先使用據以評定商標於鋁門窗與建築帷幕牆等相關商品及服務，縱使無事證證明上訴人係因契約、地緣或業務關係，直接知悉據以評定商標之存在，然依參加人檢送上訴人官網所載之組織沿革可知，上訴人不難取得所屬產業領域相關商情資訊，應知悉據以評定商標之存在；上訴人與據以評定商標之先使用人為同業，基於業務經營關係知悉據以評定商標之存在，其未得先使用人之同意，而以不正當競爭行為搶先申請註冊系爭商標，難謂非基於仿襲意圖所為，故系爭商標之註冊有註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定之適用等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。五、參加人則以：㈠參加人於98年7月併購昭和鋼機，而昭和鋼機前於56年間於日本取得據以評定商標之登錄，與系爭商標近似，且為先使用人，是參加人因併購昭和鋼機而為據以評定商標先使用人之受讓人；參加人復於101年3月23日申請註冊昭和商標，為尚繫屬於申請中之商標註冊申請人，具本件利害關係人資格。㈡觀諸系爭商標與據以評定商標主要部分，係由「昭和」文字構成，屬近似商標；昭和鋼機前於56年在日本申請登錄據以評定商標，並於59年獲得商標註冊，且自50年起在日本廣泛使用據以評定商標，嗣其鋁窗、不繡鋼窗及金屬窗等產品，於70年間起行銷至臺灣，並有大規模金屬帷幕牆施作之實績；據以評定商標使用於包含金屬各材質之建築用製品，其包含門窗，而系爭商標亦使用於門窗類製品，故兩造商標指定使用商品同一或類似；上訴人與昭和鋼機為競爭同業應知悉據以評定商標，且上訴人其他申請註冊商標仿襲昭和鋼機之商標圖樣，又上訴人未舉證證明系爭商標與昭和電工公司之關係，依客觀情況得以證明上訴人間接知悉據以評定商標之存在。㈢上訴人前董事余麗娜與前監察人林廷勳，前於73年1月5日設立昭和製鋼股份有限公司（下稱昭和製鋼公司），顯見昭和製鋼公司為上訴人之關係企業。昭和製鋼公司雖為臺灣公司，然其公司名稱與昭和鋼機極為近似，並於公司目錄大量使用昭和名稱，意圖混淆相關消費者。復以上訴人之名義搶先註冊系爭商標，顯係惡意仿襲；上訴人申請註冊第0000000號、第0000000號、第0000000 號及第0000000號商標，其與力福實業註冊第390640號與第 19076號商標近似，顯見上訴人有惡意仿襲著名公司商標之行為等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠經簡化爭點協議，當事人爭執事項厥在系爭商標有無修正前商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之商標不得註冊事由。雖當事人於104年11月10日原審準備程序期日，表示對參加人是否具有本件利害關係人資格之爭點不爭執，然該爭點為原審應依職權審理之事項，原審應審酌之：⒈參加人前於92年8月間在日本設立，為力福實業之關係企業，其所營事業為金屬加工品、玻璃製品之製作、販賣、施工，營業項目包含金屬製門窗、帷幕牆等建具製作及安裝工程；而上訴人所營事業包含門窗安裝工程業、玻璃安裝工程業、金屬建築結構及組件製造業、帷幕牆、鋁材軋延、伸線、擠型業及鋼材二次加工業等事項，故上訴人與參加人為競爭同業。⒉參加人嗣於98年7月併購昭和鋼機，概括承受昭和鋼機之權利、義務、商譽及商業利益，並受讓取得所有商標權利；而昭和鋼機前於56年間於日本取得據以評定商標之登錄，其與系爭商標近似，且為先使用人，故參加人為據以評定商標先使用人之受讓人；參加人復於101年3月23日提出與系爭商標近似之昭和商標申請註冊，申請案號為第000000000 號，兩商標所指定使用於商品或服務類似；參加人嗣於101 年6月22日提起本件商標評定案，符合主張其商標與系爭商標相同或近似，指定使用於同一或類似商品或服務，尚繫屬於申請中之商標註冊申請人規定，是參加人為適格之利害關係人。㈡被上訴人與參加人主張系爭商標與據以評定商標之商標圖樣構成近似，而兩商標使用於同一或類似商品，此為上訴人所不爭執，而參加人前於98年7月併購昭和鋼機，受讓取得所有商標權利，昭和鋼機前於56年間於日本取得據以評定商標之登記，昭和鋼機為先使用人。參加人因併購昭和鋼機公司，而為據以評定商標先使用人之受讓人，則系爭商標符合近似於參加人先使用之據以評定商標，並使用於同一或類似商品或服務之商標。㈢審視參加人所提出之評定附件10之官網網頁資料可知，上訴人於申請系爭商標註冊時，已成立逾30年，對所屬產業領域之鋁門窗、鋁帷幕牆等產品之國內外廠商產品之製造、經銷及廣告宣傳等情事，應較一般人注意，就相關商品之資訊應有相當之熟悉程度；而昭和鋼機之工程實績除遍布日本國內各處外，亦及於香港地區及我國；上訴人前於88年至89年間聘請專人輔導日本JIS品質制度之認證及取得日本工業規格JIS認證，並於95年間與日商昭和電工合作，將鋁擠型開模、擠型生產、陽極處理委由日商昭和電工處理。衡諸交易常情，上訴人經營鋁門窗及其配件零售、鋁擠型材零售、五金及家庭日常用品零售、建材零售服務業務，應可取得與其屬同一產業領域之日商昭和鋼機之相關商品資訊。㈣被上訴人或參加人雖未提出上訴人與其具有契約、地緣、業務往來等關係之具體證據，然衡酌國際間經貿來往便捷、上訴人曾取得日本JIS認證及與日本廠商合作等情，上訴人基於同業競爭關係，應熟悉國內外同業間經營情形及相關商品之資訊，則上訴人持與據以評定商標高度近似之系爭商標，指定使用於類似之鋁門窗及其配件零售、建材零售等服務申請註冊，依經驗法則或論理法則，應可認定上訴人因同業競爭關係或其他關係知悉據以評定商標存在，未經參加人同意，意圖仿襲而以不正競爭行為搶先申請註冊系爭商標，故系爭商標之註冊自有違註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之規定等語，因而將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。七、本院按：㈠「本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」現行商標法第106條第1項定有明文。查本件系爭商標之申請日為95年12月7日，核准公告日為96年7月1日，參加人嗣於101年6月22日申請評定，被上訴人於103年11月24日作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分，則本件為商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件。而系爭商標所涉註冊時商標法第23條第1項第14款，業經修正為現行商標法第30條第1項第12款，於註冊時及修正施行後之規定均為違法事由。故本件關於系爭商標是否撤銷註冊之判斷，應依商標註冊時有效之92年5月28日修正公布，同年11月28日施行，及100年6月29日修正公布，101年7月1日施行之商標法併為判斷。㈡次按現行商標法第30條第1項第12款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：．．．相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」註冊時商標法第23條第1項第14款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：．．．相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」上開規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會。現行法雖增訂意圖仿襲而申請註冊等字句，係因原條文未完全反映仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，所作修正，本款規範除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。惟上開規定之適用，主要在於商標申請人是否有仿襲之意圖，而有搶註之不公平競爭情形，本款各要件，1.相同或近似於他人先使用之商標；2.使用於同一或類似商品或服務；3.申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在；均無非在客觀證明商標申請人是否有仿襲之意圖，而有搶註之情事。上訴意旨雖以：原審認定申請人只要知悉據以評定商標之存在，即成立商標法第30條第1項第12款規定，惟就是否具備「意圖仿襲」並未論及，有判決理由不備之違法等語。惟查，本件系爭商標高度近似於據以評定商標，甚至除日文片假名外，係屬同一商標，而使用於同一或類似服務，參加人之前手「昭和鋼機」於50年起即持續廣泛使用據以評定商標於金屬製建築構件、材料等商品及服務，於58年並在日本取得商標註冊登記，上訴人因競爭同業關係知悉據以評定商標，則依上開事證足以證明系爭商標「意圖仿襲」據以評定商標而申請註冊，原判決雖將重點置於審認系爭商標近似於據以評定商標而使用於同一或類似服務，參加人有先使用據以評定商標、上訴人與參加人間具同業競爭關係而知悉據以評定商標等情，漏未推論系爭商標仿襲攀附據以評定商標等事實，上訴意旨所主張並非全無理由，但原審雖有未於判決中加以論斷者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當，先此敘明。㈢另按，證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。經查，原判決業已依據依參加人所提之證據資料，認定參加人之前手「昭和鋼機」於50年起即持續廣泛使用據以評定商標於金屬製建築構件、材料等商品及服務，於58年並在日本取得商標註冊登記等情，並詳述其事實認定之依據及得心證之理由，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴人仍執原審所不採而無庸再予調查之主張：就參加人及力福實業之關係、參加人於評定時所提發票中約95%為力福實業所開立、參加人有無「先使用」據以評定商標等重要事證予以調查，即有違誤云云；無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。㈣上訴意旨另以：本款所謂「知悉」，應不得以推論或臆測方式認定之；惟原處分及訴願決定均稱本件無事證證明上訴人直接因契約、地緣或業務關係知悉據以評定商標，而係依一般經驗法則推論知悉，原判決未察原處分缺乏明確性，仍以模糊之同業關係，認定系爭商標為「知悉」仿襲而申請，如此認定有違經驗法則及論理法則云云。惟按，本款規範意旨，係將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。申請人知悉他人商標存在的原因為何並未特別重要，只要能證明有知悉他人商標進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品或類似商品之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。從而「其他關係」可從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法之保護，上訴意旨，並非可採。㈤上訴意旨又以：註冊時商標法第23條第1項第14款，僅在因特定關係知悉他人商標而故意予以搶註時，方有適用；惟原判決未確定據以評定商標在我國或在日本是否為著名商標，僅以上訴人與參加人之前手間，於國內外具有同業競爭關係，即認定上訴人知悉並仿襲，此顯有違商標屬地原則云云。惟按本條款之規定，係86年4月15日修正增訂者，其立法理由係以：申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是該條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3 項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。因之本款所稱「先使用」之商標，自不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，亦不以著名為必要。經查，原判決關於上訴人因與參加人前手「昭和鋼機」間具有競爭同業關係而知悉據以評定商標之存在，意圖仿襲而以高度近似之系爭商標，指定使用於同一或類似之商品或服務，向被上訴人申請註冊，而有仿襲之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；原判決據以認定：據以評定商標業已在日本先使用，而未認定是否著名，自無不合。上訴意旨，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事，自非可採。㈥況且，上訴人於另案104年度行商訴字第99號上訴案（本院收案編號105年度上字第238號案）中，其提出之105年2月4 日上訴理由狀業已自承據以評定商標係於西元2010（民國99年）年7月17日權利消滅，並有所附上證一之據以評定商標日本註冊查詢結果影本一份可稽，此為本院依職權所知悉之事項，自堪採為證據，可見據以評定商標當時尚註冊存在，則顯然在系爭商標95年12月7日申請註冊時，據以評定商標尚有作為商標使用之意思。則上訴意旨以：參加人所主張之據以評定商標於系爭商標申請時並不存在，且上訴人於95年申請系爭商標時，「昭和」並無商標登記，參加人亦未將之以商標使用之，則據以評定商標是否可認為商標法所欲保護之客體，非無疑義云云，並非可採。又上訴人以：系爭商標經上訴人投入大量資金及宣傳，已打開知名度，現參加人突於2015年4月在日本重新申請據以評定商標，且無法舉出明確之使用證據，是否有掠奪上訴人多年經營成果之動機，尤有疑義云云，惟查據以評定商標重新申請註冊，係屬其商標申請權利之行使與商標權利之保護，自無從推論係為掠奪上訴人多年經營成果，上訴意旨，自屬無稽。基上說明，據以評定商標為商標更屬無訛，其為先使用商標自可認定。上訴意旨雖又以：原判決既認定參加人之前手昭和鋼機於50年即持續廣泛使用據以評定商標，且上訴人於60年代起就經營鋁門窗事業等情，然若上訴人早於數十年前即已知悉據以評定商標，又何須於數十年後方搶註系爭商標，足見原判決之認定有違經驗法則云云；惟查，系爭商標於何時申請註冊，或上訴人於其自認適當之時機申請註冊，並不影響系爭商標具有仿襲之不予註冊事由，則原審就上訴人此部分之抗辯，未說明不採之理由，並無違經驗法則，亦無判決不備理由之違法。㈦再者，本款之先使用商標，並不限於係「高度獨創性」之商標為其要件。上訴意旨另以：本件「昭和」不僅為日本年號，且為臺灣歷史上之年號，又臺灣以昭和為公司名稱設立登記者共5筆、為商標申請者共45筆，可見「昭和」非僅為外國國號，而有其特殊意義，故上訴人在與昭和電工合作後，並確認其未先使用或註冊「昭和」商標下，始就系爭商標為註冊；且上訴人使用系爭商標乃業界習慣，自無仿襲意圖；惟原審忽略及此，僅以兩造分別於日本及臺灣屬同業競爭關係，逕認系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定之不得註冊事由，對上訴人有何意圖仿襲之行為則未予說明，有判決不適用法規之違法。惟查，原判決業已詳述上訴人為老牌且與日本有合作關係之鋁門窗業者，得輾轉知悉據以評定商標之存在乙節，已敘明其認定理由，原判決此部分認定並無違反論理法則及經驗法則，亦無判決不備理由之違法，上訴意旨，並非可採。至於上訴意旨所指：參加人之關係企業力福實業雖曾以「昭和」之英文名稱「SHOWA」為商標之一部分申請註冊商標，然到期後因未申請延展而失效，即表示參加人及力福實業已無意使用「昭和」或「SHOWA」商標云云，惟查，英文名稱為「SHOWA」之商標，縱係據以評定商標之英文發音，亦係屬另一商標，尚難據以認定在系爭商標申請註冊時據以評定商標無使用，上訴意旨，並非可採。㈧復按本款既係規範後申請商標之人知悉先使用商標存在，仍以仿襲方式申請後商標註冊，本款之適用既以仿襲為本條文規制之重心，就仿襲之概念而言，當然是意圖致消費者混淆誤認之虞，並以使消費者混淆誤認之虞為目的，則本款規定之相同或近似商標，係指先使用商標與後申請商標兩者係屬相同，或其近似程度足以證明仿襲之主觀意圖者，亦即二者商標相同或顯然高度近似，而可以推知仿襲之事實，方得依據本款不予註冊，是以若已認定所申請註冊之商標係仿襲者，殊難因嗣後商標之推廣宣傳使用而讓二商標無混淆誤認之虞，蓋二商標既屬相同或顯然高度近似，消費者寓目印象就是同一商標，在市場並無併存之可能。上訴意旨以：商標法第30條第1項第12款之適用，須以兩造商標可能導致相關公眾混淆誤認之虞為要件，惟系爭商標在上訴人多年廣泛使用下，相關消費者均認知系爭商標所表彰者為上訴人之商品，故本件不該當前揭條款之事由云云。惟查，系爭商標係該當本款不得予以註冊之仿襲事由，其與據以評定商標既屬相同或顯然高度近似，基於上開說明，系爭商標縱經上訴人多年使用，消費者寓目印象就是同一商標，在市場並無併存之可能，上訴意旨，並非可採。㈨從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　105　年　　10　　月　　26　　日最高行政法院第四庭審判長法官　林　茂　權法官　鄭　忠　仁法官　吳　東　都法官　帥　嘉　寶法官　劉　介　中以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　105　年　　10　　月　　26　　日書記官　張　雅　琴

最高行政法院(含改制前行政法院)105年度判字第545號

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