106年度判字第747號｜行政：新型專利舉發｜裁判日期：106 年 12 月 28 日

最　高　行　政　法　院　判　決 106年度判字第747號上訴人　恆隆科技股份有限公司代　表　人　劉台華上訴人　瑞化股份有限公司代　表　人　高人儀共同訴訟代理人　徐偉峯　律師尤彰澤　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　洪淑敏參加人　台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司代　表　人　Stephen Michael Shafer 訴訟代理人　呂光　律師陳初梅　律師吳詩儀　律師上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國105年6月29日智慧財產法院104年度行專訴字第87號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、本件被上訴人之代表人原為王美花，嗣於民國105年7月1日改由洪淑敏擔任；參加人之代表人原為Denise Robin Rutherford，嗣改由Stephen Michael Shafer擔任，均據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。二、緣上訴人前於99年7月6日以「移除失效型無線射頻辨識電子標籤結構」向被上訴人申請新型專利，請求項共16項，第1 、10項為獨立項，其餘為附屬項。經被上訴人編為第99212838號進行形式審查准予專利後，發給新型第M393745號專利（下稱系爭專利）證書。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第94條第1項第1款及第4項之規定，對之提起舉發。案經被上訴人審查，認系爭專利違反核准時專利法第94條第4 項之規定，以103年12月19日（103）智專三（二）04206字第10321770840號專利舉發審定書為「請求項1至16舉發成立應予撤銷」之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。因原審認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴訟。嗣經原審判決駁回後，上訴人猶未服，提起上訴。三、上訴人起訴主張：單獨證據3、證據1、3之組合、證據3、4 之組合及證據3、5之組合不足以否定系爭專利請求項1、10 之進步性，亦無法進一步否定其附屬項2至9、11至16之進步性。又系爭專利請求項1至16並無違反核准時專利法第94條第4項關於進步性規定，而無專利撤銷之理由，亦無違反核准時專利法第26條「充分揭露」之規定。另被上訴人依職權審查而引用舉發人（即參加人）未引用之證據，未通知專利權人（即上訴人）答辯，即作成舉發審定，有違專利法第75條及行政程序法第104、114條規定，而訴願決定亦有未受請求之事項予以判斷之違法，並違反行政程序法第5條、第8條、第43條、第96條第1項第2款等規定及有同法第111條第7款重大明顯瑕疵之行政處分無效原因等語，求為判決撤銷原處分及訴願決定。四、被上訴人則以：㈠證據3已揭露系爭專利請求項1、10所述之表面層、位於表面層的第一表面的印刷天線及無線射頻晶片（RFIC）並形成一無線射頻辨識（RFID）裝置，及接著層等技術特徵。又由證據3圖10B、說明書第12欄第43至46行、說明書第4欄第28至29行可知，證據3揭露的技術手段實質上亦能達成令無線射頻辨識電子標籤具有自物品上移除即因無線射頻辨識（RFID）裝置破裂而失效的功能，故證據3足以證明系爭專利請求項1、10不具進步性。㈡證據3足證系爭專利請求項1、2、5至7、9至11、14至16不具進步性，因單獨證據3已足證前述請求項不具進步性，且證據1、3、4同屬RFID裝置的發明，有組合動機，故證據3、4之組合亦足證請求項1、2、5至7、9至11、14至16不具進步性；又單獨證據3已足證請求項1、2、5至7、9至11、14至16不具進步性，請求項4、13僅為運用習知帶型RFIC的特性，達到使RFID裝置因被破壞而失效之目的，故證據1、3之組合亦足證請求項1、2、4 至7、9至11、13至16不具進步性。㈢證據3圖10B之元件1002（release liner layer）與證據5圖1的第二保護片150可應用於RFID電子標籤上並與離型層之功能相同，且證據5說明書第7頁又揭露第二保護片150可為塑膠；證據3、5同屬RFID裝置的發明，故有組合動機；單獨證據3已足證請求項1、2 、5至7、9至11、14至16不具進步性，故證據3、5之組合亦足證請求項1至3、5至12、14至16不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。五、參加人則以：㈠證據1之揭露可證明請求項1、2、4、6、7、9、10、11、13、15、16不具進步性，證據3之揭露可證明請求項1、2、5、6、7、9、10、11、14、15、16不具進步性，則證據1、3之組合可充分證明請求項1、2、4、5、6、7、9 、10、11、13、14、15、16不具進步性；證據3之揭露可證明請求項1、2、5、6、7、9、10、11、14、15、16不具進步性，而證據5之揭露可證明1、3、5、8、10、12、14不具進步性，則證據3、5之組合可充分證明請求項1、2、4至16不具進步性；證據1、3之組合可充分證明請求項1至16均不具進步性；證據1、2之組合可充分證明請求項1、2、4、6、7 、9、10、11、13、15、16不具進步性；證據1、4之組合、證據3與證據4之組合可充分證明請求項1、2、4、6、7、9、10、11、13、15、16不具進步性。㈡系爭專利請求項9、16 附加特徵「印刷式RFIC」不符明確性，具有技藝人士不易瞭解及完成之處，系爭專利依法對此應詳為說明，使技藝人士能夠瞭解並據以實施，但系爭專利並無解釋如何實現並可據以實施。㈢證據7已揭露系爭專利請求項10、14之特徵，使請求項10喪失新穎性與進步性，亦足以否定系爭專利請求項1之進步性；證據7可分別與證據1、3、5組合，以證明全部請求項均不具進步性。又證據6已揭露系爭專利請求項6、7 與15之附加特徵，故可分別與證據1、3、7等組合，以證明系爭專利請求項6、7與15不具進步性。㈣系爭專利請求項1 與請求項10之差別，僅在於請求項10不具有「位於接著層上的離型層」，且請求項10之接著層係使用塗佈方式；又請求項1與10之文字雖有些微差異，但此差異並不構成實質不同，而不影響兩請求項之各技術特徵為先前技術所揭露之分析與結果。㈤關於系爭專利所稱之「接著層接著強度」，其說明書並未提出接著界面之材質及測試方法和條件；又系爭專利之接著層至少與「印刷天線」、「射頻晶片」、「表面層」及「物品」四種界面同時接著，因此應至少具有四種以上之接著強度，故系爭專利之接著層之「接著強度」參數，究竟要如何針對各種界面加以考慮並決定，系爭專利就此並未明確且充分揭露等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠比對系爭專利請求項1與證據3之「無線射頻辨識標籤100」技術特徵，證據3第7A、7B圖雖未明確揭示系爭專利請求項1之「一離型層，位於該接著層上；」技術特徵，惟系爭專利與證據3同屬RFID之技術領域，且證據3說明書第12欄第43至46行已教示當離型層1002從接著層906移除時，應力被應用於接著強度修正披覆層1001、防偽線路層1002以及接著層906之技術內容，故該所屬技術領域中具有通常知識者為增加搬運的便利性之相關問題時，應有其動機在該接著層103上形成證據3之另一實施例的離型層1002，是該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易參考證據3之技術內容並予以應用、改良以完成系爭專利，故證據3足證請求項1不具進步性。又系爭專利、證據1、證據3、證據4與證據5均同屬RFID之技術領域，是該領域中具有通常知識者當面臨如何防止惡意剝離之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，且單獨之證據3足證請求項1不具進步性，故無論證據3 、1之組合或證據3、4之組合或證據3、5之組合，均足證請求項1不具進步性。㈡證據3已揭示請求項2「該接著層為感壓膠」之技術特徵，是依附於請求項1之請求項2的接著層材質等技術特徵亦見諸於證據3，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3足證請求項2不具進步性。又系爭專利、證據1、證據3、證據4與證據5均同屬RFID之技術領域，是該領域中具有通常知識者當面臨選擇接著層之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，且單獨之證據3已足證請求項2不具進步性，則證據3、1之組合、證據3、4之組合或證據3、5之組合更足證請求項2不具進步性。㈢證據5已揭示請求項3 、12之「該表面層包括植物纖維、人造纖維及塑料（塑膠）其中之一所構成」技術特徵；又證據3第7A圖已揭示無線射頻辨識標籤具有RFID層101之技術內容，證據3雖未明確揭示請求項3之表面層材質之技術特徵，但系爭專利、證據3與證據5均同屬RFID之技術領域，該所屬技術領域中具有通常知識者為了將表面層設置於表面之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用並改良；是依附於請求項1之請求項3的表面層材質等技術特徵亦見諸於證據5，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3、5之組合足證請求項3不具進步性。㈣證據3第7A圖已教示無線射頻辨識標籤100具有RFID元件402，且上訴人亦稱「RFIC帶型為先前就有的東西」，該所屬技術領域中具有通常知識者在選擇RFID元件402的類型之相關問題時，應有其動機選擇帶型並予以應用以完成系爭專利，系爭專利並未產生無法預期之功效；是依附於請求項1之請求項4之無線射頻晶片為證據3之技術內容予以簡單應用並改良，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3足證請求項4不具進步性。又系爭專利、證據1 與證據3均同屬RFID之技術領域，是該領域中具有通常知識者當面臨選擇無線射頻晶片之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，單獨之證據3足證請求項4不具進步性，證據3、1之組合更可足證請求項4不具進步性。㈤證據3已揭示請求項5之「該無線射頻晶片（RFID元件402）的工作頻率包括高頻、超高頻以及微波的其中之一」技術特徵；是依附於請求項1之請求項5的無線射頻晶片的工作頻率等技術特徵亦見諸於證據3，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3 足證請求項5不具進步性。又系爭專利、證據1、證據3、證據4與證據5均同屬RFID之技術領域，是該領域中具有通常知識者當面臨選擇無線射頻晶片的工作頻率之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，單獨之證據3足證請求項5不具進步性，證據3、1之組合或證據3 、4之組合或證據3、5之組合更可足證請求項5不具進步性。㈥證據3已揭示請求項6之「其中該印刷天線（防偽線路102 或天線層903）係使用導電油墨，以印刷以及塗佈方式的其中之一而形成。」技術特徵，是依附於請求項1之請求項6的印刷天線之形成方式及其材料等技術特徵亦見諸於證據3，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3足證請求項6不具進步性。又系爭專利、證據1、證據3、證據4與證據5均同屬RFID之技術領域，是該領域中具有通常知識者當面臨選擇印刷天線的形成方式及其材料之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，且單獨之證據3足證請求項6不具進步性，故證據3、1之組合或證據3、4之組合或證據3、5之組合更足證請求項6不具進步性。㈦證據3已揭示請求項7之「其中該導電油墨包括含銀之熱固型導電油墨以及紫外線固化型導電油墨的其中之一。」技術特徵，是依附於請求項6之請求項7的導電油墨之固化方式以及其材料等技術特徵亦見諸於證據3 ，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3足證請求項7不具進步性。又系爭專利、證據1、證據3、證據4與證據5均同屬RFID之技術領域，是該領域中具有通常知識者當面臨選擇印刷天線的形成方式及其材料之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，單獨之證據3足證請求項7不具進步性，證據3、1之組合或證據3、4之組合或證據3、5之組合更可足證請求項7不具進步性。㈧證據5已揭示請求項8之「該離型層包括具有離型效果之塑膠薄膜」技術特徵，又證據3第7A圖已揭示無線射頻辨識標籤5之結構，且證據3說明書第12欄第43至46行已揭示無線射頻辨識標籤更具有離型層1002，證據3雖未明確揭示系爭專利請求項8之離型層材質，但系爭專利、證據3與證據5均同屬RFID之技術領域，該所屬技術領域中具有通常知識者為將表面層設置於表面之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用並改良；是依附於請求項1之請求項8的離型層材質等技術特徵亦見諸於證據5，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3、5之組合足證請求項8不具進步性。㈨證據3說明書第22欄第1至4行已教示另一實施例之天線層 903藉由網版印刷方式，將一導電的高分子聚合物厚膜油墨（例如：含銀油墨）印刷於基材901的頂表面，且上訴人亦自承「RFIC帶型為先前就有的東西」等語，該所屬技術領域中具有通常知識者在選擇RFID元件402的類型之相關問題時，應有其動機選擇印刷式並予以應用以完成系爭專利，系爭專利並未產生無法預期之功效；是依附於系爭專利請求項1 之請求項9之無線射頻晶片為證據3之技術內容予以簡單應用並改良，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3足證請求項9不具進步性。又系爭專利、證據1、證據3、證據4與證據5均同屬RFID之技術領域，是該領域中具有通常知識者當面臨選擇無線射頻晶片之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，單獨之證據3足證請求項9不具進步性，證據3、1之組合或證據3、4之組合或證據3、5之組合更可足證請求項9 不具進步性。㈩比對系爭專利請求項10與證據3之「無線射頻辨識標籤100」技術特徵，證據3雖未明確揭示請求項10之「一接著層（接著層103），係塗佈在該表面層（RFID層101）的第一表面、該印刷天線（防偽線路102）及該無線射頻晶片（RFID元件402）上；」及「該移除失效型無線射頻辨識電子標籤（無線射頻辨識標籤100）結構在使用前塗佈該接著層（接著層103），且黏著在一物品的表面（表面201）上。」等技術特徵，惟證據3第2A、7A圖已教示該無線射頻辨識標籤100具有該接著層103，並利用該接著層103黏貼於一物品的表面201上，證據3說明書第15欄第23至25行已教示接著層可被塗佈（applied）於已經附有防偽線路905的表面層901上，該所屬技術領域中具有通常知識者為將該接著層 103遮蓋於防偽線路102、RFID元件402以及RFID層101之第一表面之相關問題時，應有其動機以證據3之另一實施例的塗佈方式將接著層103塗佈於防偽線路102、RFID元件402及RFID層101之第一表面，故該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易參考證據3之技術內容並予以應用、改良以完成系爭專利，故證據3足證請求項10不具進步性。又系爭專利、證據1、證據3、證據4與證據5均同屬RFID之技術領域，是該領域中具有通常知識者當面臨如何防止惡意剝離之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，且單獨之證據3已足證請求項10不具進步性，則證據3、1之組合或證據3、4之組合或證據3、5之組合更足證請求項10不具進步性。證據3已揭示請求項10之「其中該接著層（接著層103）為接著劑，而該接著劑包括感壓膠（例如：證據3之感壓膠）、熱熔膠、光硬化接著劑、常溫硬化接著劑、熱硬化接著劑、雙液型接著劑以及溶劑型接著劑的其中之一」技術特徵，是依附於請求項10之請求項11的接著層等技術特徵亦見諸於證據3，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3足證請求項11不具進步性。又系爭專利、證據1、證據3、證據4與證據5均同屬RFID之技術領域，是該領域中具有通常知識者當面臨選擇接著層之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，且單獨之證據3足證請求項11不具進步性，則證據3、1之組合或證據3、4之組合或證據3、5之組合更足證請求項11不具進步性。證據5已揭示請求項12之「該表面層包括植物纖維、人造纖維及塑料（塑膠）其中之一所構成」技術特徵；又證據3第7A圖或已揭示無線射頻辨識標籤具有RFID層101之技術內容，證據3雖未明確揭示請求項12之表面層材質，但系爭專利、證據3與證據5均同屬RFID之技術領域，該所屬技術領域中具有通常知識者為了將表面層設置於表面之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用並改良；是依附於請求項10之請求項12的表面層材質等技術特徵亦見諸於證據5，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3與證據5之組合足以證明請求項12不具進步性。證據3第7A圖已教示無線射頻辨識標籤100具有RFID元件402之技術內容，且上訴人亦自承「RFIC帶型為先前就有的東西」，該所屬技術領域中具有通常知識者在選擇RFID元件402的類型之相關問題時，應有其動機選擇帶型並予以應用以完成系爭專利，系爭專利並未產生無法預期之功效；是依附於請求項10之請求項13之無線射頻晶片為證據3之技術內容予以簡單應用並改良，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3足以證明請求項13不具進步性。又系爭專利、證據1、3均同屬RFID之技術領域，是該領域中具有通常知識者當面臨選擇無線射頻晶片之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，且單獨之證據3已足證請求項13不具進步性，則證據3、1之組合更足證請求項13不具進步性。證據3已揭示請求項14之「該無線射頻晶片（RFID元件402）的工作頻率包括高頻、超高頻以及微波的其中之一」技術特徵，是依附於請求項10之請求項14的無線射頻晶片的工作頻率等技術特徵亦見諸於證據3，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3足以證明請求項14不具進步性。又系爭專利、證據1、證據3、證據4與證據5均同屬RFID之技術領域，是該領域中具有通常知識者當面臨選擇無線射頻晶片的工作頻率之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，且單獨之證據3已足證請求項14不具進步性，則證據3、1之組合或證據3、4之組合或證據3、5之組合更足證請求項14不具進步性。證據3已揭示請求項15之「其中該印刷天線（防偽線路102或天線層903）係使用含銀之熱固型導電油墨以及紫外線固化型導電油墨的其中之一，以印刷（網版印刷）以及塗佈方式的其中之一而形成」技術特徵；是依附於請求項10之請求項15的印刷天線之形成方式以及其材料與導電油墨之固化方式及其材料等技術特徵亦見諸於證據3，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3足證請求項15不具進步性。又系爭專利、證據1、證據3、證據4與證據5均同屬RFID之技術領域，是該領域中具有通常知識者當面臨選擇印刷天線的形成方式及其材料之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，且單獨之證據3足證請求項15不具進步性，則證據3、1之組合或證據3、4之組合或證據3、5之組合更足證請求項15不具進步性。證據3說明書第22欄第1至4行已教示另一實施例之天線層903藉由網版印刷方式，將一導電的高分子聚合物厚膜油墨（例如：含銀油墨）印刷於基材901的頂表面之技術內容，上訴人亦自承「RFIC帶型為先前就有的東西」，該所屬技術領域中具有通常知識者在選擇RFID元件402的類型之相關問題時，應有其動機選擇印刷式並予以應用以完成系爭專利，系爭專利並未產生無法預期之功效；是依附於請求項10之請求項16之無線射頻晶片為證據3之技術內容予以簡單應用並改良，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，證據3足證請求項16不具進步性。又系爭專利、證據1、證據3、證據4與證據5均同屬RFID之技術領域，是該領域中具有通常知識者當面臨選擇無線射頻晶片之相關問題時，應有其動機參考渠等證據之技術內容並予以應用或組合，單獨之證據3 足證請求項16不具進步性，證據3、1之組合或證據3、4之組合或證據3、5之組合更可足證請求項16不具進步性。雖參加人於舉發階段時未明確以證據3圖2B作為舉發理由，被上訴人與訴願機關嗣引用證據3圖2B作為審定理由前，未明確通知上訴人就此予以答辯，尚有未洽，有待被上訴人及訴願機關日後改善，惟被上訴人以系爭專利有違99年8月25日修正公布之專利法第94條第4項規定，而為「請求項1至16舉發成立應予撤銷」之處分，於法並無不合等語，因而將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。七、本院按：㈠「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定。」為現行專利法第119條第3項本文所明定，其立法理由如同該法第71條發明專利權提起舉發規定相同，係以：「核准發明（新型）專利權之要件係依核准審定時之規定辦理，其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，始為一致，爰予明定。」查系爭專利申請日為99年7月6日，經被上訴人於99年10月7日形式審查准予專利，99年12月1日公告。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第94條第1項第1款及第4項之規定，對之提起舉發，經被上訴人審查後於103年12月19日作成「請求項1至16舉發成立應予撤銷」之處分，則依前引現行專利法第119條第3項本文規定，新型專利權得提起舉發之情事，自應以核准處分時所適用之99年8月25日修正公布之專利法（下稱核准時專利法）規定為斷。㈡次按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，且可供產業上利用者，得依核准時專利法第93條、第94條第1項規定，申請取得新型專利。又新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，同法第94條第4項定有明文。而新型有違反同法第94條第4項規定者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之（同法第107條第2項規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第94條第4項所定情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。㈢另按判斷申請新型專利是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，應以申請新型專利之新型的整體，亦即以每一請求項中新型的整體為對象，而非以請求項之各元件之技術特徵為個別比對，但因新型專利係由各別構件組合而成，各部分構件亦有其技術內容，所以在判斷新型專利是否具進步性時，不得不依下列步驟判斷之：1、確定被比對新型專利之新型專利範圍；2、確定相關先前技術所揭露的內容；3、確定被比對新型專利所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；4、確認被比對新型專利與相關先前技術之間的差異；5、該被比對新型專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成被比對新型專利的整體。所以只要按此步驟所為之新型專利進步性判斷，以每一請求項所載之發明的整體為對象，依據上開進步性之判斷步驟，將該發明所欲解決之問題、技術手段及對照先前技術之功效，予以綜合考量者，自合於新型專利進步性整體判斷之基準。此為我國現行進步性審查實務之慣行，與美國、日本新型專利審查步驟亦同，殊無法想像如何跳過上開1至4步驟，未確認被比對新型專利與相關先前技術之間的差異，逕就第5步驟就被比對新型專利與相關先前技術直接擇其相異之構件作進步性判斷。是以只要依據上開進步性之判斷步驟，將該發明所欲解決之問題、技術手段及對照先前技術之功效，予以綜合考量者，自合於新型專利進步性整體判斷之基準。㈣原判決關於證據3與系爭專利之技術內容，係就系爭專利申請範圍確定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，已詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。玆就以下各點再詳述之： ⒈經查，原判決對各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，關於獨立項第1項差異部分，認定系爭專利與證據3同屬RFID之技術領域，且證據3說明書第12欄第43至46行已教示當離型層1002從接著層906移除時，應力被應用於接著強度修正披覆層1001、防偽線路層1002以及接著層906之技術內容，故該所屬技術領域中具有通常知識者為了增加搬運的便利性之相關問題時，應有其動機在該接著層103上形成證據3之另一實施例的離型層1002，是該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易參考證據3之技術內容並予以應用並改良以完成系爭專利；關於獨立項第10項差異部分，認定：證據3圖式第 2A、7A圖已教示該無線射頻辨識標籤100具有該接著層103，並利用該接著層103黏貼於一物品的表面201上，證據3說明書第15欄第23至25行已教示接著層可被塗佈（applied）於已經附有防偽線路905的表面層901上，該所屬技術領域中具有通常知識者為了將該接著層103遮蓋於防偽線路102、RFID元件402以及RFID層101之第一表面之相關問題時，應有其動機以證據3之另一實施例的塗佈方式將接著層103塗佈於防偽線路102、RFID元件402以及RFID層101之第一表面，故該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易參考證據3之技術內容並予以應用並改良以完成系爭專利等之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨以：原判決認定系爭專利請求項1、10不具進步性之依據，與系爭專利說明書、證據3說明書所揭露之技術不符，原判決違反經驗法則及論理法則，而有不備理由之違法云云。無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。 ⒉再按申請專利範圍之撰寫格式，所謂開放式連接詞通常以「包含」表示之，英文可譯為「include」、「comprise（comprising）」、或「comprising essentially of」。表示該專利請求項之專利要件至少包含了主文中的元件或步驟，但不排除有主文所未記載之其他元件或步驟。經查，系爭專利請求項1係採用「包括」之連接詞，可知系爭專利請求項1係採用開放式連接詞並不排除有請求項未記載的其它元件，此為原審所認定之事實，自亦不排除證據3圖2B所呈現之「齒狀分離」之技術特徵。則證據3圖2B所呈現之「齒狀分離」已揭示系爭專利「該接著層103的接著強度大於或等於該防偽線路102的材料強度」；上訴意旨以：原審竟為相反之認定，進而認定證據3揭露系爭專利請求項1及10所有技術特徵，而可證明該請求項1、10不具進步性，有判決不備理由之違法云云，自非可採。 ⒊再者，系爭專利請求項1係界定「其中該接著層的接著強度滿足以下條件的其中之一：大於或等於該表面層的材料強度；大於或等於該印刷天線的材料強度；大於或等於該印刷天線對該表面層的附著強度；大於或等於該無線射頻晶片對該表面層的附著強度；大於或等於該無線射頻晶片對該印刷天線的附著強度」之技術特徵，其僅界定「該接著層的接著強度」與「該表面層的材料強度」、「該印刷天線的材料強度」、「印刷天線對該表面層的附著強度」、「該無線射頻晶片對該表面層的附著強度」、「該無線射頻晶片對該印刷天線的附著強度」間的「相互比較」的特徵；而證據3第5欄第54至61行以及圖式第2B圖已揭露當無線射頻辨識標籤100被移除時，一部分的防偽線路102殘留於RFID層101上，另一部分的防偽線路102則殘留於接著層103上之技術內容，亦為原審所認定之事實，此即表示該接著層103的接著強度大於或等於該防偽線路102的材料強度之技術內容，即為系爭專利請求項1之上述「其中該接著層的接著強度滿足以下條件的其中之一：（如上所述）……」之技術特徵。證據3既有相對應的元件而與系爭專利請求項1相比較，即可證明其相應之技術特徵，而且通常知識者可依據系爭專利之說明書內容以改變與影響電子標籤的結構與形狀特徵，此亦為原審所認定之事實，顯見證據3已揭露該接著層103的接著強度大於或等於該防偽線路102的材料強度關係之技術內容；又縱如上訴人所稱，證據3係透過所謂接著強度調整層可確保該防偽線路102被破壞等語，惟此表示該接著層103的接著強度大於或等於該防偽線路102的材料強度，如此才可以造成防偽線路102的被破壞，顯亦揭示了系爭專利請求項1之「其中該接著層的接著強度滿足以下條件的其中之一：（如上所述）……」之技術特徵。上訴意旨徒以：原判決將系爭專利解釋成必須包括證據3之接著強度調整層，惟該接著強度調整層對系爭專利而言，顯屬不必要之技術，將證據3之必要技術手段「接著強度調整層」排除於與系爭專利進步性的判斷之外；且原判決誤認證據1、3相關圖式揭露系爭專利「改良接著層的接著強度大於或等於其他元件的材料強度或附著強度」之技術特徵，但證據3所採用之接著層僅為一般接著層，並未揭露具有與系爭專利相同之「直接改良接著層的接著強度大於或等於其他元件的材料強度或附著強度」技術特徵云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。 ⒋再查，證據3圖式第7A圖已揭示RFID層101具有第一表面以及第二表面之技術內容。其中證據3之「RFID層101」之技術內容係可對應至系爭專利請求項1之「表面層」之技術特徵，故證據3已揭示系爭專利請求項1之「一表面層（RFID層101 ），具有一第一表面及一第二表面，且互為相對面；」技術特徵。又查，證據3圖式第7A圖已揭示防偽線路102位於RFID層101之第一表面上，再由證據3說明書第4欄第57至59行已揭示防偽線路102係以印刷導電油墨製成之技術內容。其中證據3之「防偽線路102」之技術內容係可對應至系爭專利請求項1之「印刷天線」之技術特徵，故證據3已揭示系爭專利請求項1之「一印刷天線（防偽線路102），位於該表面層（RFID層101）的第一表面上；」技術特徵。上訴意旨以：原判決認證據3「防偽線路102」技術特徵可對應至請求項1「印刷天線」；忽略系爭專利說明書及請求項1、10所界定「表面層10」為一種「材料」，而無可能等於證據3之電氣元件層「RFID層101」云云，再予爭執，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事，自非可採。 ⒌復查，證據3說明書第9欄第30行以下，揭露RFID元件402可測試防偽線路102的完整性，因此，當RFID元件402偵測到防偽線路102已經被破裂，其可將此資料紀錄在RFID元件402內的電子記憶體晶片中，RFID元件402應具有邏輯計算的能力，如此才可以判斷防偽線路102是否具完整性，證據3之RFID元件402之技術內容係可對應至系爭專利請求項1之無線射頻晶片之技術特徵，上訴意旨以：證據3之「RFID元件102」依其內部證據應限定為「記憶晶片」；原判決遽認證據3之「 RFID元件102」技術特徵可對應至請求項1、10「無線射頻晶片」技術特徵等節，有判決不適用法規及不備理由之違法云云，無非對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，並非可採。 ⒍另查，原判決係以：證據3之圖式第7A圖揭示之技術內容，其中，該防偽線路102以及該RFID元件402均位於該RFID層101的表面上，又證據3說明書第4欄第25至26行教示最外層104並非必須，且證據3說明書第6欄第39行教示防偽天線102可構成天線之全部或部分之技術內容，因而認定：所屬技術領域中具有通常知識者能輕易的將該無線射頻辨識標籤100不設置有最外層104，並將防偽天線102設計為天線而與RFID元件402電性連接，如此在該防偽線路102與該RFID元件402與該RFID層101並無其它元件，如此可達成系爭專利之防止無線射頻辨識電子標籤的功能遭到轉移的功效之技術特徵，是系爭專利請求項1為所屬技術領域中具有通常知識者依證據3顯能輕易完成，經核並無不合。 ⒎本件係新型，只要符合形狀、構造或組合的規定，即為其技術特徵，證據3圖式第7A圖已揭示RFID層101具有第一表面以及第二表面之技術內容。其中證據3之「RFID層101」之技術內容係可對應至系爭專利請求項1之「表面層」之技術特徵，只要關於形狀、構造之技術特徵為已足，故證據3已揭示系爭專利請求項1之「一表面層（RFID層101），具有一第一表面及一第二表面，且互為相對面；」技術特徵。上訴意旨以：系爭專利請求項1、10之「一印刷式天線，位於該表面層的第一表面上」技術特徵，係界定該印刷式天線與表面層之間，不無可能存在其他元件云云，並非可採。 ⒏另外，系爭專利請求項1係採用「包括」之連接詞，可知系爭專利請求項1係採用開放式連接詞，並不排除有請求項未記載的其它元件，則原判決認系爭專利申請專利範圍亦無排除是否以其它元件偵測並回報該破壞之情狀，也就是系爭專利該部分範圍太廣之意，致為證據3先前技術所揭露。上訴意旨以：原判決逕認因請求項1、10採用「開放性連接詞」，即可違反該請求項所認定之結構特徵，而可任意插入任何元件於其中，如此將實質變更請求項1、10之申請專利範圍，原判決此部分認定與事實不符，有判決不備理由之違法云云，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，自非可採。 ⒐上訴意旨另以：由專利審查基準第3.1.2項、第3.1.3項規定，可證原判決將系爭專利請求項10之「塗佈」認定為非屬新型專利之結構特徵，即有違前揭判斷規定，亦證原判決有不適用法規或適用不當及理由矛盾之違法云云。新型係指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合的創作，涉及材料成分或製造方法之改良，必須詳述形狀、構造或組合，始符合形狀、構造或組合的規定，然該涉及材料成分或製造方法之改良，究非新型專利構成要件之物品之形狀、構造或組合的創作，僅因權宜之計，而得記載於申請專利範圍，但不得作為新型之技術特徵，以認定其具進步性。查，原判決並未否認系爭專利請求項10之「塗佈」，得記載於申請專利範圍，才會認定：證據3雖未明確揭示系爭專利請求項 10之「一接著層（接著層103），係塗佈在該表面層（RFID 層101）的第一表面、該印刷天線（防偽線路102）及該無線射頻晶片（RFID元件402）上；」以及「該移除失效型無線射頻辨識電子標籤（無線射頻辨識標籤100）結構在使用前塗佈該接著層（接著層103），且黏著在一物品的表面（表面201）上。」等技術特徵。並說明：該所屬技術領域中具有通常知識者為了將證據3接著層103遮蓋於防偽線路102、 RFID元件402以及RFID層101之第一表面之相關問題時，應有其動機以證據3之另一實施例的塗佈方式將接著層103塗佈於防偽線路102、RFID元件402以及RFID層101之第一表面，故該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易參考證據3之技術內容並予以應用、改良，以完成系爭專利，經核亦無不合。至於原判決又稱：請求項10之接著層雖為構造，惟該塗佈係屬該接著層的形成方法，非屬新型專利之結構特徵，且未改變或影響系爭專利之結構特徵，於判斷系爭專利對物品之形狀、構造或裝置之創作是否具進步性時，可視為習知技術之運用，原判決在於說明：不得以該非結構特徵即該「塗佈」方法認定其具功效之增進，並無判決理由矛盾之處，附此敘明。 ⒑又查，系爭專利附屬項部分，係分別依附於系爭專利請求項1或10之請求項，原判決乃逐項經整體技術特徵比對，認定系爭專利附屬項之結構與技術已為證據3、或其他證據之組合所揭示，僅予以簡單應用並改良，而為所屬之無線射頻辨識（RFID）標籤技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，不具有進步性等情，原判決業已詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。玆再就上訴意旨重點分述如下： ①原判決認證據3並未揭露系爭專利請求項4、13「無線射頻晶片為含無線射頻晶片之帶型（RFIC strap）」之技術特徵，原判決除將證據3圖7A所教示之無線射頻辨識標籤100具有之RFID元件402對比至請求項4、13（RFIC strap），最主要係以：上訴人亦不否認「RFIC帶型為先前就有的東西」等情，此為原審所認定之事實（原審卷㈡第326頁），核無不合，足見RFIC帶型為習知技術，則原審認定該所屬技術領域中具有通常知識者在選擇RFID元件402的類型之相關問題時，應有其動機選擇帶型並予以應用以完成系爭專利，系爭專利並未產生無法預期之功效。上訴意旨忽略其曾自承「RFIC帶型為先前就有的東西」等語，而質疑主張：原審將請求項4、13「帶型（RFIC strap）」解為其所附屬之獨立項1、10之「無線射頻晶片」，再以移花接木之方式認定證據1之「RFID 元件402」對應至請求項4、13「無線射頻晶片為含無線射頻晶片之帶型（RFIC strap）」，則原判決此部分理由顯然違反「請求項差異原則」，而有判決不適用法規或適用不當、不備理由及理由矛盾之違法云云，殊屬不合。 ②上訴意旨另以：所有證據均未揭露系爭專利請求項9、16之「無線射頻晶片為印刷式RFIC」技術特徵，惟原判決逕認證據3足證前揭技術特徵，顯見原判決係憑空臆測而有違「整體原則」，並有判決不適用法規或適用不當及不備理由之違法云云。惟查，證據3雖無明確揭露RFID元件402為印刷式，但證據3說明書第22欄第1至4行已教示另一實施例之天線層 903藉由網版印刷方式，將一導電的高分子聚合物厚膜油墨（例如：含銀油墨）印刷於基材901的頂表面，此為原審所認定之事實，自無不合。再者，所謂的印刷式RFIC應是指以印刷的方式將無線射頻晶片設置於物品上，該無線射頻晶片雖為構造，但「印刷式」為該無線射頻晶片之製成方式，此為原審所認定之事實，並無不合，是所謂「印刷式」非屬新型之形狀、構造或組合特徵，雖得寫入申請專利範圍文字中，但仍應視系爭新型專利之物品之形狀、構造或裝置是否具進步性，尚難以「印刷式」非結構特徵認定其具進步性。上訴意旨，亦非可採。 ⒒末查，實務上判決所列載「爭執事項或爭執要點」並非判決應記載事項，僅係為明白顯示雙方爭執內容，以利判決書寫而已，判決雖未列明所謂「爭執事項或爭執要點」，但在其他理由欄中已分別提及該事項意旨，僅未記載所主張之概念或字詞，或判決雖未記載但該事項係不影響判決基礎者，均不構成判決不備理由之違法。經查，上訴人固曾主張原審準備程序漏列其所提出之「爭執事項」，並經原審審判長確認為本件審理範圍者，無非下列事項：「一、舉發審定書及訴願決定書均逕行引用舉發人（即參加人）所未提出之舉發理由及證據（證據3圖2B)，且各自之理由亦互相不同，作為判斷系爭專利不具進步性依據，是否違反專利法第75條及行政程序法第104條、第114條而應予撤銷？二、訴願決定書是否有『未受請求之事項予以判斷』(訴外裁判)之違法？以及違反行政程序法第5條之『明確定原則』，另第43條、第96條第1項第2款等規定所明揭之『說明理由義務』、第8條行政處分應誠實信用之規定、第111條第7款重大明顯瑕疵之行政處分無效原因？四、系爭專利請求項1、10是否符合『專利審查基準』關於進步性多項判斷因素之規定：『發明具有無法預期之功效』、『發明克服技術偏見』、『省略技術特徵之發明』或『組合發明』，而具進步性？」玆分述如下： ①按專利法第75條規定，專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。按專利進步性之審查，在於技術之比對，舉發人於舉發時已提出引證證據，並已在舉發理由書中具體指明該引證案中據以舉發之技術特徵，因引證案專利說明書內作為實施例說明之圖示，在於說明引證案之技術特徵，係舉發人對已提出理由及證據之說明而已，並非該條所謂舉發人未提出之理由及證據，若專利專責機關逕引用該圖示而為審定，係其適用行政程序法第43條，斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，所為之結論，自無該條應通知專利權人限期答辯之適用，訴願機關依訴願法所為訴願決定書亦同。經查，證據3圖2B係就實施例之圖示，上訴意旨以：被上訴人及訴願機關引用證據3圖2B作為審定理由前，未明確通知上訴人就此予以答辯，有違專利法第75條及行政程序法第104、114條規定，而原審就此違背法令情事，未予糾正，顯有判決不適用法規或適用不當之違法云云。惟查，舉發人於舉發理由書業已提及與證據3圖2B所揭露相同之技術特徵（參見證據3第4欄第24~26行，第30~32行、第56~64 行），自非舉發人未提出之理由及證據，則被上訴人自無庸通知專利權人限期答辯，逕就該技術特徵作為比對基礎，並依論理及經驗法則判斷事實之真偽，而為審定，自無不合。②況訴願機關或原審均有其依職權認定事實適用法律之權，則上訴人於訴願程序即已針對原處分援引證據3圖2B部分予以實體說明（104年1月16日所提之訴願書第5至6頁），於原審審理時亦為充分的書面及口頭陳述，更無不合。至於原審雖有於判決中謂：「被告（即被上訴人）與訴願機關嗣引用證據3圖2B作為審定理由前，未明確通知原告（即上訴人）就此予以答辯，尚有未洽，有待被告及訴願機關日後改善」云云，顯係贅詞，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。所以上訴意旨顯不足採，則被上訴人所為審定並未違反專利法第75條，更無行政程序法第104 條、第114條適用可言。 ③另所謂「訴外裁判」，係指法院就當事人未經聲明之事項為判決，若延伸至訴願決定機關，係指訴願決定就當事人未經聲明之事項所為而言，本件情形依上所述，與訴外裁判顯不相同，上訴人誤引訴外裁判名詞而為主張，自屬不當而不可採。 ④此外，行政程序法第96條第1項第2款所謂「事實、理由及其法令依據」，乃行政機關為處分時，斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，作成決定-即「主旨」之所由依據；書面行政處分所記載之「事實、理由及其法令依據」，如已足使受處分之相對人瞭解該處分之決定（主旨）所由之原因事實及其依據之法令，且不影響處分之結果者，縱其事實與理由之記載稍欠完足，尚難謂為理由不備或違反行政行為內容之明確性原則。行政程序法第96條第1項第2款規定之目的，在使人民得以瞭解行政機關作成行政處分之法規根據、事實認定及裁量之斟酌等因素，以資判斷行政處分是否合法妥當，及對其提起行政救濟可以獲得救濟之機會，並非課予行政機關須將相關之法令、事實或採證認事之理由等等鉅細靡遺予以記載，始屬適法。故書面行政處分所記載之事實、理由及其法令依據，如已足使人民瞭解其原因事實及其依據之法令，即難謂有違「說明理由義務」或「明確定原則」，此在本件行政程序進行之審定、訴願程序，以及審定書、訴願決定書之內容，經核當然無上開之違法，亦無行政程序第8條行政處分應誠實信用之適用，原審認無庸贅於判決中加以論斷者，且不影響於判決之結果，當然與所謂判決不備理由之違法情形不相當。 ⑤行政程序法第111條就行政處分之無效原因，採重大明顯瑕疵說，第1至6款是重大明顯之例示，第7款則為重大明顯之概括規定。所謂「重大明顯」，係指其瑕疵之程度，不但重大，且如同寫在額頭上，任何人一望即知。如果其瑕疵非重大，或非明顯，即難指該行政處分為無效。本件亦無此重大明顯瑕疵情形。 ⑥上訴人引用行政程序上常用的概念名詞，在本件技術特徵並不複雜困難的新型專利案件中作無謂主張，殊無助於本件新型技術特徵之釐正，其實上開所謂常用的概念名詞之事項，應在言詞辯論時由雙方說明清楚即可，本件若非原審於言詞辯論中確認上開所謂「爭執事項」為本件審理範圍者，並據之為上訴理由，殊無再費詞說明之價值。 ⑦至於上訴意旨所指：關於進步性多項判斷因素之規定：「發明具有無法預期之功效」、「發明克服技術偏見」、「省略技術特徵之發明」或「組合發明」等主張，分別為原判決在論述系爭專利不具進步性的其他理由欄中已分別提及其意旨，僅未集中記載上訴人所主張之概念或字詞，如判決第48頁10之「發明克服技術偏見」、第49頁11之「組合發明」、第42~44頁3論述「省略技術特徵之發明」，且上訴人又未舉證證明系爭專利「發明（新型）具有無法預期之功效」，上訴意旨以：原判決未依專利審查基準判斷本件進步性之爭議云云，自有未合。 ⒓從而，上訴人所主張原判決所未列明上開所謂「爭執事項或爭執要點」，但在原判決其他理由欄中業已分別提及該事項意旨，或判決雖未記載但該事項係不影響判決基礎者，均不構成判決不備理由之違法。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　106　年　　12　　月　　28　　日最高行政法院第四庭審判長法官　林　茂　權法官　林　文　舟法官　帥　嘉　寶法官　林　樹　埔法官　劉　介　中以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　106　年　　12　　月　　28　　日書記官　劉　柏　君

最高行政法院(含改制前行政法院)106年度判字第747號

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