最高行政法院(含改制前行政法院)107年度判字第161號｜法律人

最　高　行　政　法　院　判　決 107年度判字第161號上訴人　辛耘企業股份有限公司代　表　人　謝宏亮訴訟代理人　陳國樟　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　洪淑敏參加人　財政部關務署高雄關代　表　人　陳金標參加人　聯合光纖通信股份有限公司代　表　人　王博諒上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國105年8月4日智慧財產法院105年度行專訴字第7號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、本件參加人財政部關務署高雄關（下稱財政部高雄關）之代表人由陳善助變更為陳金標；參加人聯合光纖通信股份有限公司（下稱聯合光纖公司）之代表人由徐肇佑變更為王博諒，玆均經其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。二、緣上訴人前手林連豐、李琇鳳二人前於民國94年5月23日以「電子封條」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共23項（嗣於96年6月26日修正申請專利範圍為共29項，其中請求項1、4、11、15、21、22、23、24、26、27及28為獨立項，其餘為附屬項），並主張國際優先權為美國第11／072,446專利申請案（申請日為西元2005年3月7日）以及國內優先權為我國第93208575號專利申請案（申請日為93年5月31日），經被上訴人編為第94116801號審查，准予專利並於97年1月1日公告後發給發明第I292007號專利證書（下稱系爭專利）。嗣林連豐、李琇鳳二人於99年6月17日將系爭專利權讓與登記予上訴人。參加人財政部高雄關於100年6月27日以系爭專利優先權不合法、系爭專利有違核准時專利法第26條第2項規定、系爭專利請求項24至26違反同法第26條第3項、第4項規定、系爭專利不具產業利用性、不具新穎性及不具進步性等發明專利要件，對之提起舉發；參加人聯合光纖公司則於101年1月12日以系爭專利優先權不合法、系爭專利有違核准時專利法第26條第2項規定、系爭專利請求項21至29 違反核准時專利法第26條第3項規定，系爭專利請求項19、 21至26、28違反核准時專利法第26條第4項規定、系爭專利不具產業利用性、不具新穎性或擬制喪失新穎性、不具進步性等發明專利要件，對之提起舉發，上訴人遂於舉發審查期間之101年8月24日、102年7月23日、103年10月31日及104年1月23日共4度提出系爭專利申請專利範圍更正之申請。案經被上訴人審查，分別以104年5月27日（104）智專三（一）02064字第10420694860號專利舉發審定書（原處分1）、（104）智專三（一）02064字第10420694700號專利舉發審定書（原處分2）認前3次更正視為撤回，第4次即104年1月23日之更正則不應准許，並就本件舉發事件均為「請求項1至29 舉發成立應予撤銷」之處分。上訴人不服，分別提起訴願，經經濟部分別以104年12月8日經訴字第10406317250號決定（訴願決定1）、同年月9日經訴字第10406317170號決定（訴願決定2）駁回，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。原審認本件判決之結果，若認定應撤銷訴願決定及原處分，將影響參加人之權利或法律上之利益，遂依職權命參加人獨立參加本件訴訟。三、上訴人起訴主張：㈠原請求項22所載技術特徵並未界定射頻識別晶片及天線裝置具體是在何種狀態下提供射頻識別功能，亦未界定該射頻識別晶片及天線裝置具體是在何時停止提供射頻識別功能，更正後請求項22所引入的文字確實是對原請求項22所載技術特徵作進一步限定，非為引入附加原請求項22所未記載的額外技術特徵。再者，只要更正請求項內容就必然會改變原來技術特徵，惟若所改變者只是原技術特徵的下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，即合於專利審查基準之規定，更正後請求項22符合該規定。至請求項22更正後所引入的文字並未涉及請求項中的元件結合關係。是系爭專利權人於104年1月23日更正請求項22，係屬合法，並無實質變更申請專利範圍，違法之原處分及原決定均應予撤銷。㈡對於請求項中沒有界定到的技術特徵，發明說明中的任何實施例都不需要去對它作說明，就算有作出說明，也無需去審究該說明是否符合明確且充分揭露要件。因此，請求項21、22、24至26、28至29以外的請求項既然未界定「剪斷時停止提供射頻識別功能」，依法即無需針對該些以外的請求項去審究其是否符合明確且充分揭露要件。況系爭專利第一至四較佳實施例均未違反明確且充分之要件。是系爭專利說明書之「發明說明」符合核准時專利法第26條第2項之明確且充分揭露要件㈢系爭專利請求項19、21至29並未違反核准時專利法第26條第3、4項之規定，原處分及訴願機關僅以系爭專利說明書就「剪斷時停止提供射頻識別功能」違反充分揭露要件為由，認定系爭專利請求項19、21至29亦違反核准時專利法第26條第3、4項之規定，顯屬違法等語，求為判決撤銷訴願決定1、2及原處分1、2。四、被上訴人則以：㈠原處分理由㈥至㈦論明系爭專利違反核准時專利法第26條第2項之規定；系爭專利請求項21至29違反核准時專利法第26條第3項規定、系爭專利請求項19、21至 26、28違反核准時專利法第26條第4項之規定。㈡依系爭專利核准時之專利法第26條第2項之規定，所謂說明書應明確且充分揭露，係指說明書之記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明的內容；又專利審查基準2-1-5頁所載之「發明說明是否符合充分揭露而可據以實施之要件，係以申請專利之發明為對象，故對於發明說明中有記載而申請專利範圍中未記載之發明，無論發明說明是否明確且充分揭露，均無關申請專利之發明，並未違反充分揭露而可據以實施之要件」，係指發明說明中有記載而申請專利範圍中未記載之發明而言，系爭專利之發明說明中共有記載一至四實施例，原處分理由㈧已論明該一至四實施例皆有違反充分揭露而可據以實施之要件之具體理由，則於系爭專利所有實施例皆有違反明確且充分揭露而可據以實施之要件之情形下，任何請求項必然無法逸脫所有實施例之總括範疇，系爭專利發明說明已有違反核准時專利法第26條第2 項規定，依同法第67條第1項第1款規定，被上訴人所為系爭專利請求項1至29（即全部請求項）舉發成立應予撤銷之處分，並無違誤等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。五、參加人財政部高雄關則以：㈠上訴人業已自承係將系爭專利說明書所揭露之技術特徵引入104年1月23日所為之系爭專利第4次更正，揆諸原審99年度行專訴第71號行政判決意旨，申請專利範圍未記載但說明書或圖式中已揭露之技術特徵引進於請求項內，為實質擴大專利申請範圍，違反專利法第67條之規定。是系爭專利公告本未揭露本次更正增加「該射頻識別晶片及天線裝置在扣合裝置扣住該插栓而使該射頻識別晶片與天線裝置構成電氣連接之狀態下」、「並在該插栓被剪斷而使射頻識別晶片與天線裝置之間的電氣連接中斷時」之技術特徵，上訴人以藉由本次更正實質變更擴大專利申請範圍，其更正並非適法，且系爭專利公告本並無射頻識別晶片與天線裝置是否構成電氣連接之界定。從而，上訴人第4 次更正申請當屬實質變更專利申請範圍。㈡系爭專利第一實施例欠缺明確說明該射頻識別功能如何停止，亦無法支持系爭專利之「該插栓被剪斷時停止提供該射頻識別功能」。系爭專利第二實施例並未明確定義何者為天線，換句話說，該電子封條之天線元件是否為栓桿20並未充分揭露。又系爭專利第二較佳實施例未對於天線係如何設計及對應方能達成「剪斷停止提供射頻識別功能」予以明確記載與揭露，則系爭專利說明書之記載不得被認定符合充分揭露要件。且遍觀系爭專利說明書並未對於天線係如何設計及對應方能達成「剪斷停止提供射頻識別功能」予以明確記載與揭露，則系爭專利說明書之記載不得被認定符合充分揭露要件。另依據系爭專利之教導仍無法說明「導電接腳741」等導體，不會成為具有可發射電磁波之天線，益徵具有通常知識者無法依系爭專利第三實施例之揭露，據以實施系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」。再依系爭專利第19圖、第20圖可徵，系爭專利並未說明左側「天線71a」、「短路裝置9」、右側「天線71a」等導體形成之迴路，不會成為具有可發射電磁波之環形天線，益徵具有通常知識者無法依系爭專利第四實施例之揭露，據以實施系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」。此外，悠遊卡與系爭專利係不同之RFID系統，而觀系爭專利說明書中第17頁所教導，兩者迥不相同當無從相比擬。㈢系爭專利請求項19、21至29因有違反充分揭露要件之情事，導致申請專利範圍不明確、記載缺乏必要之技術特徵，而未受到說明書及圖式支持，違反核准時專利法第26條第3 項、第4項暨施行細則第18條第2項「獨立項應敘明……實施之必要技術特徵」之規定等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。六、參加人聯合光纖公司經合法通知未到場，亦未提出任何書狀為陳述。七、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠上訴人104 年1月23日申請更正系爭專利請求項22不應准許：依104年更正後請求項22之記載，可確認更正後請求項22中該技術特徵「一射頻識別晶片」係為現行公告本請求項22中該技術特徵「一射頻識別裝置」之下位概念，而將原請求項中所載之技術特徵以其下位概念之技術特徵取代之，係屬於申請專利範圍之減縮，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第67條第4項之規定。惟系爭專利更正後請求項22 係引入附加「使該射頻識別晶片與天線裝置『構成電氣連接』」及「使該射頻識別晶片與天線裝置『中斷電氣連接』」之技術特徵，故更正後請求項22所引入之技術特徵，皆非屬於系爭專利公告本之請求項所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，導致實質變更公告時之申請專利範圍。是系爭專利更正後請求項22已實質變更申請專利範圍，不符合專利法第67條第4項之規定。又系爭專利舉發審查期間，上訴人已為4次更正之申請，足見被上訴人已給予上訴人進行更正之機會及保障。且被上訴人已於103年12月 25日踐行敘明不符更正要件之理由並通知申復之程序，參酌「為免延宕程序，前述通知以一次為原則」意旨，上訴人主張就其104年1月23日之更正，被上訴人不准更正，應再踐行通知上訴人申復之程序，被上訴人卻未通知而逕作成原處分1及原處分2，明顯違法云云，並無可採。㈡系爭專利發明說明不符合核准時專利法第26條第2項規定：⒈依系爭專利發明內容第一段明確揭露其發明之主要目的，當系爭專利所有的實施例均未能詳述如何讓該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能所需之技術手段，以致該電子封條被剪斷後該射頻識別功能仍可能持續時，亦即系爭專利發明說明係無法達成「該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之主要目的時，可確認系爭專利發明說明係在實質的技術手段上未明確且未充分揭露申請專利之發明，使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，無法瞭解如何執行該技術手段以實施該申請專利之發明，系爭專利發明說明欠缺達成其發明主要目的所需之技術手段，以致系爭專利發明說明確有無法補正之缺陷。⒉系爭專利之主要目的在：「提供一種電子封條……在該電子封條封住一物品的期間提供一射頻識別功能，並在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能……」，原處分以「剪斷時停止提供射頻識別功能」為審查對象，並逐一探討實施列一至四中有關該審查對象之實質技術手段，以判斷系爭專利所欲解決之問題與相關技術手段及功效之間應有相對應的關係是否明確、是否能使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明、發明說明中是否有記載「該發明所屬技術領域中具有通常知識者從先前技術無法直接且無歧異得知有關申請專利之發明的內容者」。因此，原處分1、2以系爭專利之申請專利之發明中之系爭專利之主要目的「剪斷時停止提供射頻識別功能」為核准時專利法第26條第2項之審查對象並無違誤，適法有據。⒊依系爭專利說明書第9頁所載，當導電金屬與射頻晶片形成電氣連接時就具有收發電磁波的功能。職是，系爭專利第二較佳實施例已揭露一未特定之金屬栓桿可作為天線。且系爭專利第二實施例尚欠缺明確之技術手段來說明該射頻識別功能如何因插栓(2a)被剪斷而停止，即系爭專利第二實施例無法達成系爭專利「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之發明目的。次依系爭專利第1圖、說明書第7頁、說明書第8頁記載，系爭專利第一實施例尚欠缺明確之技術手段來說明該射頻識別功能如何因插栓(2)被剪斷而停止，即系爭專利第一實施例無法達成系爭專利「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之發明目的。又依系爭專利第14、16、17圖、說明書第9至14頁、說明書第15頁記載，系爭專利第三實施例尚欠缺明確之技術手段來說明該射頻識別功能如何因插栓(6)被剪斷而停止，即系爭專利第三實施例無法達成系爭專利「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之發明目的。另依系爭專利第19至20圖、說明書第16頁、說明書第17頁記載，系爭專利第四實施例欠缺明確之技術手段來說明該射頻識別功能如何因插栓(6a)被剪斷而停止，即系爭專利第四實施例無法達成系爭專利「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」之發明目的。綜上，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解內容並可據以實施，則於系爭專利所有實施例皆有違反明確且充分揭露而可據以實施之要件之情形下，任何請求項必然無法逸脫所有實施例之總括範疇，系爭專利發明說明已有違反核准時專利法第26條第2項規定，依同法第67條第1項第1款規定，被上訴人所為系爭專利請求項1至29舉發成立應予撤銷之處分，並無違誤。㈢由系爭專利實施例一說明書第7至8頁所載及圖式第1圖、系爭專利說明書第9頁所載及圖式第4圖、系爭專利說明書第9至15頁所載及圖式第14、16、17圖、系爭專利說明書第16至17頁所載及圖式第19至20圖所示，訴願決定認定「與射頻識別晶片電氣連接之金屬導體即可作為天線」並未違背電磁學論理及經驗法則。又系爭專利實施例一至四中並未明確揭露剪斷電子封條或剪斷插栓之斷面位置，致該些在插栓剪斷後仍電氣連接於射頻識別晶片的金屬導體之形狀、結構及尺寸大小亦未明確揭露於爭專利實施例中，故該領域具有通常知識者係無法確認其一定不能有效的收發電磁波信號。另系爭專利僅於說明書第17頁揭示了如EM4222、EM4422、EM4223等的識別晶片，均為超高頻系統，因系爭專利說明書並未揭示如原證12中使用13.56MHz之感應線圈式天線的悠遊卡RFID系統，因兩者所使用天線之操作原理並不相同，故其剪斷之後之收發狀況亦無從比較之。再審視上訴人所引原證10、原證23之內容，皆僅是出於對產品功能之保證而言，但未詳加探討並明確指出在任何RFID天線折斷或RFID破損的態樣下，其RFID的功能皆會完全喪失。此外，原證23中所記載之13.56MHz感應線圈式天線的RFID系統之天線操作原理，與UHF RFID系統、2.45GHz RFID系統之天線操作原理並不相同，故其天線剪斷之後之收發狀況亦不相同。系爭專利說明書並未揭示13.56MHz之感應線圈式天線的RFID系統，因此即使知道天線裝置之配置位置，亦尚難讓該領域具有通常知識者可以直接且無歧異的得知系爭專利第一至四實施例，尚可應用於13.56MHz感應線圈式天線的RFID系統。綜上，系爭專利發明說明因欠缺所需之技術手段而有無法補正之缺陷，故系爭專利發明說明不符合核准時專利法第26條第2項之規定。㈣系爭專利請求項19、21至29不符合核准時專利法第26條第3項或第4項規定：⒈經查，系爭專利請求項19所依附之請求項15、16、17及18之內容及系爭專利請求項19所附加之內容，可確知系爭專利請求項19未敘明達成系爭專利發明主要目的「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」所需之必要技術特徵，亦即系爭專利請求項19所載之必要技術特徵與發明說明之內容不一致，因此系爭專利請求項19未敘明實施之必要技術特徵，而違反核准時專利法第26條第4 項暨其施行細則第18條第2項之規定。⒉就系爭專利請求項 21至29之「在該電子封條剪斷時停止提供該射頻識別功能」技術特徵部分，因系爭專利發明說明實施例一至四之揭露欠缺達成系爭專利發明主要目的「剪斷時停止提供射頻識別功能」所需之技術手段，因每一請求項所記載之申請標的必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者從發明說明所揭露的內容直接得到的或總括得到的技術手段，可確知系爭專利請求項21至26、28至29未敘明達成系爭專利發明主要目的「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」所需之必要技術特徵，亦即系爭專利請求項21至26、28至29所載之必要技術特徵與發明說明之內容不一致，因此系爭專利請求項21至26、28至29未敘明實施之必要技術特徵，而違反核准時專利法第26條第4項暨其施行細則第18條第2項之規定。同時，又因上述系爭專利發明說明實施例一至四之揭露欠缺達成系爭專利發明主要目的「剪斷時停止提供射頻識別功能」所需之技術手段，該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法從發明說明所揭露的內容直接得到或總括得到系爭專利請求項21至26、28至29上述之技術特徵，亦無法了解其內容；且系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，仍須針對實施例中各種金屬導體是否可作為天線裝置之範圍，以及就如何剪斷「天線裝置」與「射頻識別晶片」間之金屬導體暨剪斷之位置進行過度實驗，致無法由說明書揭露之內容合理預測當剪斷電子封條後是否能停止射頻識別功能，而導致系爭專利申請專利範圍無法被其說明書所支持。亦即申請專利範圍已超出發明說明所揭露的內容且未明確記載，而違反核准時專利法第26條第3項之規定。⒊系爭專利請求項21、22、23、24、26及28皆為獨立項，系爭專利請求項25為依附於請求項 24之附屬項，應包含所依附請求項24之所有技術特徵，而系爭專利說明書中對於「在該電子封條（或插栓）被剪斷後停止射頻識別功能」違反明確且充分揭露要件之情事，既如前述，導致上揭請求項違反核准時專利法第26條第4項「獨立項應敘明其實施之必要技術特徵」規定。⒋另審視系爭專利請求項27之內容，可確知系爭專利請求項27未敘明達成系爭專利發明主要目的「在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」所需之必要技術特徵，亦即系爭專利請求項27所載之必要技術特徵與發明說明之內容不一致，因此系爭專利請求項27未敘明實施之必要技術特徵，而違反核准時專利法第26條第4項暨其施行細則第18條第2項之規定。㈤綜上所述，系爭專利發明說明不符合核准時專利法第26條第2項之規定，系爭專利請求項21至29違反核准時專利法第26條第3項規定，系爭專利請求項19、21至29違反核准時專利法第26條第4項規定，故原處分1、原處分2均認定上訴人就系爭專利前3次更正視為撤回，第4次即104年1月23日之更正則不應准許，並就本件二舉發事件均為「請求項1至29舉發成立應予撤銷」之處分，並無違誤等語，因將訴願決定1、訴願決定2及原處分1、2均予維持，駁回上訴人之訴。八、本院查：㈠「本法100年11月29日修正之條文施行前，尚未審定之更正案及舉發案，適用修正施行後之規定。」為102年1月1日施行之現行專利法第149條第2項所規定，其立法理由載稱：「本次修正對於更正案及舉發案增修部分規定，爰予明定本次修正前已提出之更正案及舉發案，於修正施行後尚未審定者，均得適用」。又「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定，其立法理由謂：「核准發明專利權之要件係依核准審定時之規定辦理，其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，始為一致，爰予明定。」查系爭專利申請日為94年5月 23日，被上訴人於97年1月1日准予發明專利並公告。嗣參加人財政部高雄關於100年6月27日、參加人聯合光纖公司於101年1月12日提出舉發，經被上訴人重為審查後，於104年5月27日認前3次更正視為撤回，第4次即104年1月23日之更正則不應准許，並就本件舉發事件均作成「請求項1至29舉發成立應予撤銷」之處分，是本件為專利法100年11月29日修正之條文施行前，尚未審定之舉發案，自應依現行法之規定審理。準此，依前引現行專利法第71條第3項本文規定，應以核准審定時所適用之92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法規定為斷。㈡另按核准時專利法第26條第2項規定：「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，其中所謂發明說明應「明確揭露」，是指申請專利之發明應記載所欲解決之問題、解決問題之技術手段及以該技術手段解決問題而產生之功效，且問題、技術手段及功效之間應有相對應的關係，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明，另外記載之用語亦應明確，以界定其真正涵義，不得模糊不清或模稜兩可。其中所謂發明說明應「充分揭露」，是指發明說明應記載如「發明所屬之技術領域及先前技術、圖式簡單說明、發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效、一個以上實施發明之方式，必要時得以實施例說明」等形式要件外，且若有該發明所屬技術領域中具有通常知識者從先前技術無法直接且無歧異得知有關申請專利之發明內容者，亦均應於發明說明中記載。另專利發明說明係在實質的技術手段上未明確且未充分揭露申請專利之發明，使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無法瞭解如何執行該技術手段以實施該申請專利之發明，例如需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，才可能發現實施該發明之方法，而其已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍，則系爭專利發明說明之記載不得被認定符合充分揭露而可據以實施之要件，以上均經原判決援引專利審查基準闡釋甚詳，自無不合。㈢再者，關於系爭專利說明書是否符合明確且充分揭露要件之審查，係依申請專利範圍請求項所記載之內容，以界定對應於該專利說明書中技術領域、發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效、實施方式等事項，而確定審查對象是否符合充分揭露而可據以實施。則申請專利之發明，指記載於專利說明書中請求保護之申請標的（subject matter），而非指申請專利範圍之各請求項甚明。發明說明用來揭露申請專利標的發明之具體技術手段，屬技術文件，而申請專利範圍則法律權利主張之範圍，為權利文書，在93年（即本件所適用之核准時）專利法第26條乃明文規定專利說明書包括發明說明、申請專利範圍等，並區分二者之要件。申請專利發明說明所指之發明，即記載於專利說明書中請求保護之申請標的，係指該申請專利之發明，但並非指申請專利範圍內的各請求項，在判斷是否符合核准時專利法第26條第2項規定時，自非就申請專利範圍之各請求項逐項審查，發明說明是否符合充分揭露而可據以實施之要件，係以申請專利之發明為對象。另從上引核准時專利法第26條第2項法條文義，係以發明說明為主詞，乃針對專利內容中全部發明說明要件之規定，殊無從將專利之發明說明，片段分割出與申請專利範圍各請求項相應之部分，自非就申請專利範圍之各請求項逐項審查。㈣上訴意旨以：關於系爭專利說明書是否符合明確且充分揭露要件之審查，應以請求項為對象，逐一審查每一請求項中的技術特徵於系爭專利說明書中所作的對應說明是否符合明確且充分揭露要件，而對於各請求項所未請求之部分，系爭專利說明書根本無庸審究該部分是否明確且充分揭露。系爭專利公告時請求項共有29項，其中僅請求項21、22、24~26、28~29有「剪斷時停止射頻識別功能」，其餘請求項則無。依專利審查基準，請求項21、22、24~26、28~29以外的請求項均因未就「剪斷時停止射頻識別功能」為請求，自無需審究其是否違反符合充分揭露而可據以實施之要件。原判決認定系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」違反核准時專利法第26條第2項所定之充分揭露原則云云，並無違誤。㈤惟查，系爭專利發明內容第一段明確揭露其發明之主要目的在：「提供一種電子封條……在該電子封條封住一物品的期間提供一射頻識別功能，並在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能……」，原判決敘明以系爭專利發明之主要目的「該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」為系爭專利是否違反核准時專利法第26條第2項之審查對象之理由，自無不合。再查，系爭專利公告時請求項共有29項，其中請求項21、22、24 ~26、28~29有「剪斷時停止射頻識別功能」，其餘請求項則無，此為上訴人所承認在案，則申請專利發明之請求項中有「剪斷時停止提供射頻識別功能」技術特徵時，系爭專利說明書之「剪斷時停止提供射頻識別功能」即成為系爭專利說明書是否符合明確且充分揭露要件之審查對象。而且系爭專利發明之主要目的「該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」，則原判決以系爭專利之「剪斷時停止提供射頻識別功能」為系爭專利發明說明所有實施例是否符合明確且充分揭露要件之審查對象，自屬合法有據，於系爭專利所有實施例皆有違反明確且充分揭露而可據以實施之要件之情形下，任何請求項必然無法逸脫所有實施例之總括範疇，上訴意旨自不可採。㈥復查，關於系爭專利發明說明實施例一至四之揭露欠缺達成系爭專利發明主要目的「剪斷時停止提供射頻識別功能」所需之技術手段，以致通常知識者無法據以實施系爭專利，且系爭專利發明說明因欠缺所需之技術手段而有無法補正之缺陷，故系爭專利發明說明不符合核准時專利法第26條第2項之規定等情，原判決業已詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨以：上訴人於原審業已具體指摘系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」乙節，原審未予詳查，僅片面採取被上訴人之主張，而完全未審酌上訴人之主張，復未就此充分有利上訴人之部分予以斟酌，足以影響判決結果，且就應證事實相關之專業意見及直接證據視而不見，亦未將捨棄之理由記明於判決理由中，逕認「系爭專利實施例之揭露，確實無法令通常知識者據以實施系爭專利『剪斷時停止提供射頻識別功能』」，有判決不備理由之違背法令情事云云，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，並非可採。㈦上訴意旨又以：系爭專利第二、四較佳實施例依法無需審究其是否符合明確且充分揭露要件，而所屬技術領域中具有通常知識者根據第一、三較佳實施例的說明，並參酌通常知識，即可在無需過度實驗下，據以實施「剪斷時停止提供射頻識別功能」。原判決並未說明上開所稱「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」係指應具備何等知識之人？其技術水準究竟為何？上訴人歷次書狀中已多次提出相關證據證明，爰此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者所共知的經驗法則與通常知識，顯已充分揭露，原判決除未採納外，亦未說明不採之原因，自有判決不備理由之違誤云云。惟查原判決（第65至66頁）就審酌比較系爭專利之技術內容及上訴人所提相關證據(如原證10、12、23)之技術內容後，說明系爭專利與原證10、12、23之之技術內容，前後二者差異甚大，甚至無從比較，並認定原證10、12、23不足以證明系爭專利之實施例明確且充分揭露而可據以實施；詳言之，原審於訴訟程序中，藉由審酌系爭專利之技術內容、技術水準及上訴人所提證據所揭露之技術內容、技術水準及相關事證過程中即界定足以形成原審心證之「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之知識要件與致能要件之程度或範圍，並據以認定系爭專利未詳述之「如何讓該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能所需之技術手段」非為該發明所屬技術領域之「通常知識」，且其與上訴人以相關證據(如原證10、12 、23)所主張之共知的經驗法則與通常知識相比較，前後二者差異甚大，甚至無從比較(即原判決實質上已為肯認原證 10、12、23為共知的經驗法則與通常知識之對上訴人有利之認定，否則無須作此比較)，是以，原審已於訴訟程序中界定「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之知識要件與致能要件之程度或範圍，而所謂所謂通常知識(general knowledge），則指該發明所屬技術領域中已知之普通知識，包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解之事項，其係屬一般之抽象規定，自然無法一一臚列，原判決理由已實質對系爭專利及上訴人所提證據之內容作出其是否為通常知識之認定，且原判決理由對系爭專利與上訴人所提相關證據(如原證10、12、23)均有比對說明其差異，並無訴稱「原判決除未採納外，亦未說明不採之原因」情事，綜上所述，上訴意旨並不可採。㈧至於上訴意旨另以：系爭專利第一較佳實施例於插栓2被剪斷後，其兩接腳31a的殘餘部分與兩接腳30a所構成的金屬導體，於形狀、構造上都不同於原判決理由所稱之「未特定之金屬栓桿」，因此，就算「未特定之金屬栓桿可作為天線」，也不表示「兩接腳3la的殘餘部分與兩接腳30a所構成的金屬導體」也可作為天線，則如何以「未特定之金屬栓桿可作為天線」類比推論得到「兩接腳3la的殘餘部分與兩接腳30a仍構成天線」之結果？原判決理由未有說明云云。惟查原判決理由既已敘明「系爭專利第二較佳實施例已揭露一未特定之金屬栓桿可作為天線」（原判決第60頁第3~4行），系爭專利發明說明並未以具體數值單位對系爭專利第一較佳實施例之插栓2就其形狀大小作具體特定，是以系爭專利第一較佳實施例於插栓2被剪斷後，其兩接腳31a的殘餘部分與兩接腳30a所構成的金屬導體，即相當於「未特定之金屬栓桿」，當然仍構成天線，故仍可能有效的收／發射頻訊號，故原判決（第60頁倒數第3行至第61頁第1行）就此內容已明確說明，上訴意旨顯不可採。㈨上訴人另提US2006198713A1與EP1182154A1等2證據證明確實存在「射頻識別晶片雖然電氣連接導電金屬但仍無法收發信號」之情況，足以推翻原決定機關「與射頻識別晶片電氣連接之金屬導體，即可作為天線」之認定，原判決對此二足以推翻原決定機關所為認定之重要證據未置一詞，又未說明不採之理由，自有判決不備理由之違背法令之情況云云。惟查，原判決理由已具體說明「……可確認第一較佳實施例之天線係由天線裝置（31）、兩接腳(30a)，兩接腳（3la）所構成……可確認第二較佳實施例之天線係由栓桿（20）及接腳（301）所構成……可確認第三較佳實施例之天線係由第一天線（71）、第二天線（72）、栓桿（61）、兩導電接腳（301）所構成，蓋與該射頻識別晶片電氣連接之所有金屬導體即使其有不同結構段落如接腳、栓桿等，係皆傳導收／發同一個射頻訊號，除非刻意加以屏蔽，否則亦皆參與發射及接收電磁波，此乃電磁學之一般知識」（原判決第63頁第18行至第64頁第15行），前開原判決理由係就系爭專利各實施例的天線結構加以分析認定，其論證未違反電磁學論理及經驗法則。況系爭專利實施例一至四導電金屬形狀與前開二證據之導電金屬之環形形狀完全不同，前後兩者使用天線之操作原理並不相同，故其剪斷之後之收發狀況亦無從比較之，是以前開二證據之內容自不足以證明前開原判決理由違反電磁學論理及經驗法則，上訴意旨自不可採。㈩上訴人主張根據原證16至原證18的揭露可知，所謂天線係指根據頻率設計用以收發電磁波信號者，被上訴人亦認「所謂天線者，係設計用以接受或發射電磁波，因此，通常會針對所欲接受或發射之電磁波形態（例如波長、頻率、偏極化態樣）設計天線」，可見只有根據頻率設計而能收發電磁波的導電金屬，才能作為天線，此為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者所共知的通常知識與經驗法則。而原判決認為任何導電金屬，只要它電氣連接於射頻識別晶片就能收發電磁波而可作為天線，不需要根據頻率而設計，違反「根據頻率設計而能收發電磁波的導電金屬，才能作為天線」之經驗法則云云。惟查原判決理由係僅就系爭專利第二較佳實施例認定其「當導電金屬與射頻識別晶片形成電氣連接時就具有收發電磁波的功能」(原判決第59頁第12行至第60頁第4行) ，而非認定「任何導電金屬，只要它電氣連接於射頻識別晶片就能收發電磁波而可作為天線」，原判決理由已明確說明「廣義的來說，依電磁學原理得收發電磁波信號者，可稱之為天線」並據以論證(原判決第59頁第16至17行)，原證16至原證18揭露有關天線的原理設計技術，僅係以天線設計技術的觀點對天線技術加以說明而已，係原判決理由所採廣義的天線定義，以天線設計技術的觀點再作進一定界定為「根據頻率設計而能收發電磁波的導電金屬，才能作為天線」之較狹義的天線定義，原證16至原證18並無揭露「依電磁學原理得收發電磁波信號者，不可稱之為天線」之內容，故原證16至原證18不足以證明原判決「廣義的來說，依電磁學原理得收發電磁波信號者，可稱之為天線」之認定，亦即無法證明系爭專利第二較佳實施例「當導電金屬與射頻識別晶片形成電氣連接時就具有收發電磁波的功能」違反系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者所共知的通常知識與經驗法則，上訴意旨亦不可採。 此外，原判決關於上訴人所主張：原證10可證明系爭專利第一至四實施例可據以實施，並未違反明確且充分揭露要件，且剪斷電子封條或剪斷插栓之斷面位置皆是通常知識，不須記載於說明書中；原證12之悠遊卡剪斷測試報告之結果類推適用於系爭專利，即證明系爭專利第一實施例未違反明確且充分揭露要件；原證10及原證23可證明系爭專利第一至三實施例可據以實施；原證23可證明業界通稱之RFID有三種，故系爭專利之「天線裝置」就是對應於該三種天線，不必記載於系爭專利說明書中，系爭專利第一實施例可據以實施，系爭專利之天線裝置(31)之配置位置已清楚顯示於系爭專利第1圖及第3圖，故無須記載該天線裝置(31)之種類與尺寸云云，如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨就上開事項無非重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，自非可採。 上訴意旨另以：專利法第67條規定專利之更正申請係專利權人在對抗舉發攻擊之重要防禦方法，更正申請為專利權人依法即享有之權利。就專利於舉發審查期間更正之次數，法律上並未限制，應屬合法權利之行使方式，本件涉及專利法施行細則第74條規定，與被上訴人所頒佈之審查基準有關，於專利權人二次或多次更正時，就新提出之更正案，如經審查擬不准更正者是否仍需通知專利權人申復之程序，原處分及原審法院之認定顯有不當聯結禁止原則之適用法規不當情事，並實有確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性。原判決認被上訴人未於上訴人提出新的更正申請後，踐行通知系爭專利權人申復之程序瑕疵並非違法，有適用法規不當之判決違背法令情況云云。經查，上訴意旨關於本件是否應再予申復之問題，因為發明說明是否符合明確揭露據以實施要件，得以更正除去之，所以關於此一程序問題，自應加以探究： 1、按專利法100年11月29日修正之條文，於102年1月1日施行前，尚未審定之更正案及舉發案，適用修正施行後之規定。專利法第149條第2項定有明文，舉發審定時專利法第77 條規定：「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定；……」（第1項）「同一舉發案審查期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。」（第2項），另舉發審定時專利法施行細則第74條「依本法第77條第1項規定合併審查之更正案與舉發案，應先就更正案進行審查，經審查認應不准更正者，應通知專利權人限期申復；屆期未申復或申復結果仍應不准更正者，專利專責機關得逕予審查。」雖未就通知申復之次數或採與修正程序相同有「最後通知」之規定，但舉發案所伴隨之更正經審查擬不准予更正者，審查機關自應敘明不符更正要件之理由，通知專利權人申復；屆期未申復或未克服前述理由，得逕依現有資料審查，並應於舉發審定書中敘明不准更正之理由。此乃為免延宕程序，自無就未克服不符更正要件同一理由之更正，一再通知申復。至於舉發審定時專利法第77條第2項視為撤回之規定，係為使舉發案審理集中，不應同時在同一件舉發案中有多數更正案（立法理由參照），究與通知申復之次數是否延滯訴訟無涉，自不得作為應無限制通知申復之理由，上訴意旨以此主張，亦非可採。 2、經查，被上訴人已於103年12月25日踐行敘明不符更正要件之理由並通知申復之程序，參酌前揭「為免延宕程序，前述通知以一次為原則」意旨，上訴人主張就上訴人104年1 月23日之更正，被上訴人不准更正，應再踐行通知上訴人申復之程序，被上訴人卻未通知而逕作成原處分，明顯違法云云，並無可採。 3、再查，系爭專利舉發審查期間，上訴人已為4次更正之申請，足見被上訴人已給予上訴人進行更正之機會及保障。且上訴人於103年10月31日第3次申請更正時，即於原請求項 22引入附加「構成電氣連接」及「中斷電氣連接」之技術特徵，並以「……且此時因接腳31a被一併剪斷，故射頻識別晶片30與天線裝置31間的電氣連接中斷」為其更正理由。被上訴人審查後，以103年12月24日（103）智專三（一）02064字第10321795070號審查意見通知函說明二之㈣點敘明更正後請求項22有實質變更申請專利範圍，不符更正要件之理由，通知上訴人申復或再為更正。上訴人雖於104年1月23日申復並再為更正，惟仍未克服前述理由，被上訴人逕依現有資料審查，並於舉發審定書中敘明不准更正之理由，上訴人除提出申請更正及申復外，並於102年1月24 日、104年3月11日及104年4月2日提出舉發補充答辯書載列答辯理由以為攻防，不能謂被上訴人無給予上訴人申復、答辯或更正申請專利範圍之機會。故上訴人主張被上訴人並未踐行通知上訴人申復或補充、更正申請專利範圍之程序，而有未踐行正當法律程序之違法情事云云，自無理由。 4、至於本件實體上是否符合更正之要件，其爭點於原請求項 22引入附加「構成電氣連接」及「中斷電氣連接」之技術特徵，並以「……且此時因接腳31a被一併剪斷，故射頻識別晶片30與天線裝置31間的電氣連接中斷」為其更正理由，乃是關於核准時專利法第26條第3項申請專利範圍是否為說明書或圖式所支持之爭點，究與發明說明是否合於明確揭露據以實施要件無涉，如本判決以下所述，上訴意旨關於此部分之主張，自無再予贅論之必要。 末按「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」（第2 項）「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」（第3項）「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之」（第4項）核准時專利法第26條第2項、第3項、第4項定有明文。說明書應記載之事項規定於專利法施行細則第17條第1項，內容包括發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明，而申請專利範圍規定於同細則第18、19及20條，圖式規定於同細則第23條。顯然第2項發明說明明確且充分揭露據以實施性，與第3項之申請專利範圍為發明說明及圖式所支持，及第4項申請專利範圍之記載形式之規定係屬不同要件，然而各要件間有極為密切難以區分的關係，發明說明所指之發明，應參酌申請專利範圍請求項之記載，方能決定申請標的之發明，以進行判斷發明說明是否明確揭露可據以實施；而申請專利範圍是否明確、申請專利範圍之記載形式之規定，另應參酌發明說明及圖式。在授予專利權時，首應明確揭露可據以實現該發明專利之所要保護之技術內容，使公眾能經由發明說明之揭露得知該發明技術內容，方有進而利用該發明開創新的發明而主張權利可言，易言之，發明說明此技術文書的明確揭露可據以實現，是權利文件之申請專利範圍，應有說明書及圖式支持之前提及基礎。但若發明說明此技術文書已欠缺明確揭露可據以實現要件，則為權利文件之申請專利範圍，縱得有說明書及圖式的支持，或申請專利範圍之記載符合形式之規定，發明說明不具明確揭露可據以實施之欠缺亦無從回復，所以若系爭專利已經判斷發明說明不具該法第26條第2項明確揭露可據以實施要件，自無庸再就同條第3項申請專利範圍是否為發明說明及圖式所支持，或第4項申請專利範圍之記載是否符合形式之規定作判斷。也必需要作如此解釋，才能與前述判斷發明說明明確揭露可據以實施，係以記載於專利說明書中請求保護之申請標的（subject matter），而非指申請專利範圍之各請求項，見解一致。經查，系爭專利發明說明不符合核准時專利法第26條第2項規定，業如前述，則本件自無庸再就系爭專利請求項19、21至29是否符合核准時專利法第26條第3項或第4項再為論述，原判決及上訴意旨關於此部分，自無庸再贅述，附此敘明。（另原舉發審定書主文雖仍以「請求項1至29舉發成立應予撤銷」採逐項審查之記載方式，但與記載「本件專利應予撤銷」整體准駁之方式，結果並無不同，無所謂違法可言，附此敘明）九、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　107　年　　3　　月　　29　　日最高行政法院第四庭審判長法官　林　茂　權法官　林　文　舟法官　帥　嘉　寶法官　林　樹　埔法官　劉　介　中以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　107　年　　3　　月　　31　　日書記官　劉　柏　君

最高行政法院(含改制前行政法院)107年度判字第161號

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