109年度上字第1187號｜行政：發明專利舉發｜裁判日期：111 年 03 月 17 日

最高行政法院判決 109年度上字第1187號上訴人聚泰環保材料科技股份有限公司代表人周文東訴訟代理人陳家輝律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人洪淑敏參加人奧地利商蘭仁股份有限公司代表人奧托漢尼曼、華特羅伊訴訟代理人林志剛律師廖文慈律師上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年8月27日智慧財產法院（已更名為智慧財產及商業法院）109年度行專訴字第16號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、緣參加人於民國87年6月17日以「製造纖維素纖維的方法」向被上訴人之前身中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第87109802號審查（申請專利範圍共10項），並發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專利）。其後參加人於107年6月5日提出系爭專利之申請專利範圍更正（減縮請求項1之申請專利範圍），經被上訴人准予更正並於同年7月11日公告更正本。之後上訴人以系爭專利請求項1之更正有違當時專利法（即舉發時專利法）第67條第4項規定，對之提起舉發，經被上訴人審查，以108年9月19日（108）智專三（五）01058字第10820889530號專利舉發審定書為「請求項1舉發不成立」的處分。上訴人不服，提起訴願經決定駁回，循序提起本件行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被上訴人應就系爭專利舉發事件為「請求項1舉發成立撤銷專利權」之處分。經原審依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟，並以109年度行專訴字第16號行政判決（下稱原判決）駁回。上訴人仍不服，遂提起本件上訴。二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用原判決所載。三、原判決駁回上訴人之訴，其理由略以：㈠系爭專利於107年6月5日更正之請求項1（下稱更正本請求項1），係將系爭專利原公告請求項1（下稱公告本請求項1）所界定「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素及/或另一聚合物具有分子量至少為5x10⁵者」之技術特徵（以下稱技術特徵甲），刪去「及，或另一聚合物」更正為「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為5x10⁵者」，就更正前之公告本請求項1原記載的文義而言，所屬技術領域中具有通常知識者當可得知，更正前該技術特徵界定了該溶液含有基於溶液之（A）質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素及另一聚合物具有分子量至少為5x10⁵者、（B）質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為5x10⁵者、或（C）質量0.05%至0.70%以質量計的另一聚合物具有分子量至少為5x10⁵者等三種（不同）情況，而更正本請求項1係將公告本請求項1的範圍由三個發明（以下分別稱發明，A、B、C）減縮為一個發明（即發明B），屬申請專利範圍之減縮，實符合專利法第67條第1項第2款之規定。次查，依系爭專利申請時說明書第8頁，可知系爭專利申請時之說明書所揭露之範圍包含了與該技術特徵甲為前述（A）~（C）三種情況實質對應之記載，而如前述，系爭專利更正本請求項1係減縮為僅有對應於（B）情況之發明B，故系爭專利更正前後請求項1所界定之範圍，於系爭專利說明書中均實質包含可各自對應的記載，且該更正之結果並未導致系爭專利的更正本請求項1有實質擴大或變更之情事，符合專利法第67條第4項之規定，應准予更正。㈡上訴人指摘訴願決定未參酌系爭專利說明書整體之内容，並恣意認定系爭專利更正前請求項1即包含三種技術手段云云。惟查，依訴願決定書理由五（三）之說明，可知訴願決定係參酌系爭專利說明書相關內容後始做成決定，且系爭專利說明書已記載該技術特徵甲具有（A）至（C）等情況，且其中更具體者則為（B）之情況，是難謂訴願決定係恣意解釋公告本請求項1而逕為決定；上訴人另指摘專利請求項擇一記載之形式僅列舉及、或二種方式，並未包含系爭專利公告本請求項1之及/或記載形式云云。惟查，參專利審查基準第二篇第一章2.3(2)，其原意應僅係表示在擇一形式的記載中可包含所例示兩種寫法，並未限定只能用此兩種寫法表示，系爭專利公告本請求項1 之記載方式雖非審查基準該段落所例示者，但只要符合請求項明確、簡潔等原則，即應認定未違反專利法；上訴人復稱另一聚合物為系爭專利達成發明目的所不可或缺之必要技術特徵，故更正本請求項1將無法達成系爭專利之發明目的云云。惟查，系爭專利之發明能否達成說明書所載目的或功效，應為專利法第26條第1或2項之相關規定，上訴人對該等事項之爭執，自應以系爭專利有違反專利法第26條第1或2項相關規定為爭點提起舉發，在上訴人未以該爭點提起舉發，被上訴人尚難對該爭點進行實質判斷，更難謂被上訴人作成之原處分違法；上訴人再稱另一聚合物為系爭專利達成發明目的所不可或缺之必要技術特徵，原處分准予更正刪除，顯屬實質擴大、變更其申請專利範圍，又更正本請求項1將纖維素含量百分比數值範圍擴大為0.05%〜0.70%，已實質擴大且變更公告時之申請專利範圍云云。惟查，系爭專利之該更正係將技術特徵甲由（A）至（C）三種情況減縮為僅為（B）情況，屬申請專利範圍之減縮，未實質擴大原公告之申請專利範圍，且更正本請求項1仍保留該發明B而未變動纖維素濃度範圍，故就該發明B而言，更正前後纖維素濃度範圍皆為0.05%〜0.70%，無上訴人所稱因纖維素濃度範圍擴大而有實質擴大或變更公告時之申請專利範圍的情事；上訴人另稱被上訴人係因系爭專利請求項1載有「……該溶液含有纖維素及另一聚合物…」之技術特徵，方認可其發明具進步性而准予專利，且參加人更正動機可議云云。惟查，依系爭專利於再審查階段（之再審查案）審查表之理由，可知發明A、B、C皆為在審查審定准予專利之範圍，非上訴人稱只有包含（A）者獲准專利，另專利法等並未針對更正之動機進行任何限制，尚難僅因上訴人單方認為參加人提起更正動機可議，即逕認系爭專利之更正必然違反專利法等相關之規定等語。四、上訴人上訴意旨略以：㈠依專利法第67條第4項之文義解釋，可知應先分別界定公告本請求項1及更正本請求項1之實質範圍，再比對是否有實質變更、擴大保護範圍之情事。然原判決僅以機械式比對、觀察請求項文字之記載，有法規適用不當之違背法令。㈡系爭專利公告本請求項1所載技術特徵有不明確，包含有未記載必要技術特徵之情事，依本院103年度判字第471號判決意旨，自應參酌專利說明書以瞭解其發明目的、技術内容、特點及功效，而參酌系爭專利說明書，公告本請求項1應至多僅有（A）纖維素及另一聚合物，可能為說明書支持，惟原判決未調查、審酌於此，應有判決不備理由之當然違背法令事由。㈢「另一聚合物」為實現系爭專利技術手段之必要技術特徵，更正本請求項1刪除「及/或另一聚合物」，擴大纖維素含量百分比數值範圍，實質擴大公告時之申請專利範圍，違反專利法第67條第4項之規定；且系爭專利公告本請求項1將纖維素與聚合物並列要件顯不符合西元2013年版專利審查基準彙編對於以擇一形式總括記載形式闡釋之要件，而有記載不明確且未為說明書支持。然原判決未審酌亦未調查「另一聚合物」是否為系爭專利之必要技術特徵，而有請求項記載不明確之情事，致需解釋請求項之範圍以判斷更正是否實質擴大或變更申請專利範圍，應有判決不備理由之當然違背法令事由。㈣系爭專利說明書未對應揭露「纖維素」及「另一聚合物」之「個別或其組合」之内容，對所屬技術領域中具有通常知識者而言，當有無法據以實施之情事，且公告本請求項1有未為說明書所支持之情事，如此瑕疵自不允許以更正治癒。然原判決逕認公告本請求項1之記載瑕疵已透過更正而治癒，而未調查系爭專利是否有不明確且無法據以實施之情事，有判決不備理由之當然違背法令事由。㈤請求項欠缺必要技術特徵自無法達成發明目的，均屬請求項記載有不明確之情事。然原判決逕認系爭專利之更正未涉及技術特徵之引進，依專利審查基準彙編不須判斷更正後之請求項是否能達成更正前之目的云云，原判決理由顯有矛盾，而有法規適用不當之違背法令事由。㈥細究系爭專利再審查理由，可知系爭專利於再審查階段能獲准專利之原因，顯係以「纖維素及另一聚合物」為其主要技術特徵，而與先前技術相較，能提升可紡性之技術功效。然原判決未審酌於此逕認系爭專利再審查核准專利之範圍即為（A ）至（C）三種情況顯有判決不備理由之違法等語。五、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴並無違誤，茲就上訴意旨補充論斷如下：㈠系爭專利專利權期間至107年6月16日屆滿（見乙證2-1），參加人於107年6月5日提出系爭專利申請範圍更正，經被上訴人准予更正，並於同年7月11日公告（見乙證2-3）。上訴人於107年10月11日以系爭專利請求項1之更正，違反專利法第67條第4項規定，提起舉發。依舉發時專利法即106年1月18 日修正公布、同年5月1日施行之專利法（下稱舉發時專利法）第71條第3項規定，以發明專利權違反第67條第4項規定之情事提起舉發者，依舉發時之規定。㈡舉發時專利法第71條第1項規定：「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：一、違反……第67條第2項至第4項……。」第72條規定：「利害關係人對於專利權之撤銷，有可回復之法律上利益者，得於專利權當然消滅後，提起舉發。」系爭專利權雖於107年6月17日因專利權期間屆滿而當然消滅，惟因參加人對上訴人提起侵害系爭專利權之損害賠償事件（智慧財產及商業法院107年度民專訴字第9號，見乙證1-4、乙證2第239頁），對於系爭專利權之撤銷，有可回復之法律上利益，上訴人自得依舉發時專利法第72條規定，於專利權當然消滅後提起舉發。㈢按專利之更正，係就已經核准之專利說明書、申請專利範圍或圖式之內容加以變更。因申請專利之發明一經公告後，即與公眾利益有關，而經核准更正之說明書、申請專利範圍或圖式公告後，將溯自申請日生效，倘若允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，違背專利制度公平、公正之意旨，故舉發時專利法第67條規定：「（第1項）發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。（第2項）更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。（第3項）依第25條第3項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。（第4項）更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」亦即，為平衡專利權人及社會公眾之利益，並兼顧權利之安定性，舉發時專利法規定，專利更正必須同時符合三要件：1.更正事項限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明。2.不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。如為誤譯之訂正者，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。3.不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。㈣本件上訴人係以系爭專利更正違反舉發時專利法第67條第4項「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」之規定，而提出舉發。經查原判決已說明：1.系爭專利於107年6月5日更正之請求項1（即更正本請求項1），係將系爭專利原公告請求項1（即公告本請求項1）所界定「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素及／或另一聚合物具有分子量至少為5×10⁵者」之技術特徵（即技術特徵甲），刪去「及／或另一聚合物」更正為「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為5×10⁵者」，就更正前之公告本請求項1原記載的文義而言，所屬技術領域中具有通常知識者當可得知，更正前該技術特徵界定了該溶液含有基於溶液之（A）質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素及另一聚合物具有分子量至少為5×10⁵者、（B）質量0. 05%至0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為5×10⁵者、或（C）質量0.05%至0.70%以質量計的另一聚合物具有分子量至少為5×10⁵者等3種（不同）情況，而更正後該技術特徵則減縮為僅係（B）1種情況，亦即更正本請求項1係將公告本請求項1的範圍由3個（個別對應於更正前技術特徵各情況之）發明（即發明 A、B、C）減縮為1個【僅對應於（B）情況之】發明（即發明B），屬申請專利範圍之減縮，實符合前述專利法第67條第1項第2款之規定。2.系爭專利申請時說明書第8頁第9至13行載明「……該溶液含有基於溶液之質量0. 05%至0.70%……較佳0.15%至0.45%的纖維素及／或另一聚合物具有分子量至少為5×10⁵者(=500,000)」（技術特徵甲）之技術內容；說明書第9頁第20至24行載明「……本發明更關於使用一種纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液，該溶液含有基於溶液質量0.05至0.70%，尤其0.10至0.55%，較佳0.15至0.45%的以質量計的具有分子量為至少5x10⁵的纖維素，以用於製造具有纖度最大為ldtex」（技術特徵甲可為纖維素）之技術內容；據此可知，系爭專利申請時之說明書所揭露之範圍包含了與該技術特徵甲為前述（A）~（C）3種情況實質對應之記載，而如前述，系爭專利更正本請求項1係減縮為僅有對應於（B）情況之發明B，故系爭專利更正前後請求項1所界定之範圍，於系爭專利說明書中均實質包含可各自對應的記載。換言之，系爭專利更正本請求項1所界定者係申請時說明書已揭露的技術內容，未超出系爭專利申請時說明書所揭露之範圍，應符合前述專利法第67條第2項之規定。3.關於「實質擴大或變更申請專利範圍」之判斷係以申請專利範圍所載技術內容為判斷基準。所謂「實質擴大公告時之申請專利範圍」包含⑴請求項所記載之技術特徵以較廣的涵義用語取代、⑵請求項減少限定條件、⑶請求項增加申請標的、⑷於說明書中恢復核准專利前已經刪除或聲明放棄的技術內容等更正態樣；而「實質變更公告時之申請專利範圍」則包含⑴請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換、⑵請求項之技術特徵改變為實質不同意義、⑶請求項明顯變更申請標的、⑷請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的等態樣。本件更正之結果並未導致系爭專利的更正本請求項1有前述實質擴大或變更之情事，故該更正非屬實質擴大或變更公告時之申請專利範圍的更正態樣，應符合前述專利法第67條第4項之規定。上訴意旨指摘原判決未界定、比對系爭專利「公告本請求項1」及「更正本請求項1」之實質範圍，以判斷系爭專利更正是否合法，違反專利法第67條第4項規定，有適用法規不當之違背法令云云，並非可採。㈤事實認定乃事實審法院之職權，茍其事實之認定符合證據法則，縱其證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，亦不得謂為判決有違背法令之情形。上訴人雖主張：依原審甲證4所示之系爭專利再審查案審查表及審定書，可知被上訴人業已認定系爭專利主要技術特徵為紡絲溶液中含有「纖維素及另一聚合物」，惟原判決對此主張已詳細說明：系爭專利於再審查階段（之再審查案）審查表的（核准）理由中已載明「本案……係依90年7月修正本審查，可准予……」（參甲證第4頁第1至2行），究其意旨可知，再審查審定時系爭專利請求項1所載「……纖維素及／或另一聚合物……」為准予專利之範圍，亦即該請求項中個別界定（A）「……纖維素及另一聚合物……」、（B）「……纖維素……」、（C）「……另一聚合物……」3種情況之發明皆為再審查審定准予專利之範圍；另查，該審查表並未載明系爭專利請求項1所載之任一發明有任何不應予專利之事由，是更難逕認被上訴人於再審查階段僅准予請求項1所界定之A發明（見原判決第29頁、第30頁）。上訴人以其主觀見解，指摘原判決未採信其主張即為判決不備理由云云，要非可採。㈥所謂判決理由矛盾，指判決所載理由前後牴觸或判決主文與理由不符之情形而言，至判決不備理由，係指判決全然未記載理由，或雖有判決理由，但其所載理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所由成立之依據等情形。原判決已詳述：「至於系爭專利更正本請求項1是否因不能達成系爭專利更正前請求項1（即公告本請求項1）發明目的而導致實質變更公告時之申請專利範圍一節，查原告所稱須考量發明目的之更正應係指審查基準中所載『請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的』之態樣（前述實質擴大或變更之各更正態樣中，僅該態樣須考量發明目的），惟如前所述，系爭專利之該更正係將技術特徵甲（即原告所稱「限定條件」）由（A）至（C）3種情況減縮為僅為（B）情況，且就系爭專利更正本請求項1整體而言係減縮成僅為更正前請求項1之發明B，並未涉技術特徵之引進，尚難認該更正屬於前述因引進（新）技術特徵而須進行是否達成更正前發明目的判斷之更正態樣，遑論逕認該更正必然已實質變更公告時之申請專利範圍。」（見原判決第27頁）、「由於系爭專利更正前請求項1（即公告本請求項1）之發明B中所界定之纖維素濃度範圍係0.05%（按原判決誤繕為05）~0.70%，而系爭專利更正後請求項1（即更正本請求項1）仍保留該發明B且未變動纖維素濃度範圍，故就該發明B而言，更正前後纖維素濃度範圍皆為0.05%~0.70%，應無原告所稱因纖維素濃度範圍擴大而有實質擴大或變更公告時之申請專利範圍的情事」（見原判決第29頁）。上訴人猶執前述業經法院認定為不可採之見解（即原審甲證4所示之系爭專利再審查案審查表及審定書，可知被上訴人業已認定系爭專利主要技術特徵為紡絲溶液中含有「纖維素及另一聚合物」），主張「另一聚合物」為實現系爭專利手段之必要技術特徵，原判決未審酌亦未調查系爭專利之發明目的及「另一聚合物」是否為系爭專利之必要技術特徵，而有請求項記載不明確之情事，需解釋請求項範圍以判斷更正是否實質擴大或變更申請專利範圍，原判決認為毋須判斷更正後請求項能否達更正前目的，有判決不備理由、理由矛盾、法規適用不當之違背法令云云，自不足採。㈦至於上訴人爭執系爭專利更正前請求項1採用「擇一形式總括」方式記載，是否不符合專利審查基準之要求，而屬記載不明確且未為說明書支持一節，原判決已詳細說明，審查基準原意應僅係表示在擇一形式的記載中可包含所例示兩種寫法，並未限定只能用此兩種寫法表示。而如前述，就系爭專利公告本請求項1（或其說明書中）關於技術特徵甲之記載的文義而言，所屬技術領域中具有通常知識者已可得知其原意係該技術特徵甲可具有如前述（A）至（C）3種情況。且系爭專利更正本請求項1所為之更正僅係減縮為該原意之情況（B）的發明，並未有不符更正相關規定之情事，因此，縱使公告本請求項1因其記載形式與審查基準所例示「擇一記載之形式」不相符而導致有記載形式規定之瑕疵，系爭專利更正本請求項1所為更正之結果（該技術特徵甲未使用選擇式記載形式且僅為單一項目）亦已治癒該瑕疵，更難僅因公告本請求項1記載形式之瑕疵而謂該更正或被上訴人准予該更正之處分必然違反專利法之相關規定（見原判決第24頁至第26頁）。上訴意旨指摘原判決未調查系爭專利是否不明確且無法據以實施之情形，有判決不備理由之違法云云，亦非可採。㈧綜上所述，原判決並無上訴人所指違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。六、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　111 　年　　3 　　月　　17　　日最高行政法院第三庭審判長法官帥　嘉　寶法官　鄭　小　康法官　林　玫　君法官　李　玉　卿法官　洪　慕　芳以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　111 　年　　3 　　月　　17　　日書記官　張　玉　純

最高行政法院(含改制前行政法院)109年度上字第1187號

關鍵資訊