八十九年度判字第一○三八號｜行政：商標異議｜裁判日期：89 年 04 月 13 日

行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　　　　八十九年度判字第一○三八號原　　　告　美商．奈斯貝克產品公司代　表　人　甲○○○○○ 訴訟代理人　俞大衛　律師被　　　告　經濟部智慧財產局右當事人間因商標評定事件，原告不服行政院中華民國八十八年一月十九日台八十八訴字第○二五○八號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰主文再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。事實緣本件關係人琴觀股份有限公司於八十三年一月十二日以「奈森克林 NICE AND CARI NG」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第六類髮膏、髮乳、髮水、噴髮膠水、造型髮膠、護髮劑、泡沬髮膠、面霜、化粧水等商品申請註冊，作為註冊第五五三六三○號「奈森克林」商標之聯合商標，經被告審查核准，列為審定第六五一三一五號商標。嗣原告以系爭商標有違商標法第三十七條第一項第六款及第七款之規定，對之提出異議。案經被告審查，將第六五一三一五號「奈森克林NICE AND CARIN G 」商標之審定撤銷。關係人提起訴願，經遭駁回，訴經行政院八十五年度訴字第二三七五一號再訴願決定將訴願決定及原處分均撤銷。被告重行審查，為申請不成立之評決，發給中台評字第八六○四五四號商標評定書。原告不服，提起訴願、再訴願均遭駁回，遂提起本訴。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：原告起訴意旨及補充理由略謂：甲、「襲用他人商標」部分：一、本案被異議人琴觀股份有限公司所從事之主要行業為製造濕紙巾產品，而原告正是多年以來均從事於此一行業之前輩業者，系爭之「NICE'N CLEAN」商標更早為原告所首創使用，此均有原告已呈送於被告機關之註冊證、型錄及發票為證。但是本案被異議人何其「湊巧」地，竟然於原告首創並使用該商標多年之後，又自另一「妮思公司」處受讓兩件指定使用於「紙類」及「牙膏、牙粉、牙水」商品之「奈森克林」商標，然後即以此一與原告商標圖樣極為神似的商標圖樣（原處分已認定二者確屬近似，在原告前次呈送的鈞院判決中亦認定「奈森克林」並無字義，顯然為「NICE'N CLEAN 」的音譯），指定使用於與衛浴類相關之各種商品之上，向中央標準局申請註冊（以琴觀公司名義自行申請註冊的有三件）。且其最早之申請日期（八十年六月二十九日）尚早於自妮思公司移轉前述兩件商標之日期（八十年八月十五日），由此觀之，本案被異議人使用與原告商標相近之圖樣申請註冊及受讓他人近似圖樣商標之行為，本身即是有意識地「襲用」他人之商標。至少其亦既受了妮思公司的「襲用」行為，而成就並發揚了其本身原已就有的「襲用」意圖。因此被告認為「系爭商標是自妮思公司受讓而來，所以並不是襲用，且並不具有欺罔公眾的意圖」的見解，應是不當之認定。二、如果被告堅持「只要是受讓而來就不算襲用」的看法的話，那麼不法之徒即可以很容易地用下列的方式去剽竊他人的商標：⒈首先，以另一公司之名義，將該商標圖樣申請註冊在一個不相關類別的商品上，待取得註冊後，再移轉給自己；然後再以同一商標圖樣在相關的商品類別上申請正商標或聯合商標。⒉在任何一個外國地區，以任何一個外國公司的名義，在當地取得該商標的註冊。然後再由該外國公司以「外國商標專用權人」之身份，將該商標「授權」其在中華民國使用，然後該「被授權人」再以自己之名義在中華民國提出商標註冊申請。⒊右述的兩種情形，雖然該商標圖樣明明是抄襲自他人早已使用之商標圖樣而來，但其申請人卻都可以理直氣壯地提出該圖樣是「自他公司移轉而來」或「自外國公司授權而來」等不難取得的所謂「證明文件」，而「證明」其並非「非出於自創而抄襲他人」（或者，至少「證明」該抄襲者是另一家公司，而其自己卻是沒有「抄襲意圖」的），從而商標主管機關囿於商標法施行細則第三十一條之規定，即不得以同法第三十七條第一項第七款加以核駁。⒋同時在前述情形，由於該他人之商標並未在中華民國註冊（例如已在外國使用多年之外國商標），因此亦不得對於該申請案以第十二款或第十三款規定加以核駁。至於同法第三十七條第一項第六款之規定，被告一向認為其係專指商標圖樣之「本身」有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞而言（例如「巴塞隆那」有使人誤認其為西班牙產品之情形即是），因此亦不能適用而據以核駁。從而在現行法令下，前述情形竟然構成一嚴重的法律漏洞，該剽竊自他人的商標圖樣之獲准註冊將成為一無法避免的結果，其受害者，自非僅該被抄襲商標圖樣之所有者而已，而應是廣大的全體消費者。三、本案的情形，正與前述案例相同。系爭之「NICE N'CLEAN」商標早為原告所首創使用。但是本案被評定人何其「湊巧」地，竟然自另一「妮思公司」處受讓一指定使用於「紙類」（與原告之主要產品「濕紙巾」分屬於不同的類似族群）商品之「奈森克林」商標，又自另一「美國CHAINS INC. 公司」處得到「NICE AND CARING 」商標之「授權」，然後即以此二來源完全不相干，但卻又彼此「巧合」地極為神似的兩個商標圖樣，做為其商標圖樣的中、外文部分，指定使用於衛浴類相關之各種商品（包括原告之主要商品濕紙巾類）之上，向中央標準局申請註冊。原告雖對其提起異議及評定，但主管機關仍聽信其前述所謂「商標圖樣係移轉及授權而來」之種種主張，而認定其「尚無襲用原告商標之嫌」而審定異議或評定不成立。此種現象，正印證了原告先前所陳述的「法律漏洞」之說，且誠足為商標業界之有識之士所引以為憂。四、原告認為：現行法對前述情形的解決之道，首應在於認清少數不肖業者具有慣用此種「轉一手後加以漂白」手法之事實，從而應對其所提出之所謂「證明文件」及迂迴之「來源」詳加調查，切莫輕信。次則應對商標法第三十七條第一項第七款「襲用」之定義加以放寬，或不必限定必須有「抄襲」他人之事實始足當之（例如：確係因巧合而使用與他人使用在先之商標相同或近似之圖樣，並有致公眾誤信之虞者，亦不得准其註冊，以保障消費大眾，且商標法上之「襲用」未必本來就等於細則第三十一條中之「抄襲」，單純之「沿襲使用」亦為襲用之一種），或將細則第三十一條中「非出於自創而抄襲」要件之適用範圍擴張至其前手（這是因為：後手不論是自其前手「受讓」或是「被授權」該商標圖樣，依「概括繼受」及「後手取得之權利不得大於前手」之原則，其均應承受前手之瑕疵，倘前手有抄襲行為，後手自應承受其不利益）。以上所述之二種方法，均能解決前述之法律漏洞，且均為現行法律條文所能支持者。而立法院在八十六年四月十五日通過之商標法第三十七條第一項第十四款修正條文，亦業已解決此一問題，唯尚未施行。在新法施行前，實亟有依前述原則解決實際問題之必要。五、本案被異議人所提出之所謂「移轉」及「被授權」之主張及文件的不合情理與不足採信之處如次：⒈被異議人稱「NICE AND CARING」商標是得自美國CHAINS INC. 公司的授權使用（契約之簽署日為一九九四年九月十日），既然如此，其與其所稱「八十年間自妮思公司受讓而來」的「奈森克林」商標顯然是兩個毫不相干的來源（其取得時間相差有三年之多，且前手亦不相同，一為本國公司，一為外國公司）。但是由美國CHAINS INC. 公司所擁有之商標來看，其上非但有英文「NICE AND CARING 」，並且有與妮思公司所曾擁有並「移轉」給異議人完全相同之中文「奈森克林」字樣及其特殊字體，此又顯見其兩者之間必然有密切的關連，絕非彼此各別獨立的來源。 ⒉再者，既然CHAINS INC. 公司係在美國申請商標，其理應純以外文為商標圖樣，始符情理，而其所指定使用之商品「嬰兒濕巾、嬰兒油、洗髮精、嬰兒爽身粉」等又非華人所專用之商品，其萬無在美國有使用中文「奈森克林」商標於該等商品而有須在美國取得一中文商標專用權之必要。同時由其所註冊之商標圖樣觀之，其中文部分之面積甚大，英文部分之面積甚小，極易使人注意不到英文部分的存在，或以為英文部分只是中文部分的附屬品。因此該商標就更不可能是為了在美國使用的目的而申請。從而吾人可以推論：該商標是為了在中華民國市場上使用而申請的（因其為繁體字，不適用於大陸及新加坡市場）。同時倘再參酌在該美國商標之申請日（八十二年一月十一日）時，被異議人在台灣已擁有「奈森克林」商標之事實來看，吾人更可進一步地推論： CHAINS INC.公司之所以要在美國將被異議人業已擁有且字體完全相同之「奈森克林」商標圖樣，加上與其相似（並且與原告之商標極相近似）之外文部分「NI CE AND CARING 」後，作為一同時含有中、外文的商標圖樣向美國商標專利局申請註冊，其目的就是欲先在一般人心目中造成「在美國、奈森克林就是 NICE AND CARING 」的印象，以做為被異議人日後在台申請共計十件「NICE AND CARING」商標（除本案被異議商標之外，尚有九件）之依據。加以該 CHAINS INC.公司更在申請商標時向主管機關陳報「本商標圖樣之中文字的英文譯文是NICE AND CARING 」，而為主管機關登載於公告本內，此一說明更足以證明前述該二公司有密切關係之推論為實在。由以上的說明，吾人當可得到以下的結論，那就是：美國 CHAINS INC.公司與被異議人之關係匪淺，彼此的互動均有密切配合，共同朝一既定的計畫在進行，被異議人絕非單純而無辜地「由一美國公司處得到NICE AND CARING 商標的授權」而已。甚至該CH AINS INC. 公司根本極可能是一個由被異議人完全掌握的紙上公司（此為甚容易辦到之事）。蓋其設籍在華人聚集之加州，公司名稱又為東方味甚濃的CHAINS. 所申請的商標又以中文佔其面積之絕大部分，而其所「合作」之對象又為被異議人，其彼此間之授權契約條文又如此簡單，絲毫未提權利金問題，代表該公司簽署合約的又是一姓陳的華人，從而，本案系爭商標中之外文「NICE AND CARING」部分並非由被異議人單純地自他公司「授權」而來，被異議人不得據此而擺脫其襲用他人商標之責任，應已十分明確。⒊就被異議人所稱其是自CHAINS INC. 公司處得到「NICE AND CARIN G 」商標之授權使用，所以才在台申請商標專用權的這一說詞，有兩項嚴重不符情理之處：第一，由於CHAINS INC. 公司在台灣並未擁有商標專用權（相反地，被異議人當時在台卻已擁有「奈森克林」之商標權），所以被異議人大可在台灣自由使用該商標，並無必要得到CHAINS INC. 公司的授權（只有在美國地區使用，才必須得擁有美國商標的CHAINS INC. 公司的授權。但是，在該二公司所簽之合約書第三條中，卻又明定授權的領域為「台灣」），因此所謂「授權」之說，根本為虛偽欺人的荒唐事（授權之內容為授權銷售商品，並非授權使用商標）。第二，兩造簽訂「授權契約」之日期為一九九四年九月十日，但被異議人早在民國八十三年（一九九四）年一月份起，即在台以「奈森克林 NICE AND CARING」或「 NICE AND CARING」為圖樣，提出了前述的十個商標申請案，且每一個申請案的申請日都在當年的六月三十日以前（亦即早於其「授權合約」的簽訂日有三個多月之久），應可證明該「NICE AND CARING 」商標並非「繼受」自 CHAINS INC.公司之「授權」，而是被異議人所早就主動剽竊抄襲者。⒋更有甚者，原告曾委請美國律師事務所前往美國商標專利局調閱 CHAINS IN C.公司申請該商標時之申請書，並赫然發現該公司在填寫聲明書中的「在任何地點第一次使用該商標之日期」一欄時，竟填載「一九九○年五月（本商標在台灣註冊）」，而其所稱之「在台灣註冊」，顯然就指妮思公司在民國七十九年五月一日（即一九九○年五月）在台灣取得「奈森克林」商標註冊之事實而言。而且其所聲明之「使用」是指「自己的使用」，所記載的「在台灣註冊」，是指「自己在台灣註冊」。由此可見，所謂妮思公司，琴觀公司（被異議人）、 CHAINS INC.公司，三者即是一體，均為抄襲原告商標的共同行為人，此一事實應已再無可疑。⒌至於原告在美國早已取得「NICE N'CLEAN 」商標之專用權，何以嗣後 CHAINS INC. 公司竟又得以在美國取得「奈森克林 NICE AND CARING」商標之註冊﹖關於此點，原告認為其原因一方面是因為該後一商標的中文部分佔絕大面積，而外文部分卻僅以細小字體依附在中文的下方，不易引起美國審查員的注意，從而才得以矇混過關，另一方面更由於其既是以中文為主，且在申請時向主管機關陳報「本商標圖樣中之中文字的英文譯文是NICE AND CARING」，使得審查員誤以為該英文只是中文的翻譯或附屬品而已，乃未加特別注意而予以通過（事實上，該陳報的內容是錯誤的，「奈森克林」並無字義，乃是譯音，反而應該說奈森克林是NICE ANDCRAING 的譯文才是。 CHAINS INC. 公司故意做此不實的陳報以欺騙不懂中文的外國人，目的自然是想淡化主管機關對其所欲挾帶闖關的 NICE AND CARING部分的注意力）。同時美國商標法上必然有與我國商標法第三十一條第一項第一款相類似的規定，亦即即使CHAINS INC. 公司獲准該商標之註冊，其亦不能將佔有絕大部分的中文部分刪去（只留英文）而使用，否則將因有「自行變換商標圖樣致與他人使用於同或類似商品之註冊商標構成近似而使用」之情事而被撤銷，因此始暫時准其註冊，乙、「以不公平競爭之目的」部分：一、關於此部分，原處分認為被異議人並無「以不公平競爭為目的」，其曾經引用在台北地方法院八十五年易字第三四七七號案件審理中，由法院函請公平交易委員會鑑定之回函。然而，該鑑定函之內容，卻只有左列二項：⒈「難謂本案系爭商品之容器、包裝及外觀足使消費者將之與商品或服務來源產生聯想，自非構成他人商品之『表徵』，從而無公平交易法第二十條之適用」；⒉「僅依告訴人於美國、法國、希臘、加拿大四國所取之『NICE N'CLEAN 』商標註冊證，以及一九八九至一九九五年間告訴人商品行銷世界各國，刊登廣告之少數資料，亦難認該商標於國際間之使用情形，已達公平交易法第二十條第一項第三款所稱『著名』之程度」。二、由此可知，公平交易委員會在前述鑑定函中所表示的意見，明顯僅在於「告訴人商品之容器、包裝、外觀尚不構成商品之表徵」及「告訴人之商標尚非著名」二點而已，並非認為被異議人主觀上「沒有為不公平競爭的意思」。因此，就被異議人有無「以不公平競爭為目的而申請系爭商標」乙點，尚須就其他證據資料加以觀察，尚不能僅認前開之法院判決及公平會鑑定函就予以否定。三、原告提出左列理由，以證明被異議人確有「以不公平競爭為目的」之情事存在：①原告在提起異議之初，即呈送原告所有之「NICE N'CLEAN」商標於一九八七年起在美國、法國、希臘、加拿大等國家取得之商標註冊證，自一九八七年起之商品型錄，及在美國本土以外的世界各國銷售的單據多份，以證明該商標確為原告所首創，且早已有使用之事實，由於有此等事實的存在，從而才使被異議人產生「利用原告商標的知名度，進行與原告及他企業之不公平競爭」的動機。②被異議人雖辯稱其「奈森克林」商標是自妮思公司受讓而來，因此並無抄襲原告「NICE'N CLEAN」商標之意圖云云。吾人先姑不論妮思公司與被異議人之關係如何（事實上，該公司極可能是被異議人所掌控的公司，此部分可由原處分機關查證該商標申請卷中之該公司代表人姓名，並進一步向台北市政府建設局查閱其股東名冊，即能做初步查證），僅從該妮思公司在同一時期亦申請一「ＮＰ設計圖」商標，該ＮＰ設計圖亦為原告所首創且早已使用之商標，且為原告公司名稱之縮寫，該特殊之字體亦為原告所設計，並為原告於各種文件上使用以作為公司之表徵，且亦同時轉讓給被異議人一點，即可以證明該妮思公司確有襲用原告商標之意圖，且證明該「奈森克林」中文字亦顯然是抄襲自原告之「 NICE'N CLEAN 」商標而來。同時被異議人身為相關行業之業者，如何可能不知道原告之公司名稱及早已使用「ＮＰ設計圖」及「NICE'N CLEAN」商標之事實（被異議人在答辯書內亦承認其經銷過原告的產品，此點容後詳述）﹖其既明知，仍故為「受讓」該二商標，其受讓行為焉能謂沒有「襲用他人商標」之意圖存在﹖因此由該二商標之申請及「轉讓」過程來看，被異議人計畫利用原告商標當時已存在之使用事實及知名度，而與原告及其他國內業者進行不公平競爭的意圖，可謂已十分明確。③再者、被異議人在八十三年時，於申請包括本件商標在內的十件「奈森克林NICE AND C ARING」商標申請案之外，更在同年四月二十五日申請了一件「奈森克林NICE AND C LEAN」商標，其外文部分與原告之「NICE'N CLEAN」商標可謂已完全相同（英文之N' 即為AND 的縮寫），此一行為，更足以證明其係有計劃地抄襲原告的商標，及蓄意以不公平的方式（利用他人商標的固有知名度及為一外國產品之性質）進行競爭的事實。④此外，在原告對被異議人所提起之刑事告訴案件中，原告亦曾提出被異議人在台灣生產以「NICE ＋CLEAN」為商標之馬桶清潔劑（但其包裝上卻完全是日文說明，無一中文字，僅有以貼紙貼上「台灣總代理：琴觀股份有限公司」而已），而有違反刑法第二百五十五條之罪嫌，因此請求司法機關依法處斷。此一部分雖蒙檢察官提起公訴，但嗣後卻被法院判處無罪（其理由為：「被告所製造之馬桶清潔劑雖就使用說明及功能等項目，以日文標示之，惟就刑法第二百五十五條第一、二項所規定之『原產國』及『品質』等項，則並無任何虛偽之標記，與該條項之構成要件，亦有未洽」，（按：該產品之出品人明明是記載日本某株式會社，並由被異議人為其「台灣總代理」，焉能謂「就原產國並無虛偽之標記」﹖）但是從此一事實，更可證明被異議人確有以各種方法抄襲原告商標之行為，而此種行為若非係以從事不公平競爭為目的，則又之是為何乎﹖⑤雖然在前述之案件中，被異議人曾提出該日本株式會社「授權」其在台製造並使用「NICE＋CLEAN」商標之所謂「授權文件」，但是，原告深信，天下事未有如此湊巧者，如何可能就在被異議人千方百計抄襲原告的「NICE N'CLEAN」商標之際，又「正好」有一日本公司「授權」其使用一完全近似之商標圖樣（其中的＋，N'、AND 均為同一意義）﹖況且該日本公司在台並無商標註冊，又何須「授權」給被異議人乎﹖經過原告與該日本公司聯絡結果，已取得該日本公司出具之宣誓書，載明「其根本沒聽過琴觀公司的名字」之旨，由此一事實，當可證明被異議人所謂的種種「移轉、授權」云云，都只是障眼法而已，其從事不公平競爭之意圖，可謂彰彰明甚。⑥此外，公平交易委員會在前述鑑定函中雖然認為原告商品包裝、容器及外觀尚不足以構成商品的「表徵」，從而認為被異議人雖然使用與原告相類似的包裝、容器及外觀，但尚不足以成立公平交易法第二十條之罪。但是吾人由被異議人故意使用與原告商品極相近似的包裝、容器及外觀這一點來看，加上其所使用之商標又與原告如此近似，更足以證明其是故意要使消費者誤認其產品就是原告的產品，其從事不公平競爭之意圖，自為毫無疑義之事。⑦茲將原告所使用之商品包裝及被異議人所使用之商品包裝一併附呈，以供比較。鈞院當可發現，此二者實在有太多相似之處，難以一一細數。原告在此僅指出兩點最大的相同之處，以供鈞院參考：ａ不論是被異議人「受讓」自妮思公司的「奈森克林」商標也好，或是「授權」自CHAINS INC. 公司的「奈森克林 NICE AND CARING」商標也好，其中均沒有「紅心」的圖樣，但在被異議人使用在商品上的商標中，卻使用了與原告商標中完全相同的「紅心」圖樣，足可證明其係蓄意抄襲原告之商標及商品外觀設計；ｂ被異議人在商品背面所使用的商品使用指示圖，與原告所創作並使用在商品上者完全相同，其抄襲至屬顯然。⑧原告在提起異議時，即呈送被異議人所進口之原告原廠生產的十二片裝嬰兒用濕巾帶一種，並敍明被異議人故意在原告的「NICE N'CLEAN」商標之旁，加貼「奈森克林」商標之貼紙，更虛偽記載「台灣總代理：琴觀股份有限公司」之事實，由此一事實，亦可證明其係故意使消費者誤認「奈森克林」就是「NICE N'CLEAN」，進而在將來其所自行生產的「奈森克林 NICE AND CARING」產品上市時，消費者自然就會誤認其就是原告的產品。⑨綜上所陳，原告深信，任何人均應已對被異議人的「不公平競爭目的」再無任何懷疑。⑩被異議人目前仍繼續以各種相類似的商標圖樣申請註冊，目的仍在混淆消費者，其不公平競爭的意圖及行為，已達到令人搖頭嘆息的地步。丙、「有致公眾誤信之虞」部分：關於此一部分，原告除引用以上所述的所有事實，以證明被異議人一切行為的目的，就是在使消費大眾誤認「奈森克林NICE AND CARING 」所代表的就是原告在外國已有知名度的「NICE N'CLEAN」產品之外，更願提出左列事證，進一步地就此點加以證明：⒈被異議人在異議答辯書之理由四中，曾自承其曾經銷售原告之商品。關於此一部分，該答辯書的文字是：「被異議人必需陳明，被異議人曾經銷售異議人之商品，唯因異議人之商品品質不穩定且濕紙巾之泡沫太多，而放棄銷售，現已與美商CHAINS INC. 公司簽立總代理權．．．此有被異議人之進口報單影本（附件六）可證．．．」。⒉由其文字可知，被異議人是「先」銷售原告之產品，發覺「品質不好」後，才改而銷售美商 CHAINS INC.公司的產品的。所以其銷售美商 CHAINSINC . 公司產品的日期，應是在其銷售原告的產品之後才對。同時，依據其所提附件六向美國 CHAINS INC 公司進口之四份報單日期來看，其日期分別為：ａ、八十年十月二十四日。ｂ、八十一年七月十二日。ｃ、八十三年六月三十日。ｄ、八十三年九月九日。因此，其銷售原告產品的日期，必定是在八十年十月二十四日之前，至少也是在八十三年一月十二日（本件被異議商標的申請日）之前很久，從而，消費者在該商標申請當時，對據以異議的原告商標圖樣自然已存在印象。從而本件被異議商標之獲准註冊當然有使消費者發生誤信之虞。⒊僅就前述被異議人曾在本件商標申請日以前在台灣地區進口販賣原告出品之「NICE N'CLEAN」產品之事實言，消費者心目中既已留下印象，則本件商標之註冊當然有誤公眾誤信之虞，此已為毫無疑義之事實。丁、綜前所陳，本案被異議商標確已符合商標法第三十七條第一項第七款之要件，而有不准許其註冊之法律依據及社會需要，如此始足以保障消費大眾及其他不從事不公平競爭的合法廠商之權益。值此中華民國大力重視智慧財產權保障之際，原告懇請鈞院能對本案細予考量，務請撤銷原處分，以保障受害廠商之合法權益，並避免對被異議人此種不思自創品牌，卻巧取豪奪他人智慧財產之不肖業者產生鼓勵作用等語。被告答辯意旨略謂︰按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，固為商標法第三十七條第一項第七款所規定，惟該款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者，復為同法施行細則第三十一條前段所規定。查系爭審定第六五五八六八號「奈森克林NICE AND CARING 」商標圖樣係由中文「奈森克林」及外文「NICE AND CARING 」所組成，而據以異議之「Nice'Nclean」商標圖樣為單純之外文「NICE'N clean 」，外觀上尚非不可區辨。又系爭商標圖樣上之中文奈森克林係原告於八十年間由妮思公司移轉受讓而來，而外文 NICE AND CARING則係美商CHAINS, INC.於西元一九九三年於美國註冊取得專用權，嗣授權關係人註冊使用，業經大院八十五年度判字第一二九二號判決，台灣台北地方法院八十四年度易字第三四七七號及台灣高等法院八十五年度上易字第九七五號刑事判決認明附可稽，即難謂系爭商標係出於不公平競爭之目的抄襲據以異議之商標。而原告於提出異議時所檢送據以異議商標之使用資料，其中美國、法國、希臘及加拿大等國註冊證及商品型錄不能證明其銷售使用商標之情形。至外銷巴西、烏拉圭、西班牙、新加坡、冰島等國之外銷單據，則每一國各一筆，數量非鉅，其透過關係人銷售商品僅屬試銷性質，數量極少，尚難認據以異議商標已為國內一般消費者所熟知，亦經原告檢送之證據資料及參酌本院公平交易委員會（八四）公參字第一○○六二號函暨台灣台北地方法院八十四年度易字第三四七七號刑事判決等論明。即難謂系爭商標有以不公平競爭之目的而抄襲據以異議之商標，並有使一般消費者對其商品之來源或產製者發生混淆誤認之虞。從而本局為異議不成立之審定，揆諸首揭說明及參照行政法院八十五年度判字第六六四號、第一二九二號、第一二九三號、第一七八八號等判決意旨，並無不當，均應予以維持。至原告於異議時並未就系爭商標有違商標法第三十七條第一項第六款部分補正理由，即無庸論究，併予敍明。是本局所為之處分，並無不合等語。理由按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為註冊時商標法第三十七條第一項第七款所規定，惟該款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者，復為同法施行細則第三十一條前段定有明文。本件原處分參酌行政院公平交易委員會（八四）公參字第一○○六二號函及台灣台北地方法院八十四年度易字第三四七七號刑事判決，以及本院八十五年度判字第六六四號、第一二九二號、第一二九三號及第一七八八號判決意旨，認定原告不能證明其使用商標行銷商品之情形，其透過關係人銷售商品僅為試銷性質，尚難認定原告之商標已為國內一般消費者所熟知，而系爭商標圖樣上之中文奈森克林商標係受讓自妮思公司，外文NICE AND CARING 係美國CHAINS，INC.之授權使用，難認關係人係以不公平競爭之目的而抄襲據以評定之商標，因而為申請不成立之評決，固非無見。惟查：行政院公平交易委員會（八四）公參字第一○○六二號函及台灣台北地方法院八十四年度易字第三四七七號刑事判決乃屬另案，其據以認定事實之證據資料與本件並非完全相同，對本件非當然生拘束力。次查系爭商標之中文部分「奈森克林」，原係妮思企業有限公司申准註冊之商標，嗣移轉予關係人者，而妮思公司原曾銷售原告據以異議商標之商品，系爭商標圖中文並無特殊意義，無非屬據以異議商標「NICE AND CARING 」之音譯。關係人承受中文「奈森克林」，另附英文部分NICE AND CARING ，足見系爭商標非出於自創而抄襲據以評定商標情事。參諸關係人又曾銷售關係人據以評定商標使用之商品，難謂其無出於不公平競爭之目的。且關係人自八十年十月二十四日起至八十三年九月九日止銷售原告之產品，之前妮思公司亦曾銷售原告之產品，則據以評定之商標為國內消費者所熟知，究非無稽，為本院八十五年度判字第一四一八號判決認定在案。原告復主張：㈠關係人之前手「妮思公司」及「美國CHAINS INC公司」本屬襲用原告之商標，且其授權時間係在關係人申請註冊之前，其時間前後已有矛盾，關係人及上開二授權公司似均為共同行為人。㈡公平交易委員會之鑑定資料較本件不完全，應參酌本件原告其他證據資料方屬完備。因關係人之商標附加與原告相同之「紅心」圖樣，於商品背面所使用之商品使用指示圖亦與原告所使用者完全相同。㈢關係人於八十三年四月二十五日申請另件「奈森克林NICEAND CLEAN」及「NICE ＋CLEAN」商標，與原告之商標顯有「襲用」之關係等情。如原告上開主張屬實，益足認關係人有抄襲原告商標之預謀，依個案分別審理之原則，應就原告所檢具較完全之本件證據資料，重新詳加審酌評定，方屬合法妥適。至本院八十五年度判字第一二九二號及第一二九三號判決，係以關係人是否有以不公平競爭為目的而抄襲原告商標情事，依當時之證據資料尚未能率予認定，遂撤銷該案前處分，責由被告詳查事證，重為審酌為適當處分。此外本院最近八十六年度判字第三○二九號及八十七年度判字第一號判決，就與本件同一事實，均認「奈森克林NI CE AND CARING 」商標，有違商標法第三十七條第一項第六款之規定，自不復受本院八十五年度判字第六六四號、第一七八八號判決之拘束。乃被告置原告嗣所檢具翔實事證資料不論，遽為異議不成立之審定，即嫌速斷。一再訴願決定遞予維持，亦有疏略，應由本院併予撤銷，由被告就本案原告所舉全部事證資料重行審酌，另為處分。據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第二十六條前段，判決如主文。中華民國八十九年四月十三日行政法院第一庭審判長評事黃綠星評事藍獻林評事黃璽君評事廖宏明評事鄭忠仁右正本證明與原本無異法院書記官彭秀玲中華民國八十九年四月十三日

最高行政法院(含改制前行政法院)八十九年度判字第一○三八號

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