最高行政法院(含改制前行政法院)八十九年度判字第三○六六號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　八十九年度判字第三○六六號

原告

穎豐食品工業有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦

右當事人間因商標評定事件，原告不服行政院中華民國八十八年七月一日台八十八訴

字第二五五二七號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

緣關係人龍口製粉廠股份有限公司前以「龍口牌及圖」商標指定使用於修正前商標法施行細則第三十八條第四十六項粉絲商品申請註冊，經准列為註冊第一九○八七號商標，嗣經關係人於專用期間屆滿前，分別於六十四年六月四日、七十四年六月二十四日、八十四年五月十九日申請延展註冊，並經被告核准在案。而原告於八十六年六月二十八日以該商標有違註冊時商標法第二條第一項第五款規定，對之申請評定，案經被告於八十七年七月二十四日以中台評字第八七○一五八號商標評定書為申請駁回之處分，原告不服，提起訴願、再訴願，均遭駁回，遂提起本件行政訴訟，茲摘敍兩造訴辯意旨如次：原告起訴意旨及補充理由略謂：一、本件被申請評定之第一九○八七號「龍口牌及圖」商標，係於民國四十四年三月三十一日申請註冊，被告原處分書理由一及行政法院六十年判字第三七四號判例解釋，該商標之評定案件實體部分自應適用二十九年十月十九日修正公布之舊商標法，程序部分始適用新商標法，始為正確。惟被告卻囿於法條排列，認定本案應適用延展註冊時之法律，其論理有前後予盾之處。二、本案再訴願決定機關以「評決時商標法第五十二條第三項規定註冊已滿十年之商標，評定原因僅限於違反同法第二十五條第二項第一款之規定者，係基於專用權人既得權益之保護及商標註冊安定性之考慮」云云，駁回原告之再訴願決定。然商標專用期延展註冊申請之核准，以該商標註冊指定商品內實際使用之商品為限，其有第三十七條第一項第一款至第八款情形之一者，不予註冊，為延展註冊時商標法第二十五條第二項第一款所明定，而該款文字與二十九年十月十九日修正公布之舊商標法第二條第一項第五款文字完全一致，僅法條順序改變，故假設評決時商標法第五十二條第三項規定之立法理由如再訴願決定所言，則適用舊商標法第二條第一項第五款亦應獲致相同見解，豈可單純以法條排列順序作為駁回之理由？三、本件被申請之註冊第一九○八七號「龍口牌及圖」商標圖樣上之「龍口」，乃大陸地區山東省煙台地區製造粉絲之集散地，行銷至全世界，只要提起粉絲，一般消費者皆聯想至「龍口」集散地，粉絲製造業者為表彰自己產品，習慣上繼續沿用此一商品名稱。今關係人將此兩岸業界慣用之「龍口粉絲」商品名稱，向被告申請註冊，顯然違法，故應將第一九○八七號「龍口牌及圖」之商標評定為無效。四、第一九○八七號「龍口牌及圖」商標指定使用於粉絲商品，既為「粉絲」業者習慣上所通用之標章，應有違其註冊時商標法第二條第一項第五款之規定，況且「龍口」二字在粉絲製品中已成為眾所知悉之產品名稱，根本不具有「商標」之顯著性，在大陸地區，「龍口粉絲」被看成是粉絲商品通稱名詞，不得申請商標註冊。五、本案商標所有人投機取巧，以大陸地名及粉絲商品名稱「龍口」

據為商標申請註冊，獲得商標註冊，依商標法第三十七條第六款之規定：「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者。」不得申請註冊，「龍口」既是大陸地區地名，「龍口粉絲」也是大陸地區盛名之粉絲產品，被告在審核本案商標延展註冊時，均未於注意，准予商標延展註冊，顯然不當。故本案已失去了顯著性，也非為創設之商標名稱，已違反註冊當時商標法第二條第一項第五款之規定。綜上，請判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷等語。

被告答辯意旨略謂：一、按商標註冊有違反商標法第三十七條第一項規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效。又商標之評定案件適用註冊時之規定，但其申請評定之程序適用評決時之規定。此分別為商標法第五十二條第一項及同法施行細則第四十條第二款所明文規定。經查本局以系爭商標自民國四十四年十二月一日獲准註冊迄今已逾四十年，並經三次延展註冊在案，依商標法第五十二條第三項規定，申請人僅可申請評定其延展註冊為無效，惟原告仍主張本件商標有違民國二十九年十月十九日修正公布之商標法第二條第一項第五款之規定，而申請評定其創設註冊為無效，顯非適法等理由，而為所請應予駁回之處分。原告不服則主張商標法第五十二條第一項、第二項、第三項後段僅規定：「評定其註冊無效」，並無區分係創設註冊、延展註冊或移轉註冊，是本局自程序上駁回訴願人申請，顯屬有誤。又因民國二十九年十月十九日之商標法第二條第一項第五款規定與現行商標法第三十七條第一項第八款規定相同，應符合商標法第五十二條第三項規定，而應進入實質審查，本局從形式上駁回，未從實質審查，顯有不當等云云，請求撤銷原處分。然經查商標專用期間之延展註冊，性質上仍係更新註冊，是對於業經延展註冊之商標，其專用期問屆滿前之創設註冊，即無再事爭執之餘地，此徵諸行政院八十一年三月二日台八一訴字第七六三七號決定書意旨可明。復查原告於八十六年六月二十八日所提之評定申請書第二－三頁所示：本案商標「應有違其註冊當時商標法第二條第一項第五款規定，而不得呈請註冊，其原註冊自應評定為無效」。依此可知原告顯然係以註冊第一九○八七號「龍口牌及圖」商標之創設註冊為評定對象，則依前開行政院台八一訴字第七六三七號決定書意旨，自非所許。三、又評決時商標法第五十二條第三項規定註冊已滿十年之商標，評定原因僅限於違反同法第二十五條第二項第一款之規定者，係基於專用權人既得權益之保護及商標註冊安定性之考慮。本案商標註冊迄今已逾四十年，並經申准延展註冊三次，如許原告對其創設註冊申請評定，將有損其專用權人之既得權益及商標註冊之安定性，即有悖前開商標法第五十二條第三項規定之立法意旨，本局認其對本案商標創設註冊申請評定，顯非適法，而為申請駁回之評決，並無不妥，應予維持。據上請駁回原告之訴等語。

理由

按「商標之評定案件適用註冊時之規定，但其申請評定之程序適用評決時之規定。」

為商標法施行細則第四十條第二款明文所定。次按「商標專用期延展註冊申請之核准，以該商標註冊指定商品內實際使用之商品為限，其有第三十七條第一項第一款至第八款情形之一者，不予註冊」，亦為延展註冊時商標法第二十五條第二項第一款所明定。本件關係人龍口製粉廠股份有限公司於四十四年十二月一日以「龍口牌及圖」商標指定使用於修正前商標法施行細則第三十八條第四十六項粉絲商品申請註冊，經被告准列為註冊第一九○八七號商標，嗣經關係人於專用期間屆滿前，分別於六十四年六月四日、七十四年六月二十四日、八十四年五月十九日申請延展註冊，並經被告核准在案。而原告於八十六年六月二十八日以該商標有違註冊時商標法第二條第一項第五款規定，對之申請評定，經被告以評決時商標法第五十二條第一項係就商標之註冊違反有關規定時，得申請評定之規定，關於商標專用期間之延展註冊，同條第三項既有特別之規定，即無適用同條第一項之餘地。系爭商標自民國四十四年十二月一日獲准註冊迄今已逾四十年，並經三次延展註冊在案，依商標法第五十二條第三項規定，申請人僅可申請評定其延展註冊為無效，惟原告仍主張本件商標有違民國二十九年十月十九日修正公布之商標法第二條第一項第五款之規定，而申請評定其創設註冊為無效，顯非適法等理由，而為所請應予駁回之處分。一再訴願決定遞予維持，揆諸首揭法律規定，並無違誤。原告不服提起本訴，訴稱：本件商標之評定案件實體部分自應適用二十九年十月十九日修正公布之舊商標法，程序部分始適用新商標法，被告卻囿於法條排列，認定本案應適用延展註冊時之法律，其論理自有違誤。又商標專用期延展註冊申請之核准，以該商標註冊指定商品內實際使用之商品為限，其有第三十七條第一項第一款至第八款情形之一者，不予註冊，為延展註冊時商標法第二十五條第二項第一款所明定，而該款文字與二十九年十月十九日修正公布之舊商標法第二條第一項第五款文字完全一致，僅法條順序改變，適用舊商標法第二條第一項第五款亦應獲致相同見解，自亦不得以法條排列順序作為駁回之理由。本件「龍口牌及圖」商標圖樣上之「龍口」，乃大陸地區山東省煙台地區製造粉絲之集散地，行銷至全世界，只要提起粉絲，一般消費者皆聯想至「龍口」集散地，粉絲製造業者為表彰自己產品，習慣上繼續沿用此一商品名稱。今關係人將此兩岸業界慣用之「龍口粉絲」商品名稱，向被告申請註冊，顯然違法，故應將第一九○八七號「龍口牌及圖」之商標評定為無效云云。經查：商標專用期間之延展註冊，性質上仍係更新註冊，是對於業經延展註冊之商標，其專用期問屆滿前之創設註冊，即無再事爭執之餘地。查原告於八十六年六月二十八日所提之評定申請書第二－三頁載明：本案商標「應有違其註冊當時商標法第二條第一項第五款規定，而不得呈請註冊，其原註冊自應評定為無效」。被告為求明確，復函請原告敘明其評定對象究為原始註冊無效或延展註冊無效，原告於八十六年十一月二十七日函復明確主張該商標之原始註冊無效，此有該函附於原處分卷可稽，依此可知原告顯然係以註冊第一九○八七號「龍口牌及圖」商標之創設註冊為評定對象，則依首開說明，自非法所許。是以被告自程序上予以駁回，一再訴願決定遞予維持，俱無不合。至原告於本院主張對本案延展註冊亦請求評定其為無效乙節，因未經於評定及訴願階段主張，且未經被告評定，本院自不得逕予審酌。從而原告起訴意旨難認有理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 一 庭審 判 長 法 官 黃　綠　星

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　彭　秀　玲