最高行政法院(含改制前行政法院)九十一年度判字第一五四○號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　九十一年度判字第一五四○號

原告

豐饌國際事業有限公司（承當台灣德積食品股份有限公司訴訟）

代表人

甲○○

訴訟代理人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦

右當事人間因服務標章事件，原告不服行政院中華民國八十九年四月二十一日台八十

九訴字第一一四七八號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

緣臺澤有限公司於民國八十四年十月二十三日以「小鬥士及圖」服務標章（下稱系爭標章，圖樣如附圖一），指定使用於商品及服務分類表第四十二類之冷熱飲食店服務申請註冊，經被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）審查核准，列為註冊第八六二一六號服務標章。旋經移轉登記於原告之前手台灣德積食品股份有限公司（下稱德積公司）。嗣關係人美商．美國口味炸雞公司以系爭標章有違註冊時商標法第七十七條準用同法第三十六條、第三十七條第一項第七款及第十二款之規定，檢具「小騎士圖」各商標（下稱據以評定商標，圖樣如附圖二）對之申請評定。案經被告為系爭第八六二一六號「小鬥士及圖」服務標章之註冊應作為無效，其聯合註冊第九六四二三號、第九七三二八號及第九七三二九號服務標章應一併撤銷之評決，發給中台評字第八八○二六四號服務標章評定書。德積公司不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。嗣德積公司將系爭標章及營業移轉於原告，原告獲他造同意，聲明承當訴訟，茲摘敍兩造訴辯意旨如次：原告起訴意旨及補充理由略謂：一、按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，乃系爭「小鬥士及圖」服務標章於註冊時之商標法第三十七條第一項第七款所明定（八十八年十二月二十二日修正公布）。惟「本法第三十七條第一項第七款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者」，同法施行細則第三十一條前段定有明文。從而可知「襲用他人之商標或標章」，固為本條款構成要件之一，然其所指之受襲用「商標或標章」，觀前揭施行細則之規定，應以「已使用」者為限甚明，換言之，該他人所有之圖樣於系爭服務標章註冊時，應已確有將之作為「商標或標章」使用之事實，始有該規定之適用；若否，即使兩者之間有何種爭執，亦屬其他法律範疇，非商標法所能審究。二、原告係於七十五年間設立，以從事速食餐飲為主要業務，之前為擴大業務，曾與關係人美商．美國口味炸雞公司特許授權契約以合作開設連鎖店。該授權契約除禁止原告不能以任何形式表示或擁有關係人之專有標誌或將專有標誌作本約所規定以外之使用外，並未規定原告亦不得使用其他圖樣為商標或標章；不僅契約書未如此規定禁止，甚且原告若欲使用非關係人所設計之圖樣，只要於含有該圖樣的廣告或推廣計劃推出前經關係人審查同意即可。因此回歸至系爭服務標章主題，原告於關係人合作存續期間，為迅速拓展知名度，除使用關係人早已註冊在案之第六五四七號「CHURCH'S FRIED CHICKEN and RAINBOW Cin OVAL」服務標章及第三七八○九四號「小騎士CHURCH'S and COWBOY device」等聯合服務標章外，更創作了「小鬥士」圖樣並委託華威廣告公司以之為促銷廣告之刊登。準此，原告並未違反與關係人美商．美國口味炸雞公司之授權契約而有該圖樣合法之使用權，且以該圖形刊登廣告亦經過美商．美國口味炸雞公司的同意，此舉完全有利於業務之發展，進而使雙方合作的連鎖速食餐廳因該代表性的圖案更具一致性。三、原告復耗斥鉅資，藉由媒體刊登廣告、製作活動看板、舉辦或贊助各種節慶活動等方式持續以「小鬥士及圖」圖樣為宣傳促銷，嗣後於八十四年十月二十三日由臺澤有限公司申請該圖樣為商標之註冊，在經授權後讓與原告使用。故於八十五年六月七日與關係人終止授權契約、結束合作關係後，原告在其直接經營的三十多家連鎖店中，大至店內裝潢，小至用餐拖盤、紙巾、紙杯、紙盒、紙袋、提袋及各類印刷精美的彩色廣告單、價目表等物品，便完全捨棄原先的「CHURCH'S TEXAS FRIED CHICKEN」及「騎士圖」等圖形，而以全新自創、前已使用的企業標誌「小鬥士及圖」圖樣代之。四、今被告的評定書雖以「小騎士圖」等系列圖形係七十六年間便取得著作權登記，再於八十六年間移轉予關係人美商．美國口味炸雞公司來否定原告「小鬥士」的申請適法性。惟不僅關係人據以評定「小騎士圖」等圖形之註冊申請日期為八十六年三月二十六日明顯在後，無待爭論，因此問題焦點遂擺放在著作權及「商標使用」爭點上。查在據以評定商標申請註冊之前，「小騎士圖」系列圖形僅係關係人之另一合作人「喬吉食品股份有限公司」（下稱喬吉公司）於七十六年間向內政部申請登記之「圖形著作」，直至八十六年五月一日方與關係人簽訂移轉契約，在經被告於八十六年十一月十七日函告核准移轉前，遍觀關係人美商．美國口味炸雞公司與案外人喬吉食品股份有限公司雙方就所經營的「小騎士德州炸雞」速食餐飲服務引用的「小騎士圖」等多件圖形之使用情形，雖亦有將之印製於價目表上，惟充其量僅如米老鼠、唐老鴨、兔寶寶、 HELLO KITTY、小叮噹等卡通漫畫人物，係著作物之使用，要難認係關係人美商．美國口味炸雞公司營業上商品之識別標誌而為「商標或標章」之使用者。是以被告於評定書中率將系爭「小鬥士及圖」服務標章與關係人之「小騎士圖」等圖形著作比對，逕下「．．．二者均係為小牛仔卡通圖案，其有雷同造型之帽邊、設計，其構圖、意匠極相彷彿，於異時異地通體隔離觀察，有使一般消費產生混同誤認之虞，應屬近似之商標」之判斷，而遽為申請註冊在先之系爭「小鬥士及圖」服務標章之註冊應為無效之評決，復訴願、再訴願決定機關又均予以維持，即難謂妥適。五、如前所述，原告昔日與關係人間存有授權關係，斯時已有使用「小鬥士及圖」商標圖樣之事實，對案外人喬吉食品股份有限公司的「小騎士圖」等圖形僅有「圖形著作」之認知，是原處分何能強求原告對嗣後始申請為商標者「預先」知曉？不寧唯是，著作權法最近一次於八十七年一月二十一日修正時，已將著作權登記制度廢除，回歸創作保護原則。即使該「小騎士圖」等圖形比原告之「小鬥士及圖」商標圖樣更早取得所謂的「著作權證明」，惟在據以異議「商標」之著作權執照所載之原創作人許君尚未出面、於內政部登記的著作權人真偽未定尚待查辦情形下，無論如何則應依商標法第三十七條第一項第四款商標若有侵害他人之著作權，經判決確定者，商標主管機關方得依職權或據利害關係人之申請撤銷商標專用權之規定，原處分應俟「小騎士圖」等多件著作權真偽確定後，方能進一步評決申請註冊在先之系爭「小鬥士及圖」商標註冊無效。關係人美商．美國口味炸雞公司以及被告屢屢以著作權作為評斷本案之主要論點，其未當之處，原告深感不服。六、繼受取得不得優於前手：（一）本案據以評定標章或圖樣，充其量僅係案外人喬吉公司自行委託他人著作，並於嗣後將所有之著作權及商標申請移轉於關係人，為關係人於評定申請書所自認，並未經關係人事前參與、指示、規劃。關係人僅於嗣後因喬吉公司之請，而同意喬吉公司使用該圖樣於廣告或文件上。則該據以評定之圖樣之權益僅始於喬吉公司。再且，前述移轉均發生於臺澤有限公司申請系爭標章（八十四年十月二十三日）之後。如是，則關係人之權益及申請評定之權益及資格，均本於此受讓關係及發生於讓與人之事實，且限於該受讓關係及發生於讓與人之事實，不得優於前手。七、喬吉公司是否有使用據以評定之圖樣？按主張商標法（舊）第三十七條第一項第七款之規定，須該前商標或標章（據以評定之商標或標章）業經使用為限，為理所當然，且為實務上所共認。細察關係人所提使用證明之若干文宣，喬吉公司並未使用該據以評定之圖樣。該文宣等原則上為德積公司所出資並使用之文宣，蓋各該文宣等之上所示之店面基本上為德積公司所經營，喬吉公司所單獨使用者為數極少。圖樣之印刷出現於宣傳品、報章或圖畫本，並非當然等於以之作為「商標或標章」使用（參看商標法第六條）。商標法第三十七條第一項第七款所指被襲用之「商標或標章」必須限於經使用作為商標或標章之情形。若使用之方式，在客觀上無法表彰商品之來源，並足以與他人之商品相區別者，不屬商標之使用。關係人所提之印刷品中所顯示之本案據以評定圖樣，僅為印刷品上眾多擁擠圖樣之一，所佔整體版面甚微，且未居於明顯之處，充其量僅為文宣上之裝飾圖案，對於消費者而言，在客觀上無法表彰商品之來源，亦不足以與他人之商品相區別，不屬商標之使用。事實上，各該印刷品中較能發揮表彰及區別功能者為關係人自身所有之商標。被告就據以評定之圖樣是否有經喬吉公司使用，其認定顯然與其自身發布之認定標準有違，造成枉法差別之待遇（參行政程序法第六條）。八、是否有致公眾誤信之虞？按我商標法採註冊主義，未註冊之商標必須符合極嚴格之規定，方予保護，例如公平交易法第二十條及商標法（舊）第三十七條第一項第七款之規定，故各該規定應從嚴認定，以免破壞體制。被告實務上亦對於商標法第三十七條第一項第七款之規定，採極其嚴格之認定，要求極為嚴格之證據資料。此參被告印製之商標手冊即明（參商標手冊第五十六頁至五十九頁）。依該手冊之規定，被告應考慮據以評定之商標之知名度（是否著名）、商標圖樣是否具有創意、使用商標之事實及時間等因素。而認定知名度（著名），又應考慮下列因素：使用該商標商品之銷售量及範圍、使用該商標商品廣告之數量與質量、使用該商標時間是否悠久、使用該商標商品為消費者接受之程度（特定市場佔有率）、商標創意及顯著性之強弱、商標註冊情形。前述所列各項因素依下列證據證明之：產品之銷售發票、進出口單據、帳簿等、電視、電台、報章、雜誌及其他宣傳廣告媒體提供之證明、註冊創用年限及營業額證明、市場配置及銷售網路等證明、國內外註冊證明、商會、相關公會或其他具公信力機構出具之證明。本件據以評定之圖樣為一通用之牛仔圖形，無高度之創意，縱其被認為已作為「商標或標章」使用，亦僅於極短時間內使用，廣告之文宣甚為有限，廣告費支出甚少，且不知其銷售額為若干，且其使用之方式完全不顯著，無法引起消費者之注意，根本毫無知名度，應可斷言。關係人僅提出寥寥數張印刷品為證，無法提出被告通常所要求之嚴格證據，實無法證明有公眾誤認之虞。九、認定公眾誤信之虞以何時為基準？按以商標法第三十七條第一項第七款（修正前）之規定主張不得註冊者，其不得註冊之情事應以註冊申請時存在者為準。因之，是否有致公眾誤信之虞之情事，應以申請時之狀態認定之，否則即難免時空錯誤。依評定申請書所提供之文宣資料，據以評定之圖樣僅於七十九年間極短之時間內零星地出現。而系爭標章則於八十四年十月二十三日申請註冊，其間長達五、六年未使用或出現據以評定之圖樣。一般之消費者於八十四年十月二十三日之時根本不可能對該據以評定之圖樣有印象、聯想、認知。如此何來公眾誤信之虞。關於此長達五、六年之空窗期，其具有關鍵的重要性不言而喻，被告棄而不論，難謂其無違經驗法則。十、何者為據以評定之圖樣？本案據以評定之商標、圖樣或著作圖形（以下稱「圖樣」），究為何者，關係人及被告在過去之一切書狀或決定中均未予以明確指明，嚴重影響原告之攻擊及防禦，且將使法院無法進行法律及事實之論證。由於此點涉及本案最根本之事實，原告請法院向被告及關係人闡釋，促其勿規避問題，直接明確地指出究竟何者為據以評定之圖樣。倘所指明者為單一圖樣，不應再就其他圖樣論究。倘所指明者包括多數圖樣，各自獨立，則應分別就各該獨立之圖樣逐一分別論究。倘所指明者固表面上包括多數圖樣，而關係人及被告認為其係整體上構成一圖樣者，應僅就該整體上之圖樣予以論究。十一、無襲用之情形：系爭標章為德積公司參照自國外傳回之圖樣所設計創用，無所謂襲用情事。至於喬吉公司是否獲知德積公司圖樣而搶先以近似之圖樣辦理著作權登記，喬吉公司與德積公司於某一時段共同使用此圖樣，於德積公司創用圖樣之事實，並無影響。又商標與著作權本屬二完全不同之領域，各有其要件及效果，兩者不可混為一談。十二、綜上所陳，系爭註冊第八六二一六號「小鬥士及圖」服務橝章實無註冊時商標法第七十七條準用第三十七條第一項第七款規定之適用，誠堪確認。請求判決將原處分、訴願及再訴願決定均撤銷，以維原告權益，並符法制等語。

被告答辯意旨略謂　依當時商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第七款規定，服務標章圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊。該款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似營業為限，復為商標法施行細則第五十條準用同細則第三十一條所規定。查系爭註冊第八六二一六號「小鬥士及圖」服務橝章圖樣，與據以評定之「小騎士圖」等商標圖樣相較，二者之圖形均為一牛仔卡通圖案，且有雷同之帽邊設計，其構圖、意匠極相彷彿，異時異地隔離觀察，有使一般消費產生混同誤認之虞，應屬近似之標章。又據以評定之「小騎士圖」標章係喬吉食品股份有限公司（以下簡稱喬吉公司）早於七十六年即取得著作權登記，並在八十六年間移轉予關係人。參酌被告註冊第六五四八號「CHURC-H'S TEXAS FRIED CHICKEN & COWBOY Device Mark」服務標章、第三七八○九四號「小騎士CHURCH'S and Cowboy device」商標等註冊簿，美商．美國口味炸雞公司之前手美商．秋曲炸雞公司早於七十六年起即授權喬吉公司在我國經營「美國小騎士德州炸雞店」，並佐以美商．美國口味炸雞公司所檢送之七十八、七十九、八十一年促銷廣告文宣影本，其上除使用註冊第六五四八號服務標章、第三七八○九四號商標等圖樣外，亦同時使用據以評定之「小騎士圖」等商標圖樣，且另標示「美國」、「德州小騎士」等顯著字樣，據以評定商標所表彰商品之信譽應為我國一般消費者所知悉。

況依被告註冊簿，原告就註冊第六五四七號、第六五四八號服務標章及第三七八○九四號商標，於八十一年至八十六年間與美商．美國口味炸雞公司之前手美商．秋曲炸雞公司存有授權關係，且為原告所不否認，則其對據以評定標章之信譽難謂無所知悉，其以近似之圖形作為系爭服務標章圖樣主要部分，並指定使用於性質類似之冷熱飲食店服務申請註冊，難謂非抄襲他人已使用之商標或標章，並有致一般消費者對其所表彰服務之來源或提供者產生混淆誤認之虞，有違註冊時商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第七款規定。至系爭服務標章是否尚有違反註冊時商標法第七十七條準用同法第三十六條及第三十七條第一項第十二款規定，即毋庸論究。原告另謂據以評定之審定第七九一五四九號、第七九一六○八號、第七九一六○九號及第七九一六一○號商標之申請日期為八十六年三月二十六日，均晚於系爭服務標章申請日期八十四年十月二十三日；喬吉公司固於七十六年以「小騎士圖（一）」等系列圖形申請著作權登記，亦僅能認係圖形著作，被告將該等圖形著作與系爭服務標章逕相比對，顯有未當，且在該圖形著作之著作權人真偽未定尚待查辨情形下，依商標法第七十七條準用同法第三十一條第一項第四款規定，被告亦應俟據以評定標章著作權真偽確定後，方能撤銷系爭服務標章等語。惟據以評定之「小騎士圖」商標申請日期固晚於系爭服務標章申請日期，惟美商．美國口味炸雞公司檢送之七十八、七十九、八十一年促銷廣告文宣影本，其小騎士圖系列圖樣已作為標章併同使用於冷、熱飲食、飲料店等服務，原告以近似之圖形作為系爭服務標章圖樣主要部分之申請註冊，並指定使用於據以評定標章使用之炸雞速食店服務極相關連之冷熱飲食店服務，難謂非襲用他人已先使用之標章，並有使一般人對其所表彰之服務來源或營業者發生混淆誤信之虞。

至系爭服務標章是否有註冊時商標法第七十七條準用同法第三十一條第一項第四款規定情事，核屬另案問題，非本件所得審究，併予指駁。據上論結，被告原處分洵無違誤，請駁回原告之訴等語。

理由

查系爭標章專用權人德積公司於起訴後將專用權移轉與原告，原告經他造同意，承當訴訟，並無不合。合先敍明。按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為系爭標章註冊當時商標法第三十七條第一項第七款所規定。該款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所規定。以上規定，依同法第七十七條規定，並為服務標章所準用。是以服務標章圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊。如准予註冊，即違反同法第七十七條準用同法第三十七條第一項第七款規定，依同法第七十七條準用同法第五十二條第一項規定，商標主管機關因利害關係人之申請，應評定其註冊為無效，註冊之聯合標章失其附麗，應一併撤銷（同法施行細則第十六條第四項）。本件訴外人臺澤有限公司於八十四年十月二十三日以「小鬥士及圖」服務標章，指定使用於冷熱飲食店服務，申請註冊，經被告審查核准註冊，列為第八六二一六號服務標章。旋變更申請人名義為吉積食品企業有限公司，之後並移轉登記予原告之前手德積公司。嗣關係人美商．美國口味炸雞公司，以系爭標章有違註冊時商標法第三十六條、第三十七條第一項第七款及第十二款之規定，檢具據以評定商標，對之申請評定。案經被告評決系爭標章之註冊應作為無效，其聯合第九六四二三號、第九七三二八號、第九七三二九號服務標章應一併撤銷。德積公司不服，循序提起行政訴訟後，將服務標章專用權移轉與原告，由原告承當訴訟，主張如事實欄起訴意旨及補充理由所示。但查：（一）觀之系爭標章圖樣上之圖形與據以評定商標圖樣之圖形，均係小牛仔卡通圖案，且有雷同之帽邊捲髮、領巾設計，構圖意匠極相彷彿，異時異地隔離觀察，有使一般消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標及服務標章。（二）據以評定商標之圖樣如附圖二「小騎士圖」，經喬吉公司於七十六年註冊取得著作權，嗣於八十六年移轉予關係人。參酌被告註冊第六五四八號「CHU-RCH'S TEXAS FRIED CHICKEN & COWBOY Device Mark」服務標章、第三七八○九四號「小騎士CHURCH'S and Cowboy dev ice」 商標等註冊簿，關係人之前手美商．秋曲炸雞公司早於七十六年起即授權與喬吉公司使用各該商標及服務標章，喬吉公司同時合併使用上開著作「小騎士圖」為商標圖樣，並佐以關係人所檢送之報章廣告文宣影本，其上除使用註冊第六五四八號服務標章、第三七八○九四號商標等圖樣外，亦同時合併使用據以評定之商標圖樣，且另顯著標示「美國」、「德州小騎士」等字樣，如此之使用據以評定商標圖樣，與註冊第六五四八號服務標章、第三七八○九四號商標同，係作為商標而使用，予消費者不難產生該商品為關係人之前手美商．秋曲炸雞公司所產製之聯想，其所表彰商品之信譽，應為我國消費者所知悉。況原告之前手德積公司於評定答辯書陳稱，關係人提出之廣告物為其所製作，且其之前亦與關係人存有授權關係，經營CHURCH'S餐廳，則對於關係人據以評定商標之存在難諉為不知。德積公司竟以近似於據以評定商標圖樣之圖形作為系爭標章圖樣主要部分之一，由臺澤有限公司申請註冊，並指定使用於與炸雞速食店服務極相關連之冷熱飲食店服務，難謂無襲用之嫌，易使一般商品購買者對其所表彰服務之主體發生混淆誤信之虞。被告原准予註冊，有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定，關係人申請評定，被告為系爭標章註冊應作為無效，其聯合標章一併撤銷之評決，依前開法條規定及說明，並無違誤。（三）據以評定之審定第七九一五四九號「小騎士圖（一）」、第七九一六○八號「小騎士圖（二）」、第七九一六○九號「小騎士圖（三）」、第七九一六一○號「小騎士圖（四）」等商標，申請日期為八十六年三月二十六日，固在系爭標章申請日八十四年十月二十三日之後，惟按商標法第三十七條第一項第七款之適用，並不以被襲用之商標已註冊者為限，其目的無非在杜絕剽竊歪風。是縱本件系爭標章註冊在先，仍難認無襲用他人商標之意圖。（四）原告另稱關係人所檢送之廣告資料為德積公司所使用云云，惟德積公司原與關係人有授權關係，前開廣告係基於關係人之授權而由被授權之德積公司製作使用，關係人非不得據以主張原告係基於授權關係始得使用該等標章，不得謂授權關係終止事後仍得自行以近似之商標申請註冊。又依起訴狀所述，德積公司於與關係人有授權關係時，除使用關係人所註冊之第六四五七號及第三七八○九四號服務標章及商標外，另創作「小鬥士」圖樣，並經關係人同意，為之廣告促銷，使雙方合作之連鎖速食餐廳代表性之圖案更具一致性等語。如此則「小鬥士」圖樣，無非與關係人註冊之服務標章，共同表彰同一主體提供之服務。

參照起訴狀附雙方授權契約，係關係人授權德積公司使用關係人開發之商名、服務標章及商標而標明Church's炸雞系統經營速簡餐廳，可知德積公司所有廣告，包含其所稱之「小鬥士」圖樣，均在表彰關係人之商品或服務。之後雙方授權關係終止，德積公司將「小鬥士」圖樣交由臺澤有限公司搶先申請註冊為系爭標章，展轉承受其專用權，其表彰之服務主體，不無使人誤信猶係關係人而有混淆誤認之虞。依起訴狀附促銷廣告內容之「小鬥士」圖樣，與據以評定商標圖樣近似，足見系爭標章圖樣有襲用據以評定商標之情事。原告謂無襲用情形，無致公眾誤信之虞，並不可採。（五）關係人取得之圖形著作權利，於系爭標章申請註冊前已作為商標圖樣使用，已如前述，其著作之權利，與商標註冊或使用屬二事，非可依當時商標法第三十一條第一項第四款規定，認系爭標章若有侵害他人之著作權，應經判決確定者，方得撤銷其註冊。綜上所述，本件被告所為原處分，核無違誤，一再訴願決定遞予維持，亦無不合，原告起訴意旨為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 一 庭審 判 長 法 官黃　綠　星

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　邱　彰　德