九十一年度判字第二一一一號｜行政：商標評定｜裁判日期：91 年 11 月 22 日

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　九十一年度判字第二一一一號原　　　告　美商．匹林威克公司代　表　人　甲○○○○○○ 訴訟代理人　陳長文律師蔣大中律師被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　陳明邦右當事人間因商標評定事件，原告不服行政院中華民國八十七年六月二十四日台八十七訴字第三一九一二號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：主文再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。訴訟費用由被告負擔。事實緣關係人橋彬貿易有限公司（下稱橋彬公司）於民國七十二年八月十五日以「橋彬 PILLING 及圖」商標（如附圖一）指定使用於當時商標法施行細則第二十七條第八十二類之科學儀器及醫療器材商品申請註冊，經被告審查核准，列為註冊第二三六四九九號商標，並延展註冊專用期間自八十三年二月十六日至九十三年二月十五日止。嗣原告以該商標有違延展註冊時之商標法第三十七條第一項第七款之規定，對系爭商標之延展註冊申請評定，經被告為不成立之評決，發給中台評字第八六○一一○號商標評定書。原告不服，一再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：原告起訴意旨及補充理由略謂：按商標法第三十七條第一項第七款之適用，依商標法施行細則第三十一條規定，係指以不公平競爭為目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標申請註冊，並有致公眾誤信之虞而言。所襲用者，不以著名商標而使用於同一或類似商品為限。故主張本條，僅須證明系爭商標襲用據以評定商標而有致公眾誤信之虞為已足，據以評定商標是否為著名商標，是否已為一般消費者熟知？要非本款之構成要件。再訴願決定謂原告所提之各種證據資料，尚不足以證明系爭商標申請註冊時，據以評定商標（如附圖二）已為一般消費者所熟知，因此尚難遽認系爭商標之延展註冊係襲用據以評定商標，而有致一般消費者對其所表彰商品之來源或產製者發生混淆誤認之虞。查原告所提之證據資料是否足以證明據以評定商標於延展註冊時已為一般消費者熟知，或有爭議，惟欲證明系爭商標係襲用據以評定商標而有致公眾誤信之虞則無疑問。蓋原告之前經銷商雄恆行（ TOIC INC.）於六十七年始，即已向行政院衛生署申請進口原告（原名 Pilling Company，西元一九九四年更名為　Pilling Weck Incorporated）產製之PILLING牌醫療器材，取得輸入許可證，有效日期自六十七年至七十四年。取得許可證後，原告產製之 PILLING牌醫療器材即陸續被進口至本地，販賣給各大醫院，此有七十二年八月八日之發票七紙可證於系爭商標七十二年八月十五日申請註冊前，據以評定商標已有進口本地之事實。此外，關係人之代表人謝澄彬，於七十二年左右起，成為原告之經銷商，進口原告產製之 PILLING牌之醫療器材至本地醫院銷售。其見原告之商標時有更改，遂自行向被告申請註冊 PILLING商標併其公司中文名稱特取部分「橋彬」成為系爭商標。嗣因謝澄彬積欠貨款及種種原因，未盡力行銷原告所產醫療器材，原告乃於本地另行委託一經銷商行銷產品，謝澄彬知悉後，極為不滿。嗣原告屢屢要求謝澄彬返還其PILLING 商標均遭拒絕，原告為取回商標遂提起評定案。謝澄彬為求報復，乃向臺灣臺北地方法院檢察署（下稱臺北地檢署）提起告訴，控告原告之現經銷商之前代表人周祥麟、孫碩一、張伯全等進口標示有PILLING 商標之醫療器材係侵害其商標專用權，涉嫌觸犯商標法第六十二條之罪。經檢察官調查後，以謝澄彬所提至檢察官之醫療器材，僅標示有 PILLING字樣，而非其註冊之「PILLING及圖橋彬」，且其承認於申請註冊時，即知原告產製之PILLING 牌醫療器材已進口至本地販賣。而自六十七年起，原告產製附有PILLING 品牌醫療器材即已持續透過當時臺灣代理人雄恆行進口至本地販賣，謝澄彬確曾係原告之經銷商，於取得系爭商標註冊，即已行銷PILLING 牌之醫療器材至臺灣，並曾去原告公司拜訪，表示登記系爭商標係因原告之商標一再更改，始申請系爭商標之註冊，以鞏固臺灣市場，周、孫、張等人之行為，符合商標法第二十三條善意先使用規定，而予以不起訴處分（八十六年度偵字第一○五一五號）。謝澄彬聲請再議，經臺灣高等法院檢察署發回臺北地檢署繼續偵查後，亦經該署八十七年度偵續字第二五○號不起訴處分書不起訴在案，足證系爭商標確係原告所有，謝澄彬趁代理進口原告產品之便，擅自將其登記註冊，且謝澄彬既自承「PILLING」商標係抄自原告產製之PILLING牌醫療器材，則系爭商標之原始註冊係襲用他人之商標有致公眾誤信之虞之情事，無庸置疑。謝澄彬嗣復對原告之經銷商威旭貿易有限公司負責人黃育蘭提起告訴，亦經臺北地檢署檢察官認係善意先使用「PILLING」商標，無侵害他人之商標之故意，而以八十七年度偵字第二五二八五號不起訴處分書予以不起訴處分。再訴願決定對上述事實隻字未提，謂行政機關本可依職權及證據各自認定，惟事實僅有一個，檢察官既親身、實地訊問系爭商標之所有人橋彬公司而得以上結論，而再訴願決定未訪問橋彬公司，亦未提出任何反證足以推翻上述結論，率以行政機關與司法機關得各自認定作其處分基礎，無視檢察官認定之事實，顯有率斷之嫌。原告所欲評定者，為系爭商標之延展註冊，亦即系爭商標自八十三年二月十六日至九十三年二月十五日之專用權，因系爭商標之原始註冊已到期，不復存在，無撤銷之實益，故非評決之標的。商標延展註冊係採更新主義，易言之，商標之延展應否准許，延展註冊應否撤銷與評決無效，係以延展註冊之時點為斷，非以申請註冊之時點為斷。系爭商標之延展日為八十三年二月十六日，早於該延展日，橋彬公司即持續進口原告之PILLING牌醫療器材至本地販售，有七十九年至八十一年之銷售紀錄可證，上開銷售器材上均有「PILLING」之標示。由於七十九年距今已近十，所有發票已銷毀以節省空間，且交易均入電腦存檔，故僅能出具電腦印出之交易紀錄，該紀錄已送美國賓州蒙哥馬利郡之公證人公證，並經本國駐紐約臺北經濟文化辦事處簽證。原告之控管經理（JAMES A YOWCHEK）並於公證人前宣誓該等銷售記錄係真實之記載，其知悉美國民法有明文處罰不實陳述之規定，不實之書面記載係第四級犯罪行為，倘該等銷售記錄非屬事實，其願受法律之制裁。因此，該等文件之真實性不容再疑。另有八十二年原告之新加坡關係企業銷售PILL- ING 牌醫療器材至橋彬公司之銷售發票可參，上開銷售資料足證原告與橋彬公司有經銷關係存在。再訴願決定稱此仍不足以證明，其認事用法，違背經驗法則。再者，系爭商標之英文部分「PILLING」與據以評定商標完全相同，而橋彬公司於系爭商標延展註冊前為原告之經銷商，則系爭商標之延展註冊難脫抄襲據以評定商標之嫌。倘橋彬公司與原告毫無關聯，或可謂雙方商標之相同，為偶然之雷同，惟今橋彬公司曾為原告之經銷商，而其商標與原告之商標又完全相同，再謂系爭商標係橋彬公司所創，二商標相同係偶然之雷同，實過於牽強。至再訴願決定指稱原告所使用證據，尚不足以證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時，已為一般消費者所熟知，而駁回再訴願。惟據以評定商標於系爭商標申請註冊時，是否已具知名，並非適用商標法第三十七條第一項第七款之要件。蓋依施行細則第三十一條之解釋，該款之適用不以所襲用者係著名商標為限，且依被告之商標註冊申請及審查基準，曾為他人商標商品之進口商或代理商，未獲允許而將該商標註冊者，即為襲用他人商標有致公眾誤信之虞之例式規定。再訴願決定一再強調知名度此一要件，而忽視襲用此一事實，實本末倒置。請召開言詞辯論，訊問謝澄彬、鄭世嘉，並判決撤銷再訴願決定、訴願決定及原處分，由被告另為適法之處分等語。被告答辯意旨略謂：按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為系爭商標延展註冊時商標法第三十七條第七款所規定。所謂襲用，係指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊。所謂有致公眾誤信之虞，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。本件原告固主張其為世界知名之醫療儀器製造商，首先以其公司名稱之特取部分 PILLING作為商標使用於其所產製之商品上，並於西元一八八二年即開始使用，嗣於英國、美國均獲准註冊，專用權目前仍有效存在。於我國，早於六十七年即透過本地經銷商 YHH Mdedindlab,Inc.或其關係企業 TOIC,Inc.進口我國銷售，之後橋彬公司即與其簽訂經銷契約。詎料，橋彬公司未徵得其同意，自行以PILLING 為圖樣，取得系爭商標專用權，並指定使用於科學儀器及醫療器材商品，自有前揭規定之適用云云，惟依原告檢送之證據資料影本觀之，西元一九八三年至一九八四年之進口資料，原告與 YHH Mdedindlab,Inc.間之經銷合約書、行政院衛生署醫療器材許可證等，僅得證明原告商品於七十二、三年間曾進口我國銷售，然僅為零星之銷售資料，且已逾十年，並無其他持續之行銷資料。至西元一九五九、一九八二、一九三九及一九九六年之產品型錄或產品說明，其使用年代非惟距系爭商標延展註冊日久遠，其散佈數量或區域亦無法知悉。再依原告檢送之美國商標註冊證影本，雖可證明其前手於西元一八八二年即開始使用據以評定商標，惟商標專用權僅為靜態權利之取得，原告並未檢送據以評定商標持續廣泛使用之證據資料以資佐證，自難遽認據以評定商標之品質信譽已為一般商品購買者所知悉。再者，原告主張橋彬公司為其經銷商，未得其同意，擅自取得系爭商標專用權，然據其檢送之合約通知書觀之，該通知書係原告單方之通知行為，尚難據以認定雙方有簽訂經銷合約，況其日期為西元一九九四年間，而系爭商標早於七十三年即獲准註冊，遑論有不公平競爭之事實。綜上所述，尚難據原告檢送之證據資料而謂系爭商標延展註冊時有襲用之嫌，並有使一般商品購買者對其所表彰商品之產製主體產生混同誤信之虞，應無前開法條規定之適用。至原告於訴願、再訴願階段所檢送之證據資料，被告為處分時無從審究，所為處分，並無不合，請判決駁回原告之訴等語。理由本件關係人橋彬公司於七十二年八月十五日以「橋彬 PILLING及圖」商標指定使用於當時商標法施行細則第二十七條第八十二類之科學儀器及醫療器材商品申請註冊，經被告審查核准，列為註冊第二三六四九九號商標，並延展註冊專用期間自八十三年二月十六日至九十三年二月十五日止。嗣原告以該商標有違延展註冊時之商標法第三十七條第一項第七款之規定，對系爭商標之延展註冊申請評定，被告以商標專用權之延展註冊，性質上為更新註冊，所應適用之法律，為延展註冊時之法律。系爭商標係於七十三年二月十六日獲准註冊，並於八十三年二月十六日獲准延展註冊，故本件應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法。該法第三十七條第一項第七款規定，商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊。又所謂襲用，係指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊。所謂有致公眾誤信之虞，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。本件原告固主張其為世界知名之醫療儀器製造商，首先以其公司名稱之特取部分PILLING 作為商標使用於其所產製之商品上，並於西元一八八二年即開始使用，嗣於英國、美國均獲准註冊，專用權目前仍有效存在。於我國，早於六十七年即透過本地經銷商 YHH Mdedindlab,Inc.或其關係企業TOIC,Inc. 進口我國銷售，之後橋彬公司即與其簽訂經銷契約。詎料，橋彬公司未徵得其同意，自行以 PILLING為圖樣，取得系爭商標專用權，並指定使用於科學儀器及醫療器材商品，自有前揭規定之適用云云，惟主張有利於己之事由者，應負舉證之責。依原告檢送之證據資料影本觀之，西元一九八三年至一九八四年之進口資料，原告與YHH Medindlab,Inc.間之經銷合約書、行政院衛生署醫療器材許可證等，僅得證明原告商品於七十二、三年間曾進口我國銷售，然僅為零星之銷售資料，且已逾十年，並無其他持續之行銷資料。至西元一九五九、一九八二、一九三九及一九九六年之產品型錄或產品說明，其使用年代非惟距系爭商標延展註冊日久遠，其散佈數量或區域亦無法知悉。再依原告檢送之美國商標註冊證影本，雖可證明其前手於西元一八八二年即開始使用據以評定商標，惟商標專用權僅為靜態權利之取得，原告並未檢送據以評定商標持續廣泛使用之證據資料以資佐證，自難遽認據以評定商標之品質信譽已為一般商品購買者所知悉。再者，原告主張橋彬公司為其經銷商，未得其同意，擅自取得系爭商標專用權，然據其檢送之合約通知書觀之，該通知書係原告單方之通知行為，尚難據以認定雙方有簽訂經銷合約，況其日期為西元一九九四年間，而系爭商標早於七十三年即獲准註冊，尚難據原告檢送之證據資料而謂系爭商標有襲用之嫌，並有使一般商品購買者對其所表彰商品之產製主體產生混同誤信之虞，應無前開法條規定之適用，而為申請不成立之評決。訴願、再訴願決定並以原告於訴願、再訴願階段所檢送認證資料，僅屬認證性質，仍無法證明其有經銷合約關係之事實，難以據此認定雙方有簽訂經銷合約，況其日期為一九九四年間，而系爭商標早於七十三年即獲准註冊。至所檢附之經銷紀錄及目錄，其日期在西元一九九○年之後，發票日期僅少數為一九九三年二月、三月、九月及十月間，其餘均在系爭商標延展註冊日八十三年二月十六日之後，仍不足以證明系爭商標有襲用據以評定商標之嫌，亦不足以證明系爭商標申請註冊時，據以評定之商標已為一般消費者所熟知。所提臺北地檢署八十六年度偵字第一○五一五號不起訴處分書影本，姑不論司法機關與行政機關本可依其職權及證據各自認，且該不起訴處分書內容亦未就系爭商標有無襲用據以評定商標並致公眾誤信之虞為立論，難資為本案之論據，而維持原處分，固非全然無見。惟查原告於六十七年間即由前經銷商雄恆行（TOIC INC.）向行政院衛生署申請進口原告產製之PILLING 牌醫療器材，取得輸入許可證，並進口上開醫療器材，有許可證及西元一九八三年四月一日、七月五日、十九日、八月八日、八月二十日、八月二十九日之進口發票可稽，是原告使用 PILLING商標顯在橋彬公司七十二年八月十五日申請系爭商標註冊之前。且依原告提出之臺北地檢署八十六年度偵字第一○五一五號、八十七年度偵字第二五二八五號不起訴處分書記載，橋彬公司於取得系爭註冊商標前，原告即已出口並行銷「PILLING」牌醫療器材至臺灣，橋彬公司負責人謝澄彬並曾去位於美國賓州之原告公司拜訪，嗣因原告之商標一直更改，始申請系爭商標之註冊，以鞏固臺灣市場，業據謝澄彬自承無訛，且證人雄恆行職員鄭世嘉在前開一○五一五號案，結證稱於六十七年間雄恆行即已代理原告進口 PILLING商標醫療器材等詞。按行政訴訟事實之認定，固不受刑事偵查認定事實之拘束，惟於刑事訴訟程序調查所得之證據，尚非不得採為行政訴訟之證據。橋彬公司負責人謝澄彬既自承上開事實，其明知 PILLING為原告之商標，使用於已進口我國之醫療器材上，竟為避免原告商標時常變更，鞏固臺灣商場起見，而以相同之 PILLING為系爭商標之外文部分圖樣，似非無抄襲原告PILLING 商標之嫌。又原告所提七十二年間銷售資料，雖不足以證明系爭商標七十二年八月十五日申請註冊前，原告之 PILLING商標已為我國一般消費者所知悉，而有致公眾誤信之虞。惟申請延展註冊，性質上為更新註冊，應以准予延展註冊時，有無不得註冊情形為斷。本件被告於八十三年二月十六日准系爭商標延展註冊，故應以八十三年二月十六日當時原告之PILLING 商標，是否已為我國一般消費者所知悉，以斷定有無致公眾誤信之虞，再訴願決定以原告所提資料不足以證明系爭商標「申請」註冊時，據以評定之商標已為一般消費者所熟知為由，駁回原告之再訴願，尚有不合。再查原告於再訴願及本件訴訟中提出西元一九九○年至一九九二年（即民國七十九年至八十一年）橋彬公司進口原告之 PILLING牌醫療器材至我國之電腦資料，上開資料經原告之控管經理詹姆士．Ａ．尤奇克（JAMES A YOWCHEK）於公證人前宣誓切結屬實，並有一九九三年二月、三月、九月及十月間橋彬公司進口原告之 PILL- ING牌醫療器材發票可稽。上開資料如果真實，則原告之PILLING牌醫療器材除於七十二、三間即已進口我國銷售外，七十九年至八十二年間，原告亦持續進口該器材，是否已為我國消費者所知悉，而有與系爭商標誤信之虞，非無研究餘地。原處分及訴願決定因原告未提出上開資料，未予斟酌，再訴願就此未敘明不採之理由（訴願、再訴願決定所稱認證資料，係指訴願時提出之通知書、催款函之認證），惟原告嗣既提出補充證據，即有再行斟酌之必要。綜上，原處分及一再訴願決定認原告所提證據不足以證明系爭商標圖樣襲用原告之 PILLING商標，而有致公眾誤信之虞，尚有可議，原告執此指摘，為有理由，應由本院將再訴願決定、訴願決定及原處均撤銷，由被告詳為審查後，另為妥適處分。據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　九十一　　　年　　　十一　　　月　　　二十二　　日最高行政法院第一庭審判長法官　　　蔡進田法官鄭淑貞法官　　　林　家　惠法官　　　黃　璽　君法官　　　廖　宏　明右正本證明與原本無異法院書記官　邱彰德中　　華　　民　　國　　九十一　　　年　　　十一　　　月　　二十五　　　日

最高行政法院(含改制前行政法院)九十一年度判字第二一一一號

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