最高行政法院(含改制前行政法院)九十一年度判字第六二八號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　九十一年度判字第六二八號

再審原告

瑞典商．阿斯特拉股份有限公司

代表人

甲○○○○○○

訴訟代理人

陳長文律師

訴訟代理人

蔣大中律師

再審被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦

右當事人間因發明專利申請事件，再審原告對中華民國八十九年六月二十七日本院八

十九年度判字第二三七一號判決提起再審之訴，本院判決如左：

主文

事實

緣再審原告於民國八十一年十一月十日以其「N,N'-二乙醯基胱胺酸之有機鹽類」向再審被告申請發明專利。案經再審被告編為第00000000號審查，不予專利。

再審原告修正專利說明書，申經再審查結果，仍不予專利，發給（八六）台專（玖）○一○二二字第一四三三三二號專利再審查審定書。再審原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，提起行政訴訟，亦遭本院八十九年度判字第二三七一號判決（以下稱原判決）駁回。遂以原判決有舊行政訴訟第二十八條第一款即新行政訴訟法第二百七十三條第一項第一款再審事由，提起再審之訴。茲摘敘兩造訴辯意旨如次：再審原告起訴意旨及補充理由略謂︰一、按專利法第四十四條第一項第一款，專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人到局面詢，另依再審被告所訂頒之「專利案面詢作業要點」第三點規定，當事人認為經面詢有助於審查委員對案情之了解即迅速確實審查時，得申請面詢。但有下列情事之一者，當事人之面詢申請，再審被告得敘明理由通知不予受理。（一）單純詢問是否准予專利者。（二）提起異議、舉發時，未曾提出具體之異議、舉發理由即申請面詢者。（三）明顯與技術內容、案情無關之理由仍請求面詢者。（四）初審案或申請再面詢案，經承審之審查委員確認案情已臻明確，無面詢必要者。再審原告於接獲再審被告所發之再審查核駁理由先行通知書，除依再審被告之指示一一修正本申請案之說明書即申請專利範圍外，並就再審被告所指示進行修正，但為再審原告所不同意之部分，向再審被告申請到局面詢，以便當面清楚說明。孰料，再審被告不僅未准再審原告之到局面詢申請，並遽為本案應不予專利之再審查審定，且於再審查審定書中就再審原告之面詢申請為何不予受理，完全未加說明。再審被告此舉明顯已違反前述「專利案面詢作業要點」之規定，並侵害再審原告依法可得享有之權益。顯見原判決確屬違法不當且適用法規顯有錯誤。二、專利法第四十四條第一項第三款及第四項規定，於補充或修正說明書或圖式時，如非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，於發明專利案審定公告後，仍得提出，即再審被告仍應就申請人所提出修正後之說明書或圖示進行審查，以確定其是否合於發明專利要件。亦即，申請人修正縮限其申請專利範圍雖在申請案經再審被告審定之後，若符合上開規定，仍非法所不許，其修正限縮後之申請專利範圍，是否有符合專利要件，即有察明之必要，亦為鈞院八十六年度判字第二二一五號所肯認。再審原告於向再審被告請求到局面詢遭拒後，為取得本案專利以維自身權益，業已遵循再審被告指示，將本案申請專利範圍縮限至實例及數據可完全支持之範圍（即Ｌ型之N,N'-二醯基-L-胱胺酸之鹽類）至此本申請案實已完全符合各項專利要件，依法應予專利。詎料，訴願及再訴願機關均僅以該限縮後之申請範圍未經被告審酌為由，駁回原告之訴願及再訴願，而原審判決竟予維持該原訴願及再訴願決定，其違反專利法第四十四條第一項第三款及第四款之情況，實即明顯。審定公告後之修正尚且為法所許，則審定公告前於行政救濟程序中所為行為之修正，自應亦准許。專利案經審定公告前，訴願、再訴願及行政訴訟之程序，應均可認為是專利專責機構就專利申請案所為之「審查」，因此再審原告於訴願階段所提出限縮申請專利範圍之修正實質既未變更實質，於法無不合。故再審被告拒絕再審原告依法提起之面詢請求，驟然作成不予專利之再審查審定，致再審原告喪失說明未依指示限縮本案申請專利範圍之機會在先；而於再審原告依其指示限縮本案申請專利範圍之後，訴願及再訴願機關又以未經再審被告審查為由拒予查明並駁回再審原告之訴，原判決又未詳加審就上情，難令再審原告心服。三、判決廢棄原判決，並撤銷原處分及一再訴願決定等語。

再審被告答辯意旨略謂：一、再審原告起訴謂本案之判決有「適用法規顯有錯誤」之情事，而於判決應適用法規而未予適用時，亦視同「適用法規顯有錯誤」，故原判決於適用專利法第四十四條規定時顯有錯誤。惟查原判決理由中不但已述及專利法第四十四條第一項第三款暨第四項之規定無法適用之理由，亦已在最後說明「兩造其餘訴辯事由，與判決結果無影響，不復申論」，足見此項起訴理由並非事實，原判決於適用專利法第四十四條規定時並無違誤。另再審被告以為所謂「適用法規顯有錯誤」，應係指原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規相違背，或與解釋判例有所牴觸者而言。至於法律上見解之歧異，再審原告對之縱有爭執，要難謂為適用法規錯誤，而據為再審之理由。本案再審原告之主張，業經再審原告於前訴訟程序中提出，為原判決詳述理由所不採，實應屬再審原告一己法律上之見解歧異，再審原告對之縱有爭執，要難謂為原判決適用法規錯誤，而據為再審之理由。二、再審被告於八十六年十一月七日審定本案時已公佈之「專利案面詢作業要點」中，並未載明如再審原告主張之相關申請面詢事項等內容，足見再審原告主張顯有誤會之處。而再審原告在再審被告審定前之八十五年六月二十八目函中所提面詢理由，非屬再審被告審定時之「專利案面詢作業要點」中所列得申請面詢之情事，再審被告依專利法施行細則第三十條之規定，而依據現有資料逕予審定，於法自無違誤。三、再審原告八十五年六月二十八日函之說明四「根據申復理由書中所述事實及理由，本案所請確已符合專利法規定，應可准予專利。然為有助於鈞局確實瞭解本案申請專利範圍之妥當性，申請人茲呈請到局面詢」，足見其面詢理由不但非屬再審被告審定時之「專利案面詢作業要點」中所列得申請面詢之情事，亦非為再審原告所不同意之部分，向再審被告申請到局面詢，故再審被告因本案技術內容及申復說明己臻明確，依專利法施行細則第三十條之規定，而依據現有資料逕予審定，於法自無違誤。況且由再審被告初審審定（八十二年九月七日（八二）台專（玖）○一○五七字第一二九九一二號）「其為已知化合物之鹽類，其功能為可預知者，且可為習知此技藝者所能推知」之審定理由，及再審被告八十五年四月三十日（八五）台專（玖）○一○二二字第一一四四○一號再審查案核駁理由先行通知書第一點說明，亦可知再審被告已充分表明本案經不同承審委員審查後，對本案不符專利要件之一致性意見，再審原告既無法提出科學上合理之技術理由或證據予以反駁，再審被告自亦無為相同之核駁理由而安排面詢之必要。再者，由再審原告於行政救濟階段所送之申請專利範圍修正本及補充說明書仍不足以否定本案不具進步性之事實，可知再審被告縱然准予面詢，亦無法解決本案不具進步性之問題，而此問題不但是再審被告自初審至再審已充分表明之本案經不同承審委員審查後，對本案不符專利要件之一致性意見，經濟部訴願決定書、行政院決定書及行政法院判決亦已一再表明本案不具進步性之理由，尤其國立中山大學化學系亦認為「．．．申請人所稱『非吸濕性，化學穩定性及易於單離』等性質是化學晶體所共同具備的性質。

．．．經查本案申請專利範圍中第一至四項所請化合物之監類及其製法，其申 N,N'-二乙醯基-L-胱胺酸為已知化合物，而R+和R2+所代表者亦為藥學上常用之有機鹼鹽類。利用兩種已知之化學品以簡易之合成方法製備成新鹽類晶體。此類晶體縱或為文獻未揭示之新鹽類，實不具新穎性與進步性」，由此更可知本案不具進步性之事實，並無法因再審原告於行政救濟階段所送之申請專利範圍修正本及補充說明書而得到解決，而且實亦再次證明再審被告縱然准予面詢，亦無法解決本案不具進步性問題之事實。四、專利法第四十四條第一及第四項已明確規定，任何補充或修正皆應於審查期間或審定公告之後始得為之，而所有訴訟救濟階段之補充或修正皆非於被告專利審查階段亦非在「公告」之後，故再審原告之修正既係在行政救濟階段提出，自不符上開專利法之規定。再審原告所提八十六年度判字第二二一五號行政法院判決僅係就個案為之，並非判例，應無拘束本案之效力，又如八十九年度判字第五八一號、八十八年度判字第一○○九號、八十六年度判字第三二六三號行政法院判決仍未因再審原告在行政救濟程序中所做之修正而撤銷再審被告之審定。五、依專利法第三十六、三十八、

三十九、四十、四十三、四十四條之規定，專利案件之審查乃再審被告之職責，且專利文件之修正亦應向再審被告為之。依訴願法第一條及行政訴訟法第四條規定，爭訟審議之對象乃再審被告「審定書」所為之處分有無違法或不當之處，並非審定後向行政救濟機關修正之申請專利範圍，其於行政救濟階段修正之申請專利範圍修正本既未經再審被告審查，自無由據以駁斥再審被告之審定。而且，若將取得專利之申請程序延至行政救濟階段，不但增加行政救濟機關之負擔，再審被告之核駁理由先行通知書及審定書形同具文，就法律之安定性而言，亦無一明確之期限，而屬不安定，因此將再審被告審定後而於行政救濟階段方提出之修正本納入此次系爭案件審究之範圍，實非公平合理。更何況再審原告於行政救濟階段所送之申請專利範圍修正本及補充說明書亦仍不足以否定本案不具進步性之事實。六、本案再審原告之主張，業經再審原告於前訴訟程序中提出，為原判決詳述理由所不採，實應屬再審原告一己法律上之見解歧異，再審原告對之縱有爭執，要難謂為原判決適用法規錯誤，而據為再審之理由。

請判決駁回再審原告之再審之訴等語。

理由

按對民國八十七年十月二十八日修正公佈之行政訴訟法施行前已確定之裁判提起再審之訴，其再審事由，依新法（即修正之行政訴訟法）之規定，為行政訴訟法施行法第三條所明定。次按行政訴訟法當事人對本院之判決提起再審之訴，必須具有行政訴訟法第二百七十三條第一項、第二項所列情形之一者，使為得之。上開法條第一項第一款（即就舊行政訴訟法第二十八條第一款）規定：「適用法規顯有錯誤者」，係指原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規相違背或與解釋、判例有所牴觸而言。至於法律上見解之歧異，再審原告對之縱有爭執，要難謂為適用法律顯有錯誤，而據為再審之理由。本件再審原告於八十一年十一月十日以其 「N,N'-二乙醯基胱胺酸之有機鹽類」係具免役調節效應之 N,N'-二乙醯基胱胺酸之有機鹽類新結晶，其製程，包含此鹽類之藥劑組成及藥劑使用方法等情，向再審被告申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查，不予專利。再審原告修正專利說明書，申經再審被告再審查結果，以本案申請專利範圍第一項至第四項所請係已知化合物之鹽類及其製法，該鹽類係屬藥學上常用之鹽類，而用已知化合物及已知為藥學上常用鹽類所形成已知化合物鹽類之製法亦為習知且簡單之技藝，本案為熟習該項技術者所能輕易完成，依專利法第二十條第二項規定，應不予專利。再審原告不服，循序起訴謂再審原告已將申請專利範圍限縮，依專利法第四十四條第四項規定，及法律賦予人民行政救濟之機會，自應重行查明是否符合發明專利要件，及再審原告之本件發明，已獲准美國及歐洲專利等語。原判決以：本件訴願時，曾由經濟部函請國立中山大學化學系審查，據該系審查結果認為：「本案係 『N,N'-二乙醯基胱胺酸之有機塩類』之申請，本案之申請重點在於該等塩類為結晶體，具非吸濕性、化學穩定性等優點，使得該等塩類易於單離並可被製備成穩定固體製劑。惟該發明所申請專利範圍過廣，且製備方法為利用已知化學品以簡易合成方法製成塩類晶體，實不具新穎性及進步性。二、再訴願理由強調 『N,N'-二乙醯基胱胺酸之有機塩類』之結晶性，化學穩定性及非吸濕性，並附表說明該等塩類之上述特性（如再訴願書附件二）。本人曾於原訴願審查意見書（八十七年四月十一日中化專字第○○二號）中提及，申請人所稱『非吸濕性，化學穩定性及易於單離』等性質是化學晶體所共同具備的性質。本案給予專利與否的重點應在於此類晶體的合成是否具新穎性與進步性。經查本案申請專利範圍中第１至４項所請化合物之塩類及其製法，其中 N,N'-二乙醯基胱胺酸為已知化合物，而Ｒ和Ｒ所代表者亦為藥學上常用之有機鹼塩類。利用兩種已知之化學品以簡易之合成方法製備成新塩類晶體。此類晶體縱或為文獻未揭示之新塩類，實不具新穎性與進步性。」

等情，有該系八十七年八月二十五日中化專字第十四號函檢附之審查意見書附訴願卷可稽。該系為我國化學工業之教學研究機構，對於化學工業之研究所為之審查意見具有鑑定性質，自屬可採。訴願及再訴願決定依據上開審查意見認本案不具發明專利要件，遞予維持原處分，核無不合。另專利法第四十四條第一項第三款規定：「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：「補充或修正說明書或圖式」，又同條第四項第一款規定：「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：申請專利範圍過廣。」故本件僅能依同條第一項於專利專責機關審查時為補充或修正說明書或圖示。再審原告於訴願、再訴願及行政訴訟時雖陳明願進一步縮限申請專利範圍，惟其所謂之申請專利範圍修正本係於被告再審查審定之後始行提出，即未經再審被告審查。既未經再審被告審查及再審查，殊非訴願、再訴願程序及本院所得審究。遂認再審被告不准予專利，一再訴願決定遞予維持，並無違誤，再審原告所訴為無理由，適用行為時專利法第十九條、第二十條第二項，駁回再審原告前程序之訴。核原判決所適用之法規與本案應適用之現行法規並無違背；與解釋判例亦無牴觸。查再審被告為本件再查審定時，其已公布之「專利案面詢作業要點」中，並無如再審原告所主張之相關申請面詢事項等規定內容，業據再審被告辯明。再審原告指違反該項規定乙節，即嫌無據。又行為時專利法第四十四條係規定專利專責機關得通知申請人到局面詢，如其申請專利案之技術內容及申復說明已臻明確，即無通知面詢之必要。再審被告於初審時既已明確認定本案不符專利要件，而再審原告亦未能舉科學上合理之技術理由或確切證據以證其實。則再審被告以再審原告所提修正專利說明仍不具專利要件，續為不予專利之審定，即無不合。再審原告執以指摘原判決違誤，求為廢棄，顯無理由。

據上論結，本件再審之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百七十八條第二項、第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 四 庭審 判 長 法 官廖　政　雄

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　彭 秀 玲