九十一年度判字第七一六號｜行政：發明專利申請｜裁判日期：91 年 05 月 10 日

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　九十一年度判字第七一六號原　　　告　美商．可諾可公司代　表　人　甲○○○○ 訴訟代理人　陳長文律師馮博生律師蔣大中律師被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　陳明邦右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十九年四月十四日台八十九訴字第一○七○二號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：主文再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。訴訟費用由被告負擔。事實緣原告（原名康諾康股份有限公司）於民國八十二年五月二十五日以其「溶劑合中間相瀝青之產製方法，以及由該瀝青製得之人工製品」係由包括喹啉不溶物之溶劑合中間相瀝青所製造碳製品之方法，可使用原來無法使用之瀝青進料，由本法製得之人工製品於碳化中保持其結構完整性等情，向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利。案經被告編為第0000000 0號審查，不予專利。原告修正專利說明書，申經再審查結果，仍不予專利，發給八十七年十二月三十一日台專（玖）○一○五二字第一四七九五三號專利再審查審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：原告起訴意旨及補充理由略謂：一、本發明確具新穎性與進步性，且可供產業上利用，依法應可申請取得發明專利：依專利法第二十條之規定，凡可供產業上利用之發明，且無不具新穎性與進步性之情事者，得依法申請取得發明專利。本案中文說明書第三至五頁中有關本案相關先前技術之敍述所提及者，凡熟悉此項技藝者均已知，於本案提出申請之前，本案所請發明中所涉及之中間相瀝青係以具有高光學異方性（OA）以及低喹啉不溶物（QI）含量為限，其原因為QI含量過高，則於瀝青紡織成纖維時需要高的紡絲溫度、且易造成紡絲設備之阻塞、及於纖維中產生強度限制之缺陷。再者，為使中間相瀝青的QI含量保持於低值，於本案提出申請之前，業已有許多發明努力於降低或去除中間相瀝青中之喹啉不溶物（QI）。並且為降低中間相瀝青中QI的含量，則其原料之選擇自然會被限至於QI含量為低之原料，而嚴重限制相關產業中原料之選擇。本案所請發明乃針對此限制提出一解決方式，換言之，本發明之特點在於發現含高QI含量之中間相瀝青亦可用於製備適於製造碳纖維與碳製品之溶劑合中間相瀝青之合適先驅物，致使原先不適用之原料變為可被使用原料，因而克服先前技藝中所存在之限制。因此，本案所請發明確具產業上可利用性。再者，於本案提出申請時，凡熟悉此技藝者亦均瞭解，將瀝青紡織成纖維時，需在低於瀝青融化之溫度下氧化安定所形成之瀝青纖維，隨後碳化所形成未融化之安定纖維。瀝青纖維之此氧化安定化乃為製備瀝青碳纖維方法中較為昂貴之步驟之一。然經由本案所請發明之發現，瀝青紡織成纖維時並不需要氧化性安定化作用，進而降低中間相瀝青碳纖維之製造成本，顯見本案所請發明可克服先前技術中存在的一大困難，當具產業上可利用性。此外，本案之相應美國、澳洲、加拿大、中國大陸、法國、英國、德國、印度、韓國、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、俄國與瑞士專利申請案均已獲頒專利在案。查此等國家均為採行專利實質審查之國家，故此等專利之獲頒，可為本案所請發明確具可專利性之有利佐證。另查中華民國刻正積極爭取加入世界貿易組織（WTO），為此，曾於八十三年及八十六年依該組織據以成立之「與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs）」之精神，大幅修正專利法，以使專利保護之法規及實務與 WTO各成員國達於一致，俾便具備「專利申請要件」及「專利要件」之發明，得以不受申請地不同而有差別待遇，均可獲得專利保護。中華民國之專利法規及實務既經修正與 WTO各成員國一致，該等對應案獲准專利之事實當堪引為佐證本案確具可專利性之有力旁證。根據上述事實與理由，足證本發明不但解決先前技術中原料選擇之一大限制，且亦大幅度降低中間相瀝青碳纖維之製造成本，本發明確實具有產業上可利用性，原處分、原再訴願決定均未否認本案之新穎性、進步性及產業上可利用性，依專利法第二十條之規定應准予專利。二、本案申請專利範圍確已符合專利法第二十二條第四項之要求：如前所述，本案所請發明之重點係在於發現，含有高喹啉不溶物之中間相瀝青可轉化成適於製造具有優越機械性質之碳纖維與碳製品之溶劑合中間相瀝青。因此，本案所請發明之特徵係在於改良具有高濃度喹啉不溶物（QI）之瀝青，即藉由步驟ａ至ｇ以使得含喹啉不溶物質之中間相瀝青轉化為適於形成碳纖維或其他碳製品之溶劑合中間相瀝青。本案之特徵並非在於所使用之溶劑。就適用於本案方法之「溶劑」而言，其為任何可適用者。熟悉此技藝者均可以毫無困難選擇適用於本案之溶劑種類。換言之，先前技藝中已有相當多專利或文獻資料顯示溶劑之溶解參數和非電解質之溶解度，此項技藝人士可據此選擇任何合適之溶劑種類。除原告於八十八年三月十二日（八八）理專化二四七六字第○五一八二號訴願理由書第四頁所稱之六個美國專利資料及原告另隨再訴願理由書所提供之一發表於一九九四年七月之先前文獻「中間相瀝青溶劑作用之特性（Ch- aracterization of Mesophase Pitch-Solvent Interactions）」外，為證明本案申請專利範圍第十五項之溶劑為先前資料或文獻已習知者，原告進一步提呈WO 92\1134 1 影本供鈞院參考。此前案利用與本案幾乎相同之文字敍述適合使用於溶劑化中間相瀝青之溶劑。並且，此前案之公開日期為一九九二年七月九日，顯然早於本案之申請日一九九三年五月二十五日。此前案資料當充分證明，用於本案申請專利範圍第項之溶劑在本案申請日之前確為習知者。「專利審查基準」第1-3-15頁已明文規定：「獨立項須記載之構成之必要技術內容、特點事項中，若有部分依申請當時之技術知識以觀，係顯而易知的技術內容者，該部分可以省略不予記載」。換言之，由於溶劑種類並非本發明之必要技術特徵，其可由技藝熟悉人士自行選擇，自無需界定於本案之獨立項中。被告以「至於所述「溶劑」並非系爭案之特徵，那又為何修正第１、、 項」為由，訴願及再訴願決定機關另以「申請專利範圍第一項、第十三項及第十四項所述作為溶劑之芳族烴混合物之芳香環結構作明確之界定」為由，逕推定溶劑係本案特徵之一。原告需陳明者，此推定顯然有誤。事實上，原告於八十三年九月十七日之函中清楚述及，「本案各獨立項之特徵在於含有可溶於中間相但不溶於喹啉的物質之中間相瀝青而非使中間相瀝青溶劑合的特定溶劑，儘管如此本申請人願．．．」。因此，原告雖然於申請專利範圍第一項、第十三項及第十四項中明確界定溶劑，但原告亦早已申明本案之特徵並非在於所使用之溶劑。根據上述理由與事實，足證雖然本案申請專利範圍第十五項未針對溶劑予以進一步界定，但本案申請專利範圍確實符合專利法第二十二條第四項之規定。另如被告於行政訴訟答辯書之理由一中所述，專利權之主張係以申請專利範圍之『每一個獨立項』為之。換言之，本案專利權之範圍係由申請專利範圍第一、十三、十四與十五項之四項獨立項『分別』予以界定。因此，申請專利範圍第一項、第十三項及第十四項中之溶劑雖已進一步界定，但申請專利範圍第十五項之溶劑並非絕對必須進一步予以界定。根據上述事實與理由，足證本案所用之溶劑確非本案之特徵，且被告據以要求原告界定申請專利範圍第十五項之溶劑之理由亦顯然無法成立。三、訴願階段所提呈之申請專利範圍修正本依理應予審究：訴願或再訴願乃行政處分損害人民權利或利益，向原處分機關之上級機關或原處分機關本身請求救濟之方法。因此，訴願或再訴願之實體審查應就行政處分是否違法或不當，訴願人或再訴願人之權利或利益有無因而受損害等予以審查。在實體審查時，應就訴願書或再訴願書及所提資料、原處分機關之答辯書及必要關係文件，分別審酌。受理訴願或再訴願之機關為獲得充分資料，於必要時，甚至亦得依職權為言詞辯論，或通知有關人員到場備詢。顯見訴願或再訴願係在行政體系之內尋求救濟，上級機關對下級機關之行為，得為合法性及和目的性之全面監督。訴願或再訴願既係人民不符行政處分之救濟方法，而給予行政體系本身自行矯正之機會，是故在先前之程序未曾主張之新事實或新證據，於訴願或再訴願程序中提出時，依理亦應予以斟酌，方符合行政救濟之目的。如前所述，被告與訴願及再訴願決定機關依法不應以申請專利範圍第十五項未進一步界定溶劑為由而拒予本案專利。然為免爭議並祈本案得以透過行政救濟程序而獲准專利，原告已於八十八年三月十二日提起訴願時一併呈送申請專利範圍修正本，於該申請專利範圍修正本中原告已將原申請專利範圍第十五項予以刪除。原告認為訴願既係人民不符行政處分之救濟方法，雖然所檢送之申請專利範圍修正本未於本案初審或再審查階段呈送，然被告於訴願之救濟程序中予以考慮該申請專利範圍修正本之後，必會為有利於本案之審定，故依理應予審酌該申請專利範圍修正本，以符合行政救濟之目的。另專利法第一條明訂「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制訂本法」。顯見專利制度，一則鼓勵發明之公開，俾科技發明得以精益求精，以促進產業發展；二則鼓勵競爭，促使競爭者發明新的技術，藉以保持其在工業中之堅實地位。如此，則個人或公司因發明之成果而獲利，而社會亦因發明之公開而受益，此為專利制度存在之理由。基於專利制度之下，被告係專利專責主管機關，故被告之首要職責為積極鼓勵發明與創作，且同時積極協助發明人或創作人取得專利之保護，方符合專利法之宗旨。因此，原告必須再次強調，被告之首要職責係協助發明人或創作人取得專利之保護。反觀本案，被告一再強調本案，「僅修正申請專利範圍第一、十三、十四項之溶劑，對於第十五項之溶劑並為指出申復及修正」。今暫不論被告要求原告縮限申請專利範圍第十五項中溶劑之範圍係屬妥當或不當，被告既然發現「原告僅修正申請專利範圍第一、十三、十四項之溶劑，對於第十五項之溶劑並為指出申復及修正」，基於專利主管機關之職責，即應協助發明人或創作人取得專利之保護，理應要求原告再行確認申請專利範圍第十五項之溶劑是否確實不予以縮限，再為必要之行政處分。況且，假若被告針對原告於訴願階段所提呈之申請專利範圍修正本予以審究，則本案即無被告所稱不符專利法之規定，依法應可獲准專利。綜上所述，足證被告顯然並未善盡專利主管機關之職責，及積極協助發明人或創作人取得專利之保護。另依專利法第六十七條規定，「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍過廣，．．．」觀其旨意，如補充或修正說明書或圖式如非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，於發明專利申請案獲准專利後，仍得提出，即應就所提出之修正本實質上予以審查，是否合於發明專利要件（敬祈參閱行政法院判決八十六年度判字第二二一五號）。今關本案，其於訴願階段所提呈之申請專利範圍修正本僅將申請專利範圍第十五項予以刪除，顯然該修正並非變更本案之實質且僅屬單純因申請專利範圍過廣之情事，專利專責機關應就所提出之申請專利範圍修正本是否合於發明專利要件，進行實質上之審查。況且，本案尚於行政救濟階段。本案申請專利範圍第十五項之刪除並不影響本案專利之完整性，則本案是否符合發明專利之要件，不無重酌之處。基於上述理由，原告認為本案於訴願階段所提呈之申請專利範圍修正本依理應予以考慮，而被告針對本案是否符合專利要件再予以審酌，以保障原告原可依專利法第二十條規定申請取得發明專利之權利。四、本案說明書確已符合專利法第二十二條第三項之規定：按專利法第二十二條第三項規定，說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。本案說明書確已載明申請專利範圍，且本案說明書亦已具體載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效。故本案說明書確已符合專利法第二十二條第三項之規定。詳言之，本案說明書確已詳細敍述本發明可利用含高喹啉不溶物濃度之瀝青於形成纖維或其他製品，並提供代表性實施例予以明白例示。本案說明書所提供之諸等實例係具體說明且例示本發明，凡熟習此項技藝之人士當可依據本案說明書之揭示及所提呈之實例，實施本發明。因此，凡熟習該項技術者經詳閱本案說明書應能瞭解本發明內容並可據以實施。並且，上述事實業已經工研院化工所代為提供再訴願審查意見，其中答辯意見書中之第（五）項意見中所提「同意再訴願人所述本發明案由專利說明書所載及再審查階段補充之實施例已足證明其技術內容已完全揭露」，足證本案技術內容已完全揭露於本案中。被告、經濟部與行政院若認為本案說明書之揭示內容未載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，致使熟悉此項技術者無法瞭解本發明內容並據以實施，則應具體說明本案說明書之揭示內容何處有不符合有關之規定。被告、經濟部與行政院既然無法指出本案說明書有何處不符合專利法第二十二條第三項規定之處，再次證明本案說明書除已載明申請專利範圍外，並已載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。本案說明書確已符合專利法第二十二條第三項之規定。五、本案再審查審定書之原處分與經濟部與行政院據以維持原處分之適用法條顯有錯誤：按專利法第二十條第一項前段明文規定，凡可供產業上利用之發明，無該項所列三款情事之一者，得依法申請取得發明專利。另專利法第二十二條第三項明文規定，「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」，其立法旨意乃在於規範專利說明書所應記載之技術內容，以使熟習該項技術者能瞭解一發明而可據以實施。又專利法第二十二條第四項明文規定，「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」，其立法旨意乃在於規範申請專利範圍所應界定之內容，以確定一發明之保護範圍具體明確。由上述規定，當可清楚知悉，凡一可供產業上利用之發明，即使說明書或申請專利範圍有不符專利法之規定，依法不應以專利法第二十條第一項前段為拒予專利之法條依據。再者，由上述第二十二條第三項與第四項之不同法條規定，亦可清楚知悉，申請專利範圍與說明書之揭示內容對專利申請案而言係具不同之功能。說明書所記載者應使熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，而申請專利範圍所應界定者係有別於先技術之發明技術特點。申請專利範圍絕非用於界定發明而使熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。技藝人士若欲實施一項發明，絕對應參閱說明書以得知其實施之細節而據以實施，絕對無法根據申請專利範圍之揭示而使熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。因此，申請專利範圍雖應記載必要之技術內容，但凡熟悉專利實務者均確知申請專利範圍誠難使熟悉此項技術者能瞭解本發明之內容並可據以實施。原告必須再次強調者，專利法第二十二條第三項之規定顯然係針對說明書，而專利法第二十二條第四項之規定方針對申請專利範圍而訂定。今觀本案，被告於再審查階段時以「對於本案申請專利範圍第項之溶劑並未指出申復及修正」為唯一理由，逕於再審查審定書中依據專利法第二十條第一項前段、第二十二條第三項之規定審定本案應不予專利，顯然適用法規顯有錯誤。另經濟部與行政院於訴願與再訴願階段罔顧上述法律之有關規定，逕以「對於第十五項之溶濟則未修正，予以明確界定範圍，故所述無法由實例所支持，應屬技術內容未完全揭露，而無法使熟悉該項技術者能瞭解其內容並且據以實施，即難謂具有產業上利用性，自有違專利法第二十條第一項前段及第二十二條第三項之規定」或「專利範圍亦屬說明書之一部分，自應記載必要之技術內容，使熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」為理由，而為訴願與再訴願駁回之決定。然工業技術研究院化學工業研究所（『工研院化工所』）於八十九年二月二十一日發文之（八九）工研化審字第○二五三號函所檢送之再訴願審查意見書＼答辯意見書中之第㈠項意見卻已清楚論及：「經詳查本案原申請專利說明書中列舉之實施及再審查階段提出申請、補充之實施例，應足以證明本發明具產業上之利用」及「因本發明案如前述已有足夠之實施例證明其為可行，故引用為核駁之法條，並不適切」。基於上述事實，足證被告拒絕核准專利之理由不能成立，且據以核駁本案專利之法條適用亦顯有錯誤，是被告所為之處分當然違法不當且損及原告之合法權利，依法應予撤銷。基於被告對證據及系爭發明之認定均不正確，其認事用法顯有違誤。本案因涉及專利法第二十條第一項前段及第二十二條第三與四項之解釋、適用，事關行政機關究否依法行政，影響人民權益甚鉅，並關乎科技上複雜之爭議，而有以言詞辯明及說明之必要，請准行言詞辯論，並判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均予撤銷，並判命被告另為准予本案專利權之處分，或其他適法之處分等語。被告答辯意旨略謂：一、本件起訴理由謂本案具產業利用性及獲得多國專利之事實可資為系爭案符合我國專利法所規定之專利申請要件及專利要件之佐證。惟被告於再審審定書所述「本局前述通知書第一點理由指出本案實例中用於溶劑合中間相瀝青之『溶劑』僅四氫萘、萘、二甲苯等，八十六年五月二十三日補充說明書所述作為溶劑的芳族烴混合物之芳香環結構計有萘、蒽、菲、苯并蒽、芘、　及二芋并噻吩，而僅修正申請專利範圍第１、、項之溶劑，對於第項之溶劑並未指出申復及修正，故所述並無法由實例所支持，應屬技術內容未完全揭露，難符專利要件。」又專利權之主張係以申請專利範圍之每一個獨立項為之，故專利審查亦依此原則加以審查，這是各國從事專利審查所採行之不變原則，當然被告亦未自外於國際統一之程序與標準。本案之所以無法獲得我國專利之癥結點在於原告於八十六年五月二十三日補充說明所述作為溶劑的芳族烴混合物之芳香環結構，計有萘、蒽、菲、苯并蒽、芘、　及二芋并噻吩，而僅修正申請專利範圍第１、、項之溶劑，對於第項之溶劑並未指出申復及修正，故所述並無法由實例所支持，應屬技術內容未完全揭露所致。二、起訴理由所述本案符合專利法第二十二條第三、四項之規定，且述及本案之特徵並非在於使用之溶劑等等。惟所謂實施例即是確實可實施的實驗例，其與申請專利範圍所述（主張）並非劃上等號，也就是申請專利範圍通常比實例涵蓋的範圍大，故對被告之要求有疑義，自應申復、其至補充（如原告於八十六年五月二十三日之補充說明書），並非如其僅修正第１、、項，而第項不修正。至於所述「溶劑」並非本案之特徵，那又為何修正第１、、項，且於八十六年五月二十三日補充說明書以支持所請溶劑之範圍。三、起訴理由謂於行政救濟期間所提之申請專利範圍修正本依理應予審究。惟修正本係於再審查審定之後始提出，未經被告審查。又（修正前）訴願法第一條規定「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願、再訴願」及（修正前）行政訴訟法第一條規定「人民因中央或地方機關之違法行政處分，．．．得向行政法院提起行政訴訟」，可見爭訟審議之對象乃被告所為審定書之處分有無違法或不當之處，並非於審定後之行政救濟期間所提之修正申請專利範圍。故經濟部與行政院均依此原則而未因原告於訴願階段修正本案之申請專利範圍而撤銷被告之處分，應為合法之決定。此可參見行政法院判決八十六年度判字第五三九號及中華民國七十八年六月出版之行政法院裁判要旨彙編第一六五一頁，可見原行政法院亦依此原則判決。四、起訴理由復謂原告再審審定書之原處分與經濟部與行政院據以維持原處分之適用法條顯有錯誤，惟此項理由不無誤會。因「非可供產業上利用之發明」包含（一）未完成之發明、（二）非可供營業上利用之發明、（三）實際上顯著無法實施之發明，而發明技術內容揭示不充分、完整（就本案申請專利範圍第項所界定溶劑之範圍而言），不但不符專利法第二十二條第三項有關規定，且同時亦屬「非可供產業上利用之發明中之未完成之發明」，亦即不符專利法第二十條第一項前段之規定。至於原告指稱被告於再審查階段時以「對於本案申請專利範圍第項之溶劑並未指出申復及修正」為唯一理由，逕不予專利，恐有誤解。可參見前述答辯理由第一點，被告曾於再審查核駁理由先行通知指出所使用溶劑為何，且原告同意亦補充說明書增加溶劑種類之實例，並明確界定申請專利範圍第１、、項溶劑之範圍，唯獨第項未申復及修正等等，故被告之審定並無違誤。綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴等語。理由按申請發明專利備具之說明書，依專利法第二十二條第三項規定除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。旨在彰顯發明之創作內容及可供產業上利用之可專利性。又依同條第四項規定，申請專利範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。旨在確定取得發明專利而受保護之範圍。申請專利範圍指明之技術內容，須使用習知技術者，該習知技術本非取得專利對象，縱未記載指明，於熟習該項技術者而言，仍能瞭解其內容並據以實施，自不影響發明之可專利性及確定取得發明專利之範圍。被告頒布之專利審查基準（一－三－一五頁）明示申請專利範圍「獨立項須記載之構成之必要技術內容、特點事項中，若有部分依申請當時之技術知識以觀，係顯而易知的技術內容者，該部分可省略不予記載」，即此之故。是不能以未予記載而駁回發明專利之申請。本件原告（原名康諾康股份有限公司）於八十二年五月二十五日以其「溶劑合中間相瀝青之產製方法，以及由該瀝青製得之人工製品」係由包括喹啉不溶物之溶劑合中間相瀝青所製造碳製品之方法，可使用原來無法使用之瀝青進料，由本法製得之人工製品於碳化中保持其結構完整性等情，向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告修正專利說明書，申經再審查結果，被告以本案實例中用於溶劑合中間相瀝青之溶劑僅四氫萘、萘二甲苯等，而申請專利範圍第一項、第十三項及第十四項所述溶劑係選自由含有一至三個環的芳．．．烷基側鍵及第十五項第四行所述溶劑均過廣籠統，原告八十六年五月二十三日補充說明書所述作為溶劑之芳族烴混合物之芳香環結構計有萘、蒽、菲、苯并蒽、芘、　及苯并噻吩，但僅修正申請專利範圍第一項、第十三項及第十四項之溶劑，對於第十五項之溶劑並未修正，無法由實例所支持，技術內容即未完全揭露，依專利法第二十條第一項前段及第二十二條第三項規定，應不予專利，乃為本案應不予專利之審定。經查本案經經濟部送由工業技術研究院化學工業研究所審查結果，認為「本案原申請專利說明書中列舉之實施例及再審查階段提出申請補充之實施例，應足以證明本發明具產業上之利用」，「已有足夠之實施例證明其為可行」，「同意再訴願人所述本發明案由專利說明書所載及再審查階段補充之實施例已足證明其技術內容已完全揭露」（見該所八十九年二月二十一日（八九）工研化審字第○二五三號函附意見書）。又被告於訴願答辯書理由三謂：「訴願理由㈣所述系爭案說明書之記載足使熟習此項技藝者能瞭解其內容並據以實施，此點本局同意」，為工業技術研究院化學工業研究所審查結果據以認被告亦同意本案已有足夠之實施例證明其為可行。雖審查結果認「申請專利範圍第項所述之溶劑，理應亦須比照申請專利範圍第１、、項予以明確界定為宜」，「本案未依時限修正其申請專利範圍至實施例可合理支持界限應屬事實，因此，依專利法之規定，本案不予專利之審定並無違誤」。但查原告主張其申請專利範圍第 項之溶劑使用，為習知技術，熟習該項技術者可毫無困難選用於本案，並於再訴願時提出先前文獻－"CARBON'94,Granada＼Spain,3－8,July,1994"中載有一篇 "Char- acterizatian of Mesophase pitch－Solvent Interactions,H.E.Romine and X. B- ourrat" 經工業技術研究院化學工業研究所認為「可據此證明本案申請專利範圍第 項之『溶劑』為顯而易知」，僅以該文獻發表於本案申請日後，致「無法據此證明本發明案申請專利範圍第項所述之『溶劑』為先前文獻已習知者」。然此種習知技術免於記載申請專利範圍內，不影響發明之可專利性及確定取得發明專利之範圍，已如上述，其記載或不記載，性質上純為專利說明書之記載方法，可省或不可省，非專利本體之事項，依審定時之請求判斷已足，非如專利本體之事項，須依申請時之適狀審定。上開文獻發表於八十三年（一九九四年）七月三日，早於被告再審查為駁回本案申請之審定（八十七年十二月三十一日）數年，依被告審定時之情狀，原告申請專利範圍第項之溶劑為習知技術，尚不必指明。況原告於起訴時又主張並提出 WO 92＼ 11341 號專利資料，公開於八十一年（一九九二年）七月九日，早於本案申請日，證明本案申請專利範圍第項之溶劑在本案申請日前為習知技術，被告答辯就此並未爭執。則被告審定僅以原告未指明界定其申請專利範圍第項之溶劑為何，認本案仍應不予專利，按諸前述說明，尚有未合。又如前述，工業技術研究院化學工業研究所審查意見認為本案有足夠實施例證明其為可行，其技術內容已完全揭露。乃被告審定認本案無法由實施例支持，應屬技術內容未完全揭露，惟未詳述其緣由，亦有未合。訴願、再訴願決定未予糾正，均有未合。原告執以指摘，非全無理由。應悉予撤銷，由被告斟酌上開審查意見及原告新提出之證據，另為適法之處理。據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　九十一　　　年　　　五　　　　月　　　　十　　　日最高行政法院第一庭審判長法官　　　黃　綠　星法官彭鳳至法官　　　蔡　進　田法官　　　黃　璽　君法官　　　廖　宏　明右正本證明與原本無異法院書記官　邱　彰　德中　　華　　民　　國　　九十一　　　年　　　五　　　　月　　　十　　　　日

最高行政法院(含改制前行政法院)九十一年度判字第七一六號

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