94年度判字第00127號｜行政：新型專利舉發｜裁判日期：94 年 04 月 28 日

最　高　行　政　法　院　判　決 94年度判字第00127號上　訴　人　雄義實業有限公司代　表　人　乙○○ 訴訟代理人　甲○○ 被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　丁○○ 參　加　人　聯柏實業有限公司代　表　人　丙○○ 上列當事人間因新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國92年11月5日臺北高等行政法院91年度訴字第3531號判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、本件參加人於85年4月13日以「使用於小口徑管埋設機之推進總成」（下稱系爭案）向前經濟部中央標準局（88年1月 26日改制為智慧財產局）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第117035號專利證書。嗣上訴人以其不符系爭案核准時專利法第97條、第98條第1項第1、2款及第2項之規定，對之提起舉發，案經被上訴人審查，以91年2月18日以智專三（三）04064字第09189000449號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟。二、上訴人起訴主張：㈠原處分機關未深入審核系爭案之進步性及新穎性，致其論結有誤：⒈按專利審查基準其有關新型專利進步性之判斷原則包括：⑴准予將2件或2件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合；⑵准予先前技術 (prior art)之各片斷部分相互組合。⒉原處分機關謂引證案1、2（即舉發附件2 、3）未揭露系爭專利所稱推進翼與推進活塞及推進活塞與導軌間接合等技術特徵云云，惟：⑴系爭案該推進翼係以一通孔套合該推進活塞而可滑移，而引證案1從其圖示亦可明顯得知該推進裝置16係為該千斤頂54所貫穿而可滑移。再者，系爭案該推進活塞跨設於該導軌上之滑動及支撐亦僅為一般之導滑設置，從引證案1圖示之該構成設於導軌上皆屬等效之導軌應用，並未構成任何結構創作特徵或功效之增進；且從引證案2之圖示亦揭示有基座12供導滑支撐之作用。是系爭案該推進翼與推進活塞及推進活塞與導軌間接合之結構，相較於引證案1、2並不具進步性。⒊至於系爭案該插榫及供該插榫卡合之推進活塞上之多數定位槽，其主要係藉該插榫插置於該定位槽後產生推進活塞之制動，其相較於引證案3（即舉發附件4）所揭示之藉該阻礙插梢設於棘輪而產生制動作用，顯然兩者之技術手段及功效相同；又如引證案4（即舉發附件5）所揭示之將梢與搬送輥之軸上之梢狀端部分別卡合於透孔之構造，其相較系爭案亦皆為等效之技術應用，且所產生之制動功效亦相同；而引證案5（即舉發附件6）所揭示之藉暫卡梢使可移動於分割版本體之寬度方向之構造，其相較系爭案皆屬利用插梢以產生卡合制動之技術手段，且所達之功效亦無二致。是系爭案該插榫與推進活塞上之多數定位槽之設置，其所達功效相較於引證案3、4及5並未具預期外功效之增進。⒋系爭案其各該結構特徵已完全揭示於引證案1至5中，是組合引證案1至5即可證明系爭案不具進步性之事實，而被上訴人未察，僅以個別之引證案論就系爭案之進步性，進而論結系爭案無違前揭法條之規定，其論事用法已違專利審查基準其有關新型專利進步性之判斷原則。⒌再者，引證案6、7（即舉發附件7、8）亦已分別揭示系爭案之機架、導軌、推進翼、推進活塞等相關結構特徵，而非僅係介紹鑽頭之型錄；至於該插榫卡配於推進活塞上之凹槽結構，如前述除了已揭示於引證案3、4及5中，使組合引證案3至7即可證明系爭案不具進步性之事實；且引證案7之KYT-306EC型機種圖示中亦已揭露插榫伸入該推進翼之一插口而供該插榫卡合該推進活塞上之複數個定位槽之一之技術，故可證明系爭案之技術特徵早為同業使用多時。⒍系爭案該插榫與引證案3、4及5所揭示之插梢雖有結構態樣之不同，惟該差異者僅係形狀、位置之選擇應用不同而已，為熟習該項技術者所能輕易完成，且未具產生制動功效外更有其他預期外功效之增進，依前行政法院77年判字第1638號、1690號判決意旨難稱新型。⒎系爭案之結構裝置早為業界所流通使用，請參引證案8即日本TONE CORPORATION之TPC-180型埋設機推進裝置，其公開日期早於系爭案，且早已揭示與系爭案完全相同之構成內容，其作用目的及所產生之功效亦相同無異，依前行政法院78年度判字第310號判決意旨，不具新穎性等語。為此請判決撤銷訴願決定及原處分，並判命被上訴人作成申請第00000000號新型專利舉發成立，專利權應予撤銷之處分。被上訴人則以：㈠系爭案之推進翼以一通孔套合該推進活塞而可滑移，並藉一插榫伸入該推進翼之一插口而卡合該推進活塞上之複數個定位槽之一俾可與推進活塞連動往復運動之，且因該推進翼與切削機固接，故亦可帶動切削機往復運動，進而可省卻習用切削機所需之推墊，此一技術特徵確係引證案1、2所未揭露，故系爭專利較引證案1、2具進步性。㈡系爭案以插榫伸入插口卡合於推進活塞上定位槽，進而帶動推進活塞往復運動之作法，確係引證案3、4、5所未揭露，是系爭案與其相較，兩者不論在標的及結構特徵上顯然不同。㈢系爭案一藉插榫卡配推進活塞上凹槽而可快速有效定位切削機之結構特徵，引證案6、7均未揭露，故引證案6、7並不具證據力。㈣上訴人以於原審提出之引證案8，認定系爭案早已揭示，惟查引證案8並未於舉發審定前提出，非為原處分所得論究之範疇等語，資為抗辯。三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第97條暨第98條第1項規定申請取得新型專利。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反專利法第97條至第99條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反專利法之情事而應撤銷其新型專利權，應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違首揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。㈡經查：⒈引證案1、2，雖與系爭案同樣具有類似之推進裝置、千斤頂及導軌等裝置，惟系爭案推進翼以一通孔套合該推進活塞而可滑移，並藉一插榫伸入該推進翼之一插口而卡合該推進活塞上之複數個定位槽之一俾可與推進活塞連動往復運動之，且因該推進翼與切削機固接，故亦可帶動切削機往復運動，進而可省卻習用切削機所需之推墊，此1技術特徵確係引證案1、2所未揭露，故系爭案較引證案1、2具進步性。上訴人訴稱引證案1可從圖示得知其推進係為該千斤頂所貫穿而可滑移及引證案2亦揭示基座供導滑支撐之用，即認系爭案推進翼與推進活塞及推進活塞與導軌間接合之構造與其相較並不具進步性云云，自非可採。⒉次查，引證案3所揭示藉該阻礙插梢設於棘輪產生之制動效果、引證案4將梢與搬送輥之軸上之梢狀端部分別卡合於透孔之構造、引證案5藉暫卡梢使可移動於分割版本體之寬度方向，相較於系爭案以插榫伸入插口卡合於推進活塞上定位槽，進而帶動推進活塞往復運動之作法，兩者不論在標的及結構特徵上顯然不同，故引證案3、4、5並不具證據力。上訴人訴稱引證案3、4、5相較於系爭案藉插置於定位槽產生之效果並無二致，因認系爭案不具進步性云云，亦非可採。⒊復查，上訴人另訴稱引證案6、7亦已分別揭示系爭專利之機架、導軌、推進翼及推進活塞等相關結構特徵，進而認定系爭專利不具進步性云云；惟查系爭案之特徵為一種藉插榫卡配推進活塞上之複數個凹槽而可快速有效定位切削機之創作，此在引證案6、7均未揭露，故引證案6、7亦不具證據力。⒋至上訴人於行政訴訟中始行提出之引證案8即日本TONE CORPORATION之TPC-180型埋設機推進裝置及其與系爭案之圖式對照，核與原舉發證據並無關聯，應屬獨立之新證據，既未於舉發時提出，供參加人答辯及被上訴人審查，即非嗣後之行政訴訟程序所得審究等由，駁回上訴人原審之訴。四、上訴人仍執其於原審所持相同論見，並主張：㈠關於引證案8之公開日期遠早於系爭案，且早已揭示與系爭案完全相同之構成內容之爭點，參加人聯柏實業有限公司之代表人丙○○於92年10月22日原審之言詞辯論庭已承認系爭案與日本數家以製造埋設機推進裝置之廠商所製造埋設機推進裝置（包含引證案8日本TONE CORPORATION之TPC-180型埋設機推進裝置）之差異僅係「外觀上予以局部修飾變化及於埋設機推進裝置之表面予以電鍍處理」，已足茲證明系爭案之結構組成係仿襲日本業界之埋設機推進裝置，而外觀上之局部修飾變化及於表面之電鍍處理皆非構成新型專利之要件及保護標的，詎原審未對此攸關本件訴訟勝敗之關鍵爭點加以審理，顯有疏失。㈡組合引證案1至5，即可證明系爭案不具進步性之事實，原審未察，仍以個別之引證案論究系爭案之進步性，進而論結系爭案無違前揭法條之規定，其論事用法皆屬已嚴重違誤等語。五、本院按：專利舉發請求撤銷專利權，有關舉發審定後如有不服，提起行政訴訟，關於事實狀態之判斷基準時，對於舉發人而言，以舉發審定之行政處分時之事實狀態為準，此觀之專利法第67條第3項規定：「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起1個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之」即明。本件上訴人於原審始提出引證案8日本TONE CORPORATION之TPC-180型埋設機推進裝置，以証明系爭案之結構組成係仿襲日本業界之埋設機推進裝置，為上訴人於原審所不爭執，則依上開說明，上訴人既未於舉發時提出該項證據供被上訴人審查，原審於訴訟程序未審究該項證據，並無不合。另原審就上訴人所提出之引證案3、4、5、6、7不具證據力及系爭案較引證案1、2具進步性等情，已於判決內詳為論述，上訴意旨就原審取捨證據職權之行使，指摘為違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。中華民國 94 年 4 月 28 日第五庭審判長法官　趙　永　康法官　鄭　淑　貞法官　黃　淑　玲法官　侯　東　昇法官　林文舟以上正本證明與原本無異中華民國 94 年 4 月 29 日書記官　王　褔　瀛

最高行政法院(含改制前行政法院)94年度判字第00127號

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