最高行政法院(含改制前行政法院)94年度判字第00017號｜法律人

最　高　行　政　法　院　判　決 94年度判字第00017號上　訴　人　博新開發科技股份有限公司代　表　人　丙○○ 訴訟代理人　林秋琴律師陳彥希律師乙○○ 被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　戊○○ 參　加　人　荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司代　表　人　甲○○○○○○ 訴訟代理人　徐小波律師宿文堂律師丁○○ 上列當事人間因發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國92年5 月8日臺北高等行政法院90年度訴字第6523號判決，提起上訴。本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、參加人之前手荷蘭商飛利浦電泡廠及荷蘭商飛利浦及杜邦光學公司於民國77年1月18日以「記錄資訊信號之系統及用於此系統中之記錄載體及記錄裝置」向被上訴人前身即中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經編訂為第00000000號審查，准予專利，並於公告期間後，發給發明第33559號專利證書（下稱系爭案），經上訴人向被上訴人提出舉發，其間系爭專利權申准轉讓予參加人，經被上訴人審定舉發不成立，上訴人不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂提起行政訴訟。二、本件上訴人於原審起訴主張：依系爭案核准當時（下同）專利法第2條之規定，發明專利須具有新穎性及進步性。依同法第61條之規定，對於欠缺前開要件而取得之專利權，任何人均得向專利專責機關提出舉發，請求撤銷該專利權。由上訴人專利舉發理由書所列舉之6件舉發證據可知，系爭案申請專利範圍主張已為前述各舉發證據實質之揭露內容所涵蓋及教示，不具新穎性及進步性，其專利權依法應予撤銷。被上訴人怠於察明事實，未詳細審酌5件舉發證據之內容，作出舉發不成立之錯誤不當處分。上訴人嗣於訴願程序中，曾請國內光電研究領域權威國立交通大學光電研究所謝漢萍教授出具專家意見書就所提出證據資料詳加說明，詎訴願決定機關未就舉發證據及訴願證據詳實審酌，顯有所疏漏。且訴願決定機關誤將上訴人所提之專家意見認定為新證據而不擬探究，惟查該專家意見係本於引證案等技術內容對系爭案不合專利規定之比對專家意見，且上訴人業於90年1月8日以（90）常專字第00157號提交被上訴人在案，故其係補強原舉發案之專家意見，概無新證據之提出，訴願決定機關理應審酌。系爭案相關光學記錄載體，依其78年1月30日修正之申請專利範圍第八項之專利主張，在於一可刻記及可光讀性記錄載體，特徵為該記錄載體所具之可讀性調節資訊，顯示該相關載體所需之該等寫入信號波形，俾於該載體上形成具修正光性之記錄符號。然查第0000000號專利（下稱引證一），其於第2欄（Col 2）第59行至第3欄（Col 3）第九行所揭示之調控刻記雷射光束強度技術手段與前述系爭案之專利主張實質相同，且自亦具實質相同於參加人於舉發階段及訴願階段一再強調系爭案適用於不同種類之記錄光碟如CD-R、CD-RW等之功效增進，更何況在前案證據中僅需簡單調整刻記二進位資訊便可適用於不同類型之光碟，故系爭案相對於引證一所揭，並不具進步性。另於第0000000號專利（下稱引證二）發明摘要中揭露預錄在導引軌道之數位軌道位址被讀取，且刻記雷射光束的強度受該數位位址的控制，使刻記雷射的曝光強度被修正，其亦揭露實質相同於前述系爭案技術之先前技術。復由第0000000號（下稱引證六）之說明書第2欄（Col2）第5行起描述「揭露一種記錄方法，其寫入脈衝的波形被轉換成為預先參考熱擴散影響的波形。」凡熟習此業者均可依該前案所揭示技術，輕易轉用成如前述系爭案所主張之依據調節資訊對記錄載體之寫入刻記信號形成因不同種類之寫入信號波形，故系爭案相較該引證六習用技藝，應不具明顯功效進步。較諸系爭案之申請專利範圍第八項主張，前述引證一至六皆已揭示實質相同之將光碟寫入信號記於搖擺軌道上之技藝。尤其是查諸前述系爭案申請專利範圍主張在於「該記錄載體所具之可讀性調節資訊，顯示該相關載體所需之該等寫入信號波形．．．」，而完全未述及該等信號波形係特別為因應不同種類之光碟，如CD-R、CD- RW等而區分設定之寫入信號波形，此種敘述使系爭專利範圍失之廣泛，其結論意見應不可採。有鑑於CD-R光碟系爭技術複雜，上訴人於前階段特請交通大學光電研究所謝漢萍教授，提供專家意見；另依89年10月31日被上訴人修正公告之專利申請文件補正、事項管理作業要點第8條意旨，自應併案審酌，況且新訴願法制精神即強調機關之自省體制，今被上訴人疏忽此重要專家意見，程序上有重大瑕疵。利用光束尤其是雷射光束進行資料之寫錄及讀取之技術發展已逾30年，近年來由於雷射技術及精密加工技術之進步，基於類似技術理念，但加大其資訊記錄密度而發展出如DVD、EVD等儲存更鉅量資訊之媒體。本案爭議之CD–R、CD–RW屬可錄式之光碟，其乃利用於空白光碟上預鑄一伺服軌道，再舖設花青素之有機染料或利用碲、鉈等可逆光磁相變之金屬材質作成記錄資訊之材料。寫錄完成後CD–R、CD–RW同時具有數位及類比波形（伺服軌）兩種信號，其中數位信號載有資料及控制兩種信號；而類比部分則單純載有控制信號。該類比之控制信號即載於預鑄之伺服軌道上，且包含有絕對時間位置碼信號（ATIP）及控制碼信號，其中係利用一經還原解碼後之數位位元信號來決定適用於CD-R或CD-RW等何種種類之光碟。而系爭案僅利用該預鑄之伺服軌載具寫入信號資訊，僅為習用技藝之輕易轉用並無明顯進步。查引證一至六先於系爭案公開，對系爭案有重大教示作用，即從前案應即可推知系爭案之內容，相應於系爭案之特徵「該記錄載體所具之可讀性調節資訊，顯示該相關載體所需之該等寫入信號波形」，除由前述第一段所述光碟發展背景可知，該伺服軌道本身即顯示一類比信號波形，更由引證一，其揭示在光碟上，數條軌道被保留，於其上刻記一特定二進位制構造之訊息。該預先記錄之二進位構造之信息（顯現於示波器亦為類比波形）被讀取，以決定何種刻記光學能量可得到最佳結果。同時引證一亦揭示該發明係為因應光碟不同構成材料，光學儀器之誤差、溫度、濕度等自然環境因素，雷射光入射的角度等等，故該引證一具有與系爭案claim8類同之技術手段，功能及目的。引證六揭示一種光碟記錄系統，其中將寫入之雷射光束以輸入調變信號加以調變，以為記載資訊於一光碟上。具與系爭案皆揭露相同的調整功率高低與曝光時間量變化之技術手段，且對系爭案資訊的預錄型態具重大教示作用。引證二中揭示一預錄在導引軌道上之數位軌道位址被讀取，以控制記錄雷射光束，係於技術手段、功能及目的上類同於系爭案。第0000000號專利（下稱引證四），其於發明摘要中揭示一光碟系統之記錄能階控制，供以調整記錄之能源。該由先寫入後讀出取得其記錄偵測波形圖之操作包括關於寫入之能量功率資訊，較諸系爭案具類同之目的、用途、功能及手段。由系爭案先前技藝說明中，認為EP第0000000號專利（下稱引證五），所揭之記錄系統中已有將不同種類材料之載體之信號以倒相或非倒相形式作用至該寫入頭，在正寫入極性記錄載體上與形成相同尺寸之低反射率記錄符號的寫入信號波形絲毫不差。該記錄載體上的該調節資訊，為該等寫入信號與該相關記錄載體所需之該等檢波信號間關係之代表，其優點為該資訊信號與該等寫入信號間之關係，可簡單地適應該記錄載體的記錄材料，比較該等前案技藝之特徵與系爭案之主張，即可知系爭案不具明顯進步性。被上訴人及訴願決定機關忽略系爭案請求第八項之文義主張範圍與引證一至六所揭技術之相同技術、相同手段、相似之目的之事實。被上訴人僅以該引證一至六皆未見如系爭案之調節資訊可顯示有關記錄載體之寫入信號乙節作為判斷基礎，而無視於之前列之引證一、二、六、五，其判斷顯有疏漏。再者，被上訴人又以系爭案對不同類型之記錄層，可利用適用於這種記錄層的寫入信號波形予以刻記而駁回，更屬逸出系爭案申請專利範圍之文義解釋，其錯誤至為明顯。查引證一、二、六先於系爭案公開，對系爭案有重大教示作用，即從前案所揭技術內容已涵蓋系爭案項內容或即可推知系爭案之內容。相應於系爭案之特徵，參加人辯稱該寫入波形係指整個信號之形狀、振幅大小、持續時間及其他變化關係而與所列舉發證據及舉發理由中所列各點之「記錄雷射功率」不同乙節，實係混淆事實，掩蓋真相之說法，蓋不論CD-R或CD-RW或其他形式之光學記錄載體，其運作均於指定之恆定轉速下運作，且雷射光束之施用供給亦由光碟機控制電路予以開關施放，故調整施予之雷射功率即是形成如參加人所述之高高低低之寫入波形，故於舉發證據前案及舉發理由中舉證之寫入功率即直接影響到所謂之相關載體所需之該等寫入信號波形，俾於該載體上形成具修正光性之記錄符號。引證一係揭示一種應用至用於記錄資料之光碟之刻錄光幅射光束的光學功率之校準裝置，由引證一所揭技術對照系爭案申請專利範圍第八項，其特徵為該記錄載體所具之可讀性調節資訊（相同於引證一載體上預錄之二進位構造之信息）；顯示該相關載體所需之該等寫入信號波形（相同於引證一之該預先記錄之二進位構造之信息被讀取．．．以決定何種刻記光學能量可得到最佳之結果。）；俾於載體上形成具修正光性之記錄符號（於光碟上寫入最佳結果之記錄符號）。由引證一所揭示之技術，全部涵蓋被舉發案申請專利範圍所主張；同時引證一亦揭示該發明係為因應光碟不同構成材料，光學儀器之誤差及自然環境變化以及雷射光束入射的角度偏差之補償及調節之設計，此與參加人所主張，系爭發明因應於CD-R、CD-RW等不同構成材料之目的亦同，故引證一具有與系爭案申請專利範圍第八項所主張者有相同之技術手段、功能及目的。引證一所揭技術文義上已完全涵蓋系爭案申請專利範圍第八項主張。查工研院之專利訴願審查意見書對引證一之理由以「證據一揭示一種光寫入功率的調校方式，和系爭專利所說明的方式係以讀取預錄寫入信號的方式並不相同。」乙節，應是其未參照如前述引證一說明書內第二大段、第三大段及發明摘要內所揭露技術所生之疏漏，蓋引證一說明書第三大段第九行即「明確指出該預先記錄之二進位構造之信息被讀取．．．」。引證六主要揭示一種光碟記錄系統，其中將寫入之雷射光束以輸入調變信號加以調變，以記載資訊於光碟上，其於說明書揭露「在藉由利用記錄媒體之熱特性而記錄資訊之光碟系統中，已經有人提出一種記錄方法，其中將記錄脈波轉換成具有預先考量之熱擴散影響力之波形，然後藉由使用轉換波形而形成之坑洞中獲得具有優越對稱性之再生波形。此種提案亦說明於日本專利公開第00-00000號中。」，由上述引述比較系爭案，其中於可記錄載體（光碟）上，讀取預先考量之熱擴散影響力之波形（為可讀性調節資訊，其顯示該等相關載體所需之寫入信號波形），藉由使用轉換波形而形成之坑洞，具有優越之效果（俾於載體上刻記形成具修正光性之記錄符號），亦可證明其已涵蓋系爭案申請專利範圍第八項所主張，且相同內容亦已公布於日本專刊公開第00-00000號專利案之中，故引證六所揭系爭案Claim8實具重大教示作用，而系爭案應不准予專利。查工研院之就系爭案訴願審查意見書之結論即明確表示引證六和系爭案兩者皆揭露相同的調整功率高低與曝光時間量變化之技術手段，同時引證六對系爭案之調節資訊的預錄型態具重大教示作用，依以上證據六之相關說明，系爭案之申請專利範圍第八項確實不符新穎性及進步性之規定。引證二於其發明摘要中已揭露「一預錄在導引軌道上之數位軌道位址被讀取，以控制記錄雷射光束（進行記錄）」，其較諸系爭專利Claim8亦具類同的技術即先讀取一預錄之調節信號、以控制雷射光束進行光碟記錄寫入動作，亦與系爭案Claim8具相同之技術、目的及功效。參加人所辯為無理由。參加人就系爭案與引證六間之差異稱引證六未揭示或教示依據不同類型之記錄載體來預設寫入信號波形，此於引證六說明書第二大段第三至十二行中之揭示，其中根據載體之熱特性自然已考慮不同材質、種類等特性，復以「預先考量」即指系統設計者當然對可能的不同記錄載體特性預為考量設計，故其辯稱係無理由。引證六主要揭示一種光碟記錄系統，其中將寫入之雷射光束以輸入調變信號加以調變，以記載資訊於光碟上，由其於說明書之揭示比較系爭案之申請專利範圍第八項所主張，其中於可記錄載體（光碟）上，讀取預先考量之熱擴散影響力之波形（為可讀性調節資訊，顯示該等相關載體所需之寫入信號波形），藉由使用轉換波形而形成之坑洞，其具有優越之效果（俾於載體上刻記形成具修正光性之記錄符號），亦可證明已涵蓋系爭案申請專利範圍第八項所主張，且相同內容亦已公布於日本專刊公開第00-00000號專利案之中，故引證六所揭對於系爭案申請專利範圍第八項實具重大教示作用。參加人補提之專家意見第三點辯稱，引證六將雷射寫入功率控制信號預存於系統唯讀記憶體 (ROM)中，因ROM無法隨意更換記憶資料內容，故僅能適用於已知且預知之記錄載體上，而系爭案之「寫入信號波形」則儲存於「記錄載體本身」，可使記錄系統同時適用於不同種類之記錄載體或其他新發展之記錄材料等，因此系爭案更具創新性及適用性云云。然查引證六申請當時技術水平雖僅及於唯讀記憶體 (ROM)，但隨技術發展演進，目前已有可預存且可隨時更換記憶資料之記憶體，例如快閃記憶體 (FLASH)，因此引證六自可將寫入功率控制信號預存於系統FLASH中且可易於更新資料，從而可達成相同於系爭案預存於記錄載體所達成之適用性。參加人補提之專家意見書第四點：以舉發證據六圖11B所示，其所揭雷射寫入波形特徵為一時間長短不同之單一連續脈波，而系爭案圖二、三為數個時間相同但不連續脈波組成，故舉發證據六與系爭案不同而無教示作用云云。但系爭案主要主張無關緊要之枝微末節部分之差異來主張證據與系爭案不同，蓋引證案是否令系爭案不具可專利性，應以引證案與系爭案之申請專利範圍比較方屬正辦，且如前述該專家意見書所重覆提出之「一種具體方法之實踐」，並非系爭案主要爭點技術特徵，而事實上，前述第1項已陳明，引證六對系爭案具明顯之教示效果，凡熟悉此技藝人士應可輕易思及轉用。參加人其所檢附之樣品係為「BOREAL 74min」、「Tera Sys」及「LEAD DATA INC.」3件，經查皆非上訴人所生產之產品，參加人意圖混淆，主張應排除工研院之公正客觀地位乙節，顯非事實，工研院非為本案上訴人之利害關係人，其審查意見公正客觀應可採納等語，求為判決撤銷原處分及訴願決定，並命被上訴人對第00000000號發明專利案應為舉發成立之處分。三、被上訴人則以：原處分及訴願決定已詳細審酌6件引證案之內容，經與系爭案比較後，因上訴人所提理由並不足採，而該引證一至六確皆未見有如系爭案之調節資訊可顯示有關記錄載體所需之寫入信號波形，以致無法如系爭案可對不同類型之記錄層而利用不同的寫入信號波形予以刻記，確不能證明系爭案不具新穎性或進步性。系爭案之原處分書係於89年9月8日發文，上訴人所指之專家意見書係於90年1月8日來函，且原舉發證據亦無任何專家意見書，確屬訴願階段始提出之新證據，況該專家意見書係上訴人單方所出具，雖可供考，但不能作為舉發成立與否之依據。舉發應否成立應以所提之實質證據為依據，而非依舉發人所邀請之專家是否權威，上訴人並未就其所提之證據及原處分或決定之實質內容論辯，更無另請第三者提出意見之必要等語資為抗辯。四、參加人主張略謂：系爭案之新穎特徵之一，係申請專利範圍第八項所述，乃一可刻記及可光讀性記錄載體，其特徵為該記錄載體所具之可讀性調節資訊，顯示該相關載體所需之該等寫入信號波形，俾於該載體上形成具修正光性之記錄符號。按不同的載體所需之寫入信號波形不同，如CD-RW光碟片即與CD-R光碟片之寫入信號波形完全不同。而所謂「波形」係指整個信號之形狀、振幅大小、持續時間及其間之相關關係變化，並非僅是功率大小，功率大小係指一特定時間內功率之高低而已，二者並不相同。由寫入信號波形，便可知其與習知技藝之單純雷射功率之高低全然不同。系爭案不僅具新穎性，更大幅增進功效，因系爭案之光碟片上便載有調節資訊，故資訊信號記錄系統可依據該調節資訊，即依據不同載體CD-R或CD-RW之不同類型之記錄層，調節記錄系統之寫入信號波形，以作刻記。因此，系爭案可允許不同類型之碟片CD-R或CD-RW被同一記錄裝置所刻記，此與習知技藝相比，有大幅之功效增進。新開發之碟片之記錄層，亦可由系爭案之記錄裝置所刻記，此亦與習知技術迥然不同。引證一係關於一雷射功率之校整裝置，用以決定用於記錄在一可讀光碟上之最佳雷射功率。此與系爭案乃一記錄載體完全不同。因此，引證一根本無法證明系爭案之申請專利範圍第八項不具新穎性或進步性。引證二係揭示依據軌道位址而改變刻記的功率，其係關於處理等角速度刻記之問題，如引證二說明書及圖六所示，碟形資訊載體１在一固定轉速下旋轉，相對於碟片表面之內圈及外圈之圓周速率會有不同。這表示具有既定頻率之信號在記錄時，所需之雷射功率係根據資訊載體１之徑向位置而不同。碟形資訊載體１之半徑係一對一地相關於導引軌道之位址。然系爭案之特徵在於記錄載體上之調節資訊，而引證二所揭示之軌道位址根本與系爭案之調節資訊不同。因此，引證二根本無法證明系爭案之申請專利範圍第八項不具進步性。引證三揭示一種記錄載體，其具有指示雷射功率資訊之標記，該標記係位於正常讀取區域之外，在其記錄器中，雷射功率是依據該記錄載體上之雷射功率資訊而被設定，而該雷射功率資訊係依該載體之記錄層的熔解性質及／或厚度而被調整，引證三僅涉及雷射功率之調整，而未揭示或教示記錄波形之調整，由於僅是雷射功率的改變並無法改變整體寫入信號的形狀或脈衝的數目（亦即無法改變寫入信號之波形），故熟於本項技藝之士將無法由引證三之揭示或教示而推知系爭案之技術內容。引證四揭示一種用於刻記之雷射功率的控制手段，其中已刻記的標記於刻記後直接被讀取並與一正常信號作比較，據以調整雷射功率而得到正確的標記，引證四並未揭示任何內容關於在記錄載體上預記參數用以調整雷射刻記作業使之適於該記錄載體之技術特徵。引證五所揭示之內容及其與系爭案間之顯著差異已詳述於系爭案說明書中，引證五中之寫入信號僅是依據碟片上的標記作極性的選擇，並未改變其波形，因此引證五完全無關於預設寫入信號波形之技術。引證六已揭示於一具有大脈衝寬度且用以施加熱擴散影響之記錄脈衝，形成有二個小脈衝寬度之脈衝，其代表一調變信號脈衝的前緣及後緣部分，藉由此分別之脈衝的寫入以免除熱擴散的影響，引證六根本未揭示或教示依據不同類型之記錄載體來預設寫入信號之波形，與系爭案完全不同，因此，引證六根本無法證明系爭案之申請專利範圍第八項不具進步性，綜觀上述各引證案，無論依其個別內容或其組合均無法預期或教示被舉發案之技術內容，上訴人僅引用引證案中片斷文句，並未詳查該文句之實質意義即作出與事實不符之推論，此一推論實不可採。上訴人對其所提之專家意見之解讀亦與事實有所出入，因為該專家意見之結論為根據引證三，系爭案不具進步性，然上訴人卻解讀為根據引證三，系爭案不具新穎性及進步性，因此，上訴人對引證案及其所提呈之專家意見之解讀顯然前後矛盾且與事實相違。另上訴人主張結合引證一、二及六後，系爭案不具新穎性及進步性，此一結論與現行實務相違，因為在判斷一專利申請案是否具新穎性時，僅能以單一的引證案來判斷，不可以結合二個以上之引證案為之。在上訴人於訴願所提之專家意見書之「三、說明」中，該專家之各點分析顯然皆與事實相違，因為說明（一）中所述之專利特徵，並非系爭案申請專利範圍第一項之專利特徵內容部分，而係系爭案申請專利範圍之前序部分（preamble）。說明（二）中對引證一之敘述顯然有誤，因引證一係關於一雷射功率之校整裝置，用以決定用於記錄在一可讀光碟上之最佳雷射功率，根本未揭示引證案所謂之因應不同型式之記錄載體而調整不同之寫入信號波形之獨特技術特徵。說明（三）中引證二所揭示之軌道位址根本與系爭案之調節資訊不同。說明（四）顯已誤解引證四之特徵，因引證四係揭示一種在刻記過程中實施動態雷射功率的控制手段，其需要一額外的讀取光束來執行刻記後之讀取，因此，該專家之意見顯與事實完全背離而不可採。上訴人認為引證六申請當時技術水平雖僅及於「ROM」，但目前已有可預存且可隨時更換記憶資料之記憶體，從而可達成相同於系爭案預存於記錄載體所達成之適用性，此一論點再次說明上訴人承認系爭案確具功效，此一以目前之技術來與15年前申請之系爭案比對之方式顯與專利法規相違。此外，即使以目前可預存且可隨時更換記憶資料之記憶體來取代引證六之「ROM」，引證六亦無法達成系爭案之功效，因為該記憶體仍是位於讀寫記錄載體之裝置內，而非系爭案之可錄式記錄載體本身，因此，上訴人之論點顯與事實不符。上訴人已自承系爭案可因應不同種類之記錄層，惟未將CD-R、CD-RW之描述加入申請專利範圍第八項中。因此，系爭案確具新穎性及進步性顯無疑義，至於上訴人所質疑之申請專利範圍過廣之處，然系爭案之申請專利範圍第八項之標的已明確界定所請求之標的為一可刻記及可光讀性記錄載體，習於此藝之人士當可明確了解可刻記及可光讀性記錄載體當然包括CD-R、CD-RW等記錄載體，但並不以此為限。此外，上訴人亦自承一般而言，申請專利範圍均會大於說明書中之實施例，此乃一般專利業者所熟知之實務，新開發之碟片之記錄層亦可由系爭案之記錄裝置所刻記。系爭案在此技術發展空間有限之光碟片上載有調節資訊，俾使資訊信號記錄系統可依該調節資訊即依據不同類型之記錄層，而調節記錄系統之寫入信號波形，以作刻記，系爭案之此一改進在系爭案申請當時顯然不僅是一微小的改進，而是一深具顯然進步的改進，因此，系爭案確具進步性。工研院就本件而言，並非適格出具專家意見之單位，且其對引證六所提供之專業意見，顯然誤解了系爭案之技術特徵所在，而作出與事實不符之意見。況上訴人亦已自承引證六中之光碟片為一完全空白之光碟片，其上根本未錄有系爭案所揭之調節資訊，因此，引證六所揭示之內容根本無法教示系爭案申請專利範圍第八項之技術特徵，由上可知，工研院所出具之審查意見顯與事實相違，對於一項錯誤且與事實完全不符之意見當然應予排除，因此，訴願決定機關不予採用工研院所提供之意見的作法並無不當等語，求為駁回上訴人之訴。五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：兩造於言詞辯論時業均陳明爭點限於系爭案申請專利範圍第八獨立項及第九、十附屬項，舉發證據限於引證一、引證二、引證四、引證六，再依該專利說明書之記載，系爭案第一、五、八項為獨立項，其餘均為附屬項，基於獨立項專利權範圍大於附屬項之原則，獨立項舉發如不成立，附屬項自亦不成立，故本件應審究系爭案第八獨立項之專利權範圍以引證一、二、四、六作為舉發證據，舉發是否成立？查系爭案申請專利範圍第八獨立項之申請專利範圍之技術特徵為在一可刻記及可光讀性記錄載體具可讀性調節資訊，而以該可讀性調節資訊顯示該相關載體所需之該等寫入信號波形，俾於該載體上形成具修正光性之記錄符號。亦即系爭案技術特徵在記錄載體上存有可寫入信號波形之調節資訊，該系統在光寫入前會讀取該寫入信號波形之調節資訊，控制電路再根據既有之寫入信號波形來調整將寫入信號之波形。引證一則係關於資料記錄光碟適用之一光功率校整裝置，依其專利說明書之摘要及說明內容可知該裝置之實施係記錄二進位之測試字元在一光碟上，再讀取所記錄之二進位之測試字元，用以決定最佳之寫入光功率值，而所測得最佳寫入光功率值係以電性方式存入記錄器記憶體中。因此系爭案可讀性之寫入信號波形之調節資訊係預存於所欲寫入之記錄載體上，與引證一係將以二進位之測試字元寫入在光碟上（即記錄載體）後，於讀取後用以獲得修正之刻記光功率，並將所測得最佳寫入光功率值存入記錄器記憶體中，兩者之技術內容並不相同，引證一不能證明系爭案不具新穎性。又上訴人主張引證一亦揭示該發明係為因應光碟不同構成材料，光學儀器之誤差及自然環境變化以及雷射光束入射的角度偏差之補償及調節之設計一節。查引證一僅以二進位之測試字元就上開不同光碟經由測試以決定刻記（寫入）之光功率，與系爭案係直接將寫入信號波形之調節資訊預存於記錄載體上，控制電路再根據既有之寫入信號波形來調整將寫入信號之波形之技術特徵顯有不同，引證一須經測試字元測試以決定刻記（寫入）之光功率，系爭案則可針對記錄載體上既有之信號波形直接調整將寫入信號之波形，引證一亦不能證明系爭案不具進步性，上訴人此部分主張非屬可採。至上訴人所指系爭案主張「特徵為該記錄載體所具之可讀性調節資訊」，其中「所具之」文義上即指「具有」，而非為預鑄或預刻，指涉範圍廣泛，故均與所有舉發證據之所揭技術重覆部分，查系爭案專利說明書業已載明系爭案記錄系統其中之光可刻記式記錄載體帶有調節資訊，自係該調節資訊係預刻（寫）於記錄載體上，並無指涉範圍廣泛問題。又上訴人稱依系爭案說明書第5頁第16至19 行之記載，故系爭案所施用之技術亦是自碟片上讀取調節資訊，輸入記憶體中，以取得控制最佳之寫入波形，此與引證一所揭技術完全相同部分。查系爭案讀取調節資訊，固須寫入信號饋入記憶器，該記憶器的使用，令該控制電路得以傳送一最佳寫入信號波形，供任何大小的記錄符號之用，但其調節資訊係自預存之記錄載體上讀取再輸入記憶體，與引證一係以二進位之測試字元就上開不同光碟測試後再決定刻記（寫入）之光功率，在未進行測試字元測試前，記錄載體上並未存有寫入信號波形之調節資訊者，兩者究有不同，應予敘明。上訴人主張引證二於其發明摘要中已揭露「一預錄在導引軌道上之數位軌道位址被讀取，以控制記錄雷射光束（進行記錄）」，其較諸系爭案申請專利範圍第八項亦具類同的技術即先讀取一預錄之調節信號、以控制雷射光束進行光碟記錄寫入動作，亦與系爭案申請專利範圍第八項具有相同之技術、目的及功效一節。查引證二系揭示一種等角速度盤形載體之記錄方式，係讀取預錄在導引軌道之數位軌道位址，以控制不同之徑向位置所需之刻記雷射光功率，兩者雖均為光紀錄系統調校寫入光之技術，但引證二係因應不同線速率造成雷射光曝光時間長短不一，需要不同雷射功率寫入，而系爭案係為因應光記錄時對應不同記錄層材料，所產生不同特殊熱效應之結果，故對適於各該記錄層之寫入信號波形予以刻記，俾於讀取利用（系爭案專利說明書第三項參照），二者技術手段顯有不同，引證二不能證明系爭案不具新穎性，且二者欲改進之技術內容亦屬有異，引證二亦不能證明系爭案不具進步性。上訴人主張引證四於發明摘要中揭示一光碟系統之記錄能階控制，供以調整記錄之能源。該由先寫入後讀出取得其記錄偵測波形圖之操作包括關於寫入之能量功率資訊，其較諸系爭案具類同之目的、用途、功能及手段云云。查引證四根據其專利說明書之摘要揭示一種用於刻記之雷射功率的控制手段，其記錄載體在資訊信號被寫入後立即讀取資訊信號之波形，以與理想信號作比較或取平均值，再據以調整雷射光功率大小。系爭案則係於記錄載體上存有可讀取之調節資訊，以顯示該有關記錄載體所需之該等寫入信號波形，並經由讀取記錄載體上之調節資訊，以調整該等寫入信號與資訊信號間之該關係，而調節該等寫入信號波形。兩者技術內容並不相同，引證四不能證明系爭案不具新穎性。又引證四並未如系爭案可針對記錄載體上已有之信號波形直接調整將寫入信號之波形，而係以所讀取資訊信號之波形，以與理想信號作比較或取平均值，再據以調整雷射光功率大小，且非針對不同記錄層，以適於各該記錄層之寫入信號波形予以調整刻記，引證四亦不能證明系爭案不具進步性。另引證六依其專利說明書之申請專利範圍所載，係一種光記錄方法，包括以輸入調節信號來調節雷射光束強度，及以該調節後之雷射光束在一記錄媒體記錄一信號，包含依據輸入調變訊號脈衝波形之前緣及後緣分別形成二（小）脈衝，及以二（小）脈衝之波形調節雷射光束強度。再依引證六專利說明書第二大列第46至51行記載，引證六於一具有大脈衝寬度且用以施加熱擴散影響之記錄脈衝形成有二個小脈衝寬度之脈衝，其代表一調變信號脈衝的前緣及後緣部分，藉由此分別之小脈衝的寫入以免除一個大脈衝寫入熱擴散的影響。因此，引證六係為解決熱擴散所造成之孔洞不完善，而以形成二個小脈衝，代表一調變信號脈衝的前緣及後緣部分，避免大脈衝寫入熱擴散的影響。系爭案則係為因應光記錄時對應不同記錄層材料，所產生不同特殊熱效應之結果，故對適於各該記錄層之寫入信號波形予以刻記，俾於讀取利用。又引證六之雷射輸出波形係存於ROM唯讀記憶體中（引證六專利說明書第六大列第32行至38行參照），與系爭案之寫入信號波形之調節資訊係預存於記錄載體上，兩者並不相同。又系爭案與引證六之技術內容應以該專利說明書之申請專利範圍及說明書記載為準，並不能以未來發展之技術併作主張，上訴人所指引證六申請當時技術水平雖僅及於唯讀記憶體(ROM)，但隨技術發展演進，目前已有可預存且可隨時更換記憶資料之記憶體，例如快閃記憶體 (FLASH)，因此引證六自可將寫入功率控制信號預存於系統FLASH中且可易於更新資料，從而可達成相同於系爭案預存於記錄載體所達成之適用性云云，自非可採。基上所述，系爭案與引證六技術內容仍不相同，引證六不能證明系爭案不具新穎性，系爭案與引證六所解決之技術問題亦屬有異，系爭案非屬運用引證六之技術、知識，顯而易知且未能增進功效者，引證六亦不能證明系爭案不具進步性。因此，系爭專利之技術特徵，並未揭露於前揭各引證案，且熟習該項技術之人亦難由前述引證案，輕易思及系爭專利之技術特徵，系爭案之技術內容係為提供一系統，使記錄載體含不同之記錄層，俾利用適於該種記錄層的寫入信號波形予以刻記。因此，記錄之前，該等寫入信號波形恆為自動適應其時存在該記錄裝置中之記錄載體（系爭案專利說明書第3頁倒數第8行至第4頁第3行參照），其所解決習知技術之缺點，亦具有其產業上利用價值，故系爭案未違反核准審定時專利法第1條、第2條第1款及第5款之規定。從而，被上訴人為本件舉發不成立之處分，並無違誤。關於兩造各自主張之專家意見及工研院審查意見，非屬舉發之新證據，而係就原舉發證據補充說明之證據資料，法院自得加以參酌，而上述專家意見及工研院審查意見結論各不相同，經斟酌兩造陳述、所提證據、專家意見及工研院審查意見，認引證案不足以證明系爭案違反核准審定時專利法第1 條、第2條第1款及第5款之規定，得心證理由如上所述，故就上開專利意見及審查意見之取捨採擇部分，不另細述。又本件除經訴願決定機關行言詞辯論，並曾請工研院提供審查意見，兩造並各提出專家意見，就系爭案及引證案之技術內容已作詳細之論述說明，上訴人再請求傳訊巨擘科技股份有限公司邱丕良董事長、國碩科技工業股份有限公司陳繼仁經理、謝漢萍教授，核無必要。另系爭案於德國及美國之對應案雖由德國聯邦專利法院及美國國際貿易委員會進行審理，但各國專利法制未盡相同，各該申請專利範圍及舉發資料未必相同，上訴人請求在各該外國判決前裁定停止本件訴訟程序，亦無必要。另上訴人原聲請本件送工研院鑑定，但因本件訴願決定機關曾送請工研院提供審查意見，為免鑑定程序之耗費，已將工研院審查意見提示兩造進行攻防辯論，已如前述，故亦無再行鑑定之必要，均併此敘明，而駁回上訴人原審之訴。六、上訴人上訴意旨略謂：依行政訴訟法第162條第1項之規定，法官對於涉及專業或高深複雜之科技或專業領域之爭訟時，應借重學術人士之專業意見，俾能作成正確、公允的判決。同法第133條亦規定行政法院於撤銷訴訟，應依職權並查證據。然原審不唯未准予上訴人之請求將本案送請鑑定，更於判決理由推翻由訴願機關送請工研院就系爭專利與舉發證據作成之專利案訴願審查意見書之結論，以及國立交通大學光電研究所光電專家謝漢萍教授就系爭專利與舉發證據比對之結論。原審對專業、複雜之尖端科學爭議，徒憑相反於專業機構鑑定結果之主觀意見而為判決，其判決顯有不適用法規之違法。又查被上訴人於專利舉發審定、訴願及訴訟答辯各階段之理由，概如其於原審判決書所述，相對於舉發證據各別與系爭專利主張相同之利用搖擺軌道載具，針對雷射讀寫信號之相同信號波形，以及其皆針對因應不同材質、環境及碟機而設計之相同技術，本於相同目的及功能達成相同效果之重要科學論證及技術要點皆闕而未論，僅謂「舉發證據一至六皆未見」云云，而為上訴人敗訴之判決，其判決顯有不備理由之違法。本件專利申請案第八項申請專利範圍原文為「一可刻記及可讀性記錄載體，其特徵為該記錄載體所具之可讀性調節資訊，顯示該相關載體所需之該等寫入信號波形，俾於該載體上形成具修正光性之記錄符號。」，其申請專利範圍通篇並無原審判決中被上訴人所述之「可對不同類型之記錄層而利用不同的寫入信號波形予以刻記」乙節，惟原審卻憑空指稱被上訴人曾為上述陳述，而為上訴人不利之判決。顯示被上訴人及原審法院對先進之光電科技並不瞭解，而各舉發證據俱為複雜之光電技術，已超越彼等專業能力所能辨識之範圍，故未能送請權威公正之機關提供諮詢鑑定，遽下判決，致發生判決理由矛盾之違法。原審判決理由引述系爭案與舉發證據一之不同，概謂「技術內容並不相同」云云。原審疏未留意專利法第56條第2項之規定，竟未仔細比對而詳究真實文義所及範圍，逕以一般「想當然耳」與「似是而非」之理由，以判斷專利範圍主張與舉發引證前案技術對該專利權範圍之同異。不唯不合法令規定對專利權之解釋，更忽略舉發證據對系爭案之相同涵蓋技術之事實，而對專利新穎性、進步性之比對導致錯誤結論。其判決理由矛盾，至為顯然。參照最高行政法院91年度判字第1735號判決意旨，若原審法院認為該工研院審查意見及該上訴人提供之專家意見有所缺失而應不可採，則應另送請相關機關或從事該學術研究之人進行審查鑑定，以求周延。此判決已確立重要之法律原則，即事實審法院對於複雜而專業之科學論點，應命專家鑑定並提供意見。且本訴訟案系爭專利涉及「光學記錄載體」技術相關之第00000000號「記錄系統與記錄載體以及用於該系統之記錄裝置」發明專利舉發NO2案件，目前繫屬於臺北高等行政法院91年度訴字第04995號，而臺北高等行政法院業准該案原告之請求，委請工業技術研究院光電研究所，就該訴訟案之系爭專利與3件舉發證據進行鑑定。由此足見本案之原審法院未就相關專利技術之本訴訟案進行證據調查鑑定，實有違失。則原審無視上訴人之請求而率爾判決，其認事用法均有違誤，有判決不適用法規及判決不備理由之違法等語，求為判決廢棄原審判決，撤銷原處分及訴願決定。七、本院按：行政訴訟法第162條第1項規定：「行政法院認為有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見」，其立法意旨，無非於行政法院受理涉及專業或高深複雜之科技或專業領域之爭訟時，經由借重學術人士之專業意見，俾能作成正確、公允的判決。同法第133條亦規定：「行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據。」亦要求行政法院詳細調查證據；惟就所涉具體訴訟事件之專業法律問題，是否徵詢學術研究人員意見，仍授予行政法院裁量權，得視個案狀況裁量決定。從而，行政法院未准訴訟當事人徵詢專家或送請鑑定，尚非當然構成判決不適用法規之違法。至於行政訴訟法第133條之規定，係協助人民對具專門性、複雜性、科技性，或涉及公務機密，取得有關資料不易情況下，由行政法院依職權調查證據，避免人民因無從舉證而受不利判決效果。本件上訴人於原審曾一再請求將本院送工研院鑑定，並提出訴願階段由謝漢萍教授出具之意見等證據方法，惟原審以：關於兩造各自主張之專家意見及工研院審查意見，非屬舉發之新證據，而係就原舉發證據補充說明之證據資料，該院自得加以參酌，而上述專家意見及工研院審查意見結論各不相同，該院經斟酌兩造陳述、所提證據、專家意見及工研院審查意見，認引證案不足以證明系爭案違反核准審定時專利法第1條、第2條第1款及第5款之規定，故就上開專利意見及審查意見之取捨採擇部分，毋庸細述。又本件除經訴願決定機關行言詞辯論，並曾請工研究提供審查意見，兩造並各提出專家意見，就系爭案及引證案之技術內容已作詳細之論述說明，上訴人再請求傳訊巨擘科技股份有限公司邱丕良董事長、國碩科技工業股份有限公司陳繼仁經理、謝漢萍教授，核無必要。上訴人原聲請本件送工研院鑑定，但因本件訴願決定機關曾送請工研院提供審查意見，原審為免鑑定程序之耗費，已將工研院審查意見提示兩造進行攻防辯論為由，否准上訴人之聲請，核無違前揭行政訴訟法第162條第1項規定。至於上訴人以：本件訴訟系爭案專利涉及「光學記錄載體」技術，相關之第00000000號「記錄系統與記錄載體以及用於該系統之記錄裝置」發明專利舉發N02案件，目前繫屬於原審（91年訴字第04995號），該院業准該案原告溫暘貿易有限公司之請求，委請工業技術研究院光電研究所，就該訴訟案之系爭專利與3件舉發證據進行鑑定。由此足見本案原審法院未就相關專利技術之本訴訟案進行證據調查鑑定為由，認原審審理程序有違行政訴訟法第162條第1項規定云云。姑不論專利審理個案證據方法無拘束他案之效力；原審91年度訴字第4995號乙案經工業技術研究院光電研究所鑑定結果，亦為有利被上訴人及參加人之判決，有該案判決書乙份附卷足稽（該案現繫屬本院93年度上字第2322號），上訴人主張核無足採。又原審前後行準備程序6次，除去前開證據方法外，並無上訴人舉證困難之處，原審判決已依兩造言詞辯論確定之：系爭案申請專利範圍第八獨立項及第九、十附屬項，舉發證據限於引證一、引證二、引證四、引證六，再依該專利說明書之記載，系爭案第一、五、八項為獨立項，其餘均為附屬項，基於獨立項專利權範圍大於附屬項之本質，獨立項舉發如不成立，附屬項自亦不成立之基本原則，詳細論述引證一、二、四、六舉發證據尚無法證明系爭案有違核准時專利法第1條、第2條第1款及第5款規定，即舉發不成立之理由，應認已盡調查能事，自無違行政訴訟法第133條規定。另系爭專利申請專利範圍第八項雖載為：「一可刻記及可光讀性記錄載體，其特徵為該記錄載體所具之可讀性調節資訊，顯示該相關載體所需之該等寫入信號波形，俾於該載體上形成具修正光性之記載符號」，惟被上訴人原處分以引證一至六皆未揭露系爭專利之調節資訊可顯示有關記錄載體所需之寫入信號波形，不能證明系爭專利不具新穎性；且系爭專利對不同類型之記錄層，可利用適用於該種記錄層的寫入信號波形予以刻記，亦難稱其為運用既有知識顯而易知未能增進功效，故系爭專利無違核准時專利法第1條及第2條之規定。由上開理由可清楚看出被上訴人原處分所據以比對之標的為「系爭專利之調節資訊可顯示有關記錄載體所需之寫入信號波形」，亦即屬於系爭專利申請專利範圍第八項之內容，至於「系爭專利對不同類型之記錄層，可利用適用於該種記錄層的寫入信號波形予以刻記」部分，乃係針對原處分作成時專利法第2條第5款之進步性要件所作之比較論述，被上訴人並無認定系爭案專利範圍之錯誤，原審予以維持，亦無違誤。另上訴人所引本院91年度判字第1735號判決意旨，係指摘一審法院如就專業法律問題採取與行政機關不同見解，宜就其翻異行政機關專業意見時，以徵詢專家意見為妥，與本件情節不同，本件自無引用該判決意旨之必要。上訴人其餘上訴意旨，諸如指摘原審憑主觀意見判決；以及系爭案不具新穎性、進步性之情節，由引證案已足證明等項，僅係涉及原審判決事實認定與證據取捨，與違背法令無涉，依行政訴訟法第242條規定意旨，自不得作為上訴本院之理由。綜上所述，上訴意旨為無理由，應予駁回。據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。中華民國 94 年 1 月 13 日第三庭審判長法官　廖　政　雄法官　林　清　祥法官　鍾　耀　光法官　姜　仁　脩法官胡國棟以上正本證明與原本無異中華民國 94 年 1 月 14 日書記官　莊俊亨

最高行政法院(含改制前行政法院)94年度判字第00017號

關鍵資訊