94年度判字第00938號｜行政：商標註冊｜裁判日期：94 年 06 月 30 日

最　高　行　政　法　院　判　決 94年度判字第00938號上　訴　人　網路家庭國際資訊股份有限公司（原名賽特資訊服務股份有限公司）代　表　人　甲○○ 被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　乙○○ 上列當事人間因商標註冊事件，上訴人對於中華民國92年6月26 日臺北高等行政法院91年度訴字第1917號判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、上訴人於民國（下同）89年3月2日以「ePaper」服務標章作為其同日申請之註冊第145419號「電子報聯盟及圖ePaper」服務標章之聯合服務標章，指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務（下稱系爭標章），向被上訴人申請註冊，經其審查認系爭服務標章圖樣上之外文「ePaper」，係網路上常見之電子新聞報（即電子報）之英文名稱，以之作為服務標章，指定使用於廣告宣傳等服務，客觀上難謂係表彰該等服務之標識，應不予註冊，而予以核駁之處分，上訴人不服，提起訴願，亦遭決定駁回，遂提起行政訴訟。二、上訴人於原審起訴主張：按商標法第77條準用同法第5條第 1項規定、本院74年判字第347號判決意旨、商標識別性審查要點（下稱審查要點）第4條及第3條第（1）點規定，系爭標章係由PC home企業團將外文「e」、「Paper」連用所組成不可分割之獨創字「ePaper」，本身並無任何英文意義，然被上訴人恣意將系爭標章圖樣分割解釋，實與標章之審查基準不符；縱使將系爭標章圖樣分割成「e」及「paper」二個部分，外文字母「e」本係排行第5個英文字母，近年來因網路盛行，才漸漸被一般人當成係英文電子Electric之縮寫代表，但此非為外文字母「e」唯一之代表涵義，又查外文「paper」的確有報紙之意思，但此非其唯一之解釋，且中文所稱之「電子報」係從英文「newsletter」翻譯而來，而英文「newsletter」本身係指時事通訊、新聞評論、新聞事札、簡訊、通訊之涵義，而非被上訴人主觀認定的系爭標章圖樣「ePaper」，關於此點，已為一般報業、網路業者或網路使用者皆知之事；再者，上訴人遍查外文字母「e」及外文「paper」所代表之涵義，無一是與系爭標章所指定使用之廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務有關。況與外文字母「e」與外文「PAPER」申請標章註冊條件相同之商標或標章不勝枚舉。由此足證，系爭標章圖樣中之外文字母「e」與外文「Paper」已成為商標或標章圖樣之弱勢，而具有其表彰性，是系爭標章圖樣係由上訴人所獨創並首先使用於商標法施行細則第49條第35類之服務，故系爭標章圖樣本身即具顯著性，為獨創性之標章，而應比照前例准予註冊，被上訴人未說明系爭標章圖樣與系爭標章所指定服務究有何關聯性，及為何對系爭標章做出與前例准予註冊標章完全相反處分之詳細原因之情形下，被上訴人所做之原處分顯已違反平等原則及公平原則。至於「ePaper」之由來係國內著名PC HOME集團，於國內網際網路尚處萌芽之初，為推廣訂閱電子報之風氣以創造商機，並與他人所提供之電子報訂閱服務相區別，而精心設計之獨創字，以表彰上訴人所提供之服務，並於86年12月份發行第1份「ePaper」電子報，再於88年5月份與中文「電子報聯盟」連用而正式成立「ePaper電子報聯盟」提供網路報紙之訂閱服務。故絕非如被上訴人所誤認，外文「ePaper」於系爭標章申請註冊之時，業已為一般報業、網路業者或網路使用者之習見用語，且國內網際網路尚處萌芽之初，國內尚無中文「電子報」之稱，而中文電子報之稱係電子報教父陳豐偉將外文「newsletter」中譯而來，並於84年以電子報之稱創辦電子報（即南方電子報），此有陳豐偉及其創辦南方電子報之相關報導可稽，當時中文「電子報」即指「newsletter」之意，並延用至今，並非指外文「ePaper」，故由PC home企業團所獨創之外文「ePAPER」，並不具電子報之意，且非為一般報業、網路業者、或網路使用者常用且習用之名稱，而得使一般消費公眾認識外文「ePAPER」係表彰PC home企業團所提供之服務，則系爭標章之「ePAPER」自非所指服務之說明，且經PC home企業團之大量使用及報導，早已成為著名標章。另倘一般報業、網路業者、或網路使用者不思自創而襲用系爭標章，於上訴人取得系爭標章專用權之前，僅生商標法第23條所謂善意使用之問題，更何況截至目前為止，並未發現有一般報業、網路業者、或網路使用者使用外文「ePaper」表彰其所提供之服務，如果被上訴人審認外文「ePaper」為常用且習見之名稱，其必有相當之認定依據，故被上訴人應提出相關之證據，以明事實，始為適法。且PC home企業團於國內與大陸地區分別以相同於系爭標章圖樣外文之「ePAPER」或為標章之一部申請標章註冊，業分別經核准列為註冊第149981號、第155366號、第145419號及大陸註冊第0000000號標章，此有彼等標章之查詢資料及大陸地區商標公報可稽。第按本院78年度判字第424號判決、79年度判字第301號判決、91年度判字第1594號判決、第1783號判決及第719號判決意旨，被上訴人審定書之發文日期為90年12月13日，距離上訴人申請註冊日期（89年3月2日），將近1年半，對於現今快速變化之商業行為模式，特別是網路資訊業，在短時間內即可成為同業間普遍使用之標章的社會現實前提，是以，被上訴人對系爭標章之判斷於上訴人實顯失公允，亦未憑據任何客觀具體之證據，顯有違反行政法之禁止恣意原則。末按商標法第5條之規定及同法條第2項之立法理由，上訴人早在國內網際網路初萌芽之時，即已於88年使用該等名稱及標識，即使從申請系爭服務標章即89年時至今亦已長達4年餘，而且使用者人數及訂閱會員人數眾多、發行量高達1千4百多萬份，早已成為網路上之知名標章，至少對國內習於使用網路、或習於訂閱電子報之使用者來說，系爭標章早已成為識別上訴人服務之標識，亦即已具有次要意義，請將訴願決定及原處分撤銷並命被上訴人應就系爭第000000000號「 ePaper」服務標章為准許註冊之處分等語。三、被上訴人則以：按商標法第77條準用同法第5條第1項之規定。經核上訴人申請註冊之外文「ePaper」，係網路上常見之電子新聞報（即電子報）之英文名稱，以之作為服務標章，指定使用於廣告宣傳等服務，客觀上難謂係表彰該等服務之標識，縱上訴人聲明「e」及「Paper」分別不在專用之內，惟該外文整體業因普及化之使用，而無法與他人服務相區別復查系爭標章圖樣，係由單純外文「ePaper」所構成，而「ePaper」係電子報之意，亦即將新聞、娛樂、生活、文藝等等各種資訊，透過網路提供消費者閱覽之一種網路報紙經營型態，以目前網路業之快速發展，該字已成為一般報業、網路業者、或網路使用者常用且習見之名稱，上訴人以之作為服務標章圖樣並指定使用於「廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送」等服務，客觀上不足以使一般消費者認識其為表彰該等服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別。至上訴人所舉證資料均係自行宣稱發行量而由其他電子報或報紙轉載者，並非客觀具體之銷售使用證據，且其中部分證據資料已在本件標章申請註冊日之後，尚難謂有商標法第5條第2項之適用；另上訴人所舉其以「ePaper」作為標章圖樣之一部分亦經核准為註冊第145419號、第149981號及第155366號標章等諸案例，查其均為經設計之圖樣，且圖樣中之「電子報聯盟Paper」不在專用之內，與本案單純外文「ePaper」所構成圖樣自有不同；另本案「ePaper」為「e」及「Paper」之組合，依常識判斷係由兩個字所組成，其連用即係網路上常見之電子新聞報（即電子報）之英文名稱，其「Paper」於核准案中尚不得專用，與上訴人舉證之以外文「EPAPER」申請註冊之第948300號商標及第147837號服務標章尚不得比附援引等語，資為答辯。四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：按商標法第77條準用同法第5條第1項之規定。上訴人申請註冊之「ePaper」服務標章，其中「Paper」為報紙之意，「e」於電子商務盛行，企業一片電子化、e化聲中，「e」與「Paper」結合，成為一般網際網路閱覽者所認知之「電子報」之意堪以認定。上訴人雖主張系爭標章係由不可分割之外文「ePaper」所構成之獨創字，本身並無任何意義云云。但查，系爭標章之正服務標章即註冊審定第145419號「ePaper電子報聯盟及圖」亦可見上訴人將ePaper指為電子報之意，核與一般對「e」與「Paper」二字結合後之理解相同，上訴人稱「ePaper」所構成之獨創字，本身並無任何意義一節顯非可採，且「ePaper」依其外文組合通念上即為一般網際網路閱覽者所習知「電子報」之意，並無異於社會通常之理解，非具有特殊意義用語，上訴人主張「ePaper」係其獨創，並不足採。固然電子報亦有以英文「newsletter」稱之，但並不礙一般大眾對ePaper由文義仍作電子報之理解。又「ePaper 」（電子報）係經由網際網路或資訊通訊以作為訊息流通，具有傳播媒體之性質，查上訴人係將系爭「ePaper」服務標章指定使用於廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務，而廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務亦均與媒體傳播相關，上訴人並自承其係以透過網路之方式提供廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務，則上訴人將「ePaper」指定使用於同屬傳播媒體相關之營業服務，自不足以使一般消費者認識其為表彰營業之服務標識，並得藉以他人之服務相區別。另上訴人所舉其他以有外文字母「e」與外文「PAPER」字樣獲准標章或商標註冊之案例，其商標或標章圖樣與本件不同，案情有異，並不能比附援引，且亦屬另案是否妥適問題，基於商標採個案審查原則，上訴人主張被上訴人所為處分違反平等原則及公平原則部分，亦非有據。至上訴人所提出之電子報發送數量多係89年3月2日系爭標章註冊申請後之資料，不足證明系爭標章註冊時已具有次要意義，又原審法院另案91年度訴字38號判決，關於上訴人另一以「ePaper電子報聯盟」圖樣服務標章作為其審定第149981號「電子報聯盟 ePaper及圖」服務標章之聯合服務標章註冊申請案，經被上訴人以「ePaper」關鍵詞由Google網路搜尋，所查得之相關資料高達10萬零8千筆即可知「ePaper」為網際網路相關業者普遍使用之名稱，上訴人主張其因大量使用已取得次要意義，具有識別性一節，核非可採，已據原審法院於該判決敘明，此為法院職務上所已知，因此，上訴人主張因其自89年時至今大量使用已使系爭標章具有次要意義，非屬可採，因而將原處分及訴願決定均予維持，駁回上訴人之訴。五、上訴意旨略以：（一）上訴人於原審主張之攻擊防禦方法：1.被上訴人審查系爭標章時，應就認定系爭標章為具有特定意義且與指定服務有關之所依憑之具體客觀證據提出；2.系爭標章申請註冊日期為89年3月2日，按商標法第36條之規定，被上訴人應依據89年3月間具體客觀之證據資料為斷；3. 系爭服務標章圖樣於上訴人申請當時確係上訴人首先使用，其設計、使用圖樣之目的是為了與當時之電子報「newslet ter」作明顯的區別，以凸顯上訴人之自我顯著性，絕非電子報的說明文字；此外，上訴人就系爭標章所申請之服務項目為商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務，縱使系爭標章圖樣可認為係「電子報」之英文名稱，「電子報」此種無實體、以電磁紀錄形式之傳送與廣告宣傳之服務項目，是否能因此即謂係「難謂係表彰該等服務之標識」？4.由上訴人所傳送之電子報之發行量、訂閱人數及長久使用時間等證據，可資證明系爭標章符合商標法第5條第2項規定之「次要意義」而具有顯著性。惟原判決未於理由項下將上述主張予以臚列詳記，亦未說明不採之理由，顯有判決不備理由之違誤。（二）原判決：1.認定「ePaper」依其外文組合通念上即為一般網際網路閱覽者所習知「電子報」之意，並無異於社會通常之理解等情，其時點為何？2.認定上訴人所提出之電子報發送數量多係89年3月2日系爭標章註冊申請後之資料，不足證明系爭標章註冊時已具有次要意義，惟判斷系爭標章是否具「次要意義」，應以系爭標章申請為判斷時點，上訴人提供系爭標章於申請時之發行量及申請時起至被上訴人審定時之發行量，如何不能為憑？3.按商標採個案審查原則，詎原判決竟援引與系爭標章所申請服務項目有間之原審法院91年度訴字第38號判決之理由，且該案被上訴人所提供於Google網路搜尋結果，均係該案件審判程序，即91年11月間搜尋所得之結果，其證據資料時點明顯錯誤。是原審判決有判決不備理由及有不適用法規或適用法規不當之違法。請將原判決廢棄、訴願決定及原處分撤銷，並命被上訴人應就系爭第000000000號「ePaper」服務標章為准許註冊之處分等語。六、本院按：商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別；凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品或服務之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊；但經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品或服務之識別標識者，不在此限，觀之系爭服務標章申請註冊時商標法第5條及第77條、第37條第10款之規定自明。至於系爭申請註冊之服務標章所用之文字「ePaper」，是否符合上開顯著性或視為符合顯著性（次要意義）之規定，核屬事實認定問題，事實審法院有衡情斟酌之權，苟已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而未違背論理法則或經驗法則，不得遽指為違法。原判決已詳予論明系爭服務標章圖樣之外文「ePaper」，其字面意思即為「電子報」，上訴人以「ePaper」指定使用於廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等同屬傳播媒體相關之營業服務，欠缺識別性；並就上訴人所主張其早在國內網際網路初萌芽之時，使用該等名稱及標識，使用者人數及訂閱會員人數眾多、發行量高達1 千400多萬份，至少對國內習於使用網路或習於訂閱電子報之使用者來說，系爭服務標章早已成為識別上訴人服務之標識，亦即已具有「次要意義」乙節，何以不足為有利於上訴人之判斷，載明其所持之理由，詳如前述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。而上訴人所舉本院有關商標事件之若干裁判，僅在說明商標是否准予註冊之判斷時點應為商標申請當時，尚不足為有利於上訴人之認定。上訴論旨，執持前詞，就原審法院取捨證據、認定事實之職權行使事項，指摘原判決違背法令，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。中華民國 94 年 6 月 30 日第三庭審判長法官　廖　政　雄法官　林　清　祥法官　鍾　耀　光法官　姜　仁　脩法官胡　國　棟以上正本證明與原本無異中華民國 94 年 6 月 30 日書記官　陳　盛　信

最高行政法院(含改制前行政法院)94年度判字第00938號

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