95年度判字第00129號｜行政：商標評定｜裁判日期：95 年 01 月 26 日

最　高　行　政　法　院　判　決 95年度判字第00129號上　訴　人　屈臣氏百佳股份有限公司（即原審參加人）代　表　人　甲○○ 被上訴人　筌翔國際有限公司代　表　人　乙○○ 訴訟代理人　李世章律師上列當事人間因商標評定事件，上訴人對於中華民國93年6月24日臺北高等行政法院91年度訴字第5128號判決，提起上訴。本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由被上訴人前於民國87年12月17日以「吉妮兔gini Rabbit及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第20類之枕頭、百葉窗簾、扇子、相框、木製容器：筒、木製信箱、非貴重金屬珠寶箱、塑膠製容器、化妝鏡、鎖、鎖具等商品，向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請註冊，經該局審查准列為註冊第882405號商標（下稱系爭商標）。嗣上訴人即原審參加人屈臣氏百佳股份有限公司以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第14款之規定，檢據「BUNNY(邦妮)圖」、「0TTO MOTO及圖」等系列標章之圖形（下稱據以評定標章）對之申請評定，經智財局審查，以91年6月11日中台評字第890401號商標評定書為第882405號商標之註冊應為無效之處分，被上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，提起行政訴訟，經原審判決撤銷原處分及訴願決定。並命智財局另為評定不成立之處分，上訴人不服，提起本件上訴。被上訴人起訴主張：（一）系爭商標與據以評定之系列標章，兩者圖樣構圖意匠並不相同，一般消費者應無產生混同誤認之虞。又被上訴人自73年成立以來，致力於自創品牌，屢獲大獎，系爭商標即於87年完成設計、申請，並銷售使用，均有產品型錄暨廣告年鑑等資料可稽，被上訴人僅為上訴人貨品供應商之一，至多於上訴人87年9月21日「MOTO」單一產品置物盒上架發售後，被上訴人才能獲悉其圖形。系爭商標起於87年6、7月間由三商百貨公司職員林淑喜建議88年為兔年，希望以該造型為訴求，被上訴人隨即進行規劃、細部討論，再於87年8月24日完成定稿，選定四組兔子圖形，定案後於87年12月8日下單向緯昌有限公司訂購手提袋，均有相關之文件資料俾憑證明，顯然系爭商標屬自創，並非抄襲上訴人之圖形。（二）依立法沿革以觀，商標法第37條第14款之適用，仍以維持商場秩序，禁止基於一定關係知悉他人先使用之商標而惡意搶註為其規範範圍，其適用並非漫無限制。再者，依商標法第1條之規定，保障商標權及消費者利益與維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展亦均為商標法之立法目的，倘若不論基於何種關係，只要知悉他人先使用之商標，縱非惡意搶註，亦一概有商標法第37條第14款，則不免矯枉過正，妨害正當商標權人保障合法權利，而有影響市場公平競爭及工商企業正常發展之虞。況依智財局之相關函釋，其除曾於其印發之商標法令宣導資料中以及其89訴字第89086606號，闡明上述法規之適用前提，亦仍以有剽竊搶註、影響商場秩序之情形始有適用，並非漫無標準、無限擴大其適用。（三）上訴人未能舉證證明被上訴人如何因「契約」、「地緣」、「業務往來」之關係而知悉上訴人商標存在，其主張即無理由。至於被上訴人雖自承於上訴人將「MOTO」產品置物盒上架發售時，才可能得知上訴人使用該商標之事實，惟此與一般消費者在賣場購物時獲悉某一商標存在，並無兩樣，尚難認為係因「其他關係」知悉上訴人商標存在。更不足據以推論被上訴人確有抄襲商標之事實。原處分評定系爭商標之註冊應為無效，自有違誤。上訴人則以：（一）依商標法第37條第14款規定，可知該「接觸原則」之範圍極廣，舉凡因契約、地緣、業務往來或其他關係，得以知悉他人商標存在，而仍搶先申請該他人已先行使用之商標者，應不得准予註冊。惟原審已認定上訴人據以評定Bunny（邦妮）圖形係早於系爭商標申請註冊日（87年12月17日）前即已大量使用，且被上訴人亦已自承其至遲於87年9月21日，於上訴人將「MOTO」產品置物盒（即邦妮小兔收納盒上架發售時，已得知上訴人使用該Bunny邦妮）標章之事實，則被上訴人自已因「業務往來」或「其他關係得知上訴人商標之存在，而仍於嗣後（即87年12月17日）搶先註冊，顯與商標法第37條第14款之規定相違。原審判決明知上情，卻未對上開情事何以不符商標法第37條第14款之規定為任何解釋，顯有判決不備理由之違法。（二）又按商標法第37條第14款規定之要件而言，舉凡因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人相同或近似之商標存在，而仍申請註冊商標於同一或類似商品時，即不應准許。其立法意旨本即在防範註冊人因某種關係之知悉據以評定標章之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商場秩序之情形發生。是該法條之適用並不以評定人證明申請人確有抄襲評定人之商標為要件，只要評定人得以證明申請人以藉由「契約」、「地緣」、「業務往來」或「其他關係」知悉評定人商標之存在即為已足。今查，原審判決竟以自創之「知悉他人商標之存在並不當然衍生抄襲行為」為該法條構成要件，並進而論以「市面上具眾多兔子造型之玩偶或商標圖樣，被上訴人不一定係抄襲上訴人據以評定之Bunny（邦妮）圖形」等語，以撤銷原處分暨訴願決定，顯有判決適用法律錯誤之違法。退萬步言，縱依原審擴張該法條構成要件之結果，被上訴人既已自承其於87年9月21日即已接觸上訴人Bunny（邦妮）商標，且該商標與被上訴人嗣於87年12月申請註冊之吉妮兔商標為肉眼上辨識極近似，顯見被上訴人確有抄襲上訴人商標之情事。至於被上訴人是否另有參考市面上其他兔子造型之商標圖案，均不影響被上訴人已抄襲上訴人商標之事實。原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）上訴人據以評定之標章固包括「BUNNY(邦妮)圖」、「0TTO MOTO及圖」等系列標章之圖形，如原審判決附圖二所載，但其中僅①BUNNY(邦妮)圖形於系爭商標申請註冊日（87年12月17日）之前有先行使用之事實，其餘②至⑥之圖形係於87年12月26日、88年4月29日、89年2月24日、89年6月27日發行之型錄始陸續出現，均在系爭商標申請註冊日之後，自不可能成為系爭商標抄襲之來源。又智財局於編製原處分卷時，關於據以評定標章僅臚列原審判決附圖二②至⑥之圖形，漏列上訴人據以評定主要引用之創作原形即原審判決附圖二①BUNNY(邦妮)圖形，容有未洽。（二）上訴人雖於提起異議時主張被上訴人因業務上往來關係知悉如原審判決附圖二①BUNNY(邦妮)圖形之存在，惟據被上訴人主張其係上訴人文具類商品的供應商，賣給上訴人的產品上所使用的商標就是系爭商標等情，上訴人於本院審理時亦坦承「我們是向被上訴人採購文具類商品，被上訴人是使用自己的商標賣給我們，所以本件並不是因為我們把據以評定商標委託被上訴人製造所造成的問題」，並指稱「據以評定商標（指原審判決附圖二①BUNNY邦妮圖形）是87年7月設計，9月上市使用，至於叫什麼名稱沒有特定。因被上訴人到我們公司採購處辦公室推銷他們的產品，設計稿及後來的廣告型錄都放在我們採購處長辦公室，他們的人來推銷時應該有看到」、「我們採購處長的辦公室是獨立一間大的，每個種類商品之採購經理也有一間獨立的辦公室，每個房間是密閉的，經理辦公室也會放型錄。當初被上訴人採購人員是到採購經理辦公室洽談生意，所以可能有看到」等語在卷。足見上訴人所謂被上訴人因業務上往來關係知悉如原審判決附圖二①BUNNY(邦妮) 圖形之存在，乃指被上訴人到上訴人公司採購處辦公室推銷被上訴人自己之產品時，可能看到據以評定標章之設計原稿及後來的廣告型錄而知悉如原審判決附圖二①BUNNY(邦妮)圖形。惟此為被上訴人所否認，上訴人亦未指出被上訴人公司那個採購人員有看到，又未提出任何具體證據以實其說，自難採信被上訴人係因此種業務上往來關係知悉如原審判決附圖二①BUNNY（邦妮）圖形之存在。至於被上訴人承認其頂多是在87年9月21日上訴人的「MOTO」單一產品置物盒（即邦妮小兔收納箱）上架發售後，才得以在賣場知悉該BUNNY(邦妮)圖形云云，則與一般消費者在大賣場購物時獲悉某一商標之存在，並無兩樣，尚難認此種情形係因契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在，且知悉他人商標之存在並不當然衍生抄襲行為，是否有抄襲行為仍須依證據認定之。（三）本件兩造商標均以兔子為描寫主題，而兔子乃自然界動物，係十二生肖之一，為人所熟知，在國外，早由日本之文具廠商SunStar太陽星公司於1997年及1998年在其發行之型錄上使用兔子卡通造型之商標；國人以之為設計主體作為商標圖樣一部分，申准註冊於各類商品，所在多有，另外於市面上早有販售兔子造型之玩偶，流行之商品型錄亦早有以Hello Kitty兔、FLOMO、HELLO BINY1992、Happy buddy1998、CHERRY RABBIT 、THEBEST兔、Dony Rabbit 1998、Petit Rabbit 1998等兔子卡通造型為商標者，其造型均與系爭商標圖樣或據以評定標章圖形有幾分相似，智財局於另案審查與系爭商標相同之商標圖樣時，亦認定其與荷蘭商之「miffy米飛兔」及日商三麗鷗公司之「DAISY&CORO」及「MYMELODY」圖形近似。足見系爭商標之創意可能直接來自習知之兔子，亦可能參考市面上眾多兔子造型之玩偶或商標圖樣，不一定係抄襲據以評定之原審判決附圖二①BUNNY(邦妮)圖形。何況系爭商標與據以評定之原審判決附圖二①BUNNY( 邦妮)圖形固均為擬人化之兔子設計圖，整體外觀有幾分相似，但比對其各部分，仍有許多差異。系爭商標圖樣兔子為長凸型白色耳朵，據以評定標章圖樣兔子為長方黑底耳朵；系爭商標之兔子雙手垂下，據以評定標章之兔子雙手高舉；系爭商標兔子衣服簡單無口袋裝置，據以評定標章兔子衣服上則有一個大口袋；系爭商標兔子眼、鼻、嘴各有獨立特徵，臉形渾圓，表情一隻老實木訥，一隻活潑慧黠，而據以評定標章兔子口鼻共用點，頭部像一顆橫擺的雞蛋（橢圓形），未表現出其臉部神情。智財局於其審定理由亦認兩者細為比對，可見服飾描繪等部分不盡相同。故系爭商標與據以評定之原審判決附圖二①BUNNY(邦妮)圖形之相似程度並不足以使人相信其係抄襲原審判決附圖二①BUNNY(邦妮)圖形而來。㈣被上訴人主張系爭「吉妮兔gini Rabbit及圖」商標圖樣係為其所創用，緣起於87年6、7月間，任職於三商百貨公司採購專員林淑喜口頭建議，以88年為適逢農曆兔年，希望未來創作能以兔子造型為主要訴求。被上訴人乃於87年7月著手規劃有關多種兔子之造型，並於當月交予三商百貨採購林淑喜參考；再於87年8月17日開會討論；林淑喜於87年8月20日具體建議產品細目及品項；被上訴人於87年8月24日開會選定Ｂ、Ｇ、Ｈ、Ｉ4組兔子圖形；被上訴人於87年8月31日開會決定執行Ｈ案及Ｉ案，並決定其中文、英文之命名及商標設計，接著以此規劃出冬衣篇、泡泡篇、手機篇、居家篇、電話篇等主題圖樣；被上訴人於87年12月8日下單向緯昌有限公司訂購手提袋，並要求標示「吉妮兔」之品牌；再於87年12月17日提出系爭商標註冊之申請等情，業據其提出設計過程會議記錄、訂貨單、商品型錄等資料為證，並有林淑喜所出具之證明書為證，參以被上訴人於2000年發行之型錄即載明系爭商標吉妮兔Gini Rabbit圖形之著作權起於1998年（Gini Rabbit copy right since1998，2000CHYUANSHYA NGCO.筌翔公司）；於2001所發行之型錄亦說明系爭商標人物Gini Rabbit係誕生於1998年9月1日，並非臨訟製作，自堪信被上訴人主張為真實。益證系爭商標並非抄襲據以評定之原審判決附圖二①BUNNY (邦妮)圖形而來。智財局認事用法實有違誤，訴願決定未加糾正，仍予維持，容有未洽，乃判決撤銷原處分及訴願決定。並由智財局另為評定不成立之處分。本院查：按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第14款所規定。本款之適用，除申請註冊之商標圖樣，客觀上相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標外，尚須證明此申請註冊之商標圖樣，係因申請人與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在，進而加以模仿抄襲之作品，始足當之。否則依系爭商標註冊時商標法第36條所揭示之商標註冊先申請主義，申請註冊之商標圖樣，客觀上雖然相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，但如無法證明其有知悉他人商標存在並加以抄襲之事實，仍應准最先申請者註冊。又按商標之抄襲，於主觀上係出於模仿之故意，客觀上乃表現為相同或明顯近似。對於具有獨創性之新奇商標而言，因市面上前所未有，如有與其近似之商標圖樣隨後出現，依經驗法則即可推論後者係抄襲前者。但如果市面上已存在許多以某一習知事物為描寫主題之商標圖樣，彼此近似，則爾後再出現描述同一主題之商標圖樣，即難僅以其與先前某一商標近似即推定其係抄襲該商標，蓋後者描寫之主題既為習知事物，且有許多類似之圖樣可資參考，則其創意可能直接來自該習知事物，亦可能參考其他類似之圖樣，不一定係抄襲先前某一商標。本件兩造商標均以兔子為描寫主題，而兔子乃自然界動物，係十二生肖之一，為人所熟知，在國外，早由日本之文具廠商Sun Star太陽星公司於1997年及1998年在其發行之型錄上使用兔子卡通造型之商標；國人以之為設計主體作為商標圖樣一部分，申准註冊於各類商品，所在多有，於市面上早有販售兔子造型之玩偶，流行之商品型錄亦早有以Hello Kitty兔、FLOMO、HELLO BINY 1992、Happy buddy 1998、CHERRY RABBIT、THEBEST兔、Dony Rabbit 1998、Petit Rabbit 1998等兔子卡通造型為商標者，其造型均與系爭商標圖樣或據以評定標章圖形有幾分相似，智財局於另案審查與系爭商標相同之商標圖樣時，亦認定其與荷蘭商之「miffy米飛兔」及日商三麗鷗公司之「DAISY&CORO」及「MYMELODY」圖形近似。足見系爭商標之創意可能直接來自習知之兔子，亦可能參考市面上眾多兔子造型之玩偶或商標圖樣，不一定係抄襲據以評定之原審判決附圖二①BUNNY(邦妮)圖形。何況系爭商標與據以評定之原審判決附圖二①BUNNY(邦妮)圖形固均為擬人化之兔子設計圖，整體外觀有幾分相似，但比對其各部分，仍有許多差異。系爭商標圖樣兔子為長凸型白色耳朵，據以評定標章圖樣兔子為長方黑底耳朵；系爭商標之兔子雙手垂下，據以評定標章之兔子雙手高舉；系爭商標兔子衣服簡單無口袋裝置，據以評定標章兔子衣服上則有一個大口袋；系爭商標兔子眼、鼻、嘴各有獨立特徵，臉形渾圓，表情一隻老實木訥，一隻活潑慧黠，而據以評定標章兔子口鼻共用一點，頭部像一顆橫擺的雞蛋（橢圓形），未表現出其臉部神情。原審判決以上訴人未能舉證證明被上訴人如何因「契約」、「地緣」、「業務往來」之關係而知悉上訴人商標存在，且系爭商標與據以評定之原審判決附圖二①BUNNY(邦妮)圖形之相似程度並不足以使人相信其係抄襲原審判決附圖二①BUNNY(邦妮)圖形而來，因之認系爭商標無商標法第 37條第14款不得申請註冊之情形，原處分評定系爭商標為無效，自有違誤，訴願決定未加糾正，仍予維持，亦有未洽，判決撤銷原處分及訴願決定，並命智財局另為評定不成立之處分，其所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無上訴人所指適用法律錯誤之違背法令之情形；又原審已就其得為心證之理由記明於判決，上訴人主張原審判決有不備理由之情事，尚有誤解。上訴論旨，無非就原審判決取捨證據、認定事實職權之行使，有所指摘，尚無足採。上訴意旨指摘原審判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　95　　年　　1 　　月　　26　　日第四庭審判長法官　趙　永　康法官鄭　淑　貞法官黃璽君法官　黃　淑　玲法官　侯東昇以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　95　　年　　1　　月　　26　　日書記官　莊　俊　亨

最高行政法院(含改制前行政法院)95年度判字第00129號

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