最高行政法院(含改制前行政法院)96年度判字第00105號｜法律人

最　高　行　政　法　院　判　決 96年度判字第00105號上　訴　人　一品巧企業有限公司代　表　人　甲○○○ 訴訟代理人　黃秀蘭律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　乙○○ 參　加　人　日商‧大德飲料股份有限公司代　表　人　丙○○ 訴訟代理人　林志剛律師楊憲祖律師黃闡億律師上列當事人間因商標異議事件，上訴人對於中華民國94年6月30 日臺北高等行政法院93年度訴字第114號判決，提起上訴。本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、本件上訴人主張：㈠、本件上訴人於民國91年4月10日以「 Dy Do及圖」商標（下稱系爭商標），指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第30類之咖啡、茶葉製成之飲料商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人准列為審定第00000000號商標。我國並非巴黎公約之簽約國，亦非歐洲共同體之會員國，竟接受保障商標專用權及防止剽竊搶註之原則，然實務適用上仍應注意平等互惠原則，否則豈非一味保護他國商標註冊，對本國商標在他國未能一體受到他國保護，置若罔聞，自非合宜，事實上，我國與日本間既未簽訂有互相保護商標之條約或協定，我國商標是否得以已於我國先使用為由，向日本申請註冊，亦未見有明確之證據資料，但原審卻率認本件日本國內先使用之商標得於我國註冊，阻礙上訴人於國內先使用商標之註冊申請云云，顯有適用法規不當之違背法令情事。㈡、查修正前商標法第37條第1項第14款之立法理由，僅係為防止他人因知悉第三人之商標而搶先註冊，然對於該第三人之商標是否為國內商標或國外商標，並無明文規定或為論述，乃原判決竟遽認本款所稱「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標云云，自有判決理由不備之違背法令。㈢、本件參加人所提出之若干資料，雖足以證實其在日本有先使用系爭商標之事實，但上訴人卻首先在我國使用系爭商標，依我國商標法規定意旨，上訴人自享有商標註冊之權利，不容參加人以其在日本先使用商標為由異議撤銷，詎知原判決卻誤解前揭商標法規定意旨，竟率認上訴人無權註冊系爭商標云云，原判決有適用法規不當之違背法令。㈣、上訴人與參加人間並無契約、地緣或其他關係存在，上訴人為國內進口餅乾、糖果、飲料之經銷商，營業所設於臺灣，並未前往日本開設任何分支機構，且自公司設立迄今，從未與參加人簽訂任何契約；參加人之營業所設於日本東京，在臺灣則未設置任何分公司，上訴人殊無可能與其有契約或地緣關係而知悉參加人之商標。至於參加人及被上訴人以上訴人於進口系爭商品綠茶飲料罐上標示商標，顯示上訴人知悉參加人之商標一節，茲特陳明：上訴人進口商品罐底雖標示「製造商：DyDo飲料株式會社」，但不同於參加人「日商．大德飲料股份有限公司」之公司名稱，何況該公司網站上載明"DyDo"係由「大同」音譯而來，就此而言，上訴人如何能自"DyDo"一詞推知該商標為參加人所有，此外，被上訴人自承參加人之商標係在日本使用，上訴人於91年4月10日申請商標註冊前，參加人從未在臺灣使用過系爭商標，參加人在臺灣迄未申請公司設立登記，凡此種種均是徵上訴人無從知悉參加人商標之存在。又上訴人與參加人間並無業務往來或其他關係存在：上訴人自日本進口之飲料，係透過臺灣之商工有限公司及日本商社マサ（即MASA INTERNATIONAL公司，以下簡稱MASA公司）向參加人訂購商品，上訴人從未直接或間接與參加人進行交易，關於此點，有證人即商工有限公司負責人陳家慶之證詞在卷可稽，足認上訴人與參加人間並無任何業務往來，孰料參加人既未提出相關事證，亦未闡述「其他關係」之內涵，僅以上訴人銷售參加人輾轉進口之商品，即主張上訴人與參加人具有前揭條文之「其他關係」，顯難憑採。又本件參加人在被上訴人審查之商標異議程序中所提出附呈「稟議書」，明載參加人販售系爭綠茶之目的為「廢棄商品之削減」，顯見渠所交付之商品為廢棄品，此節亦有證人陳家慶之證詞在卷可核，準此，足見上訴人與參加人間並無業務往來關係，更無從藉由此等關係知悉參加人商標之存在，被上訴人據此撤銷上訴人商標之審定，顯屬違法。詎料原判決竟以上訴人既透過日本MASA公司進口參加人產製之飲料商品來臺，即率認上訴人事先知悉該飲料商品之商標，自有判決理由不備之違背法令情事。㈤、上訴人透過MASA公司明白向參加人表示，為取得統一超商之同意，使參加人之飲料商品能在該統一超商通路銷售，必須在我國註冊，取得系爭商品之商標登記，此顯然為商場上交易之慣例或特定人間之特別情事，則參加人既不自行在我國註冊系爭商標，對上訴人之請求同意又未置可否，顯然已默示同意上訴人之註冊，否則上訴人如何在臺銷售參加人之商品？參加人又怎會在嗣後明確肯認上訴人在臺之經銷權？參加人為飲品製造商，對商品在他國通路銷售，須在該他國申請商標登記之交易慣例理應知之甚詳，參加人早知此為統一超商之特別要求，並已默示同意上訴人註冊系爭商標，焉得事後諉為不知、僅係單純沈默並未同意，乃原判決竟僅截取證人陳家慶之片斷證詞，即自行主觀臆測參加人未同意上訴人註冊系爭商標，漏未審酌該商標註冊登記，既為該飲料商品得在統一超商通路上架銷售之先決要件，顯然符合最高法院21年上字第1598號判例所示之默示承認，絕非單純沈默可比，自有判決適用前揭判例不當及判決理由不備之違背法令情事。為此，請撤銷訴願決定及原處分。二、被上訴人未提出答辯狀。三、參加人參加意旨略謂：㈠、上訴人指摘原判決所為修正前商標法（即86年5月7日修正公布之商標法）第37條第14款所稱「他人先使用之商標」，不限於國內先使用之商標之認定，違反修正前商標法第3條之規定及最高行政法院29年判字第 21號判例，惟修正前商標法第3條係規範外國人於我國申請商標註冊之限制，最高行政法院29年判字第21號判例則係有關何種情形構成民國24年11月23日修正公布之商標法第18條第1項第2款商標「註冊後並無正當事由，迄未使用已滿一年，或停止使用已滿二年者」之規定中所謂「註冊後商標之使用」的解釋，均與修正前商標法第37條第14款中所謂「他人先使用之商標」是否限於國內先使用之商標之問題無涉，上訴人此項指摘顯無理由。㈡、原判決理由說明修正前商標法第37條第14款中所謂「他人先使用之商標」，不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標之理由為：「該條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則，防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。因之本款所稱『先使用』之商標，自不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。」，是原判決並無判決不備理由之有形。又修正前商標法第3條係規定：「外國人所屬之國家，與中華民國如無互相保護商標之條約或協定，或依其本國法令對中華民國人申請商標註冊不予受理者，其商標註冊之申請，得不予受理。」此乃有關外國人於我國申請商標註冊之限制，與為避免剽竊他人先使用之商標而訂定之修正前商標法第37條第14款不得註冊事由中所謂「他人先使用之商標」是否限於國內先使用之商標之問題無涉。上訴人援引該規定而為前述主張，實屬無稽。事實上，我國商標專責機關從未拒絕受理日本籍自然人或法人於我國申請商標註冊。另我國於91年1月1日加入世界貿易組織（WTO）後，則有依該組織相關協定保護會員國（包括日本）商標之義務。㈢、修正前商標法第37條第14款立法理由中引據的巴黎公約第6條之7第1項即明定：「某會員國商標所有人的代理人或代表人，未得該商標所有人的同意，在其中一會員國或二會員國以上，以其自身名義申請商標註冊時，除代理人或代表人有正當事由外，該商標所有人得對之申請異議或請求撤銷其註冊，如會員國法律許可，並得請求轉讓其註冊之商標」，因此，修正前商標法第37條第14款所稱「他人先使用之商標」，應不限於國內先使用之商標；亦包括國外先使用之商標，始符合該款之立法意旨。又按「實務上，常發生國內進口商襲用國外出口廠的商標而在國內申請商標註冊，或透過特殊管道得知國外商標而搶先在國內註冊。本條（即修正前商標法第37條第14款）規定即在賦予原商標權人得以制止此種商標申請人取得商標註冊」可供參照。為避免申請人剽竊他人創用之商標而搶先註冊，修正前商標法第37條第14款所規定之「使用」，應不限於在國內使用，如此始符合該款之立法意旨，並順應現今國際貿易頻繁之現狀。㈣、參加人於91年11月18日，以系爭商標與參加人於西元1984年在日本註冊之「DyDo及圖」商標（下稱據爭商標），據以異議商標係參加人所首創，以公司名稱特取部分「DyDo」加以設計為企業表徵，使用於自身產製之飲料商品，早於西元1984年即於日本提出註冊申請，於1988年取得茶、咖啡等飲料之商標專用權，且持續在日本廣告、銷售，並曾透過MASA公司將參加人產製之綠茶、咖啡飲料原裝商品輸入台灣，並由上訴人供貨予7-eleven便利商店銷售，該等飲料商品上之系爭商標圖樣乃參加人所印製，上訴人並於該等飲料商品上貼上中文標貼，表明「製造商：日本DyDo飲料株式會社」、「進口商：一品巧企業有限公司」，是上訴人不過處於進口商轉賣商品之地位，該等飲料商品上系爭商標圖樣之使用人乃參加人，而非上訴人。上訴人主張其於台灣先使用系爭商標，並不可採。㈤、上訴人曾透過MASA公司進口參加人產製之飲料商品至我國，並於7-eleven便利商店銷售，有參加人於異議階段提出之參加人與MASA公司間之訂單、受領書、付款明細等往來文件、上訴人在台販售參加人之飲料商品照片，及上訴人於異議階段提出之捷盟行銷股份有限公司訂單、MASA公司進口參加人公司飲料商品予上訴人之進口報單等影本在卷可稽。上訴人亦不否認此事實，是參加人與上訴人間應有修正前商標法第37條第14款所規定之「業務往來關係」。雖參加人係先將商品售予MASA公司，再由MASA公司進口予上訴人，惟所謂「業務往來關係」，並不限於「直接的買賣關係」，上訴人主張兩造間因未直接接觸而無該款所規定之各種關係云云，並不可採。上訴人透過MASA公司進口參加人產製之綠茶、咖啡飲料原裝商品上清楚標示系爭商標圖樣，此有參加人於異議階段提出之上訴人在台販售參加人之飲料商品照片影本可證，且上訴人既透過日本MASA公司進口參加人產製之飲料商品來台，豈有未事先知悉該飲料商品之商標之理，上訴人以完全相同之商標申請註冊，難道純屬巧合，上訴人並自承其於申請註冊前曾透過MASA公司詢問參加人是否同意上訴人在台灣申請註冊系爭商標，上訴人竟辯稱其於申請註冊時並不知悉參加人據以異議商標之存在云云，顯不實在。㈥、參加人售予MASA公司的綠茶、咖啡飲料商品保存期限分別為西元2003年1月15 日、2003年2月19日及2002年11月15日，由於距離保存期限較短，而以原銷售價格的57.45%、60.75%及59.29%售予MASA公司，分別於2002年6月3日、2002年7月2日配送至MASA公司，距離保存期限至少4個月以上。其稟議書上簡略記載其販賣目的為減少不久將過期而需廢棄的商品參加人並無販售過期已廢棄商品予MASA公司之情事。況且參加人販售保存期限較短的飲料商品予MASA公司，與上訴人是否事先知悉據以異議商標之問題無涉，上訴人前開主張並不可採。㈦、證人陳家慶於庭訊時，曾明確表示參加人公司職員未曾同意由上訴人在台灣申請註冊系爭商標，上訴人竟仍主張參加人曾同意上訴人在台註冊系爭商標云云，顯然昧於事實。又我國交易市場上並無所謂「國外產製之商品在我國通路銷售，須在我申請商標註冊」之交易慣例，證人統一企業股份有限公司協理黃瑞典於94年5月6日庭訊時亦表示，參加人為日本知名企業，並不在意參加人公司產製的商品上的商標是否已於台灣申請註冊。至於捷盟行銷股份有限公司訂單第5條第1項僅規定：「賣方所交貨品．．．需符合統一超商全商品品質規格、中華民國國家標準CNS、．．．食品衛生管理法、商品標示法、公平交易法、健康食品管理法、消費者保護法及相關衛生法令、工業財產法規等。」，並未要求售予統一超商的商品必須先在我國申請商標註冊，我國商標法亦未要求在我國行銷之商品必須申請商標註冊，上訴人所為「國外產製之商品在我國通路銷售，須在我國申請商標註冊，為一交易慣例」、「在台灣申請商標註冊乃參加人產製的飲料商品在統一超商通路上架銷售之先決要件」之主張，顯與事實不符。再言，並無任何「交易上之慣例或特定人間之特別情事」，足以認定參加人未答覆是否同意上訴人於我國申請註冊系爭商標之單純沈默得認作承諾之情形，原判決並無違反最高法院21年上字第1598號判例見解，上訴人前開主張並不可採。四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠按商標法第37條第1項第14款（92年4月29日修正為第37條第14款），係86年4月15日修正增訂者，其立法理由係以申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是該條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1 項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。因之本款所稱「先使用」之商標，自不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。至於知悉他人商標存在的原因為何並未特別重要，只要能證明有知悉他人商標進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品或類似商品之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨，此即為該款有「其他關係」之概括規定的緣由。從而「其他關係」應從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法之保護。㈡查參加人係日本之飲料製造商，據爭商標係參加人以公司名稱特取部分「DyDo」加以設計為企業表徵，並使用於自身產製之飲料商品，早於西元1984年即於日本提出註冊申請，並於1988年取得茶、咖啡等飲料之商標專用權，除在日本廣告、銷售外，據爭商標商品並透過日本MASA公司進口至我國，並由上訴人供貨予統一超商，凡此有參加人於異議階段提出商標註冊資料、商品型錄、商品廣告資料、西元2001、2002飲料巿場調查報告、參加人與MASA公司間之訂單（注文書）、受領書、付款明細等往來文件、上訴人在台販售參加人之飲料商品照片，及上訴人於異議階段提出之捷盟公司訂單、MASA公司進口參加人飲料商品予上訴人之進口報單等附於原處分卷可稽。是早於系爭商標91年4月10日申請註冊之前，參加人先使用據爭商標之事實，堪以認定。㈢又查參加人先將商品售予MASA公司，再由MASA公司進口予商工公司或直接進口予上訴人，此為兩造及參加人所不爭，是上訴人與參加人間雖非直接發生買賣契約關係，亦仍有商標法第37條第14款所稱之業務往來關係，而上訴人既透過日本MASA公司進口參加人產製之飲料商品來台（此有上訴人在台販售參加人之飲料商品照片影本附於原處分卷可按），豈有未事先知悉該飲料商品之商標之可能？如未知悉，上訴人又何以於申請註冊前透過MASA公司詢問參加人是否同意上訴人在我國申請註冊系爭商標，上訴人之主張顯不足採。至上訴人聲請訊問證人神谷及佐藤与利夫證明其與參加人間未簽訂契約或有任何業務往來一節，核即無必要，應予駁回。㈣按「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。」民法第153條第1項定有明文，又「默示之承諾，必依要約受領人之舉動，或其他情事足以間接推知其有承諾之意思者，始得認之，若單純之沉默，則除依交易上之慣例或特定人間之特別情事，足認為承諾者外，不得認為承諾。」最高法院21年度上字第1598號及29年度上字第762號均著有判例。查上訴人就已取得參加人同意一節，未據提出任何書證以實其說，本件依其聲請訊問證人即商工公司負責人陳家慶到庭結證陳稱：「商標確認是必要措施，在4月份到貨之前，正好我因公務關係由日本MASA 公司約好時間，於3月．．．與MASA負責人去DYDO公司拜訪，談兩個要件，一個要件是有關臺灣地區產品代理的確認問題，DYDO公司從未賣過產品給臺灣，對臺灣市場非常陌生，我們有興趣代理，他們也採取高度配合，就說臺灣的生意交給你們去做。第1個問題是經銷權確認的問題，他們說沒有問題會全力配合，第2個問題是商標問題，由於他們公司沒有專門處理商標事務的部分，跟我接觸的部分也是產品開發的部門，不是國際部或出口部，所以我要求事先解決商標的問題，他們沒有馬上答覆我。他們說會馬上轉送法律顧問討論。．．．（問：你第1次與DYDO公司談的時候，DYDO公司的人員也有講到商標的事情，他有當場同意讓一品巧公司在臺灣申請DYDO公司的商標？）沒有，他們沒有這個授權，高橋部長本身負責商品開發部，沒有辦法授權，他也跟我講，他會跟他們法務部門研究。（問：事後有無答覆？）事後沒有任何答覆。」等語以觀，尚不足證明上訴人之主張為真實。又查參加人於西元2002年平成14年）7月29日函覆MASA公司之傳真信函中亦僅表示請繼續維持如以往般的交易），未就是否同意上訴人在台灣申請註冊系爭商標，表示任何意見，上訴人之主張，委不可採。㈤至上訴人主張參加人所銷售至我國之商品，係廢棄商品，並提出稟議書二紙為證一節，核該二紙稟議書固分別係在約定販賣已過期商品及將過期商品，惟查此與本件是否有商標法第37條第14款之爭議無關，原審法院無庸予以論述。綜上所述，上訴人之主張，尚無可採，被上訴人以系爭商標有商標法第37條第14款「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」之情事，作成異議成立之行政處分，認事用法並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合。因而為上訴人敗訴之判決。五、本院按修正前商標法第37條第14款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：十四、相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。」第46條規定：「對審定商標認有違反本法規定之情事者，得於公告期間內，向商標主管機關提出異議。」。本件上訴人於民國91年4月10日以「Dy Do及圖」商標，指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第30類之咖啡、茶葉製成之飲料商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人准列為審定第00000000號商標。參加人於91年11月18日，以系爭商標與參加人於西元1984年在日本註冊之「Dy Do及圖」商標近似，有違異議審定時商標法第37條第7款及第14款之規定，對之提起異議。經被上訴人審查，以92年6月26日中台異字第911877 號商標異議審定書，依商標法第37條第14款之規定（同條第7款則不再予論究），為「第00000000號『Dy Do及圖』商標之審定應予撤銷。其聯合第00000000號商標之審定應一併撤銷。」之處分，上訴人不服，循序提起本件行政訴訟。查系爭商標「Dy Do及圖」係指定使用於咖啡、茶葉製成之飲料商品；次查據爭商標「Dy Do及圖」係參加人以公司名稱特取部分「Dy Do」加以設計之商標圖樣，並使用於該公司產製之飲料商品，於1984年即於日本提出註冊申請，並於1988年取得茶、咖啡等飲料之商標專用權，據爭商標商品除在日本銷售外，並透過日本MASA公司進口至我國，而由上訴人供貨予統一超商，有據爭商標註冊資料、商品型錄、訂單及上訴人在台販售據爭商標商品飲料之照片等可證，上訴人未得參加人之同意，逕以與據爭商標構圖設計相同之圖樣作為系爭商標圖樣申請註冊，而其指定使用之咖啡、茶葉製成之飲料，又與據爭商標商品屬性質相同或類似之商品，被上訴人以系爭商標有商標法第37條第14款規定之情事而為「第00000000號『Dy Do及圖』商標之審定應予撤銷。其聯合第00000000號商標之審定應一併撤銷」之處分，訴願決定予以維持，均無不合，原審併予維持，並駁回上訴人在原審之訴，經核於法尚無違誤。上訴意旨略以：原審認先使用之商標，不限於國內先使用之商標，並包括國外先使用之商標，有判決不備理由及適用法規不當之違法；其次，上訴人與參加人間並無任何業務往來，原判決僅以上訴人曾銷售參加人輾轉進口之商品，即認上訴人間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，不受商標法之保護，與卷證資料不符，亦有判決理由不備之違法；參加人曾默示同意上訴人在台註冊系爭商標，原判決竟認上訴人未取得參加人，更有判決理由不備及適用法令不當之違法云云。惟查原判決依86年4月15日修正商標法增訂第37條第1項第14款之立法理由，說明該款所稱「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，並包括國外先使用之商標，自無判決不備理由或適用不當之違法；次查原審就全案之證據資料審酌認定上訴人知悉先使用商標之存在及參加人未曾同意上訴人在台註冊系爭商標，經核於法均無違誤，自無判決理由不備及適用法令不當之違法，上訴意旨僅就原審採證認事之職權行使，指摘其為不當，自無可採，其據以聲明廢棄原判決，為無理由，應予駁回。據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　96　　年　　1　　月　　25　　日第四庭審判長法官　劉　鑫　楨法官陳　秀　美法官　梁　松　雄法官　劉　介　中法官　戴　見　草以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　96　　年　　1　　月　　26　　日書記官　郭　育　玎

最高行政法院(含改制前行政法院)96年度判字第00105號

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