97年度判字第1038號｜行政：新型專利異議｜裁判日期：97 年 11 月 20 日

最　高　行　政　法　院　判　決 97年度判字第1038號上　訴　人　奇鋐科技股份有限公司代　表　人　甲○○ 訴訟代理人　楊祺雄　律師劉法正　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花參　加　人　建準電機工業股份有限公司代　表　人　乙○○ 訴訟代理人　丙○○　律師上列當事人間因新型專利異議事件，上訴人對於中華民國95年9 月7日臺北高等行政法院94年度訴字第1933號判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、上訴人於民國88年1月16日以「穩定平衡吸磁片」（下稱系爭案）向被上訴人前身經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經其編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第97條、第98條第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經被上訴人審查，於90年10月18日以(90)智專三(一)02008字第09089001938號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。參加人不服，循序提起行政訴訟，案經臺北高等行政法院以91年度訴字第1156號判決（下稱前審判決）將訴願決定及原處分均撤銷責由被上訴人另為適法處分。被上訴人乃重為審查，遂以93年10月8日(93)智專三(二)04087字第09320910120號專利異議審定書為異議成立，應不予專利之處分。上訴人不服，循序提起本件行政訴訟，經原審判決駁回。二、上訴人起訴主張：㈠西元1998年6月2日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證2）之核心支架50與系爭案吸磁片30之單一完整環片狀有明顯的差異，而引證2由3個凸出部51及一個凹入部52所組成之核心支架50，其構形上相對於系爭案複雜許多，被上訴人未針對系爭案不同於引證2之不同點詳究，顯有理由不備之違誤。原處分雖審認系爭案不具有進步性，惟其理由卻認為系爭案吸磁片30與引證2之核心支架50間之技術特徵「並無不同」，顯然混淆「進步性」與「新穎性」之審查基準。系爭案吸磁片30除了非能輕易完成外，更具有較佳的維持葉片轉動平衡、便於組裝及節省製造成本等功效，依進步性判斷原則，系爭案吸磁片30與引證2比較，既非熟習該項技術者所能輕易完成，亦具有功效之增進。㈡被上訴人固依前審判決意旨重為審查，竟未給予上訴人陳述意見之機會，其處分顯有重大瑕疵，應予撤銷。倘被上訴人通知上訴人陳述意見，上訴人亦得依專利法第108條準用第71 條、第64條規定，限縮修正申請專利範圍，則系爭案限縮修正後第1項請求項所載，對照西元1998年4月14日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證1）及引證2，確實具進步性，則系爭案限縮修正後第2項請求項所載亦具進步性，不再逐步論斷等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。三、被上訴人則以：前審判決理由中已認定引證2之核心支架50 之形狀與系爭案吸磁片30之平面環狀設計並無差別，其技術特徵並無不同，縱然上訴人修正系爭案申請專利範圍第1項，仍無法影響審定結果。又原處分理由中敘明「引證2雖為揭示系爭案申請專利範圍第1項之風扇之殼體」，即在說明引證2與系爭案申請專利範圍第1項所界定者仍有不同之技術特徵，無混淆「進步性」與「新穎性」之判斷基礎，且已具體說明引證2與系爭案申請專利範圍第1項之差異及系爭案申請專利範圍第1項不具進步性之理由等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠查引證2之核心支架之形狀與系爭案吸磁片之平面環狀設計並無差別，引證2及系爭案申請轉利反為第1項所示之技術特徵並無不同，業經前審判決認定在案，依行政訴訟法第216條規定，就其事件有拘束各關係機關之效力，被上訴人依前審判決意旨重為審查，於法核無不合；上訴人於前審為參加人，對該判決結果並未表示不服，則該判決確定後，已生拘束力，上訴人嗣後再爭執上述判決意旨內容，自非可採。㈡次查，原處分依法應受前審判決意旨之拘束，因此本件行政處分所根據之事實，已屬客觀上明白足以確認，被上訴人未再通知上訴人陳述意見，依行政程序法第103條第5款不能指其於法有違。又系爭案乃於訴願階段方申請修正專利範圍，並非於異議階段為之，未經合法准予修正，故上訴人主張修正後專利範圍具有功效增進部分，無庸加以審酌。㈢再者，系爭案申請專利範圍第2項進一步界定吸磁片為導磁但不飽磁之材質，但引證2亦揭示該核心支架為磁性元件，故引證2亦可證明系爭案申請專利範圍第2項不具進步性等語，因將原訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之起訴。五、本院按：㈠按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為系爭案核准審定時專利法第97條、第98條第2項所明定。而公告中之新型，任何人認有違反第97條至第99條規定，依法得自公告之日起3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起。從而，系爭專利有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為異議成立之處分。㈡原判決認為本件引證2係1998年6月2日公告之美國第0000000號「BRUSHLESS MOTOR」專利案，引證2之轉子內部設一永久磁鐵，於定子上相對於該永久磁鐵處設有一核心支架（coreholder），其上之凸出元件與永久磁鐵間產生磁力，係使該轉軸在其軸向方向強迫向下，可避免因轉軸及軸承間之小空隙引起該轉軸之擺動及震動者。系爭案與引證2二者相較之下，引證2之核心支架之形狀與系爭案吸磁片之平面環狀設計並無差別，引證2之轉子內部設一永久磁鐵，於定子上相對於該永久磁鐵處設有一核心支架，其上之凸出元件與永久磁鐵間產生磁力，係使該轉軸在其軸向方向強迫向下，可避免因轉軸及軸承間之小空隙引起該轉軸之擺動及震動，此與系爭案申請專利範圍第1項所示「相對於設於葉片內部之磁鐵位置設有一吸磁片，能感應磁鐵之磁力，使葉片轉動時能被此感應磁力下拉，而具有維持葉片轉動的平衡作用」，其間二者技術特徵並無不同。被上訴人所為本件異議成立之處分，訴願決定予以維持，均無不合等事項，業詳予以論述，核無違誤。㈢又行政程序法第102條前段固規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。」，惟行政程序法第103條第5款亦規定：「有下列各款情形之一者行政機關得不給予陳述意見之機會︰．．．五、行政處分所根據之事實，客觀上明白足以確認者。」，本件原處分係依原審法院91年訴字第1156號判決意旨重為，所根據之事實，自屬客觀上明白足以確認，被上訴人未再通知上訴人陳述意見，於法尚非無據，上訴意旨謂行政程序法第103條第5款規定，應係指所根據之事實，一望即知，客觀上明白足以確認者；如僅以事實已明確即剝奪相對人陳述意見機會，顯然不合理。故行政機關所根據之事實，客觀上足以確認但有法律上爭議者，仍應予陳述意見機會。倘上訴人依法減縮申請專利範圍，則本件事實已變更，原處分根據之事實已有可議之處，被上訴人自應予上訴人陳述意見之機會，尚非可採。㈣復按專利法第69條係規定「（第1項）專利專責機關接到舉發書後，應將舉發書副本送達專利權人。（第2項）專利權人應於副本送達後一個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。」，被上訴人於最初之審查程序已於90年6月22日將異議理由書副本及證據送達上訴人，並適時通知其答辯（詳原處分卷第63頁、第64頁），自已踐行該法條規定之程序，嗣依前審判決意旨重為審查，自得斟酌有否再通知上訴人答辯之必要，其未再通知上訴人答辯，難謂與上開規定有違，上訴意旨主張被上訴人重為處分時，應重新踐行專利法第69條規定通知上訴人答辯，顯為誤解，自無可採。㈤至上訴人另稱系爭案吸磁片30與引證2揭露之核心支架50之形狀，二者技術特徵是否相同，原判決未徵詢從事該學術研究之人，即為偏頗之事實認定，有不適用法規之違法乙節，按行政訴訟法第138條規定：「行政法院得囑託普通法院或其他機關、學校、團體調查證據。」第162條規定：「行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該項學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。」行政法院固得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人陳述其法律意見或送請鑑定，然以認有必要為前提，行政法院就當事人爭議之事項，依有關卷證資料即可逕行判斷認定者，自無徵詢從事學術研究之人陳述法律上意見之必要。是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴意旨所指，係對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，要難謂為原判決有違背法令之情形。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　97　　年　　11　　月　　20　　日最高行政法院第五庭審判長法官　劉　鑫　楨法官　黃　清光法官　黃　淑　玲法官　吳　慧　娟法官　曹　瑞　卿以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　97　　年　　11　　月　　20　　日書記官　王　史　民

最高行政法院(含改制前行政法院)97年度判字第1038號

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