97年度判字第00370號｜行政：商標異議｜裁判日期：97 年 04 月 30 日

最　高　行　政　法　院　判　決 97年度判字第00370號上　訴　人　法堤酥油燈開發有限公司代　表　人　甲○○ 訴訟代理人　李恬野　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花參　加　人　法提佛教文物有限公司代　表　人　乙○○ 上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國95年5月4日臺北高等行政法院94年度訴字第1003號判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、參加人於民國86年12月23日以「法提及其設計圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）作為註冊第574162號「法提及圖」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第4類之燈油、蠟燭及蠟蕊等商品，向被上訴人前身即中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經其核准列為審定第0000000號聯合商標（依現行法現行商標法第86條第1項規定，視為獨立註冊商標），並於91年12月16日審定公告。嗣上訴人於92年3月13日以其有違異議審定時商標法第37條第7、14款之規定提起異議後，現行商標法於92年11月28日修正施行，依現行商標法第86條第1項及第89條第1項規定，系爭商標逕予註冊，並視為獨立註冊商標，且依同法第90條規定辦理。本件原提出異議主張之條款業經修正為商標法第23條第1項第12 、14款。案經被上訴人審查，為異議不成立之處分。上訴人不服，乃向經濟部提起訴願，經遭訴願決定駁回，遂提起行政訴訟。二、上訴人上訴意旨略謂：（一）上訴人據以異議商標有二，一為註冊第623850號「法提FATI及圖」商標，一為未註冊之「法堤」商標，判斷系爭商標有無違反商標法規定應就上述二商標予以審酌。為原審判決未指出據爭商標究僅為註冊第623850號「法提FATI及圖」商標，抑或包括上訴人未註冊之文字商標「法堤」，僅就上訴人註冊第623850號「法提FATI及圖」商標審酌系爭商標註冊有無違法情事，而未就「法堤」商標為任何判斷，原審漏未將「法堤」商標列為據爭商標，判決不備理由。（二）商標權之範圍及權利優先順序，應以所涉商品為認定基準，商標法第29條第1項、第23條第1項第13款參照。商號或已有之商標在不影響既有商標權之條件及情形下，就該商標登記經營之商品及商標註冊指定之商品，有商標權並得申請聯合商標故屬無疑。然若擴增商品項目之聯合商標申請侵犯既有商標權利，仍不應核予註冊。就此，原審以修正前商標法第22條為由，認系爭商標權人得主張正商標之權利，指定用於任何與其正商標類似之商品，不論系爭商標權人是否惡意侵佔上訴人於酥油、燈油等商品所建立之商譽，抑或系爭商標所指定之商品為上訴人所首先經售產製，原審判決顯有適用法律錯誤。（三）商標權之範圍本應以所涉商品為認定基準，原審判決認系爭商標原正商標早於上訴人申請使用於線香、香等商品，即可不論其是否侵害或侵占他人商標或商譽，仍可無限擴張至原所謂制訂之商品，顯於法有違。再查，參加人前手法提佛器企業社，其登記營業項目為佛像、油燈等商品之「批發」服務，而非以自己名稱販售該等商品。按當時商業登記法第8條第3項及第33條之規定，從事批發服務之參加人，當然不可能以「法提及圖」為商標之商品。參加人於原審所提供之證據不過係證明其於民國80年至83年間曾經營佛教文物批發，無法證明其曾販售以「法提及圖」為商標之商品，亦無法證明其於上訴人使用「法堤」前曾經使用系爭商標之正商標。原審法院將批發服務誤等同於產製商品，亦未正視上訴人多次指出燈油與油燈為完全不同商品，即認定參加人早於上訴人使用「法提及圖」，應無惡意搶註情事，有判決理由不備，認事用法有所錯誤等語，求為判決廢棄原判決，撤銷訴願決定及原處分，被上訴人就上訴人對註冊第0000000號「法提及設計圖」商標申請異議應為異議成立之處分。三、被上訴人未提出答辯狀。四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）上訴人雖以事實欄之陳述，主張系爭商標係惡意搶註，違反前揭商標法第37條第14款、商標法第23條第1項第14款規定，不得註冊等等。經查，上訴人係於81年12月9日核准設立登記，營業項目包括蠟燭、點燈油之製造及買賣，有營利事業登記證附於原處分卷可憑。因此上訴人主張其公司成立即以「法堤」開始從事「酥油、燈油、蠟燭及蠟蕊」之產製販售，最早開始時間亦在81年12月9日之後。惟參加人之前手法提佛器企業社早於81年1月14日即申請取得註冊第574162號「法提及圖」商標權，使用於線香、香末、環香、盤香、香爐、木魚、佛像、念珠、佛具、沉香等禮佛用品上，嗣於86年12月11日移轉商標權予參加人，並於87年5月16日公告，參加人另於86年12月23日以「法提及其設計圖」商標作為註冊第574162號「法提及圖」商標之聯合商標，指定使用於燈油、蠟燭及蠟蕊等商品，申准取得系爭商標權，有審定卷所附商標專用權移轉契約書、商標註冊簿可憑。因此，參加人以之前所受讓取得註冊第574162號「法提及圖」商標權為正商標，使用近似於正商標圖樣且含有法提二字之商標圖樣申請系爭商標之註冊，既係延續自註冊第574162號「法提及圖」正商標之權源，自難謂係因與上訴人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據爭商標存在，而申請相同或近似與他人先使用之同一或類似商品之商標。（二）參加人之前手法提佛器企業社係於79年10月18日核准設立，營業項目包括「油燈」一項，有審定卷所附營利事業登記證可憑。又法提佛器企業社於81年1月14日即申請取得註冊第574162號「法提及圖」商標權，使用於線香、香末、環香、盤香、香爐、木魚、佛像、念珠、佛具、沉香等禮佛用品上，該正商標於據爭商標使用前即已存在。因此，參加人受讓取得註冊第574162號「法提及圖」商標權後，依修正前商標法第22條規定，以近似正商標之圖樣（均有法提字樣）作為聯合商標使用於禮佛類似之商品即燈油、蠟燭及蠟蕊等商品，核屬合於法律規定之商標權申請，尚不能以原正商標係指定使用於線香、香末、環香、盤香、香爐、木魚、佛像、念珠、佛具、沉香等禮佛用品上，即謂其聯合商標，不能指定使用於類似之燈油、蠟燭及蠟蕊等禮佛類似商品。且「法提」二字係於81年1月14日申請，同年11月1日註冊之第574162號「法提及圖」商標權即已使用，早於上訴人81年12月9日核准設立登記及據爭商標81年11月13日申請，82年12月16日公告註冊之日期。因此，亦不能以系爭商標之原正商標指定使用之商品並未包括燈油、蠟燭及蠟蕊等商品，且據爭商標業以「法堤」使用於酥油及燈油，即謂系爭商標之註冊係因知悉據爭商標之存在，始以近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標申請註冊。（四）依上所述，上訴人主張系爭商標之註冊有違修正前商標法第37條第14款之規定（現行商標法第23條第1項第14款），非屬可採。被上訴人據此而為異議不成立之處分，依法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。上訴人主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人應就系爭商標為異議成立之處分，為無理由，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。五、本院按：㈠「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為現行商標法第90條所明定。本件係於92年11月28日商標法修正施行前，已經提出異議尚未異議審定之案件，上訴人於異議時雖主張系爭商標有違修正前商標法第37條第7、14款，業經修正為現行商標法第23條第1項第12、14款。上訴人於原審言詞辯論期日已表明本件爭議條款限縮為修正前商標法第37條第14款（即現行商標法第23條第1項第 14款）。因此，就原審定有關修正前商標法第37條第7款（即現行商標法第23條第1項第12款）之認定，兩造於原審已不爭執，亦未據為上訴理由，是本件爭點在於系爭商標註冊有無違反修正前商標法第37條第14款、現行商標法第23條第1項第14款事由？㈡次按，商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊，為修正前商標法第37條第14款所規定；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，復為現行商標法第23條第1項第14款所明定。㈢原判決關於「法提」二字係參加人於81年1月14日申請，同年11月1日註冊之第574162號「法提及圖」正商標即已使用，早於上訴人81年12月9日核准設立登記及據爭商標81年11 月13日申請，82年12月16日公告註冊之日期，因此，參加人以之前所受讓取得註冊第574162號「法提及圖」商標權為正商標，使用近似於正商標圖樣且含有法提二字之商標圖樣申請系爭商標之註冊，既係延續自註冊第574162號「法提及圖」正商標之權源，自難謂係因與上訴人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據爭商標存在，而申請相同或近似與他人先使用之同一或類似商品之商標之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。㈣再按，上開商標法第14款所稱「先使用」之商標，固不以已在國內註冊之商標為限，是否構成上開商標法第14款違法事由，係以他人先使用於同一商品或類似商品之商標，以及申請人因前述特定關係知悉先使用商標之存在，而剽竊搶註為其構成要件，自應由主張先使用人舉證證明先使用之事實及申請人確因前述特定關係知悉先使用商標之存在，而剽竊搶註之情事。㈤經查，原判決已明確記載：上訴人主張其公司成立即以「法堤」開始從事「酥油、燈油、蠟燭及蠟蕊」之產製販售，最早開始時間亦在81年12月9日之後，是以縱「法堤」二字有作商標使用之意思，亦在公司成立之後，並無構成先使用於同一商品或類似商品之商標之情事，係就上訴人所主張之據以異議未註冊之「法堤」二字，不足以證明符合上開商標法第14款規定之「先使用」商標，上訴人之主張不可採為其心證之理由，詳載於原判決，並無判決不備理由之瑕疵，上訴人主張：原審漏未將未註冊之「法堤」商標列為據爭商標，判決不備理由云云，自非可採。㈥另查，原判決就正商標與系爭商標為聯合商標之論述，無非在於說明系爭商標乃係延續正商標之合法聯合商標註冊申請，系爭商標之註冊並無因知悉據爭商標之存在，始以近似於他人先使用於同一或類似商品或服務商標申請註冊之情事，係在論述上訴人不足以證明參加人（即申請人）確因前述特定關係知悉先使用商標之存在，而剽竊搶註之事實，原判決顯無認定正商標申請註冊後，聯合商標即可無限擴充商標之意旨。上訴意旨主張：原判決認系爭商標原正商標早於上訴人申請使用於線香、香等商品，即可不論其是否侵害或侵占他人商標或商譽，仍可無限擴張至其他商品，顯於法有違云云，亦非可採。㈦從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　97　　年　　4　　月　　30　　日最高行政法院第五庭審判長法官　劉　鑫　楨法官　姜仁脩法官　黃　淑　玲法官　劉　介　中法官　吳　慧　娟以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　97　　年　　5　　月　　1　　日書記官　吳　玫　瑩

最高行政法院(含改制前行政法院)97年度判字第00370號

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