97年度判字第772號｜行政：新型專利異議｜裁判日期：97 年 07 月 31 日

最　高　行　政　法　院　判　決 97年度判字第772號上　訴　人　經濟部代　表　人　甲○○ 上　訴　人即參加人　台達電子工業股份有限公司代　表　人　乙○○ 訴訟代理人　戊○○ 被上訴人　奇鋐科技股份有限公司代　表　人　丙○○ 訴訟代理人　楊祺雄　律師劉法正　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　丁○○ 上列當事人間新型專利異議事件，上訴人對於中華民國96年8月9日臺北高等行政法院95年度訴字第3438號判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、本件上訴人即參加人台達電子工業股份有限公司於原審訴訟程序為本件上訴人經濟部之獨立參加人，因本件被上訴人提起本件訴撤銷訴願決定之訴，係在請求原審作成「撤銷訴願決定」之判決，訴訟當事人一方應為作成訴願決定之機關即上訴人經濟部，是以雖參加人台達電子工業股份有限公司於上訴訴狀列為上訴人，仍應認係為上訴人經濟部提起本件上訴，本院爰逕列經濟部為上訴人，並列台達電子工業股份有限公司為上訴人即參加人，先予敘明。又提起上訴之當事人應以原判決之當事人為限，倘非該判決之當事人或其繼受人，即不得為上訴之上訴人或被上訴人，本件上訴人於訴狀中將原非當事人之經濟部智慧財產局列為被上訴人，於法不合，應先予駁回，先此敘明。二、上訴人即參加人前於民國90年9月10日以「馬達結構」（下稱系爭案）向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第00000000號審查、再審查，准予專利。系爭新型專利案，申請專利範圍共22項（參照附件一），其中第1、9、14項為獨立項，餘為附屬項。其特徵為：一、包含主軸、轉子、設置於主軸上之第一軸承、其第一軸承與轉子之間形成第一間隙、設置於主軸上之第二軸承、主軸上之扣件、其扣件與第二軸承間形成第二間隙；二、藉由第一間隙和第二間隙，使轉子和第一軸承之間、以及第二軸承和扣件之間不直接接觸，沒有摩擦產生，而不會產生異音者。公告期間，被上訴人以其有違核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，對之提起異議。被上訴人所舉之異議證據計有：異議證據一、二為系爭案審定公告本，異議證據三、四為86年8月21日審定公告之第00000000號「直流無刷風扇新結構」新型專利案(下稱引證1)，異議證據五、六為西元1998年6月26日公開之日本特開平第00-000000號專利案(下稱引證2)，異議證據七為「專利審查基準」之2-2-11及2-2-16頁，異議證據八為系爭案與引證1、2之比較參考圖式。案經原處分機關審查，於94年11月10日以（94）智專三（一）04070字第09421024740號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。上訴人即參加人不服，提起訴願，嗣上訴人以95年8月8日經訴字第09506174680號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，被上訴人不服，遂提起行政訴訟。經臺北高等行政法院撤銷訴願決定，上訴人即參加人不服，遂提起上訴。三、被上訴人起訴主張：被上訴人於異議當時雖僅主張系爭案申請專利範圍所載O型環、C型環、滾珠軸承、含油軸承與推拔部等附加構件早已為業界所周知，毫無困難與創意，惟被上訴人於之後的異議補充理由書第5～6頁中則又進一步具體強調、說明系爭案申請專利範圍所載該等附加構件若非等效置換或簡單轉用自引證1、2，則實有已揭露於被舉發案第3圖所示習知技術中之情事，以補充驗證系爭案申請專利範圍所載該等附加特徵事項確屬早已為熟習該項技術者所周知，自不足供作進步性判斷之要件。承上，原處分機關於審查系爭案時，除依當事人進行主義，詳加審酌被上訴人於異議理由中所主張引證1及引證2可證明系爭案之申請專利範圍第1項至第6項、第9項至第11項，及第14項至第19項等各請求項所載專利範圍，均不具進步性是否為真外，且倘原處分機關「發現」系爭案之申請專利範圍第7項、第8項、第12項、第13項，以及第20項至第22項等各請求項所載技術特徵，確已揭露於系爭案第1圖至第3圖所示習知技術中。亦即系爭案具有上述要件，即得另依職權審查。因此，原訴願決定以原處分機關僅得就異議人於異議程序中所主張之理由及證據而為審查，其未經異議程序中主張之理由及證據，尚不得依職權逕予審查云云為由，撤銷原處分，即有違誤，且與上訴人前揭主張亦相矛盾。被上訴人於異議程序時雖主張系爭案原申請專利範圍已於引證1、2及其所列舉第3圖所示之習知技術中揭露，並未提及第1圖至第3圖；然系爭案於習知技術中既已載明有第1圖至第3圖等3種習知之結構設計方法，則此3種習知技術均與系爭案息息相關。其中，第1圖所介紹之習知乃最原始之技術手段，第2圖即係欲改良第1圖所揭露技術手段之第2種習知技術，至於第3圖則為欲改良第2圖所揭露技術手段之第3種習知技術，此由系爭案說明書第4頁倒數第2段，以及第5頁第2段與第4段等所載內容可稽。由於第1、2圖所示結構均會造成大量異音，因此，才會利用第3圖所示結構來有效降低產生異音之機會。基上，原處分機關自據被上訴人所提出之異議理由審查時，即可發現第3圖是由第1圖及第2圖改良而來，是原處分機關依其職權檢視第1圖及第2圖，進而審認除被上訴人於異議程序時所主張之第3圖所示結構，足以證明系爭案不具進步性外，第1圖至第3圖所示結構亦均得用以證明系爭案不具進步性等語，求為判決撤銷訴願決定。四、上訴人經濟部則以：本件原異議理由並未主張系爭案說明書所記載之習知技術可證系爭案不具進步性，惟原處分機關卻認系爭案申請專利範圍第7、8、12、13、20、21、22項早已為業界所周知且於系爭案說明書先前技術所揭示，其所生之功效為可預期，不具進步性等語，核其審定顯已逾越被上訴人原異議理由主張之範疇，而有違背前所述之精神。又原異議補充理由書主要係針對系爭案更正後之申請專利範圍所提出之理由，其第5-6頁中所述，乃係說明系爭案更正後之申請專利範圍第8項已於引證1、2及其所列舉第3圖所示之習知技術中揭露，並非被上訴人所稱其係主張系爭案原申請專利範圍已於引證1、2及其所列舉第3圖所示習知技術中揭露；且只提及習知技術第3圖，而原處分機關卻是以系爭案說明書所記載之習知技術（第1、2、3圖）作為引證證據，原處分自有違誤等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。五、上訴人即參加人主張之理由：於專利異議案件中審查機關必須根據異議人異議的爭點及所提的證據為審查，不可以為爭點以外及所提證據以外的審查程序，所以本件原處分有訴外裁判的情形。且上訴人於95年6月15日有發函上訴人即參加人及被上訴人就此部分表示意見，但被上訴人沒有表示意見，應視同同意此看法。六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：被上訴人既已主張第二間隙57是由扣件56、第二軸承55、主軸51間之推拔部551形成，此等構件早已為業界所周知，應用於軸承、馬達等裝置中亦非首見，則原處分機關為判斷被上訴人此部分異議主張是否可採，而參酌卷內系爭案專利說明書圖式據以論斷申請專利範圍第12項推拔部、第20項「扣件為一C型環」，早已為業界所周知，並未超出被上訴人主張之異議事由或援用原處分機關自行檢索之引證。原處分機關認定申請專利範圍第21項「軸承部為一含油軸承或滾珠軸承」早已為業界所周知且於系爭案說明書先前技術及圖1-3所揭示或為簡易之置換，與申請專利範圍第8項、第13項關於「其中該第一軸承為一滾珠軸承以及該第二軸承為一含油軸承」亦早已為業界所周知，係參酌系爭案說明書先前技術「滾珠軸承14、含油軸承15」所揭示予以佐證，並另援引異議證據之引證1說明書第3頁所提及「供裝設自潤軸承、滾珠軸承或兩者混合使用」證明使用滾珠軸承或含油軸承係屬習知技術相同，該部分並未超出被上訴人主張之異議事由或援用原處分機關自行檢索之引證。原處分機關認申請專利範圍第22項「軸承部設有一推拔部，用以形成該第二間隙」，早已為業界所周知且於系爭案說明書先前技術及圖1-3所揭示或為簡易之置換部分。由於被上訴人於異議理由書第10頁第2段主張已主張第二間隙57是由扣件56、第二軸承55、主軸51間之推拔部551形成，此等構件早已為業界所周知，應用於軸承、馬達等裝置中亦非首見等情，已如前述，則原處分機關為判斷被上訴人此部分異議主張是否可採，而參酌卷內系爭案專利說明書圖式據以論斷申請專利範圍第12項推拔部，早已為業界所周知，或係簡易之置換，並未超出被上訴人主張之異議事由或援用原處分機關自行檢索之引證。（二）原處分機關關於系爭案申請專利範圍第7、8、12、13、20、21、22項認係早已為業界所周知，係基於被上訴人之異議理由，而參酌系爭案說明書先前技術圖式，並有另援引異議證據之引證1說明書第3頁之資料而作成判斷。原處分機關係於被上訴人異議相同之異議事由範圍內，依照被上訴人所提異議證據，為審查異議事由所作之習知技術之主張是否可採，而參酌卷內既有之系爭案所舉習知技術加以綜合論斷，並未超出異議事由審查或逕行檢索卷內以外資料作為引證資料，依前揭說明，此與逾越異議理由主張之範疇，而有違背專利異議採當事人進行主義者究有不同。從而上訴人以本件原異議理由並未主張系爭案說明書所記載之習知技術可證系爭案不具進步性，原處分機關認系爭案申請專利範圍第7、8、12、13、20、21、22項早已為業界所周知且於系爭案說明書先前技術所揭示，其所生之功效為可預期，不具進步性。核其審定顯已逾越異議理由主張之範疇，而有違背專利異議採當事人進行主義之立法精神。據此撤銷原處分，著由原處分機關另為適法之處分，於法尚有未洽。被上訴人以此主張撤銷訴願決定，為有理由，應予准許。七、本院按：㈠本件異議審定時之專利法第102條規定，公告中之新型，任何人認有違反第4條、第105條準用第22條第3項或第4項、第27條或第97條至第99條規定，或利害關係人認有不合第5條或第105條準用第30條規定者，得自公告之日起3個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。異議人補提理由及證據，應自異議之日起1個月內為之。足見依上開專利法規定，異議案之審查，係依異議人附具之理由、證據進行，如逾上開1個月之期限，始補充理由及證據者，該補充之理由與原異議理由係基於同一基礎事實，或補充之證據與原異議證據具有關聯性，屬補強理由或證據，自可受理。於同一異議事由範圍內，依照異議人所提異議證據，被上訴人為審查異議事由所作之習知技術之主張是否可採，並非不得另行參酌卷內既有之證據資料加以綜合論斷。此與專責機關超出異議事由審查或逕行檢索卷內以外資料作為引證資料致逾越異議理由主張之範疇，究有不同。㈡原判決關於原處分機關關於系爭案申請專利範圍第7、8、12、13、20、21、22項認係早已為業界所周知，係基於被上訴人之異議理由，而參酌系爭案說明書先前技術圖式，並有另援引異議證據之引證1說明書第3頁之資料而作成判斷。原處分機關係於參加人異議相同之異議事由範圍內，依照異議人所提異議證據，為審查異議事由所作之習知技術之主張是否可採，而參酌卷內既有之系爭案所舉習知技術加以綜合論斷，並未超出異議事由審查或逕行檢索卷內以外資料作為引證資料之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨仍執陳詞主張：原處分機關應依據異議理由書證據進行審理，然違法增列證據作為異議成立之審定依據，已然違法在先。訴願機關依法指摘此違法之情是予以糾正，原審卻違背被上訴人所頒訂之專利審查基準規定，作成判決，有判決當然違背法令云云，並非可採。㈢再按行政訴訟法第4條第1項規定：人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。經查，本件係撤銷訴願決定之訴，訴訟標的為訴願決定之違法性，本件訴願決定係以「本件原異議理由並未主張系爭案說明書所記載之習知技術可證系爭案不具進步性，原處分機關認系爭案申請專利範圍第7、8、12、13、20、21、22項早已為業界所周知且於系爭案說明書先前技術所揭示，其所生之功效為可預期，不具進步性。核其審定顯已逾越異議理由主張之範疇，而有違背專利異議採當事人進行主義之立法精神。」為由，撤銷原處分，核訴願決定書內容並未就系爭新型專利異議事件之實體要件如進步性等事項為審查，則原審法院就訴願決定書判斷之理由為審理後，認於法不合而為訴願決定撤銷之判決，並未就系爭新型專利異議事件自為判斷，並無不合。上訴意旨以：本件新型專利異議事件，原處分機關依職權審查系爭專利專利範圍第7、8、12、13、20、21、22項揭露於系爭案第1-3圖，原判決未予指摘，其判決當然違背法令云云，並非可採。至於本件撤銷訴願決定確定後即回復申請訴願時狀態，訴願受理機關自應就原專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分合法妥適與否，重為審理，自屬當然。㈣從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。八、據上論結，本件上訴為一部不合法，一部無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法第95條、第78條、第85條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　97　　年　　7　　月　　31　　日最高行政法院第五庭審判長法官　劉　鑫　楨法官　黃　清光法官　黃　淑　玲法官　劉　介　中法官　吳　慧　娟以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　97　　年　　8　　月　　1　　日書記官　吳　玫　瑩

最高行政法院(含改制前行政法院)97年度判字第772號

關鍵資訊