98年度判字第1307號｜行政：新型專利舉發｜裁判日期：98 年 10 月 29 日

最　高　行　政　法　院　判　決 98年度判字第1307號上　訴　人　雃博股份有限公司代　表　人　甲○○ 訴訟代理人　劭瓊慧　律師焦子奇　律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　乙○○ 參　加　人　貴族實業股份有限公司代　表　人　丙○○ 上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國97年1月30日臺北高等行政法院96年度訴字第1854號判決，提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。理由一、上訴人前於民國（下同）86年8月1日以「氣墊床之回溯警示裝置」向經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局，即被上訴人下稱智慧財產局）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第136159號專利證書（下稱系爭專利，專利權期間：自87年6月1日至98年7月31日）。嗣參加人貴族實業股份有限公司以系爭專利有違核准時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發。案經被上訴人審查，於95年 10月19日以（95）智專三（三）05077字第09520862040號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願，經經濟部96年4月2日經訴字第09606064960號訴願決定駁回，上訴人仍不服，遂向本院提起行政訴訟。二、上訴人起訴主張：（一）被上訴人未依其自行制定之「專利審查基準」暫緩本件舉發案及其更正之審查，顯屬違法：系爭專利業有另一前舉發案（第00000000N01號新型專利舉發事件）之行政救濟程序刻正進行中，且該案尚未確定。另上訴人業於95年7月7日對系爭專利提出更正申請，再徵諸原處分並未否定上訴人之更正屬專利法第108條準用第64條第1項第1款之「申請專利範圍減縮」，此際被上訴人自應依「專利審查基準」第5-1-17頁之規定，「俟前舉發案舉發成立確定後或行政救濟結果再續辦」。詎料，被上訴人竟逕自於原處分中作成「應不准予更正」及「舉發成立」之行政處分，顯與其自行制定之「專利審查基準」有違，違反行政自我拘束原則。（二）被上訴人未依自行制定之「專利審查基準」通知專利權人於指定期間內重新提出更正，顯屬違法：系爭專利，上訴人業於95年7月7日提出更正申請，此有上訴人提出於被上訴人之「專利更正申請書」可稽。另，原處分並未否認上訴人95年7月7日所提出之全部更正皆不可接受。故是項更正亦有「部分可接受，部分不可接受」之情。詎料，被上訴人於收受前揭專利更正申請書後，竟未依「專利審查基準」第2-6-72頁（原處分作成時之「專利審查基準」第5-1-16頁參照），踐行「敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正」之程序，即逕自於原處分中作出「應不准予更正」之決定，顯具重大瑕疵，而應予以撤銷。（三）原處分認「單純引入發明說明所述技術手段至申請專利範圍」之情形屬實質變更，是項認定顯與專利法第108條準用第64條以及本院93年度判字第1300號判決有違，而應予以撤銷。（四）原處分認高雄榮民總醫院供應中心（下稱高雄榮總）之「愛恩特健康氣墊床之主機」（下稱氣墊床主機）已於84年間公開使用，並以「醫療機械設備財產登記卡」（下稱「登記卡」）為據，顯有違誤：該氣墊床主機內之元件（尤其是系爭專利之標的即回溯警示裝置）顯經更換，且該登記卡亦不足證明該氣墊床主機係於84年間購置。被上訴人在未審酌該氣墊床主機內元件之實際狀況、未查閱參照該氣墊床之維修記錄卡、相關購置文件、紀錄以及原始模具設計圖等相關資料之情形下，逕以該氣墊床主機已於84年間公開使用，而據以作為審定之依據，顯有違誤。（五）原處分認高雄榮總之現場實物已揭示系爭專利之技術特徵，顯有違誤：被上訴人就本舉發案至高雄榮總之勘驗紀錄僅記載：「經拆解主機後，其內之控制器包含微動開關、氣囊、壓板，其外面板有指示燈等構造」，全未記載如系爭專利申請專利範圍所界定該等裝置間之相對位置、連動關係暨功能，顯不足證高雄榮總之現場實物已揭露系爭專利之技術特徵。另原處分審定理由中提及之「附件20」，亦不足證明高雄榮總之現場實物已揭露系爭專利之技術特徵。（六）原處分認系爭專利相較於高雄榮總之現場實物不具進步性，顯有違誤：原處分在完全未審酌系爭專利之功效為何、相關引證案（即高雄榮總氣墊床實物與參加人所提之附件9）之功效又為何之情況下，即逕論系爭專利「為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」，顯有未附理由之重大違法等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。三、被上訴人則以：（一）專利審查基準所指應暫緩後舉發案及其更正的審查之前提在於：後舉發案（即系爭專利）准予更正的結果將導致申請專利範圍之縮減。而被上訴人對系爭專利更正審查的結果乃因所提更正本已變更公告時之申請專利範圍而不准予更正，自不生申請專利範圍在前案救濟階段有所變動的結果，自無應暫緩後舉發案及其更正審查之理由。（二）專利審查基準第2-6-72所指應通知專利權人於指定期間內重新提出更正的前提為部分准部分不准更正的情形時始有適用，原處分理由第2點已經說明系爭專利95年7月7日所提之更正本與公告本之申請專利範圍相比較時增列了關於殼體的界定，且並非單純將公告本申請專利範圍第2項合併於第1項中，其與被上訴人出版之審查基準2.4實質擴大或變更申請專利範圍所稱之將發明說明中已記載但不屬於申請專利範圍所記載之發明技術特徵或實施例，取代原核准公告之申請專利範圍中的技術特徵例示相同，均屬變更實質的範圍即屬全部不准更正之情形。故非屬部分准部分不准之情事，自無通知專利權人重新提出更正本之理。（三）系爭專利前後舉辦之2次現場勘驗，被上訴人均事先詢問兩造認為方便的時間，詢問是否於當日前來並且已踐行公文通知等程序。前後2次現場勘驗上訴人均表示放棄出席機會並且回覆當日將不出席。上訴人放棄2次現場勘驗機會在先，又各論點均屬上訴人自行推斷臆測之詞並無相關佐證可資證明，事後反質疑有違程序正義原則，顯非有理。其所質疑之相對位置、連動關係等，被上訴人均在勘驗當時即以數位相機拍攝並儲存為電子檔自無在勘驗紀錄中另行以文字再行記錄各構件之相關位置，故其所訴無理由。（四）上訴人稱登記卡不足證明氣墊床主機已於84年間購置，其日期84年11月15日，其建卡及置存日期為84年11月9日，與經驗法則有違，不得證明該氣墊床何時公開使用等云云。惟被上訴人於勘驗當時已詢問高雄榮總此等問題，其為高雄榮總內部處理之流程，先行建卡與置存後，待完成所有交易程序才稱為購置，其並不悖於商業交易習慣。（五）上訴人又稱該登記卡與氣墊床財產標籤為同一等云云。查現場實物揭示有高雄榮民總醫院財產標籤「Ｚ000000000-0000-000」與舉發附件24所附照片相同；該院並出示其「醫療機械設備財產登記卡」，編號揭有Ｚ000 000000-0000，建卡日期為84年11月9日（正本存該院），該院管理人員並說明實物財產標籤編號後尾數701係其供應中心之單位代碼，複查該院出示之財產登記卡之「使用或管理單位欄」亦載有70103，（據說明701為單位代碼，03為財產代碼），案經該院現場人員說明及財產登記卡相關資料相互佐證，故其所訴無理由。（六）拆解現場勘驗的實物Ｚ00000 0000-0000-000，（出廠編號950885），已揭示系爭專利申請專利第1項該回溯警示裝置於氣墊床與充氣泵連接之管路上延伸出一管路連接一回溯囊，回溯囊之側邊設有一微動開關，微動開關之輸出端子連結有指示燈之特徵以使當氣墊床內部之氣壓改變時，該回溯囊隨著氣壓的改變膨脹或縮萎，促使微動開關導通指示燈，藉以顯示出氣墊床之狀態者。所不同的是系爭專利另將微動開關之輸出端子連結有聲音警示燈的構造納入，惟聲音警示方式，同樣可見於附件9說明書第15頁第7行，故系爭專利申請專利範圍第1項為熟習該項技術者運用申請前既有之知識或技術所能輕易完成者且未能增進功效，難謂具進步性。系爭專利申請專利範圍第2項係如申請專利範圍第1項所述之氣墊床之回溯警示裝置，其中，該回溯囊與微動開關係設置於一殼體內部，並由該殼體將回溯囊與微動開關固定於適當位置。查現場實物亦揭示於殼體內部設置回溯囊與微動開關並由殼體將回溯囊與微動開關固定於適當位置的特徵，故申請專利範圍第2項為熟習該項技術者運用申請前既有之知識或技術所能輕易完成者且未能增進功效，難謂具進步性。系爭專利申請專利範圍第3項係如申請專利範圍第1項所述之氣墊床之回溯警示裝置，其中，回溯囊之兩側設有承壓板，並由承壓板間接控制微動開關。查現場實物亦揭示於回溯囊之兩側設有承壓板，並由承壓板間接控制微動開關的技術特徵，故申請專利範圍第3項為熟習該項技術者運用申請前既有之知識或技術所能輕易完成者且未能增進功效，難謂具進步性。系爭專利申請專利範圍第4項係申請專利範圍第1項所述之氣墊床之回溯警示裝置，其中，該指示燈與聲音警示器可共同並聯使用。查現勘實物已經揭示該等指示燈的構造又附件9說明書第15頁第7行已經揭示警示迴路可為視覺或聽覺之警告訊號，兩者的共同使用同為熟習該項技術者運用申請前既有之知識或技術所能輕易完成者且未能增進功效，難謂具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）關於上訴人申請更正，是否為實質變更部分：上訴人於95年7月7日所提之系爭專利更正本，增列了關於殼體的界定，例如第一容室與第二容室、微動開關的位置界定以及回溯囊之位置設定，形式上雖係就原說明書或圖式中已揭露之技術特徵引進附加於原核准公告之請求項內作進一步之限定，然此會改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之性質或功能，並非單純將原公告本申請專利範圍第2項附屬項合併於第1項獨立項中，屬變更實質的範圍。又系爭專利原申請專利範圍第2至4項均附屬於原申請專利範圍第1項獨立項中，原申請專利範圍第3項或第4項並未涵蓋原第2項之技術特徵，更正後之各依附項實質內容均包含原申請專利範圍第2 項亦屬實質變更原公告本申請專利範圍第2至4項之內容，故被上訴人認應不准更正，本件舉發案應依87年6月1日公告本審查，尚無違誤。（二）關於上訴人主張本件舉發案應暫緩審查，是否有理由部分：本件系爭專利更正審查的結果，因所提更正本已變更公告時之申請專利範圍而不准予更正，則自不生申請專利範圍在前案救濟階段有所變動的結果，自無應暫緩後舉發案及其更正審查之必要，是上訴人所述，要不足採。（三）關於被上訴人未通知上訴人重新提出更正，是否適法部分：系爭專利更正本申請專利範圍第1項與公告本之申請專利範圍相比較，實已變更原公告本之申請專利範圍，且於獨立項所為之新增之限定其附屬項亦隨之變動，即屬全部不准更正之情形，非屬部分准部分不准之情事，自無通知專利權人重新提出更正本之必要，是上訴人此部分所述，亦不足採。至上訴人又稱：本件更正，亦屬部分准，部分不准之情形，並非全部不准更正云云。惟查，是否部分准許、部分不准許，應就申請專利範圍前後，整體觀察，並且以項與項來作比較，而非就單項內容拆解，更非指單純相同意義文字之更正，本件更正依申請專利範圍整體觀察，應全部不准更正，已如上述，故上訴人所述，要無可採。（四）關於系爭專利是否具進步性部分：經拆解現場勘驗的實物Ｚ00000 0000-0000-000，（出廠編號950885），已揭示系爭專利申請專利第1項該回溯警示裝置於氣墊床與充氣泵連接之管路上延伸出一管路連接一回溯囊，回溯囊之側邊設有一微動開關，微動開關之輸出端子連結有指示燈之特徵以使當氣墊床內部之氣壓改變時，該回溯囊隨著氣壓的改變膨脹或縮萎，促使微動開關導通指示燈，藉以顯示出氣墊床之狀態者。所不同的是系爭專利另將微動開關之輸出端子連結有聲音警示燈的構造納入，惟聲音警示方式，同樣可見於附件9說明書第15頁第7行，故系爭專利申請專利範圍第1項為熟習該項技術者運用申請前既有之知識或技術所能輕易完成者且未能增進功效，難謂具進步性。又系爭專利申請專利範圍第2項係如申請專利範圍第1項所述之氣墊床之回溯警示裝置，其中，該回溯囊與微動開關係設置於一殼體內部，並由該殼體將回溯囊與微動開關固定於適當位置。查現場實物亦揭示於殼體內部設置回溯囊與微動開關並由殼體將回溯囊與微動開關固定於適當位置的特徵，故申請專利範圍第2項為熟習該項技術者運用申請前既有之知識或技術所能輕易完成者且未能增進功效，難謂具進步性。系爭專利申請專利範圍第3項係如申請專利範圍第1項所述之氣墊床之回溯警示裝置，其中，回溯囊之兩側設有承壓板，並由承壓板間接控制微動開關。查現場實物亦揭示於回溯囊之兩側設有承壓板，並由承壓板間接控制微動開關的技術特徵，故申請專利範圍第3項為熟習該項技術者運用申請前既有之知識或技術所能輕易完成者且未能增進功效，難謂具進步性。系爭專利申請專利範圍第4項係申請專利範圍第1項所述之氣墊床之回溯警示裝置，其中，該指示燈與聲音警示器可共同並聯使用。查現勘實物已經揭示該等指示燈的構造又附件9說明書第15頁第7行已經揭示警示迴路可為視覺或聽覺之警告訊號，兩者的共同使用同為熟習該項技術者運用申請前既有之知識或技術所能輕易完成者且未能增進功效，難謂具進步性。（五）上訴人其餘所述為不足採，被上訴人認系爭專利有違首揭專利法第98條第2項之規定，所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。五、上訴人上訴意旨除復執與原審起訴相同之主張外，另略以：（一）本件專利舉發案之舉發證據其使用年限僅有5年，而至被上訴人實施勘驗為止，該氣墊床主機已歷11年之使用，自有行調查證據程序以確定其是否得為舉發證據之必要。因事實上該氣墊床主機內部元件確經大幅之維修及更換，且其更換涉及系爭專利申請專利範圍第1項所述之「回溯囊」等。故原審對上訴人前揭調查證據之聲請，恝置不理，又未敘明理由，逕自以該氣墊床主機得為舉發證據，即作成判決，有判決不備理由、違背經驗法則之不適用法規或適用不當之重大違法。（二）原判決就「被上訴人未將勘驗結果通知上訴人」乙節，未置一詞，不僅未說明其採或不採之理由，即連究係採或不採，亦未見其說明，顯有判決不備理由、違反專利法及專利審查基準等不適用法規或適用不當之重大違法。（三）再者，上訴人基於下列理由，認專利審查基準第2-6-72頁不應有原判決所述「整體觀察，並且以項與項來作比較」之限制：1.依文義觀之，該規定並無「整體觀察，並且以項與項來作比較」之限制。2.依目的解釋，該規定係在表明更正如不應准許時應否通知專利權人再行考慮之問題，非在解釋申請專利範圍之權利範圍，故無庸亦不必依整體觀察。蓋以，解釋申請專利範圍權利範圍時，每一技術特徵均構成對權利範圍之限制，自應整體觀察。而在審酌更正是否應通知專利權人時，顯非在審酌權利範圍，此際主要的考量應是對當事人之程序保障是否足夠，無整體觀察的必要。且事實上，於舉發階段不許更正，於專利權人權利有重大影響，基於程序保障原則，本應通知專利權人表示意見而不應有「部分准許」之限制。今審查基準為前揭規定，解釋上自應限縮其適用範圍，斷不能依原判決所述「整體觀察，並且以項與項來作比較」之方式，否則將嚴重戕害專利權人應受程序保障之權益。據上，原判決顯有違反專利法及審查基準、未適用程序保障原則等不適用法規或適用不當之重大違法。（四）觀專利審查基準第5-1-17頁規定，係以「後舉發案更正之結果將導致申請專利範圍減縮」為前提，而非以「更正不獲准許」為前提。原審認「更正不獲准許」即無適用，顯係增加該基準所無之限制。按專利審查基準為被上訴人制定，人民對之有所信賴，倘可任意增加該基準所無之限制，顯將違背信賴保護原則及行政自我拘束原則。（五）原判決認上訴人更正申請專利範圍不應准許，顯有違專利法第64條之規定，而有判決不適用法規或適用不當之違法。因上訴人引入申請專利範圍者，本係原發明說明中已揭露者，且屬更正前申請專利範圍所理應包含之範圍，其更正之結果當無「改變原有元件、或成分、或步驟之結合關係以及原核准公告之發明性質或功能」之情，顯不涉及專利法第64條規定之實質變更。況以，專利法之所以對專利之更正有所限制，在於更正可能會影響第三人之利益。倘專利之更正不影響第三人利益，即無限制專利權人更正之理，此參本院95年度判字第950 號判決自明。另法院審理案件時應依行政訴訟法第125條第2、3項負闡明義務。原審對於實質變更之意義為何、上訴人所為更正是否變更實質，未令當事人就事實上及法律上作適當完全之辯論，亦有違背該等法律之不適用法規或適用不當之重大違法等語。六、本院按：「（第1項）發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定：未依法提起行政救濟者。經提起行政救濟經駁回確定者。（第2項）發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。」為專利法第73條所明定，同法第108條規定於新型專利準用。經查，上訴人之系爭專利，經訴外人台欣國際股份有限公司以系爭專利有違核准審定時專利法第98條第2項之規定，對之提起舉發。被上訴人於94年2月16日以（94）智專三㈢05077字第09420151200號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人就該處分提起行政爭訟，遞經經濟部94年11月10日經訴字第09406138890號訴願決定駁回、臺北高等行政法院94年度訴字第4099號判決駁回及本院98年2月12日98年度裁字第313號裁定上訴駁回，而告確定在案。是本院依職權調查結果，系爭新型專利權經撤銷確定，揆諸首揭規定及說明，系爭新型專利權之效力，業經他案撤銷系爭新型專利權確定在案，而視為自始即不存在，則本件上訴人已無從以本件新型專利舉發事件之行政爭訟程序，回復已視為自始即不存在之系爭新型專利權，上訴人提起本件上訴已無法達成其行政訴訟之目的，而無續行上訴之實益，應認其上訴為無理由，應予駁回。至於上訴人之其餘實體主張，已無審酌之必要，併此敘明。七、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　98　　年　　10　　月　　29　　日最高行政法院第四庭審判長法官　劉　鑫　楨法官　張瓊文法官　劉　介　中法官　曹　瑞　卿法官　陳　鴻　斌以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　98　　年　　10　　月　　29　　日書記官　王　史　民

最高行政法院(含改制前行政法院)98年度判字第1307號

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