99年度判字第1233號｜行政：新型專利舉發｜裁判日期：99 年 11 月 18 日

最　高　行　政　法　院　判　決 99年度判字第1233號上訴人　迎輝科技股份有限公司代　表　人　唐世杰訴訟代理人　馮博生律師王鳳儀律師被上訴人　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花參加人　李月照訴訟代理人　李文賢上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國98年3月 12日智慧財產法院97年度行專訴字第38號行政判決，提起上訴，本院判決如下：主文原判決廢棄，發回智慧財產法院。理由一、訴外人唐世杰於民國（下同）93年4月22日以「彎曲稜柱聚光片」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第093206216號進行形式審查，而於93年11月29日准予專利，並於94 年1月11日公告，且於公告期滿後，發給新型第M255146號專利證書（下稱系爭專利），嗣將系爭專利權讓與上訴人。於95年7月14日參加人以系爭專利有違系爭專利核准審定時專利法即92年2月6日修正公布之專利法（下稱92年專利法）第94條第1項第1款、第4項及第95條之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，並提出舉發證據包括：93年6月21日公告之第092120318號「函數曲線型透鏡光柵之光源調制裝置」發明專利案（下稱引證1）、90年1月21日公告之第088101977號「光學薄膜」發明專利案（下稱引證2）及93年4月1日公告之第091115528號「用於背照光式顯示器之光導」發明專利案（下稱引證3）。案經被上訴人審查，於97年2月1日以(97)智專三(三)05053字第09720074310號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回後，提起行政訴訟，經原審裁定命參加人李月照參加訴訟後，以97年度行專訴字第38號行政判決（下稱原判決）駁回。上訴人不服，向本院提起本件上訴。二、上訴人起訴主張略以： (一)、系爭專利申請專利範圍第1項之「基板」之技術特徵以及「基板」與「數個彎曲稜柱單元」之聯結關係未實質揭示於引證1，且系爭專利之「基板」不同於引證1之「本體」，引證1另揭示「數個彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面」及「該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射。」之技術特徵，依專利審查基準第2-3-4頁第2.2點規定新穎性之概念、專利審查基準第2-3-16頁第2.7.1點規定擬制喪失新穎性之判斷之概念，及專利審查基準第2-3-5頁第2.3.2點規定新穎性之審查原則，判斷一申請專利範圍中所載之發明是否具有新穎性，應就單一引證文獻中揭露之單一先前技術單獨比對，若有差異即應具有新穎性。 (二)、系爭專利之「聚光片」與引證3之「光導」係位於不同位置之不同構件，「聚光片」之發明原理（功能）係使射出之光線（束）集中，將原本散亂之射入光線（束）以較集中之二維折射（角度）射出，而「光導」之發明原理（功能）乃是將線性光源轉化為面型光源。由引證3之說明書及圖式無法證明其發明標的「光導」和系爭專利之發明標的「聚光片」有相同之聚光功效，是二者在用途、功效、發明標的（物件）、光學原理及技術領域並不相同，系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵未實質揭示於引證3。(三)、引證3之專利說明書內無任何說明有揭示系爭專利申請專利範圍第5、6及9至11項之技術特徵「凸設數個側脊」，且由該專利說明書之圖13亦未見「凸設數個側脊」之技術特徵。是被上訴人及訴願機關僅憑其等主觀之臆測，即推論該圖13已揭示「凸設數個側脊」之技術特徵，而認定系爭專利申請專利範圍第5、6及9至11項不具新穎性，明顯違法。 (四)、舉發審定書稱：引證3第6頁最後一段中揭示其發明係關於一液晶顯示器，因此引證3與系爭專利亦屬相同之技術領域云云，然此僅解釋引證3之光導與系爭專利之聚光片係可用於一液晶顯示器，而液晶顯示器中有諸多不同構件，然被上訴人未具體敘明理由，逕下「屬相同之技術領域」之結論，有理由不備之違法。又舉發審定書稱：該附屬特徵與引證3所揭示具有連續變化之表面曲率之側脊相較，僅是連續變化之表面曲率在變化程度上之單純限定云云，然舉發審定書對於「單純限定」之判定準則為何，並無進一步具體揭示，此顯係被上訴人主觀認定而無明確之理由。另訴願決定書稱：各該附屬項之結構特徵已分別揭露於引證1或3，凡此業經原處分論明，且上訴人對此亦無具體爭執云云。然上訴人曾提出「系爭專利之技術特徵、結構及方法與引證1及引證3差異比對分析表」，對各該附屬項提出具體爭執之答辯事實、理由及證據，尤其就系爭專利申請專利範圍第5及9項所載之技術特徵「凸設數個側脊」多方舉證及具體論述，然訴願機關竟漏未審酌而聲稱上訴人無具體爭執。縱認訴願機關已就上開論述審酌，然其未敘明上訴人之主張何以不可採之理由，實已違反上開行政程序法之規定。又訴願決定書稱：引證3係利用該複數個細長稜鏡將該光導內之光線從光導之光輸出面導出，並利用該複數個細長稜鏡產生聚光之效果，是引證3與系爭專利皆係用於「背照光式顯示器」，二者在用途、功效、發明標的（物件）、光學原理、及技術領域均與系爭專利相同云云，其中雖較原舉發審定書增列用途、功效、發明標的（物件）及光學原理係相同之結論，然該各項結論並未有相對應之具體理由及所憑事證，仍有理由不備之違法。(五)、系爭專利申請專利範圍第1項中「每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面」，係指具有至少一彎曲表面之稜柱，其中包含主結構為彎曲之稜柱及主結構為直線但至少一表面為彎曲表面之稜柱的兩種主要保護態樣。該稜柱之彎曲表面隨著稜柱延伸方向而有彎折，此即「彎曲延伸曲面」。又系爭專利申請專利範圍第1項中「該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化」係指彎曲延伸曲面之表面係呈現如波浪般起伏之彎曲形狀，且該波浪彎曲表面係有曲率上的變化。每一該彎曲稜柱單元因具有此種「彎曲延伸曲面」，故能引導通過之光線產生二維方向上之折射功效，此即申請專利範圍第1項中所載「如此引導光線傾向產生二維折射」。以引證3之光導而言，其圖 13及圖14中每一稜鏡之上緣係在垂直方向上下起伏，因此上緣尚包含峰與谷，亦即每一稜鏡之高度係隨著稜鏡延伸方向而有變化。然而，系爭專利申請專利範圍第1項之每一彎曲稜柱單元沿其縱延伸方向之高度則係維持相同之垂直高度而無變化，因此系爭專利申請專利範圍第1項之「彎曲稜柱單元」與引證3之「稜鏡」實質不同，故確具有新穎性。又系爭專利申請專利範圍第12項：「其中各二相鄰彎曲稜柱單元係相互平行的鄰接排列於該基板之第一表面上，且各彎曲稜柱單元係具有一延伸平面及一彎曲延伸曲面。」因申請專利範圍第12項中「各彎曲稜柱單元」係兩側分別具有一「延伸平面」及一「彎曲延伸曲面」，故「各彎曲稜柱單元」主結構仍為直線，但有一側表面為波浪彎曲。因此無論相較於引證1圖5中轉折型透鏡結構5b-5d及引證3導光板之稜鏡，系爭專利申請專利範圍第12項中「各彎曲稜柱單元」之直線主結構之技術特徵均未被揭示，故確具有新穎性。系爭專利申請專利範圍第13至15項係直接或間接依附於第12項，第12項既具新穎性，則第13至第15項當亦具有新穎性。 (六)、上訴人所提出之臺大慶齡工業研究中心出具之專家意見書，係由任職於臺灣大學光電研究所之林晃巖副教授負責撰寫。林晃巖教授本諸專業以及於液晶顯示器領域十數年之深厚經驗，亦認定：「系爭專利之『聚光片』與引證3之『光導』二者在用途、功效、發明標的（物件）、光學原理、及技術領域均不相同。」反觀舉發審定書及訴願決定書中僅簡略敘述，未有任何引據，即遽為「聚光片」與「光導」完全相同之誤謬論點。是以林晃巖教授所為專業意見應具可信性等語，爰求為判決撤銷訴願決定及原處分。三、被上訴人答辯略以： (一)、引證1說明書第12頁第8行所揭示之柱狀轉折型透鏡結構5c，其透鏡本體即是一基板。參照第5圖所揭示之柱狀轉折型透鏡結構5c，其本體之上部係為一連續弧形函數，其本體下部即為系爭專利之基板。又依引證1說明書第12頁第4段及申請專利範圍第3項之記載，其第5圖所揭示之稜型轉折型透鏡結構5d，其第一函數曲線圖形係為折線函數圖形，若該第一函數曲線圖形係為波浪函數圖形時，則成為一稜型彎曲型透鏡結構；因此，系爭專利申請專利範圍第1 項所載之「數個彎曲稜柱單元，其相互鄰接排列在該基板之第一表面，每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射」之結構特徵為引證1所揭露。據此，引證1足資證明系爭專利申請專利範圍第1項擬制喪失新穎性。 (二)、依引證3說明書第17頁第9至11行之記載，揭示其圖12係利用該複數個細長稜鏡將該光導內之光線從光導之光輸出面導出，並利用該複數個細長稜鏡產生聚光之效果，亦即該圖12之複數個細長稜鏡係相同於圖15之微形稜鏡膜，皆為聚集光線而能增強亮度之聚光片，且引證3與系爭專利皆係用於「背照光式顯示器」，因此引證3無論是在配置位置、用途、功效、發明標的（物件）、光學原理、及技術領域均與系爭專利相同。又引證3申請專利範圍第1項記載：「配置於該光導主體之光輸出面附近之複數個細長稜鏡，該等稜鏡係沿著其長度方向相互並排延伸，該等稜鏡包含決定稜鏡高度的上緣，該等上緣係沿著稜鏡的長度延伸…」，以及說明書第18頁第2段記載：「如圖13中所清楚顯示，每一上緣亦可在一水平空間中沿著每一稜鏡的長度L迂迴進行（即左右移動，脫離單一的垂直平面）。於其他實施例中，谷亦可在一水平方向上迂迴進行。」又系爭專利之第13、14圖亦揭示該細長稜鏡為至少一彎曲延伸曲面，且該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，因此系爭專利申請專利範圍第1項所載之「數個彎曲稜柱單元，其相互鄰接排列在該基板之第一表面，每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射」之結構之技術特徵係為引證3所揭露。 (三)、引證3說明書第18頁第2段記載：「如圖13中所清楚顯示，每一上緣亦可在一水平空間中沿著每一稜鏡的長度L迂迴進行(即左右移動，脫離單一的垂直平面)。於其他實施例中，谷亦可在一水平方向上迂迴進行。」又系爭專利之第13圖亦揭示底緣係在一水平空間中沿著每一稜鏡的長度L 迂迴進行（即左右移動）。由於上緣及底緣係可在一水平空間中沿著每一稜鏡的長度L迂迴進行（即左右移動），該上緣及底緣間所界定之面在底緣左右移動之凸出處係形成側脊，而由該第13圖所揭示其在底緣左右移動之凸出處係呈平滑之曲線時，可推知該凸出處所對應之側脊係具有連續變化之表面曲率，因此系爭專利申請專利範圍所揭示之各彎曲稜柱單元之二彎曲延伸曲面係不規則的交錯凸設數個側脊，各側脊具有連續變化之表面曲率，係為引證3 所揭露，故引證3足資證明系爭專利申請專利範圍第5、7 至9、11項不具新穎性及第6、10項不具進步性。 (四)、訴願決定書第11、12頁第(四)項中已論明系爭專利申請專利範圍所載之技術特徵「凸設數個側脊」；訴願決定書第10頁倒數第5行至第11頁第7行中已論明相對應之具體理由及所憑事證，並無上訴人所稱之理由不備之違法情事。 (五)、原處分理由第7頁第()點載明系爭專利申請專利範圍第6項所載之「各側脊係形成相同之表面曲率變化程度」之附屬特徵與引證3所揭示具有連續變化之表面曲率之側脊相較，僅是將「具有連續變化之表面曲率之側脊」單純限定為「各側脊係形成相同之表面曲率變化程度」，因此係為其所屬技術領域中具有通常知識者可依申請前之先前技術引證3顯能輕易完成，原處分及訴願決定並無上訴人所稱之顯然違法之情事等語，爰求為判決駁回上訴人在第一審之訴。四、參加人答辯略以： (一)、引證1部分： (１)、引證1係在系爭專利申請日之前申請而在系爭專利申請日之後公告，故使系爭專利之申請專利範圍第1、2、4、12 項擬制喪失新穎性。 (２)、基板部分，引證1之申請專利範圍第1項已揭示下有第一平面而上有第二曲面之本體。參照第5圖所揭示之柱狀轉折型透鏡結構5c，本體之上部係為一連續弧形曲線，本體之下部即對應系爭專利之基板。依引證1之說明書第12頁第6段之記載，並參照第6圖可知，引證1之「本體」即透鏡光柵由晶圓加上光阻硬烤成形，經由加熱回流後形成下部為「晶圓」與上部為「光阻形成球面形狀」之組合關係，對應於系爭專利之「基板」與「數個彎曲稜柱單元」之組合關係。因此，引證1之「本體」之下部與上部已揭示系爭專利之「基板」與「數個彎曲稜柱單元」及其組合關係。(３)、彎曲延伸曲面部分，引證1之第12頁第4段及申請專利範圍第3項之記載業已揭示系爭專利之「彎曲延伸曲面」。 (二)、引證3部分： (１)、引證3於93年4月1日公告，使系爭專利之申請專利範圍第1、3至5、7至9、11至13、15項不具新穎性，並使申請專利範圍第6、10、14項不具進步性。組合引證2與引證3使系爭專利之申請專利範圍第2項不具進步性。 (２)、聚光片部分，系爭專利之申請專利範圍第1項之標的「一種彎曲稜柱聚光片」，應解釋為具有彎曲稜柱、可聚集光線的片體結構。引證3之第12圖的光導為具有彎曲稜鏡並可聚集光線而增強亮度的片體結構，用於「背照光式」顯示器，且具有與系爭專利之聚光片相同的結構特徵，實質上已揭示系爭專利之聚光片。 (３)、側脊部分，依系爭專利之美國對應案的申請歷史可知，美國專利商標局之審查意見與原處分相同，均認引證3揭示側脊，此為該技術領域具有通常知識者之共通見解。美國專利審查程序認為引證3揭示之技術特徵「鄰近稜線或波谷共線的側脊之表面曲率小於遠離稜線及波谷共線的側脊之表面曲率」，於系爭專利之申請專利範圍無論獨立項或附屬項均未包含該技術特徵，系爭專利之所有請求項均不具可專利性等語，爰求為判決駁回上訴人在第一審之訴。五、原判決係以： (一)、引證1於92年7月25日申請、93年6月21公告，相對於系爭專利於93年4月22日申請，係屬申請在前，而公開在後的專利案，依92年專利法第95條之規定僅能作為系爭專利是否具新穎性之判斷（即擬制新穎性），而不能作為進步性判斷之引證。因原處分審定認為引證2不能證明系爭專利申請專利範圍各項不具新穎性及進步性，兩造及參加人對此亦不爭執，故不予審究。 (二)、引證1可證明系爭專利申請專利範圍第1項擬制喪失新穎性： (１)、引證1所揭示之「函數曲線型透鏡光柵之光源調制裝置」，其說明書圖5為未變化前之示意圖，其中第一長側邊係呈現第一函數曲線圖形，第二短側邊係呈現第二函數曲線圖形，第二長側邊係呈現第三函數曲線圖形。說明書第11頁並說明第一至三函數曲線圖形之較佳實施例為一連續三角函數、一波浪函數圖形或一直線函數圖形，亦即藉由第一至第三函數曲線圖形之組合，引證1已經隱含27種可能的不同幾何形狀之透鏡光柵。而當第一長側邊成波浪函數圖形，且第二短側邊成連續三角形圖形時，則可形成如系爭專利申請專利範圍第1項之彎曲稜柱狀，而其彎曲處自然形成彎曲之延伸曲面（其占27種態樣中之九分之一，即1/3*1/3*1=1/9）。 (２)、依系爭專利說明書第7頁第3段敘述可知，系爭專利申請專利範圍第1項所請彎曲稜柱聚光片雖包含一基板及數個彎曲稜柱單元，但該基板及數個彎曲稜柱單元尚非必須由二個獨立的構件貼合而成，亦包括一體成型的態樣。而引證1說明書第6頁第3行揭示其所發明之裝置係「於透光基材上加工形成函數曲線型透鏡光柵」，可見其於基材上面加工成函數曲線形狀，而基材下部未加工到的部分即屬「基板」。此外，由引證1圖5中之5a、5b、5c圖亦可得知其基材下部未加工處即為「基板」；5d圖由圖示雖較不明顯，只要其中各個稜柱彼此聯結，則其必有一定厚度之基底，否則將各自分離，此為基本常識，而其一定厚度之基底亦即為「基底」。是以，系爭專利申請專利範圍第1項中之基板及數個彎曲稜柱單元既可為一體成型，且說明書中並無任何界定可說明「基底」有何特別的功能及特徵，因此上述引證1之「基底」即可視為系爭專利範圍第1項中之「基底」。 (３)、引證1所揭露的27種態樣組合中已明確包含系爭專利第1項之彎曲稜柱聚光片，因此引證1足以證明系爭專利第1項擬制喪失新穎性。 (４)、按「審查新穎性時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。」固為專利審查基準所規定，惟其中「一份引證文件中之部分技術內容的組合」係指記載於同一文件中之不同技術之組合，若其仍屬同一技術，僅係記載於同一文件之不同地方，則並無不可。原處分引用引證1之申請專利範圍第1項、說明書第12頁第4段部分記載及申請專利範圍第3項各段皆屬引證1該專利之同一發明技術，故被上訴人結合引用論述並無不可。 (三)、系爭專利申請專利範圍第2項為第1項之附屬項，除包括獨立項之特徵外，所附加之特徵為「其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成實質相同之垂直高度」。查引證1中，當第一長側邊成波浪函數圖形，且第二短側邊成連續三角形圖形時，則可形成彎曲稜柱狀，而其彎曲處自然形成彎曲之延伸曲面，而當第二長側邊呈現直線型函數圖形時即形成系爭專利申請專利範圍第2項之彎曲稜柱聚光片，且其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成實質相同之垂直高度。因此引證1足以證明系爭專利申請專利範圍第2項擬制喪失新穎性。 (四)、系爭專利申請專利範圍第4項為第1項之附屬項，除包括獨立項之特徵外，所附加之特徵為「其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成相同之水平寬度，且二相鄰彎曲稜柱單元係依相同之不規則彎曲路徑變化方式鄰接排列於在該基板之第一表面，如此各彎曲稜柱單元形成二該彎曲延伸曲面」。引證1所揭示之「函數曲線型透鏡光柵之光源調制裝置」，其說明書圖5為未變化前之示意圖，其中第一長側邊係呈現第一函數曲線圖形，第二短側邊係呈現第二函數曲線圖形，第二長側邊係呈現第三函數曲線圖形。說明書第11頁並說明第一至三函數曲線圖形之較佳實施例為一連續三角函數、一波浪函數圖形或一直線函數圖形，亦即藉由第一至第三函數曲線圖形之組合，引證1已經隱含27 種可能的不同幾何形狀之透鏡光柵。而當第一長側邊成波浪函數圖形，且第二短側邊成連續三角形圖形時，則可形成彎曲稜柱狀，而其彎曲處自然形成彎曲之延伸曲面，而引證1之申請專利範圍第1項亦已界定其中第二短側邊之第二函數圖形之單一週期函數係為一對稱函數，因此亦揭示「其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成相同之水平寬度，且二相鄰彎曲稜柱單元係依相同之不規則彎曲路徑變化方式鄰接排列於在該基板之第一表面，如此各彎曲稜柱單元形成二該彎曲延伸曲面」之特徵。因此，引證1足以證明系爭專利申請專利範圍第4項擬制喪失新穎性。 (五)、引證3不能證明系爭專利申請專利範圍第1至15項不具新穎性，亦不能證明其第6、10、14項不具進步性： (１)、引證3所揭示光導之光輸出面表面具有之複數個迂迴進行細長稜鏡係由一段一段的稜柱單元所組成，僅揭示有彎曲之稜柱單元，並未揭示該彎曲之稜柱單元有至少一彎曲延伸曲面（見圖12及圖13）。引證3說明書第18頁第8至11行中僅界定上緣（或谷）在水平方向「迂迴進行」，並且定義「迂迴進行」即「左右移動，脫離單一的垂直平面」，但該定義並無明確揭露其為曲線彎曲或波浪型彎曲。因此，前述彎曲之稜柱單元實際上係由一段一段之稜柱單元之上緣在一水平空間中沿著每一稜鏡的長度L迂迴進行（即左右移動，脫離單一的垂直平面），谷亦可（見圖13及說明書第18頁第8至11行），但其所揭示者僅代表稜柱單元每一段左右移動接鄰排列而非成一直線，但並無明確揭露其可為曲線彎曲或波浪型彎曲，因此對於每一段稜鏡柱之面並未揭示有至少一彎曲延伸曲面之特徵，且並未揭示可形成系爭專利之波浪彎曲延伸曲面，即引證3尚未揭示系爭專利申請專利範圍第1項之「每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射」之特徵。故引證3尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。 (２)、系爭專利申請專利範圍第2至15項為第1項之附屬項，包含其獨立項所述之構成，並進一步為限制或附加，系爭專利獨立項既具新穎性，其附屬項自亦具新穎性。引證3既無法證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具新穎性，自亦無法證明其第2至15項附屬項不具新穎性。 (３)、系爭專利申請專利範圍第6、10、14項依序為第5項、第9 項、第13項之附屬項，其附加之共同特徵係在各彎曲稜柱單元之之二彎曲延伸曲面設有不規則的交錯凸設數個脊側，其中各側脊係形成相同之表面曲率變化程度。查如此不規則的交錯凸設數個脊側並未見於引證3中，引證3中亦未有任何教示或隱喻而顯能使該技術領域中具通常知識者可輕易完成該特徵。故引證3無法證明系爭專利申請專利範圍第6、10、14項不具進步性。 (六)、引證2之圖4結合引證3不能證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具進步性： (１)、系爭專利申請專利範圍第2項為第1項之附屬項，其除包括第1項所述特徵外，其附加之特徵為其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成實質相同之垂直高度。 (２)、引證3所揭示光導之光輸出面表面具有之複數個迂迴進行細長稜鏡係由一段一段的稜柱單元所組成，僅揭示有彎曲之稜柱單元，並未揭示該彎曲之稜柱單元有至少一彎曲延伸曲面（見圖12及圖13）。前述彎曲之稜柱單元實際上係由一段一段之稜柱單元之上緣在一水平空間中沿著每一稜鏡的長度L迂迴進行（即左右移動，脫離單一的垂直平面），谷亦可（見圖13及說明書第18頁第8至11行），但其所揭示者僅代表稜柱單元每一段左右移動接鄰排列而非成一直線，但對於每一段稜鏡柱之面則未揭示有至少一彎曲延伸曲面之特徵，且段與段之轉折係形成折角式彎曲，與系爭專利波浪彎曲並不相同，無法形成系爭專利之波浪彎曲延伸曲面，此與系爭專利申請專利範圍第1項之「每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射」明顯不同。引證2之圖4乃是典型習知之稜柱聚光片，完全未揭示系爭專利申請專利範圍第1項中「數個彎曲稜柱單元」及「每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射」之特徵。故結合引證2之圖4及引證3並無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。而系爭專利申請專利範圍第2項為第1項之附屬項，結合引證2之圖4及引證3尚無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，自亦無法證明其第2項不具進步性。 (七)、原處分及訴願決定對於系爭專利申請專利各項舉發成立之理由及所憑事證皆有具體論述，並無上訴人所稱理由有未明確等情事。 (八)、上訴人於訴願階段所舉之該公司刊印之「公開說明書」及「聚光片製造」CM-30聚光片產品型錄，僅能證明系爭專利為可供產業上利用之新型，惟尚難以該公開說明書及產品型錄執為系爭專利應具有新穎性及進步性之論據。 (九)、綜上所述，引證1足以證明系爭專利申請專利範圍第1、2 、4項擬制喪失新穎性；惟引證3不能證明系爭專利申請專利範圍第1至15項不具新穎性，亦不能證明系爭專利申請專利範圍第6、10、14項不具進步性，引證2之圖4結合引證3亦不能證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。雖原處分認引證3足以證明系爭專利申請專利範圍第1、3 至5、7至9、11至13、15項（原判決誤植為第1至15項）不具新穎性，亦足以證明系爭專利申請專利範圍第6、10、 14項附屬項不具進步性，且引證2之圖4與引證3之組合亦足以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性等部分尚有未合，惟其認引證1足以證明系爭專利申請專利範圍第1、2、4項擬制喪失新穎性部分則無不合，因被上訴人無從逕為部分請求項撤銷專利權，部分請求項保有專利權，則被上訴人以系爭專利有違92年專利法第95條之規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，理由雖有不同，惟結果並無二致，仍應予以維持；訴願決定維持原處分，即無不合等詞，為其判斷之基礎。六、本院查： (一)、按「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。」、「（第1項）凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。…（第4項）新型雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」及「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」分別為92年專利法第93條、第94條第1項第1款、第4項及第95條所明定。 (二)、原判決就：(1)系爭專利申請專利範圍第1項中之基板及數個彎曲稜柱單元既可為一體成型，且說明書中並無任何界定可說明「基底」有何特別的功能及特徵，因此上述引證1之「基底」即可視為系爭專利範圍第1項中之「基底」；且引證1所揭示之「函數曲線型透鏡光柵之光源調制裝置」，其說明書圖5為未變化前之示意圖，其中第一長側邊係呈現第一函數曲線圖形，第二短側邊係呈現第二函數曲線圖形，第二長側邊係呈現第三函數曲線圖形。說明書第11頁並說明第一至三函數曲線圖形之較佳實施例為一連續三角函數、一波浪函數圖形或一直線函數圖形，亦即藉由第一至第三函數曲線圖形之組合，引證1已經隱含27種可能的不同幾何形狀之透鏡光柵，而當第一長側邊成波浪函數圖形，且第二短側邊成連續三角形圖形時，則可形成如系爭專利申請專利範圍第1項之彎曲稜柱狀，而其彎曲處自然形成彎曲之延伸曲面，因此引證1足以證明系爭專利第1項擬制喪失新穎性。(2)引證1中，當第一長側邊成波浪函數圖形，且第二短側邊成連續三角形圖形時，則可形成彎曲稜柱狀，而其彎曲處自然形成彎曲之延伸曲面，而當第二長側邊呈現直線型函數圖形時，即形成系爭專利申請專利範圍第2項之彎曲稜柱聚光片，且其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成實質相同之垂直高度。因此引證1足以證明系爭專利申請專利範圍第2項擬制喪失新穎性。(3)引證1已經隱含27種可能的不同幾何形狀之透鏡光柵，而當第一長側邊成波浪函數圖形，且第二短側邊成連續三角形圖形時，則可形成彎曲稜柱狀，而其彎曲處自然形成彎曲之延伸曲面，而引證1之申請專利範圍第1項亦已界定其中第二短側邊之第二函數圖形之單一週期函數係為一對稱函數，因此亦揭示「其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成相同之水平寬度，且二相鄰彎曲稜柱單元係依相同之不規則彎曲路徑變化方式鄰接排列於在該基板之第一表面，如此各彎曲稜柱單元形成二該彎曲延伸曲面」之特徵。因此，引證1足以證明系爭專利申請專利範圍第4項擬制喪失新穎性。(4)引證3揭示之彎曲之稜柱單元實際上係由一段一段之稜柱單元之上緣在一水平空間中沿著每一稜鏡的長度L迂迴進行（即左右移動，脫離單一的垂直平面），谷亦可，但其所揭示者僅代表稜柱單元每一段左右移動接鄰排列而非成一直線，但並無明確揭露其可為曲線彎曲或波浪型彎曲，因此對於每一段稜鏡柱之面並未揭示有至少一彎曲延伸曲面之特徵，且並未揭示可形成系爭專利之波浪彎曲延伸曲面，即引證3尚未揭示系爭專利申請專利範圍第1項之「每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射」之特徵。故引證3尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。而系爭專利申請專利範圍第2至15項為第1項之附屬項，包含其獨立項所述之構成，並進一步為限制或附加，系爭專利獨立項既具新穎性，其附屬項自亦具新穎性。引證3既無法證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具新穎性，自亦無法證明其第2至15項附屬項不具新穎性。系爭專利申請專利範圍第6、10、14項所附加之共同特徵係在各彎曲稜柱單元之二彎曲延伸曲面設有不規則的交錯凸設數個側脊（其中各側脊係形成相同之表面曲率變化程度），而此特徵並未見於引證3中，引證3中亦未有任何教示或隱喻而顯能使該技術領域中具通常知識者可輕易完成該特徵。故引證3無法證明系爭專利申請專利範圍第6、10、14項不具進步性。(5)引證3所揭示者僅代表稜柱單元每一段左右移動接鄰排列而非成一直線，但對於每一段稜鏡柱之面則未揭示有至少一彎曲延伸曲面之特徵，且段與段之轉折係形成折角式彎曲，與系爭專利波浪彎曲並不相同，無法形成系爭專利之波浪彎曲延伸曲面，此與系爭專利申請專利範圍第1項之「每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射」明顯不同。引證2 之圖4乃是典型習知之稜柱聚光片，完全未揭示系爭專利申請專利範圍第1項中「數個彎曲稜柱單元」及「每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射」之特徵。故結合引證2之圖4及引證3並無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。而系爭專利申請專利範圍第2項為第1項之附屬項，結合引證2 之圖4及引證3尚無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，自亦無法證明其第2項不具進步性。綜上，引證1足以證明系爭專利申請專利範圍第1、2、4項擬制喪失新穎性；惟引證3不能證明系爭專利申請專利範圍第1至15項不具新穎性，亦不能證明系爭專利申請專利範圍第6、10、14項不具進步性，引證2之圖4結合引證3亦不能證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具進步性等情，業已論述綦詳，固非無見。 (三)、惟按92年專利法第71條第1項第3款及第108條分別規定：「專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：…三、依第64條第1項及第2項規定更正。」及「…第71條…，於新型專利準用之。」次按專利審查基準第5-1-27頁5.2.3.2規定：「新型專利要件之爭執，除無依職權撤銷外，其他適用之基準參照本章5.2.3.1『發明專利要件之爭執』。」第5-1-23頁 5.2.3.1規定：「由於發明之申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示；必要時，得有一項以上之附屬項（專利法施行細則第18條），舉發人若就所主張之請求項逐項敘明舉發理由時，應逐項審查。…若審查結果，僅有部分請求項違反舉發之理由或法條時，應通知專利權人進行更正，屆期未提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成立，撤銷其專利權。…」第5-1-45頁6.1規定：「…經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章4.3『更正』）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定『舉發不成立』；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定『舉發成立，應撤銷專利權』。…」第5-1-48至5-1-49頁6.4規定：「…(9)依專利法第22條第4項（新型第94條第4項、新式樣第110 條第4項）規定之涵義，申請專利之發明（新型或新式樣）是否具進步性之審查應以有新穎性為前提。申請專利之發明（新型或新式樣）有新穎性，固然不一定有進步性；但不具新穎性者，則無審查其進步性之必要。舉發人主張系爭專利不具新穎性、進步性之理由及法條，審定書中應先論究新穎性，如經審查系爭專利具有新穎性，應再審查是否具進步性，若已認定該專利不具新穎性，雖無再審究進步性之必要，但為避免行政救濟機關誤認專利專責機關漏未審酌當事人主張之事項，應於審定書敘明：『審查進步性之有無，係以具有新穎性為前提，系爭專利既不具新穎性，自無再審究進步性之必要，併予說明。』因此，審查時，勿以同一證據認定不具新穎性且不具進步性，或以『技術特徵完全相同（或實質上相同）』為不具進步性之理由。」本件觀諸原處分卷第112至142頁專利舉發申請書及附件一「被舉發案與舉發證據對照表」之記載，足見舉發人即參加人係就所主張之系爭專利請求項逐項敘明舉發理由，則依上揭專利審查基準第5-1-27頁5.2.3.2準用第 5-1-23頁5.2.3.1規定，即應逐項審查。復觀諸原處分、訴願決定及原判決均認引證1足以證明系爭專利申請專利範圍第1、2、4項擬制喪失新穎性，則依上揭專利審查基準第5-1-48頁規定，即無審查其進步性之必要。又原處分及訴願決定均認為引證3足以證明系爭專利申請專利範圍第1、3至5、7至9、11至13、15項不具新穎性，單以引證3無法證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，引證3足以證明系爭專利申請專利範圍第6、10、14項不具進步性，引證2之圖4與引證3之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性乙節，業經原判決認為尚有未合，亦即原判決認為引證3不能證明系爭專利申請專利範圍第1至15項不具新穎性，亦不能證明系爭專利申請專利範圍第6、10、14項不具進步性，引證2之圖4結合引證3亦不能證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具進步性。若原判決上開認定屬實，則依上揭專利審查基準第5-1-27頁5.2.3.2準用第5-1-23頁5.2.3.1規定，被上訴人即應逐項審查系爭專利申請專利範圍第3、5、7至9、11至13、15項是否具有進步性（引證1足以證明系爭專利申請專利範圍第1、2、4項擬制喪失新穎性，即無庸審查其是否具有進步性），惟被上訴人於審定時，因認各該項不具新穎性，而敘明「自無再審究進步性之必要」等語，即未審查各該項是否具有進步性，是否應由被上訴人行使第一次判斷權，且上訴人是否得依上揭92年專利法第71條第1項第3款、第108條及專利審查基準第5-1-45頁6.1規定，更正說明書或圖式。從而，原判決未審酌上開重要事項，即逕以被上訴人無從逕為部分請求項撤銷專利權，部分請求項保有專利權，被上訴人所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分之理由雖與原判決理由不同，惟結果並無二致等由，而駁回上訴人在第一審之訴，尚有未洽。 (四)、綜上所述，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，發回原審法院更行審理，為有理由，爰將原判決廢棄，發回原審法院另為適法之裁判。七、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　99　　年　　11　　月　　18　　日最高行政法院第四庭審判長法官　劉　鑫　楨法官　林　文　舟法官　吳　慧　娟法官　曹　瑞　卿法官　林　金　本以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　99　　年　　11　　月　　19　　日書記官　莊　俊　亨

最高行政法院(含改制前行政法院)99年度判字第1233號

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