臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)八十九年度訴字第一八五一號
關鍵資訊
- 裁判案由商標評定
- 案件類型行政
- 審判法院臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
- 裁判日期90 年 05 月 25 日
臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第一八五一號 原 告 左撇子實業有限公司 代 表 人 甲○○董事長 訴訟代理人 丁○○ 律師 被 告 經濟部智慧財產局 代 表 人 陳明邦（局長） 訴訟代理人 丙○○ 參 加 人 恆聚企業有限公司 代 表 人 乙○○○ 訴訟代理人 戊○○ 右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國八十九年八月二十五日經（八 九）訴字第00000000號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左： 主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事 實 事實概要：緣訴外人即原告之前手甲○○於民國（下同）七十六年八月二十一日以 「甲○○標章」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第四十類之各種 男女服裝童裝、套裝、背心、夾克、雨衣、毛衣、睡衣商品，申請註冊，經被告（ 八十八年一月二十六日改制前為中央標準局）准列為註冊第00000000號商 標（下稱系爭商標，見附圖一），專用期間自七十七年四月十六日起，至八十七年 四月十五日止，經於八十一年九月十八日移轉予原告，並於八十六年八月八日申請 延展註冊，指定使用於男女服裝、套裝、襯衫、大衣、外套、Ｔ恤、背心、毛衣、 褲裙、睡衣、夾克、運動裝、牛仔裝、牛仔褲、風衣商品，嗣參加人恆聚企業有限 公司以系爭商標之延展註冊，與其所有註冊第00000000號「恆聚企業有限 公司標章」（下稱據以評定商標，見附圖二），有欺罔公眾致公眾誤信之虞，違反 行為時商標法第三十七條第一項第十款之規定（八十二年十二月二十二日修正公布 ），申請評定，經被告審查結果，以八十九年五月二十三日中台評字第Ｈ0000 0000號經濟部智慧財產局商標評定書為系爭商標之延展註冊應為無效，其聯合 商標應一併撤銷之處分。原告不服，提起訴願，遭經濟部以八十九年八月二十五日 經（八九）00000000號訴願決定駁回。原告仍不服，遞向本院提起本件訴 訟。參加人並於九十年四月二十四日準備程序期日，當庭聲請獨立參加本件訴訟。 兩造聲明： ㈠原告聲明求為判決：訴願決定、原處分均撤銷，並命被告應為00000000 號甲○○商標評定申請不成立之處分。 ㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。 兩造之爭點： 系爭商標是否有襲用據以評定之商標，而違反延展註冊時商標法第三十七條第一項 第十款之規定？ ㈠原告主張之理由： ⒈緣原告之前手甲○○於七十六年八月二十一日以系爭商標，指定使用於當時商 標法施行細則第二十四條第四十類之各種男女服裝、童裝、套裝、背心等商品 ，申請註冊，經被告准列為第00000000號註冊商標，並於八十一年九 月十八日移轉予原告，原告復於八十六年八月八日申請延展註冊，指定使用於 男女服裝等商品。嗣參加人於八十一年九月二十五日以據以評定商標，指定使 用於與系爭商標同類之商品，並經被告審定公告，惟系爭商標與據以評定商標 相似，且使用於同一商品，被告關於「恆聚及圖」商標之審定顯有違當時商標 法第三十七條第一項第十二款「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊 商標者」，不得申請註冊之規定，原告遂依法提出異議，經被告撤銷據以評定 商標之審定，嗣參加人提起行政訴訟，終經行政法院以八十三年度判字第二○ 五八號判決駁回。而原告經此爭訟後，為保護系爭商標專用權不受恆聚公司或 他人侵害，遂於八十三年十月二十九日以「左撇子實業有限公司標章」商標與 據以評定商標相同之圖案，申請註冊為系爭商標之聯合商標，並經被告准列為 註冊第00000000號聯合商標。詎參加人明知據以評定商標與原告享有 專用權之系爭商標近似，據以評定商標已經原告註冊為系爭商標之聯合商標等 情，於八十六年十二月間仍販賣印有據以評定商標商品，經原告於八十七午二 月十六日訴請偵辦後，參加人之負責人邴鳴崗旋於八十七年三月十九日與原告 達成和解，俾免原告於刑事訴訟程序中對伊為不利指訴或爭執證據之真實性， 並圖以商標法第二十三條第二項前段免責規定卸免刑責。然參加人於獲判無罪 後，反竟憑恃判決內所載未經原告爭執之事實及證據，主張系爭商標係襲用伊 據以評定商標，申請評定系爭商標延展註冊無效，被告未詳察原委，遽依參加 人主張將系爭商標延展註冊評定為無效。 ⒉查原告於八十六年八月八日申請系爭商標延展註冊時，行為時商標法第三十七 條第一項第七款、第二十五條第二項第一款及同法施行細則第三十一條分別規 定「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊。」、「有第 三十七條第一項第一款至第八款情形之一者，不予核准延展註冊」、「本法第 三十七條第一項第十款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他 人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商 標或標章而使用於同一或類似商品為限。」。是被告評定系爭商標延展註冊為 無效，必先證明系爭商標係以不公平競爭為目的，抄襲據以評定商標申請註冊 ；而系爭商標有以「不公平競爭之目的」及「襲用『恆聚及圖』商標」等事實 ，更須有積極明確之證據，不得單憑據以評定商標之使用先於系爭商標，即臆 測系爭商標系以不公平競爭目的，抄襲據以評定商標作成，合先述明。第查本 件系爭商標係於七十六年八月二十一日申請註冊，而據以評定商標係於八十一 年九月二十五日始申請註冊。換言之，系爭商標於註冊前，據以評定商標尚未 註冊，且就參加人評定申請書所附伊與訴外人即香港裕初行交易之發票記載觀 之，參加人自六十六年至七十六年八月二十一日系爭商票註冊前，向裕初行進 貨數量分別為：六十六年十八件、六十七年二十八件、六十八年五十二件、六 十九年三十五件、七十年四十五件、七十一年五十七件、七十二年四十二件、 七十三年二十四件、七十四年三十八件、七十五年四十二件、七十六年八月二 十一日前無進貨。足徵參加人向裕初行所購衣物縱印有據以評定商標圖樣，亦 因未經註冊及極低之市場占有率，無從令原告知悉該商標之存在，從而原告之 前手甲○○又如何得據以抄襲之。被告徒以據以評定商標係參加人早於系爭商 標申請註冊前使用，即臆測系爭商標係抄襲據以評定商標而來，其認定事實自 非合法。 ⒊次查原告係於八十六年八月八日申請系爭商標延展註冊，行為時商標法第三十 七條第一項第七款「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。」不得申請 註冊之規定，係將七十二年一月二十六日修正公布之同法第六款「有欺罔公眾 或致公眾誤信之虞者，不得申請註冊。」之規定加予修正而來，此觀諸行政院 七十四年十月二日台七十四經字第一八○六八號函核定修正之商標有欺罔公眾 或使公眾誤信之虞審查基準第一條規定：「所謂有欺罔公眾之虞，係指以襲用 他人已在中華民國註冊並風著盛譽之商標，使用於性質相同或近似之商品，有 使人誤信其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買 之虞而言。」，並比對修正前後條文內容即明。而依上揭審查基準第三條規定 ：「本基準一所稱襲用，指使用與他人相同或近似之註冊商標。」，此項審查 基準為行政機關對於商標法所為之解釋，該基準對於行政機關內部自有自我拘 束之效力。準此，所謂「襲用他人商標」，顯係指襲用他人已經註冊登記之商 標而言。本件系爭商標於七十六年八月二十一日申請註冊，申請註冊時並無據 以評定商標之註冊，殊難謂系爭商標係抄襲據以評定商標而來，從而原處分及 訴願決定稱系爭商標有襲用他人商標情事等語，其適用法令顯有違誤。 ㈡被告主張之理由： ⒈按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊， 為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之 商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標 章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又 本款之適用應指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或 標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於 同一或類似商品為限，後為同法施行細則第三十一條所明定。而判斷兩商標近 似與否，應本客觀事實，依具有普通知識之一般商品購買者施以普通之注意， 有無引致混同誤認之虞以為斷。商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即 為近似之商標。查系爭商標圖樣上之圖案與參加人據以評定之商標圖樣，二者 均以簡單之數條墨色線條勾勒成外文字母Ｊ、Ｓ重疊或并置一旁之構圖，於異 時異地隔離觀察，外觀上難謂無使購買者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標 ，此經行政法院八十三年度判字第二○五八號判決書認定有案。又查參加人及 其負責人之夫邴鳴崗早於六十六年起即陸續透過香港商裕初行、耀克公司及英 商JOHN SMEDLEY品牌服飾之遠東總代理商亨豐行購買「JOHN SMEDLEY」品牌毛 衣，並要求毛衣商品上加繡系爭商標圖樣，此除早於系爭商標創設申請註冊日 七十六年八月二十一日，且自六十七、六十八年間分別批發或零售予台北、基 隆、宜蘭、中壢、南投、嘉義、彰化、新竹、花蓮、桃園、台南等縣市之服飾 店，復長期持續共同使用據以評定商標於服裝商品，乃參酌邴鳴崗與原告簽訂 之和解契約，自堪認定早於系爭商標申請註冊日之前，該據以評定商標有先使 用之事實，復未為原告所否認，是其所表彰商品之信譽亦難謂不為相關商品購 買者所知悉，凡此有關係人所檢附之基隆地方法院刑事判決書、基隆市成衣公 會及業者證明書訂購發票、進口報單、毛衣樣品照片及邴鳴崗與原告簽訂和解 契約等證據資料影本附卷可稽；從而原告以近似之圖形作為系爭商標圖樣申請 延展註冊，指定使用於相同或類似之各種男女服裝、套裝等商品，顯有襲用他 人先使用之商標，致相關商品購買人對其所表彰之商品來源或產製主體發生混 淆誤信之虞，揆諸上開說明，應有首揭法條規定之適用。⒉次查被告為「申請成立」處分所引據原告與邴鳴崗於八十七年三月十九日簽訂 之和解契約書，原告既已書面承認系爭商標為原告登記為聯合商標前即已開始 使用，在原告未能提出具體證據，證明其簽訂之行為係出於不自由之意思表示 ，該和解書內容自得資為本案審理之佐證，從而原告訴稱該和解書乃關係人為 卸免另案所涉刑責而簽訂，自不足採。至原告訴稱據以評定商標未經註冊及參 加人所舉進貨行銷數量不多，其市場占有率極低，無從令原告知悉據爭商標之 存在乙節，查系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十款設立之意旨，係 在建立正常之商標秩序，對非出於自創而抄襲他人已使用之標章申請註冊者， 如經舉出客觀具體事證，即有本款之適用。本件據以評定商標既經參加人舉證 說明其行銷使用在先，復未為原告否認之證據資料，是該商標所表彰商品之信 譽難謂於系爭商標申請註冊日前不為消費者及同業之原告所知悉，故系爭商標 之申請註冊應有首揭條款之適用。綜上論述，原處分洵無違誤。 ㈢、參加人未提出書狀為任何主張，但於準備程序到庭言詞主張：「參加人進口之數 量，不只卷附之發票所示之數，尚有其他之進口數量，因時間久遠已無保留憑證 」 理 由 甲、程序方面： 一、經查本件參加人係系爭商標案之申請評定人，本件撤銷訴訟之結果，參加人之權 利或法律上利益將受損害，玆經參加人於本院九十年四月二十四日準備程序中聲 請為本件被告之獨立參加人，於法並無不合，應予准許。 二、本院既已准參加人參加訴訟，參加人未於言詞辯論為參加，依行政訴訟法第四十 七條規定，本判決對其亦有效力，合先敍明。 乙、實體方面： 一、按商標圖樣「襲用他人商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為延 展註冊時（即八十二年十二月二十二日修正公布之）商標法第三十七條第一項第 十款所明定。訴外人即原告之前手甲○○於七十六年八月二十一日以「甲○○標 章」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第四十類之各種男女服裝 童裝、套裝、背心、夾克、雨衣、毛衣、睡衣商品，申請註冊，經被告准列為系 爭商標（見附圖一），專用期間自七十七年四月十六日起，至八十七年四月十五 日止，經於八十一年九月十八日移轉予原告，並於八十六年八月八日申請延展註 冊，指定使用於男女服裝、套裝、襯衫、大衣、外套、Ｔ恤、背心、毛衣、褲裙 、睡衣、夾克、運動裝、牛仔裝、牛仔褲、風衣商品，嗣參加人恆聚企業有限公 司以系爭商標之延展註冊，與其所有註冊據以評定商標，（見附圖二），有致公 眾誤信之虞，違反行為時商標法第三十七條第一項第十款之規定（八十二年十二 月二十二日修正公布），申請評定，經被告審查結果，為系爭商標之延展註冊應 為無效，其聯合商標應一併撤銷之處分，為兩造所不爭，並有系爭商標註冊變更 申請書、移轉註冊申請暨契約書、延展註冊申請書、參加人申請評定書、被告八 十九年五月二十三日中台評字第Ｈ00000000號商標評定書等件為證，堪 認為實。原告不服，循序提起本件行政訴訟，主張：其與邴鳴崗君間之和解契約 書乃係為減輕邴鳴崗所涉之刑事責任而作，不足以證明據以評定商標已有使用之 事實；據以評定商標圖樣，因未經註冊及極低之市場占有率，原告並不知悉該商 標之存在，原告之前手甲○○更無從據以抄襲；又所謂「襲用他人商標」，應係 指襲用他人已經註冊登記之商標而言，系爭商標於七十六年八月二十一日申請註 冊，申請註冊時並無據以評定商標之註冊，殊難謂系爭商標係抄襲據以評定商標 而來云云。惟查： （一）、所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標圖樣本身相同 或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產 銷主體而予購買之虞而言。而首揭法條之適用，指以不公平競爭之目的，非 出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者； 所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，為延展註冊時 （即八十二年十二月二十二日修正公布之）商標法施行細則第三十一條復定 有明文。原告主張：襲用他人商標，應係指襲用他人已經註冊登記之商標而 言云云，顯係誤解。 （二）、本件系爭商標圖樣上之設計圖，與據以評定商標之圖形，予人印象均係以簡 單之數條墨色線條勾勒成外文字母Ｊ、Ｓ重疊或并置一旁之圖案，對照比較 ，外觀上不無使人發生混同誤認之虞，應屬近似之商標，此亦有行政法院八 十三年度判字第二○五八號判決可資參照，先此敘明。（三）、復經本院向台灣基隆地方法院調閱該院八十七年易字第二七六號邴鳴崗違反 商標法刑事案全部卷宗審查，得心證如下：⑴參加人及其負責人邴鳴崗早於 民國六十六年起即陸續透過香港裕初行、耀克公司及英商JOHN SMEDLY品牌 服飾之遠東總代理亨豐行購買「JOHN SMEDLEY」品牌毛衣，並要求毛衣商品 上加繡據以評定商標之圖樣之事實，業據證人即裕初行負責人高玉貞、耀克 公司負責人藩毓勝及豐亨行負責人李卓分別於上開台灣基隆地方法院刑事案 中證述屬實，並有裕初行所開立之發票二紙、耀克公司所出具之發票二紙及 豐亨行所出具之證明書一紙附於上開刑事案卷可稽。⑵參加人負責人自香港 進口繡有據以評定商標圖樣之品牌毛衣，於六十七、八年間又陸續批發零售 與各服飾店等情，復據證人和泰百貨行負責人林張美女及立翔行負責人廖捷 清於上開刑事案中結證屬實，足見參加人及其負責人最遲約於六十七、八年 間即已使用並販賣繡有據以評定商標圖樣之毛衣，係早於系爭商標創設申請 註冊日（七十六年八月二十一日）之前。⑶原告與參加人之負責人於八十七 年三月十九日簽訂之和解契約書第一條之條款即承認據以評定商標圖樣為乙 方（參加人負責人）於甲方（原告）登記為聯合商標前即已開始使用，此亦 有和解書一紙附於上開刑事案卷可佐，益證參加人使用據以評定商標是在系 爭商標申請註冊之前無訛。至上開和解契約書既經訴願人簽章其上，並經律 師見證，原告又未能提出具體證據，證明其簽訂之行為係出於不自由之意思 表示，是該和解契約書之內容，自得資為本案審理之佐證；原告訴稱該和解 書乃參加人負責人為卸免另案所涉刑責而簽訂，自不足採。 （四）、至原告訴稱據以評定商標未經註冊及參加人所舉進貨行銷數量不多，其市場 占有率極低，無從令原告知悉據爭商標之存在乙節，查系爭商標註冊時商標 法第三十七條第一項第十款設立之意旨，係在建立正常之商標秩序，對非出 於自創而抄襲他人已使用之標章申請註冊者，如經舉出客觀具體事證，即有 本款之適用。本件據以評定商標既經參加人舉證及本院職權調查其行銷使用 在先，是該商標所表彰商品之信譽難謂於系爭商標申請註冊日前不為消費者 及同業之原告所知悉，故系爭商標之申請註冊應有首揭條款之適用。 （五）、從而，原告以近似之圖形作為系爭商標圖樣申請延展註冊，指定使用於相同 或類似之各種男女服裝、套裝、襯衫、大衣、外套、Ｔ恤、背心、毛衣、褲 裙、睡衣、夾克、運動裝、牛仔裝、牛仔褲、風衣商品，被告審查認有襲用 他人先使用之商標，而有致相關商品購買人對其所表彰之商品來源或產製主 體發生混淆誤信之虞，應有首揭法條規定之適用；又具聯合第七四七九○四 號「左撇子實業有限公司標章」商標因正商標被評定無效而失所附麗應一併 撤銷，被告據為本件系爭商標之延展註冊應為無效，其聯合商標應一併撤銷 之處分，並無不合。 二、綜上所述，原告所主張各點，均無可採。從而被告依首揭規定，以系爭商標有襲 用他人先使用之據以異議之商標，有致公眾混淆誤認之虞，而為評定成立之處分 ，經核並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告起訴請求撤銷訴願決定、 原處分，及請求命被告應為系爭商標申請評定申請不成立之處分，均難謂有理由 ，應予駁回。 據上論結，原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。 中 華 民 國 九十 年 五 月 二十五 日 臺 北 高 等 行 政 法 院 第 二 庭 審判長法 官 王立杰 法 官 黃本仁 法 官 劉介中 右為正本係照原本作成。 如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判 決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人 數附繕本）。 中 華 民 國 九十 年 五 月 二十八 日 書記官 黃明和
