八十九年度訴字第四○二○號｜行政：商標評定｜裁判日期：90 年 11 月 30 日

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　八十九年度訴字第四○二○號原　　　告　雙禾有限公司代　表　人　甲○○ 被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　陳明邦（局長）訴訟代理人　乙○○ 參　加　人　力達國際貿易有限公司代　表　人　許范紅英訴訟代理人　桂齊恆律師右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國八十九年十月二十六日經（八九）訴字第八九○八九○七六號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實壹、事實概要：緣案外人力台貿易有限公司（下稱力台公司）前於六十四年一月十三日以「優美及圖（墨色）」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十七條第三類之各種油漆、塗料商品，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第七六六七八號商標（下稱系爭商標，見附圖一），嗣申准移轉註冊予力福股份有限公司（下稱力福公司），再由該公司申准移轉註冊予藍手股份有限公司（下稱藍手公司），經延展註冊並將專用權移轉予參加人。原告於八十七年十月三日以系爭商標圖樣與據以評定 United Way of America組織的商標圖樣（以下簡稱ＵＷＡ圖，見附圖二），二者構成近似，有違延展註冊時商標法第三十七條第一項第七、十二款及第三十一條第一項第四款之規定，對之申請評定。案經被告審查，以八十九年五月二十六日中台評字第八八○三八一號商標評定書為「主張有違商標法第三十七條第一項第七款規定部份為申請不成立；有違商標法第三十七條第一項第十二款及第三十一條第一項第四款規定部份申請駁回」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。貳、兩造聲明： 原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。 被告聲明求為判決：原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。 參加人聲明求為判決：原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。叁、兩造之爭點：參加人註冊之系爭商標與據以評定之ＵＷＡ圖是否構成近似。又系爭商標如有侵害ＵＷＡ圖之著作權時，原告以第三人身分能否申請評定其註冊為無效。 原告主張之理由：㈠按商標專用權屆滿後之延展註冊，性質上係更新註冊，應適延展註冊時之法律，是延展註冊評定所適用之法律為延展註冊時之法律，復經行政院台六十七經字第一○二四四號函釋在案。系爭商標係於八十四年七月一日獲准第二次延展註冊，依延展註冊當時之商標法第三十七條第一項第七款規定，標章圖樣有「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊。該款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或服務標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者而言，惟是否「有致公眾誤信之虞者」，則以標章本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質或提供者而購買之虞，即有其適用，並不以被襲用之標章夙著盛譽及已註冊為必要（行政法院七十二年判字第三五○號判決、商標法施行細則第三十一條參照）。是以商標法第三十七條第一項第七款規範之意旨在保護消費者之利益，使消費者免於因受詐欺而誤購非消費者所認同商標之商品。㈡查原處分及原決定機關審查本案均以，系爭商標圖樣與據以評定ＵＷＡ圖，二者固屬構成近似，惟尚難據此認定該據以評定標章所表彰商品或服務之信譽於系爭商標延展之時已為國內一般消費者所熟知。從而系爭商標圖樣之延展註冊，指定使用於各種油漆、塗料商品，客觀上難謂有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞。綜觀審查理由，原處分及原決定機關作成上述之審定結論主要基於下列二項假設：在系爭商標延展註冊當時，⑴系爭商標圖樣僅為參加人專有專用，絕無其他人有使用與其相同或近似的商標圖樣。⑵ＵＷＡ圖與系爭商標之間無致公眾誤信之虞。從而，據此認定系爭商標之延展註冊不致有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞，而違反商標法第三十七條第一項第七款之規定。㈢然下述事證卻可完全推翻前揭基本假設，顯見原處分及原決定之繆誤： ⒈自八十一年二月十五日起至八十七年六月五日止之期間（即系爭商標延展註冊當時之前後約三年期間），於國內外市場至少有美國的「美國聯合之路」（United way of America）組織、我國的藍手興業有限公司、甲○○以及原告．．．等人同時在使用與系爭商標圖樣相同或類似的商標，且用於表彰油漆、塗料商品之上，足致使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞，茲就此進一步述明： ⑴查系爭商標於八十一年七月十八日由案外人藍手公司申請移轉商標專用權予參加人，惟其移轉註冊，因案外人藍手公司早於八十一年二月十五日經台北市政府建設局以建一字第○八○七○八號函為解散登記，於八十一年二月二十八日向台北市稅捐稽徵處士林分處辦理註銷稅籍，故商標主管機關以其移轉註冊有違當時商標法第三十三條一項第一款之規定，審定公告其移轉註冊無效，雖然於八十七年六月五日再遵照行政法院八十六年度判字第二九五八號判決，始准予將系爭商標移轉於參加人名下；又依訴願法之規定，參加人在訴願救濟期間商標主管機關得繼續執行處分之規定，綜此可知，系爭商標自八十一年二月十五日起至八十七年六月五日上之期間應屬無專用權狀態。且於前述期間在我國有如藍手興業有限公司、甲○○ 以及原告．．．等多人均同時在使用與系爭商標圖樣相同或類似的商標在油漆、塗料商品之表彰，如台北地方法院八十六年度自字第四五三號判決指出：「．．．藍手興業有限公司及甲○○明知自訴人享有前揭著作物之著作權，竟改作藍手圖、水滴圖為如附圖三、四之圖樣，並基於概括之犯意，自八十二年間起至八十六年四月間止，使用與力達公司產品相同之產品包裝上，在國內市場上銷售，致一般消費者，因外觀極為相似，產生混淆。」 ⑵且原告於八十四年七月一日獲商標主管機關核准註冊第六八二五七○號「 HGC及圖」商標在案（見附圖三），其被指定專用於商標法施行細則第四十九條第二類之「油漆、．．．防熱塗料、防水塗料歐．．．」等油漆塗料商品，該「HGC及圖」商標之商標圖樣與系爭商標圖樣構成近似，而原告已自八十四年起合法且廣泛地使用該「HGC及圖」商標圖樣至今，於油漆、塗料商品的市場上可謂已具一定信譽。 ⑶綜上可知，系爭商標處於無專用權狀態的期間，亦即自八十一年二月十五日起至八十七年六月五日止之期間，在我國的油漆、塗料商品市場上已有藍手興業有限公司、甲○○以及原告多人同時使用與系爭商標圖樣相同或類似的商標圖樣，此項事證自可推翻原審基本性假設；又據此亦得反證，系爭商標於延展當時（即八十四年七月一日期間），其商標圖樣確易肇致一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞，從而系爭商標延展註冊乃有致公眾誤信之虞，有違商標法第三十七條第一項第七款之規定，依法不得延展註冊。 ⒉至於ＵＷＡ圖與系爭商標相同已如前述說明，雖ＵＷＡ圖主要使用於公益事業而聞名於國內外，與系爭商標表彰於營利目的之油漆商品，在使用性質上與交易對象上不同，惟是否就此即得認定二造之間無致一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞，或系爭商標非基於不公平競爭之目的而抄襲ＵＷＡ圖，顯待詳酌。事實上依當今社會現象而言，一般人對於公益事業或單位大多抱持著肯定與支持的態度，當然也對其公益事業的代表標誌深具信賴，基於這種對愛心或公益服務的敬意與絕對的信任，足已打破該標誌原先所表彰的服務或商品之區隔藩籬，故常見只要任何商品或服務冠上愛心或公益事業的標誌之後，即可輕易獲取一般消費者的支持與信賴，進而完成商品販售，如有他人基於不公平競爭之目的，使用知名公益事業的代表標章於所販售的商品上，刻意誤導一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆而誤信，必可立收迅速、輕易完成交易之效用。系爭商標之使用係以不公平競爭、為圖謀商業暴利之目的，而抄襲他人已使用之商標申請註冊，已達致公眾誤信之虞的，而原處分及原決定機關以ＵＷＡ圖與系爭商標二造使用表彰之商品性質不同、服務銷售對象不同，彼此無競爭關係可言，即遽予認定系爭商標非出於不公平競爭之目的而抄襲ＵＷＡ圖申請註冊，且無致公眾誤信之虞之情事，卻忽略知名公益事業的標章易獲公眾信賴、破除服務或商品之區隔藩籬之特性，未加審酌系爭商標使用完全相同的商標圖樣是否有致公眾誤信之虞，顯失於武斷，難為公允。㈣又「商標侵害他人之著作權．．．經判決確定者」應撤銷商標專用權，為商標法第三十一條第一項第四款所明定，以及「．．．有第一項第四款情事者，於其侵害原因消滅前，不得以同一圖樣申請註冊。」亦為同法第三十一條第五項後段之規定。經查依照台灣高等法院八十七年度上易字第九○三號判決書理由第九項及附圖載明指出，系爭商標圖樣乃抄襲自美商之註冊商標；因此系爭商標侵害美商註冊商標圖樣之著作權且經台灣高等法院判決確定，有違商標法第三十一條第一項第四款之規定，應撤銷系爭商標專用權，且據同法第三十一條第五項後段之規定，系爭商標侵害美商註冊商標圖樣著作權之事實至今仍具在，侵害原因並未消減，依法應不得以同一圖樣申請（延展）註冊，其誤准而註冊者亦即應予撤銷。又商標法第三十一條第一項第四款之主張，固經指摘不適評定程序，應循撤銷程序另為主張，惟系爭商標違反同法第三十一條第五項之部分得適用評定程序（參閱商標法第五十二條第一項），基於訴訟經濟原則，該同案違法事實，主管機關即應本於職權加以處理，以彰正義。㈤再者，原處分指原告對於系爭商標八十一年移轉商標專用權時，關係人藍手公司已廢止營業尚有疑義乙節，已依行政法院八十六年度判字第二九五八號准予移轉註冊在案，不得審究；惟查該等情節關係系爭商標專用權之合法存廢至鉅，實不宜不加審究，且被告機關完全忽略原告於商標評定申請所提之新事證及合理懷疑之理由，實難謂公允。㈥⒈按系爭商標之原專用權人藍手公司於八十一年二月十五日經台北市建設局以建一字第○八○七○八號函為解散登記，同年月二十八日向台北市稅捐稽徵處辦理註銷稅籍，同年三月一日經台北市政府建設局核准註銷公司營利登記，同年六月十三日向財政部台北市國稅局辦理停業申報手續，事實已停止營業，且無再有營業行為，也符合當時商標法第三十三條第一款「商標專用權人，廢止營業者」商標專用權當然消滅之規定及同法施行細則第十九條「．．．商標專用權因讓與或其他事由而移轉註冊者，除應證明無本法第三十三條第一款規定之情事外，並應附送與其營業一併移轉證明文件．．．」。而被告卻於八十一年七月十八日受理系爭商標申請移轉手續時，未慎重處理，經被告於八十一年十一月二十七日核准系爭商標之原專用權人藍手股份有限公司讓與參加人移轉註冊，屬被告第一次違誤。 ⒉另原告因其他案件「BLUE HAND」商標，遭參加人提起異議及評定案，原告於查證過程中才發現系爭商標於移轉前就有違法事證，於八十四年三月六日向被告提出撿舉撤銷書函。藍手公司為保有不法利益及用以混淆視聽之目的，才趕緊於八十四年四月六日向台北地方法院士林分院呈報清算呈序。此一法院聲請日，距解散登記日是三年多（解散公司之清算，清算人應於六個月內完結清算，為公司法第八十七條第三項所明定）。而被告審查十四個月多始於八十五年五月二十日以（八五）標商八九○字第九○七八六九號簡便行文表指出，系爭商標係於八十一年十一月二十七日移轉於參加人，惟其前手藍手股份有限公司於八十一年二月五日解散登記，當時商標法第三十三條第一款規定及經濟部七十四年經七十四商三六一一○號函釋，其前手已廢止營業，本件商標專用權當然消滅，已無撤銷之必要。嗣經參加人進行行政救濟獲八十六年度判字第二九五八號判決，被告於八十七年十月十六日公告另為移轉註冊。此段過程中原告曾經請求被告將藍手股份有限公從解散登記、撤銷稅籍、註銷營利事業登記、辦理結算手續等證據呈報給行政法院審查的法官而不被接受。被告執意只以藍手公司解散登記作為系爭商標當然消滅為唯一證據，避重就輕（此有八十四年三月六日撿舉撤銷書及八十五年四月二十三日補呈撿舉撤銷書為證），有意湮飾其他有關藍手公司停止營業等違法證據，以達使參加人得到有利之判決。可見被告承辦人在處理移轉過程實在太草率，重複一再違誤，更無依照法條意旨處理，更不容原告申請論究，有失公平正義原則。㈦⒈據以評定之標章早於西元一九七二年起於美國商標公報一○○類，第四二八、四六○號，及其他如國際分類第六、八、九、十一、十六、十八、二十、二十一、二十四、．．．等十數個類別中都有註冊；註冊人為 United Way America 「國內也有申請註冊」，該公司已創立一百多年歷史，在美國有二千個以上分支機構，國內亦有，可謂美國家喻戶曉的知名組織，該組織在世界各地都有分部機構或合作夥伴，因此該組織及其用來表彰該組織的標章圖樣，俱已達夙著盛譽之商標，又該註冊商標更擁有合法之著作權，美國並與我國互有保護協定，本應受保護範圍，自無庸置疑。動態部份有美國企業識別設計─洛杉磯篇第一三三頁，小豆芽出版社第十九本，及另本國人出入美國境內頻繁，難謂無使公眾混淆誤認之虞。 ⒉按參加人於八十年十二月十日自行刊登在「經濟日報」專業分類版載明，參加人引進美國藍手Ｕ．Ｃ．Ｃ耐熱型塗料，此項已證明美國有藍手Ｕ．Ｃ．Ｃ耐熱型塗料。又於八十年八月三日刊載在經濟日報，載明參加人引進壓克力鏡面金油。另有系爭商標之前手藍手公司亦於七十八年九月二十日刊載在經濟日報，載明藍手進口防分色分散劑。又藍手公司是美國藍手塗料總代理，以及參加人提自訴案件時所呈附之證據油漆桶之圖形之下方有非常明顯標示是「UNION Chemical Corp」（翻譯為：聯合化學公司）由此可見該油漆桶包裝上使用之商標圖樣及標示文字均是美國「UNION Chemical Corp」成品包裝（美國藍手塗料），又側面標示「總代理：力達國際貿易有限公司」乙詞在行銷通路上多指代理商，經商號授權而有地區之經營權而言，事業稱具有「總代理」之身份或資格時，依一般公眾認知，即事業所銷售之產品應屬他人產製，而非事業自行產製之產品（最高法院七十三年度臺上字第二五三八號判決要點參照）。另有進口計費單、進口貨物各項繳納證、輸入許可證、外貨進口報單、車資收據、進口結匯計算表。以上可證明參加人及其前手均由美國進口油漆成品。 ⒊參加人持剽竊美商註冊商標之圖樣，先向原經濟部中央標準局申請系爭商標註冊，再以剽竊美商註冊商標之圖形，向內政部著作權委員會登記系爭商標圖樣之著作權，再持此不法取得之著作權圖形，欲占為己有提起興訟，為期獨霸市場，霸權心態，無所不用其極。幸經台灣高等法院八十七年度上易字第九○三號判決書判定：參加人系爭商標著作權之圖形係由許范紅英抄襲自美商之註冊商標，因而不受保護。之後內政部裁定參加人系爭商標圖樣之著作權，「登記虛偽」應撤銷登記。㈧綜上所述，系爭商標違反商標法第三十三條第一款商標專用權當然消滅之規定、同法施行細則第十九條及經濟部七十四年八月二十日以經（七四）商三六一一○號函釋：一、依商業登記法為歇業或撤銷之登記者。二、依公司法為解散登記者或撤銷登記者。三、依所得稅法為營利事業稅籍註銷者，即商標法第三十三條所稱廢止營業。等等違法事證俱明，又原告所新提出之新證據，與原判決之證據及事實截然不同，符合訴訟法之規定，得以重審，請依法重審判決。參加人剽竊美商註冊商標之圖樣係經台灣高等法院八十七年度上易字第九○三號判決判定，又有由美國進口油漆成品之事實，及總代理販賣美國進口油漆成品之事實，難謂無使公眾混淆誤認之虞，原處分及原決定顯有違誤，請判決如原告訴之聲明云云。 被告主張之理由：㈠按商標評定案件適用註冊時之規定，但其申請或提請評定之程序適用評決時之規定，為商標法施行細則第四十條第二款規定。又註冊已滿十年之商標，違反第二十五條第二項第一款規定者，利害關係人或商標審查員得申請或提起評定其註冊為無效。暨商標專用期間申請延展註冊，有商標法第三十七條第一項第一款至第八款情形之一者，不予核准，為商標法第五十二條第三項及第二十五條第二項第一款所明定。系爭商標係於六十四年七月一日獲准註冊，業於八十四年七月一日第二次延展註冊，是該商標延展註冊之評定，其程序部分應適用新法，實體部分核應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法，合先敘明。㈡次按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為系爭商標延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又查本款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。原告主張於系爭商標六十四年一月十三日申請註冊前，該商標圖樣早為美國的「美國聯合之路」（United Way of America）組織所創用多年，並廣泛使用而達夙著盛譽境地，系爭商標非出於自創而抄襲美國ＵＷＡ圖，易使人誤認其所表彰之商品或服務性質、品質或提供者而購買，有首揭法條之適用云云；查系爭商標圖樣與據以評定ＵＷＡ圖（詳如評定申請書附件七、八、九），二者固屬構成近似。惟觀諸原告所檢送之證據資料，附件七美國商標公報、附件九美國商標檢索報告資料，僅為靜態權利之取得，附件八美國 United Way of America組織網站簡介資料，固可知該組織為一公益慈善性服務組織，其分支機構主要分部於美國等，惟其他附件資料則與據以評定ＵＷＡ圖之使用無關，尚難據此認定該據以評定標章所表彰商品或服務之信譽於本件商標延展註冊時已為國內一般消費者所熟知。從而參加人以系爭商標延展註冊，指定使用於各種油漆、塗料商品，客觀上難謂有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞，應無首揭法條規定之適用。㈢末按註冊已滿十年之商標，違反第二十五條第二項第一款規定者，利害關係人或商標審查員得申請或提起評定其註冊為無效。暨商標專用期間申請延展註冊，有商標法第三十七條第一項第一款至第八款情形之一者，不予核准，為現行商標法第五十二條第三項及第二十五條第二項第一款所明定。是經延展註冊之商標得申請評定無效之事項以商標法第二十五條第二項第一款所列舉者為限。系爭商標業於八十四年七月一日第二次延展註冊，則原告主張系爭商標有違商標法第三十七條第一項第十二款及第三十一條第五項之規定，不在前揭法條規定得由利害關係人申請評定之列，而主張系爭商標有違商標法第三十一條第一項第四款之規定，非屬申請評定無效之範疇，原告自不得對之申請評定，所請應予駁回。至原告主張系爭商標於八十一年二月十五日起至八十七年六月五日間處於無專用權之狀態，在此期間我國油漆、塗料商品市場上已有多人同時使用與系爭商標相同或類似之商標圖樣等節，經查系爭商標業經行政法院八十六年度判字第二九五八號判決其專用權存在，被告並據以核准移轉註冊在案，並無原告主張專用權曾不存在之狀態，又於市場上縱有他人同時使用與系爭商標相同或類似之商標，並不影響本案之認定，併予敘明。㈣綜上論述，被告所為原處分洵無違誤，請判決駁回原告之訴等語。 參加人主張之理由：㈠按「商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊」，為系爭商標延展註冊時之商標法第三十七條第一項第七款之規定，惟此一條款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者而言。查原告以系爭商標之圖形為「美國聯合之路」組織所創用，主張系爭商標違反首揭條款之規定，惟由其檢送之證據，充其量僅可見美商之標章創用時間略早於系爭商標，及其在美國有獲准註冊之情形，然並無法證明該標章曾出現我國交易市場中，或其已為我國一般消費者所知悉，則如何認定系爭商標之申請註冊有使人與該美商產生連想進而發生混淆誤認之情事？原告既未能證明據以評定之美商標章於系爭商標六十四年一月十三日申請註冊之前已廣泛使用而為我國一般消費者所熟知，則縱使該美商係從事公益事業，亦無法在我國一般消費者心中取得絲毫支持與信賴，自無從對系爭商標所表彰之商品來源發生混淆誤認之情事，要無首揭條款之適用。尤其，前揭美商既為從事公益事業之組織，與參加人所從事之油漆、塗料商品，性質迥然有別，於市場中實無存在競爭之情形，況參加人亦從未參與該美商之任何活動，自無抄襲之可言，遑論系爭商標註冊已逾二十年，其圖形部分亦為註冊第一一五六八二、四○○五六六號「藍手及圖」聯合商標之圖形，參加人前手以此一圖形表彰所產製之油漆、塗料商品，早已為同業及一般消費者所知悉，此有日期甚早之報紙廣告、促銷宣傳信函、價目表、詢價報價單、訂貨合約書、廣告播出帶製作證明及部分商品型錄、客戶工程承攬合約、施工照片、全省中盤商一覽表等資料足以為證，原告以一從未在我國使用之美商標章，即主張系爭商標之延展註冊違反首揭條款之規定，可見其理由之主觀牽強，要不足採信，此徵諸二則行政法院判決意旨益明： ⒈行政法院八十五年判字第一二九二號判決揭示：「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，固不以所襲用者為著名商標或標章為要件，但須被襲用之商標為註冊地之一般消費者所熟知，始有使公眾發生混淆誤認之虞，．．．關係人既未提出廣告資料或於各國銷售量，被告遽認該商標已因旅遊或廣告原因而為國內一般消費者所熟知，要嫌率斷。綜上所述，被告未詳查原告是否以不公平競爭為目的而抄襲關係人商標及關係人之商標如何已達國內一般消費者熟知程度，即謂系爭原告商標有商標法第三十七條第七款情形，．．尚有未洽」。 ⒉行政法院八十四年判字第二四七七號判決揭示：「惟就原告所檢附之各項證據資料觀之，．．．均不足證明其具有相當知名度，．．．惟原告係提供有關商標、專利、著作權、正字標記之申請、．．．，服務之對象多係相關之需要者，．．．而系爭商標指定使用於雷達、天線、碟形天線．．．之商品，亦即一為服務，一為商品，性質上有明顯之差異，．．．難謂有致公眾誤信之虞，無商標法第三十七條第一項第七款之適用」。㈡第查，原告主張系爭商標自八十一年二月十五日至八十七年六月五日間屬無專用權狀態，於該段時間國內外市場至少有「美國聯合之路」組織、我國的藍手興業有限公司（即原告關係企業）、甲○○及原告．．．等人同時使用與系爭商標相同或類似之商標，且用於表彰油漆、塗料商品上，因而主張系爭商標之延展註冊有致一般消費者對其表彰之商品來源發生混淆誤認之虞，然而此等主張純屬無的放矢，與事實全然不符，蓋姑且不論前揭美商根本未從事於油漆、塗料商品，且系爭商標自六十四年取得專用權以來，歷經二次延展註冊，持續迄今日仍屬有效存在，並無原告所稱自八十一年二月十五日至八十七年六月五日間屬無專用權狀態之情形，至原告與參加人於上述期間雖曾就系爭商標之專用權消滅及移轉有效與否滋生爭議，然已經行政法院八十六年度判字第二九五八號判決系爭商標之專用權存在，被告並據以核准移轉註冊，顯見原告藉當時雙方爭議期間，與其關係企業擅自使用相同或近似於系爭商標之圖樣於同一之油漆、塗料商品，已屬侵害系爭商標專用權之行為，如何反於今日以其投機取巧之使用，即認系爭商標之延展註冊有致公眾混淆誤認之情事？如此顛倒是非之說詞，益見其主張之不可採信。㈢再者，原告另據商標法第三十一條第一項第四款規定，對系爭商標申請評定，惟此一條款係規範註冊商標專用權應予撤銷之事由，屬商標撤銷申請之範疇，並非商標評定程序所得審究，況此一條款係規定：「商標侵害他人之著作權、新式樣專利權或其他權利，經判決確定者，商標主管機關應依職權或據利害關係人申請撤銷商標專用權」。然原告所檢附之內政部台（八七）內著字第八七 ○五八九號函，並非法院之判決，自不符合法條之構成要件，而臺灣高等法院八十七年度上易字第九○三號刑事判決，則係認定案外人「藍手興業有限公司」並無違反著作權法、商標法及公平交易法等，與系爭商標有無侵害他人著作權亦無關，則系爭商標何有違反前揭條款之規定？此證諸該「藍手興業有限公司」另案以相同證據及理由對系爭商標提出檢舉撤銷，已經被告（八八）慧商 ○八○○字第八八七○一七六六五號書函認定並無商標法第三十一條第一項第四款之適用即明，則無論就程序上之不合法或實體上之未符法條構成要件，原告此一部份之主張絲毫不能成立。至於原告另行主張系爭商標違反前揭法條第五項之規定，此不惟於最初評定申請時並未加以主張，且系爭商標既未經法院判決有侵害他人之著作權，其申請延展註冊亦非屬以侵權商標重新申請註冊之程序，又何有違反此項規定之可言？顯然此又係原告之任意主張，要不足取。㈣末查，原告指稱系爭商標八十一年移轉專用權時，關係人是否已廢止營業尚有疑義乙節，既已經行政法院八十六年度判字第二九五八號判決認定在案，原告於本案再加爭執，實與案情無關，應無庸加以審酌；至原告於訴願階段主張參加人實際使用系爭商標於商品時，標示美國藍手塗料及總代理字樣，此亦為參加人產品標示是否妥當之問題（按，參加人之標示主要係表達代理美商「 Trancoa chemical corporation」之未加工原料及配方之意，並非代理產品本身），與系爭商標之延展註冊有無襲用他人之商標而造成不公平競爭之情事無涉，原告主張之理由，自不足採信。㈤綜上論陳，原告雖主張系爭商標與美商之標章構成近似，有違修正前商標法第三十七條第一項第七款之規定，惟原告自始至今並未檢送該美商標章在我國已廣泛使用宣傳之證據，則如何認定其已為我國一般消費者所知悉之知名公益標章？而既未知名，又何能斷言系爭商標之延展註冊有致公眾混淆誤信之情事？顯然原告徒憑空口白話，即欲干涉已使用二十餘年、在國內油漆、塗料市場已佔有一席之地之系爭商標申請延展註冊，絲毫不能成立。尤其，原告另行主張系爭商標違反商標法第三十一條第一項第四款及第五項之規定，不惟前一條款應於商標撤銷程序進行主張，且依其檢附之二項證據，均非系爭商標侵害他人著作權之確定判決，自與法條之構成要件未合；遑論系爭商標自六十四年獲准註冊迄今，專用權從未間斷，原告徒執己見，妄自主張系爭商標於延展註冊時有致公眾混淆誤信之情事，實係顛倒是非，不足採信，請判決駁回原告之訴等語。理由壹、按商標延展註冊評定所應適用之法律為延展註冊時之法律，行政院台六十七經字第一○二四四號函釋有案。本件被評定之註冊第七六六七八號商標係於八十四年七月一日第二次延展註冊，對該商標之評定，依上開說明，自應以第二次延展註冊時之商標法為評定準據法。次按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，固為系爭商標延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款所明定。惟其適用，係指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者而言，同法施行細則第三十一條規定甚明。貳、本件系爭註冊第七六六七八號「優美及圖（墨色）」商標，其圖樣係由中文「優美」及一單手捧著數條半圓弧狀內嵌置外文Ｕ．Ｃ．Ｃ之圖形所組成。專用權存續期間，原告以該系爭商標圖樣早為美國之「美國聯合之路」（United Way of America）組織創用多年，並廣泛使用而達夙富盛譽的境地，系爭商標有違商標法第三十七條第一項第七款之規定；又系爭商標圖樣，與伊據以評定之註冊第六八二五七○號「HGC及圖」商標圖樣構成近似，有違商標法第三十七條第一項第十二款規定及系爭商標圖樣中之「藍手圖」抄襲他人著作，已經台灣高等法院八十七年度上易字第九○三號判決及內政部台（八七）內著字第八七○五八九號函為撤銷著作權登記之處分確定在案，有違商標法第三十一條第一項第四款之規定云云，對之申請評定。案經被告機關評決，為「主張有違商標法第三十七條第一項第七款規定部份為申請不成立；有違商標法第三十七條第一項第十二款及第三十一條第一項第四款規定部份申請駁回」之處分。叁、經查系爭商標圖樣與據以評定美商之未註冊服務標章固有類似之圖形，惟從原告評定時檢附之附件七、八、九等證據，固然可知據以評定服務標章係美國公益慈善性組織「美國聯合之路」（United Way of America）創用於對社會服務組織提供財務、規劃和監督扶助等促進服務上，但對於該據以評定服務標章究否在系爭商標延展註冊前已廣為國內相關大眾或事業所熟知，則未據原告提出任何具體事證資以證明。從而據以評定商標之使用既乏證據可資證明已為系爭商標延展註冊時國內相關消費者或事業所熟知，依前開說明，已無從認定相關消費大眾或事業有誤認系爭商標所表彰商品之來源或產製主體為該據以評定商標主體而產生混淆誤信之虞；況據以評定服務標章係使用於公益團體服務上，與參加人基於營利目的將系爭商標指定使用於油漆等商品性質迥然有別，不僅服務銷售對象不同，復有服務區域或銷售市場內外國境的區隔，彼此無所謂競爭關係可言，自亦難謂有以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞之情事，原處分認無首揭法條規定之適用，經核尚無不合；被告機關就此部份評決申請不成立，洵無違誤，應予維持。又經延展註冊之商標得由利害關係人申請評定無效之事項以商標法第二十五條第二項第一款所列舉者為限。系爭商標業經被告機關於八十四年七月一日核准第二次延展註冊，已見前述，而原告主張系爭商標有違延展註冊時商標法第三十七條第一項第十二款規定，不在前揭利害關係人法定申請評定事由之列，自應駁回；另商標圖樣侵害他人著作權經判決確定者，應循撤銷程序進行主張，並不適用評定程序，故主張系爭商標有違同法第三十一條第一項第四款規定，亦無從受理評決。原告謂依商標法第五十二條第一項規定，苟違反同法第三十一條第五項之規定者，利害關係人亦得申請商標主管機關評定其註冊為無效一節，查商標法第三十一條第一項第四款規定，商標註冊後有侵害他人之著作權、新式樣專利權或其他權利，經判決確定者，商標主管機關應依職權或據利害關係人申請撤銷商標專用權。同條第五項規定，商標專用權人有上開第一項第四款情事者，於其侵害原因消滅前，不得以同一圖樣申請註冊。而同法第五十二條第一項則係規定，商標之註冊違反第三十一條第五項之規定者，利害關係人得申請主管機關評定其註冊為無效。綜上規定可知，商標註冊後有侵害他人之著作權、新式樣專利權或其他權利，經判決確定者，利害關係人得依商標法第三十一條第一項第四款規定，申請商標主管機關撤銷商標專用權；同條第五項規定，經撤銷之商標，在其侵害原因未消滅前，不得申請註冊；如有違反，同法第五十一條第一項規定，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效；亦即係經撤銷之商標，在其侵害原因未消滅前，違反商標法第三十一條第五項之規定申請註冊者，利害關係人始得申請評定其註冊為無效，原告謂商標註冊後有侵害他人之著作權者，利害關係人亦得申請商標主管機關評定其註冊為無效，顯屬誤解法律，而況，參加人縱有侵害他人之著作權情事亦係侵害美國「美國聯合之路」（United Way of America）之著作權，並非侵害原告之著作權，原告亦無權申請評定參加人申請延展註冊之系爭商標為無效。末查原告主張系爭商標原係案外人力台公司申請註冊後移轉予力福公司，再移轉予藍手公司，及由藍手公司移轉予參加人力達公司，惟藍手公司於八十一年二月十五日解散登記，被告遂以其移轉註冊有違當時商標法第三十三條第一項第一款之規定，審定其移轉註冊無效，至八十七年六月五日，因行政法院判決撤銷其審定確定後，始准將系爭商標移轉註冊予參加人力達公司，在此期間，國內油漆、塗料商品市場已有原告及案外人藍手興業有限公司公司、甲○○同時使用與系爭商標相同或近似之圖樣，被告則准參加人力達公司延展註冊，實有違商標法第三十七條第一項第七款之規定一節，查參加人力達公司由案外人藍手公司移轉而來之系爭商標，既經行政法院判決確定其移轉為有效，被告並已依照該判決，准其辦理移轉註冊，則其移轉自屬回溯自始有效，系爭商標之註冊既較原告之商標註冊在先，原告自不能以註冊在後之商標申請評定參加人力達公司之系爭商標之註冊無效。原處分因予駁回原告之申請並無不法，訴願決定予以維持，亦稱妥適，原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　　九十　　　年　　　十一　　　月　　三十　　日臺北高等行政法院第一庭審判長法官　鄭忠仁法　官　楊莉莉法　官　林金本右為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　　九十　　　年　　十一　　　　月　　　三十　　　日書記官簡信滇

臺北高等行政法院高等庭(含改制前臺北高等行政法院)八十九年度訴字第四○二○號

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