臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十年度訴字第四七九一號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十年度訴字第四七九一號

原　　　告

東瑩交通工業有限公司

代　表　人

甲○○董事長

訴訟代理人

陳文郎律師

複代　理人

洪燕媺律師

訴訟代理人

劉法正律師

被　　　告

經濟部智慧財產局

代　表　人

陳明邦（局長）

訴訟代理人

丁○○

丙○○

參　加　人

益萊工業股份有限公司

代　表　人

乙○○董事長

訴訟代理人

戊○○

右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十年五月十四日經（九○）

訴字第○九○○六三一○○二○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：參加人益萊工業股份有限公司於民國八十三年八月二十九日以「a &device」商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條商品及服務分類表第六類之「金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈」等商品，向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告准列為註冊第七○二二六二號商標，嗣原告以該註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第八款及第十款之規定，對之申請評定，經被告審查，以八十九年九月二日中台評字第八八七一九七號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院於九十一年五月十四日開庭行準備程序，經原、被告陳述意見後，並據參加人具狀聲請參加訴訟，認有使參加人獨立參加訴訟之必要，爰裁定准許參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⑴請求撤銷原處分及訴願決定。

⑵被告應作成第七○二二六二號「a & device」商標註冊為無效之處分。

⑶訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：如主文所示。

三、兩造之爭點：參加人所註冊第七○二二六二號「a & device」商標（如附圖），是否違反註冊時商標法第三十七條第一項第八款及第十款之規定？

㈠原告主張：

⒈按商標圖樣相同或近似於同一商品習慣上通用之標章者，及凡文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者，不得申請註冊，此為系爭商標註冊時商標法（八十二年十二月二十二日修正公布）第三十七條第一項第八款與第十款所明定。此二條款之立法意旨均維護同業間公平競爭之商標秩序，避免原應為廠商所共同使用之圖樣，因特定人取得商標專用權而排除他人使用而失公允。所謂「習慣上所通用之標章」，係指該標章在事實上已為製造者或經銷同一商品者反覆使用並為社會觀念所公認者；「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依一般社會通念，係指商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯而言，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要，此於最高行政法院歷來之判決（六十九年度判字第五七四號、七十三年度判字第六八二、八二九號判決）中均有明示。

⒉系爭第七○二二六二號「a & device」商標違反商標法第三十七條第一項第八款與第十款之規定：

⑴系爭「a & device」商標應適用商標法第三十七條第一項第八款規定之事由：

①「 」（下稱「a」標誌）係歐洲經濟同盟（European EconomicCommunity，EEC，下稱歐盟）與國內含石綿成分商品之「習慣上通用標章」：Ａ、歐盟：系爭「a & device」商標之圖樣「a」標誌，係歐盟法律規定之石綿警告標誌，在歐盟係一習慣上通用之標章，歐盟委員會（TheCouncil of the European Community）第83/478/EEC號法律規定，在歐盟國家使用、行銷含有石綿成分（asbestos）之產品，均須貼印「a」標誌石綿警告標誌，故此標誌對歐盟各國而言，係任何含石綿成分之商品在習慣上通用之標章，原告於評定申請書與訴願書均提呈該條法文之中文翻譯證明書，被告與訴願決定機關亦不否認。因此，本國廠商欲將任何含有石綿之產品輸出至歐盟國家，均須貼印此一標誌。Ｂ、國內業界：「a」標誌圖樣在國內早已是業界通用、用於表彰含石綿成分與否之標章，凡含石綿之商品標示「a」標誌、不含石綿之商品則標示「a」標誌原告除於評定申請書中檢提呈同業使用商品實物照片外，另有以下證據足資證明：（Ａ）材料公會之證明：由於系爭商標指定使用之「金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈」商品上屬於機械零件，亦為汽、機車之重要組件，經「台南市汽車材料商業同業公會」之出具證明書，證實「a」標誌確係「業界共通使用之石綿警告標示」。（Ｂ）系爭商標專用權人亦知悉「a」標誌係歐盟對含有石綿製品之警告標示，非屬商標法之商標圖樣，通用於全世界，任何人生產含有石綿製品，均須印製此圖樣警告標示。（Ｃ）被告於另案之肯認：被告於另案亦承認「a」標誌為業界表示有石綿成分之標識。綜上所述，石綿警告標誌「a」於國內是為業界習慣上用以表示各式商品中含有石綿成分通用之標章，足堪認定。

②系爭商標圖樣「a」與前述歐盟暨國內業界習慣上通用標章圖樣「a」相同。

③油封、墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈等商品為機械設備中重要之零件，其中墊片之材料有金屬、石綿、石墨、鐵弗龍、紙類、塑膠類等。而混合前開材料製成者不去其例。尤其是以金屬材料添加石綿成分，提升其性能並降低成本者，更有所見。系爭商標指定使用在可能混合石綿成分之金屬製油封、墊圈、墊片、封環、護油圈等商品，實已違反商標法第三十七條第一項第八款之規定。

⑵系爭「a & device」商標應適用商標法第三十七條第一項第十款之規定之事由：

①「a」標誌是商品說明之圖形：「a」標誌是歐盟暨國內業界習慣上通用之標章，作為商品含有石綿成分之表徵，即「a」標誌用以說明該商品含石綿成分，而「a」標誌則用以說明該商品不含石綿成分。

②系爭商標指定使用商品之材質含有石綿成分：系爭商標指定使用在金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈等商品，其中尤其是墊片、墊圈其材質除有金屬外，還包括石綿、紙類、橡膠、塑膠等。由於該項產品性質之故，成品上各種缺口必須以非金屬材料加諸處理，因「石綿」具備價格低廉與耐熱之特性，故業者普遍會選擇該項材質使用。故該項商品即使由金屬製成，多少也會混有石綿成分之情況。系爭商標指定使用之商品，雖限於金屬製之油封、墊圈、墊片等，然依業界實際生產前開商品之情形，縱使是金屬製品，亦有加入石綿成分之可能。今系爭商標使用其油封、墊圈、墊片等，不僅使消費者或相關業者誤認其商品含有石綿成分，其商標專用權人更排除其他生產金屬油封、墊圈、墊片但含有石綿成分之業者，不得使用「a」標誌，不僅有礙油封、墊圈、墊片等商品成分之誠實標識，更有不公平競爭之目的獨佔其警告標識之使用，對其他相同產業之業者亦失公平。綜上，系爭商標為「a」標誌說明性圖形並指定使用在含有石綿成分之商品，構成商標法第三十七條第一項第十款之事由。

⒊原處分與訴願決定為違法之處分：

⑴原處分與原決定概以「‧‧‧『a & device』為一石綿警告標誌，凡含有石綿成分之產品，均須貼印「a」警告標誌，始符合歐盟之規定，固係屬實，惟查，系爭商標係指定使用於『金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈』商品，其與含石綿之油封、墊圈、墊片或車輛、機車之零組件商品，二者並非同一商品，要難因『a & device』為石綿警告標誌即論斷其為金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈等商品習慣上通用之標章，‧‧‧，其僅為商品中含石綿成分之警告標示，依一般社會通念尚難認與本件系爭商標指定使用之『金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈』等商品有何關聯，自非直接明顯表示該等商品之說明文字，‧‧‧」為由，認定本案無首揭二條款規定之適用。

⑵惟原處分與訴願決定之認定難謂有理，蓋：

①金屬製油封、墊圈、墊片、封環、護油圈等商品，雖與石綿製油封、墊圈、墊片、封環、護油圈非屬同一商品，但縱為金屬製之油封、墊圈、墊片，仍有使用石綿材質之可能，而只要含有石綿成分者，依業界之習慣，皆須標示「a」標誌以說明其商品之材質含石綿成分。故同屬金屬製之油封等商品，而有石綿成分者，仍有示「a」標誌之必要。被告逕以「a」石綿警告標誌非為金屬製油封、墊圈、墊片、封環、護油圈等商品習慣上通用之標章，實顯速斷。

②再者，「a」標誌為業界用以說明該商品含石綿成分之標章。今系爭商標指定使用之油封、墊圈、墊片、封環、護油圈等商品雖限定在金屬材質，惟相關業者實際生產之商品中，縱使是金屬製之油封、墊圈、墊片、封環、護油圈，其中含有石綿成分者亦不乏其例。尤其，油封、墊圈、墊片、封環、護油圈等商品之材料除有金屬製成，另有以石綿、塑膠、橡膠、紙類等其他材質製成，皆屬各類機械之零件，其功能、用途、銷售管道、製造者、消費者相同。今系爭商標使用在金屬製油封、墊圈、墊片、封環、護油圈等商品，縱其商品無任何石綿成分，亦足使消費者與相關業者誤認其為該商品是石綿材質或含有石綿成分之說明，顯有商標法第三十七條第一項第八款事由。被告與訴願決定機關未細究業者實際產製油封、墊圈、墊片、封環、護油圈等商品之情況，徒以文字上「金屬製油封、墊圈、墊片、封環、護油圈」等商品必與石綿成分不相關，「a」標誌非作為指定商品之說明，實非可採。

③被告於中台評字第Ｈ00000000號商標評定書中，認為「根據歐盟委員會前揭法律之規定，主要係規範凡是含有石綿成分之產品，均應於產品本身或其外包裝貼印『a & device』石綿警告標誌，始得輸出至歐盟國家，以維護公眾安全與衛生‧‧‧尚且不論本件系爭商標所指定之航空機、船舶、車輛及其組件等商品本身是否含有石綿成分，其相關競爭同業之產品亦不無因含有石綿成分，而必須貼印前揭石綿警告標示之可能，從而該商標之申請註冊，指定使用於航空機、船舶、車輛及其組件等商品，依一般社會通念及競爭同業或相關消費者之認知，客觀上尚難謂與其所指定商品本身內容、成分之說明無密切關聯」，足見被告不僅承認「a & device」為毆盟地區用以表示其產品含石綿成分之標示，凡欲輸往歐盟地區之商品，只要含有石綿成分者，皆須使用「a &device」標示告知消費者，復認為縱該案系爭商標指定使用之商品不含石綿成分，惟相關競爭同業之商品仍有可能因含石綿成分而必須標示「a & device」，在此情況下，該案系爭商標之註冊，足使消費者誤認其商標圖樣為商品性含有石綿成分之說明，而違反商標法第三十七條第一項第十款之規定。

㈡被告主張：

⑴按商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，為現行商標法第五十二條第一項所明定。又依同法施行細則第四十條第二款商標評定案件適用註冊時之規定，本件被評定之註冊第七○二二六二號商標係於八十五年一月一日核准註冊，其商標之評定核應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法。

⑵次按商標圖樣「相同或近似於同一商品習慣上通用之標章者」，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第三十七條第一項第八款所明定。所謂「習慣上通用之標章」，係指該標章代表某一商品，經業者多年反覆使用，已為社會大眾所習知習見者而言。本件原告檢具歐盟委員會第83/478/EEC號法律及其第三條譯文為證，主張「a & device」係歐盟委員會第83/478/EEC號法律中所規定之石綿警告標誌，主要目的係規定歐盟會員國使用與行銷石綿物質應遵守之規範用以保護公眾安全及衛生，避免因未標示致癌物而發生不幸，是任何含有石綿成分之產品欲銷往歐盟國家者，必須依歐盟法律規定，貼印「a & device」石綿警告標誌，始得輸出歐盟國家，該標誌已成為習慣上通用之標章，系爭註冊第七○二二六二號「a & device」商標圖樣上之a圖形與前述石綿警告標誌構圖設色幾乎一致，自有首揭法條規定之適用云云；查「a & device」為一石綿警告標誌，凡含有石綿成分之產品，不論油封、墊圈、墊片或車輛、機車之零組件等商品，均須貼印「a & device」警告標誌，始符合歐盟之規定，固係屬實，惟查系爭商標係指定使用於「金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈」商品，其與含石綿成分之油封、墊圈、墊片或車輛、機車之零組件商品，二者並非同一商品，要難因「a &device」為石綿之警告標誌，即論斷其為金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈等商品習慣上通用之標章，原告復未檢送其他具體事證以證明「a & device」已為金屬製油封等商品業者所反覆使用之標章。本件商標之申請註冊，應無首揭法條規定之適用。

⑶再按商標圖樣「凡文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者。」，不得申請註冊，固為本件商標註冊時商標法第三十七條第一項第十款所明定。所謂「商品之說明」係指商標圖樣上之文字、圖形、記號或聯合式，依一般社會通念，乃直接明顯地表示其為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者始足當之。又所謂「習慣上所通用」則指一般製造、經銷該項商品者所共同使用或同業間就同類商品已有反覆使用之事實。本件原告固主張「a & device」係歐盟委員會第83/478/EEC號法律中所規定之石綿警告標誌，任何含有石綿成分之產品，必須貼印「a & device」石綿警告標誌，始得輸出歐盟國家，該標誌已成為含石綿商品之說明，系爭註冊第七○二二六二號「a & device」商標圖樣上之a圖形與該石綿警告標誌之構圖設色幾近相同，自有前揭法條規定之適用云云；查「a & device」固為一石綿警告標誌，惟其僅為商品中含石綿成分之警告標示，依一般社會通念尚難認與本件系爭商標指定使用之金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈等商品有何關聯，自非直接明顯表示該等商品之說明文字，復無證據資料足以證明「a & device」已為業者就該商品所普遍共同使用。揆諸前述說明，系爭商標之申請註冊，應無前揭法條規定之適用。至原告補送之台南地方法院八十八年度易字第一七九八號刑事判決書、公會回函及石綿廠商聯合聲明書等證據資料，固可再次說明「a & device」確為含石綿成分之警告標誌，惟該警告標誌係標示於所有含石綿成分之商品之上，尚不足以證明該標誌已代表金屬製油封、墊圈、墊片等商品而成為社會公眾習知習見之標章，亦難謂「a & device」為系爭商標商品本身之說明或與商品本身之說明有任何關聯，併予指明。綜上論述，被告原處分，洵無違誤。

㈢參加人主張：參加人之金屬墊片產品，不含石綿成分。含有石綿成分之墊片，會有雜質，外表會龜裂，目前市面上之石綿已漸被取代，且歐洲許多國家已禁用石綿，並於十餘年前研發出石綿之代替物。

理由

一、按商標圖樣「相同或近似於同一商品習慣上通用之標章者。」「凡文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者」不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第八款、第十款所規定。

二、本件參加人於八十三年八月二十九日以「a & device」商標（如附圖），指定使用於商標法施行細則第四十九條商品及服務分類表第六類之「金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈」等商品，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第七○二二六二號商標，嗣原告以該註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第八款及第十款之規定，對之申請評定，經被告審查，以八十九年九月二日中台評字第八八七一九七號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。其主張略以：系爭商標與歐盟所定石綿警告標誌相同，且系爭商標指定使用之商品，雖限於金屬製之油封、墊圈、墊片等，然依業界實際生產前開商品之情形，縱使是金屬製品，亦有加入石綿成分之可能，今系爭商標使用於油封、墊圈、墊片等商品，不僅使消費者或相關業者誤認其商品含有石綿成分，其商標專用權人更排除其他生產金屬油封、墊圈、墊片但含有石綿成分之業者，不得使用「a」標誌，不僅有礙油封、墊圈、墊片等商品成分誠實標識，更有不公平競爭之目的獨佔其警告標識之使用，對其他相同產業之業者亦失公平，是系爭商標有商標法第三十七條第一項第八、十款規定之情形，自不得申請註冊云云。

三、經查，系爭商標所指定使用之商品為註冊時商標法施行細則第四十九條第六類之「金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊、封環、護油圈」商品，而石綿及該等材料之製品，則屬同細則第四十九條第十七類之商品，是系爭商標指定使用之商品與含石綿成分之「油封、墊圈、墊片」商品，縱或屬類似商品，惟仍非同一商品。次查系爭商標圖樣上之a圖形，固為歐盟規定之石綿警告標誌，凡含石綿成分之產品，欲銷往歐盟國家均需貼印此標誌；惟系爭商標指定使用之商品，與含石綿成分之商品，既非同一商品，已如前述，自難引為論斷該標誌為金屬製油封、墊圈、墊片等商品習慣上通用之標章。又原告所提原證八之照片，顯示墊片有以金屬包覆石綿製成，惟其仍不失為石綿之複合物，要非系爭商標指定使用之「金屬製‧‧‧」商品。另原告所舉被告中台評字第Ｈ00000000號商標評定之案件，該商標指定使用之商品，並未限定於「金屬製品」，與本件案情尚有不同，亦難比附援引，執為原告有利之證據。此外，原告並未檢送其他具體事證以證明該商標已為金屬製油封等商品業者所反覆使用之標章，或已為業者就該等商品所普遍共同使用，應無商標法第三十七條第一項第八款及第十款規定之適用。從而，被告所為本件申請不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，並請求命被告作成系爭商標註冊無效之處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第二庭