九十一年度訴字第二五二七號｜行政：新型專利申請｜裁判日期：92 年 10 月 16 日

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第二五二七號原　　　告　旺玖科技股份有限公司代　表　人　甲○○ 訴訟代理人　許惠月律師被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　蔡練生（局長）住同右訴訟代理人　乙○○ 右當事人間因新型專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十一年五月二日經訴字第０九一０六一一０一五０號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：主文訴願決定及原處分均撤銷。被告對於原告民國八十七年八月三日申請第00000000號「ＵＳＢ界面規格連接線之結構改良」新型專利案，應依本判決之法律見解另為處分。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。事實一、事實概要：緣原告前於民國（下同）八十七年八月三日以「ＵＳＢ界面規格連接線之結構改良」向被告機關之前身經濟部中央標準局申請新型專利，經該局編為第00000000號（下稱系爭案）予以審查後，以系爭案與第000000 00號「主機對主機之USB橋接裝置」發明專利案（下稱引證案）之技術手段相同，而為應不予專利之審定。原告不服，申請再審查，案經被告於九十年十一月二十日以（九○）智專三（二）○四○八五字第九○八七○○一七九五號專利再審查核駁審定書，仍為應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。被告應就系爭申請案為核准之審定。㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。三、兩造之爭點：系爭案與引證案之技術內容是否相同，而不具新穎性？甲、原告主張之理由：一、專利法第九十八條之一乃係關於「新穎性」之規定依據專利審查基準之規定，申請專利之新型其「技術內容」如與先前技藝比對，不相同則具新穎性，系爭專利與引證案在組成元件、電路連線及操作模式上皆不相同，自非屬與引證案相同內容之新型，原處分以專利法第九十八條之一否准系爭專利之專利申請，其適用法令即難謂無違誤之處：㈠按專利法第九十八條之一：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」係由修正前專利法第九十八條第一項第二款：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」所修正移列，其乃係為貫徹先申請主義之精神而將之擬制為屬「新穎性」之審查範圍，另依被告八十三年頒布施行之現行專利審查基準第2-2-5頁「新穎性判斷基本原則」第三點規定：「判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同為準，不相同則具新穎性」。㈡系爭專利在組成元件、電路連線以及操作方式與引證案皆不相同，在組成元件方面，系爭專利係以位元組 (Byte)資料傳輸，而引證案是以位元 (Bit)資料傳輸；而在即時同步處理方面，系爭專利係為全雙工傳輸，而引證案則為半雙工之傳輸；另在電路連線方面，系爭專利僅在資料傳輸方面設緩衝區而在控制命令上直接連接控制點，而引證案則在控制命令及資料傳輸上均設有緩衝區，凡此差異均為訴願決定機關所不爭之事實，系爭專利與引證案間之技術內容既然不同，依前揭被告專利審查基準之規定，系爭專利具有「新穎性」專利要件實為明矣，原處分援引專利法第九十八條之一以為核駁依據，即有違法不當之處。二、系爭專利之技術內容與引證案有所不同，即符「新穎性」專利要件，至二者間之差異是否充分乃屬「進步性」之判斷範圍，專利法第九十八條之一之規定既屬「新穎性」之規定，不僅與「進步性」之判斷無涉，且依專利審查基準之規定，申請在先而公告在後之引證案亦不得作為判斷系爭專利進步性之依據：㈠被告八十三年頒布施行之現行專利審查基準第2-2-17頁規定：「『新穎性』與『進步性』係不同的基本要件 (criteria)。申請專利之新型與申請日前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性。有無進步性之問題，僅於有新穎性之前提下始會產生」。㈡系爭專利與引證案間之技術內容有別，而符「新穎性」專利要件已如前述，縱訴願決定機關指稱：「本案以位元組 (Byte)資料傳輸，引證案以位元 (Bit)傳輸，乃為一般RS232之UART晶片及通訊晶片所能完成；本案全雙工傳輸，引證案為半雙工傳輸，此乃僅係傳送方向之不同；以及本案對控制命令可以用中斷程式之緩衝區控制，並非重點。」惟此乃屬系爭專利是否參酌先前技藝（不包括引證案）可否輕易完成之「進步性」問題此等差異是否充分之「進步性」判斷，不僅與專利法第九十八條之一規定無涉，並且依被告之專利審查基準第2-2-11頁規定：「此項規定（指如申請專利之新型與申請在先而申請在後始公告之發明內容相同，不得取得新型專利。），僅能適用於考慮『新穎性』之用，不得作為考慮『進步性』之用。」引證案亦不得作為認定系爭專利不具「進步性」之依據，今原處分不僅違反專利法第九十八條之一係作為判斷「新穎性」依據之規定，更違反其頒布之專利審查基準規定而將引證案作為認定系爭專利不具進步性之參考，其認事用法之違誤不言可喻。三、專利法第九十八條之一乃係「新穎性」判斷之規定，而申請在先公告在後之引證案不得作為進步性判斷之依據，如前所述，甚者，原處分不僅忽視系爭專利之技術特徵所在面對系爭專利為過低之技術評價，甚且率斷系爭專利與引證案基本技術手段相同云云，顯然有悖專利審查之一般原則與行政行為明確性之要求：㈠原處分不僅誤用專利法第九十八條之一規定，更違法以申請在先而公告在後之引證案作為評量系爭專利進步性之依據，甚者，輕忽系爭專利與引證案之諸多技術差異，而率斷指稱「位元組傳輸與位元傳輸，乃一般RS232之UART晶片所能完成；全雙工與半雙工傳輸僅傳輸方向不同；設不設緩衝區並不重要」云云，此等事後諸葛之見，顯然有違被告之專利審查基準第2-2-21頁：「進步性之研判，因審查委員在審查中瞭解其技術內容後，極易對新型之進步性作成偏低之判斷，以致有，”後見之明”之情形，故審查時．．．」之要求。㈡又訴願決定率稱系爭專利與引證案基本技術手段相同云云，卻未明白指出系爭專利與引證案之基本技術手段如何相同，此舉即顯達行政程序法第五條：「行政行為之內容應明確」之要求，致令原告不知何從加以爭執。並且所謂基本技術手段相同，不應給予專利亦誤解專利審查之一般原則，蓋創新發明者，多有利用相同之基本技術手段以成其功，例如，就車輛而言，一般係藉由驅動輪子以令前進，船舶者亦多利用推進器撥水之反作用力前進，如依原處分之見，豈非驅動輪子以前進之車輛、撥水推進之船舶皆無准予專利之可能，原處分未察系爭專利與引證案先前所述之「技術內容」不同，卻僅略稱「基本技術手段相同」而不予專利，違法謬誤至為顯然。四、原告再陳明系爭專利與引證案之技術差異所在如后：㈠原處分指稱「本案雖以位元組資料傳輸，而引證案是以位元資料傳輸，然此為一般R5232之UART晶片所能完成。」惟查，一般具基本通訊傳輸觀念之技術人員皆知位元組 (Byte)資料傳輸之頻寬優於串列位元 (Bit)資料傳輸，兩者不論在線路結構與傳輸效能上均有顯著的不同。運算資料的本質與傳輸通道上之頻寬匹配才能達到系統最佳效益，以系爭專利及引證案為例，選用不同的內部連結方式亦代表組成元件之連結介面不同，設計複雜與效能亦大異其趣。㈡原處分復稱「一般通訊功能上因傳輸方向之需求，可以設計為單工、半雙工或全雙工，本案雖為全雙工而引證案為半雙工傳輸，此僅係傳送方向之不同而已」，然查，熟習此技藝之人士均應明瞭全雙工與單工（即半雙工）不僅僅只是單純地增加配置之傳輸通道或傳輸方向不同而已，兩者在系統效能與控制傳輸設計複雜程度上亦截然有別，就資料傳輸而言。全雙工正如雙向車輛可隨時進出之雙向道一般，而半雙工則如蘇花公路，必須通過管制於一側之資訊傳輸完畢，另一側之資訊才得通行，其間之差異絕非僅以「傳送方向不同而已」所能道盡，基此，引證案以較多之元件卻只能實現有限之單工傳輸能力，顯見系爭專利不僅構成要件更為精簡，且在效能上亦更為精進（全雙工傳輸），自應符合新型專利之要件。㈢至原處分另稱「本案僅在資料傳輸部分設緩衝區．．．而控制命令因可用中斷程式之緩衝區控制，設不設緩衝區較不重要，因此本案僅是將控制命令緩衝區透過軟體中斷程式完成」，更見被告未瞭解系爭專利及引證案內涵之處，按，任何電子系統均可概分為軟體與硬體兩大部分，而查系爭專利及引證案均未述及以軟體實現緩衝區，惟被告卻妄自揣測認定系爭專利「控制命令可用中斷程式之緩衝區控制，設不設緩衝區較不重要，因此系爭專利僅是將控制命令緩衝區透過軟體中斷程式完成。」，顯未瞭解資料與控制命令在傳輸性質上的差異以至對兩者對頻寬要求並不相同，就USB傳輸應用而言，系爭專利所提之架構不論在軟體與硬體上均不需要控制命令緩衝區，如依原處分之見，未考量系統整體效能卻盲目加設緩衝區，不論是硬體緩衝區或軟體緩衝區均將增加不必要的系統成本，並且亦可能因緩衝區之控制邏輯亦可能造成系統效能之瓶頸。五、綜上所述原處分不僅有違專利法第九十八條之一規定以及其所頒布之專利審查基準中之諸多要求，且未深究系爭專利技術特徵之所在，致對系爭專利為後見之明的過低評價，為此請判決如訴之聲明。乙、被告主張之理由：一、系爭案以位元組資料傳輸，而引證案以位元資料傳輸。查系爭案於說明書內並未說明以位元組資料傳輸，且從圖示及技術層次亦無從認定其創作為位元組資料傳輸，縱使系爭案是以位元組資料傳輪，惟從資料通訊的角度來看，將位元資料轉成位元組資料亦為習知之技術。二、系爭案僅在資料傳輸方面設緩衝區而在控制命令上直接連接控制點，而引證案在控制命令及資料傳輸上均設有緩衝區。查資料通訊時，為使收送雙方取得同步，通常都會有緩衝區，以供控制命令及資料緩衝使用；引證案使用暫存器、先進先出控制命令傳輸器，及先進先出大量資料傳輸器，就是作為緩衝區使用，雖系爭案僅有資料緩衝區，惟就資料通訊而言，命令及資料可利用電腦內之緩衝區配合軟體驅動程式來處理，故從此角度來看，緩衝區可設在硬體結構，亦可設在作業系統層次，故系爭案與引證案其原理是相同的。再則若系爭案之結構同有多個控制命令出現，若沒有緩衝區，就必須有軟體或硬體來控制命令之次序，否則無法正常工作，此為必須有緩衝區存在之理由（以軟體或硬體層面存在），而緩衝區當然不一定要用硬體實現。三、系爭案為全雙工傳輸，而引證案為半雙工傳輸。查全雙工、半雙工傳輸為習知之技術，僅需將引證案之硬體複製反向結構，即可作為雙向傳輸。且從引證案之圖示及技術層次來看，其各有一對先進先出命令控制傳輸器及先進先出大量資料傳輸器，若以前項（本說明第二點有無緩衝區問題）不考慮控制命令緩衝區之功能需求，其亦可以作為雙向傳輸。是系爭案與引證案之基本原理相同，仍不具新穎性。四、綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。理由壹、程序方面：本件被告之代表人原為陳明邦，九十一年九月九日變更為蔡練生，茲由其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，先為敍明。貳、實體方面：一、按本件審定時適用之現行專利法第九十八條之一：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利」，係由修正前專利法第九十八條第一項第二款：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」所修正移列，仍係為貫徹先申請主義之精神而將先申請案所記載之技術內容擬制為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步性之用。又判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同為準，相同則不具新穎性，不相同即具新穎性。而所謂「相同」，固包含能由熟習該項技術者直接推導之情形（參照被告八十三年頒布施行之現行專利審查基準第 2-2-5頁「新穎性判斷之基本原則」第三點），但此種「直接推導」與判斷進步性所依據之專利法第第九十八條第二項規定「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」要件中之「輕易完成」，畢竟有程度上之不同，不容混淆。前者應係指熟習該項技術者依既有之技術可以不假思索而直接推導；後者則係指熟習該項技術者依既有之技術雖不能直接推導，但仍在其所能預期之一般性技術發展範圍內，稍加思索即可輕易推論並完成者而言，此應於判斷進步性時，始須加以考量。蓋「新穎性與進步性係不同的基本要件 (criteria)。申請專利之新型與申請日前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性。有無進步性之問題，僅於有新穎性之前提下始會產生。」（參照同上現行專利審查基準第2-2-17頁「進步性之概念」）二、本件系爭第00000000號「ＵＳＢ界面規格連接線之結構改良」新型專利申請案，係於USB傳輸線上設有特定之積體電路，並於兩端設置連接器插頭，俾使兩部電腦以USB界面連接於該兩端連接器插頭上，以供資料互傳。該積體電路設有兩組相對之控制端點、中斷端點、輸出端點及輸入端點，以便兩端之控制端與中斷端互接、輸入端點與輸出端點互接，而達到互相傳送資料之目的者。被告係認資料通訊時，為使收送雙方取得同步，通常都會有緩衝區，以供控制命令及資料緩衝使用；而引證之第00000000號「主機對主機之USB橋接裝置」發明專利案使用暫存器、先進先出控制命令傳輸器及先進先出大量資料傳輸器，就是作為緩衝區使用。系爭案雖僅有資料緩衝區，惟就資料通訊而言，命令及資料可利用電腦內之緩衝區配合軟體驅動程式來處理，故從此角度來看，緩衝區可設在硬體結構，亦可設在作業系統層次，故系爭案與引證案之基本技術手段相同，並不能因為有無暫存器、傳送方向不同而另予考量，而援引專利法第九十八條之一規定為不予專利之審定。原告不服，提起訴願，主張系爭案與引證案在組成元件、電路連線方式與操作模式等各方面均顯然不同。又系爭案不須具備引證案所要求之暫存器、至少一對先進先出控制命令傳輸器以及至少一對先進先出大量資料傳輸器等組成元件，卻能達到比引證案更好之功效，應符合新型專利之要件等語。經訴願決定以系爭案雖以位元組資料傳輸，而引證案是以位元資料傳輸，然此為一般RS232之UART晶片及通訊晶片所能完成。又關於雙向傳輸部份，一般通訊功能上因傳輸方向之需求，可以設計為單工、半雙工或全雙工，系爭案雖為全雙工傳輸，而引證案為半雙工傳輸，此僅係傳送方向之不同而已。另系爭案僅在資料傳輸部份設緩衝區而在控制命令上直接連接控制端點，而引證案在控制命令及資料傳輸上均設緩衝區，顯然緩衝區是用來作為兩通訊介面之緩衝及暫存資料使用。系爭案之資料傳輸因為應付可能的大量資料，故必須設緩衝區，而控制命令因可以用中斷程式之緩衝區控制，設不設緩衝區較不重要，因此系爭案僅是將控制命令緩衝區透過軟體中斷程式完成。此業經被告九十一年四月一日（九一）智專三（二）○四○八五字第○九一三一○○○三八一號訴願答辯書論明在案。爰認系爭案與引證案之基本技術手段相同，被告所為不予專利之處分應予維持。原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由及其爭點均如事實欄所載。三、本院查：㈠引證案於八十七年七月一日提出申請，雖然較系爭案之申請日八十七年八月三日為早，但其經核准公告之日期為八十九年五月二十一日，已在系爭案申請日之後，故引證案並非系爭案申請前既有習知之技術，揆諸前開說明，僅能用以審查系爭案是否具有擬制「新穎性」，而不能據以考量系爭案是否具有進步性，合先敘明。㈡系爭案係以位元組 (Byte)資料傳輸，而引證案是以位元 (Bit)資料傳輸；在即時同步處理方面，系爭專利係為全雙工傳輸（雙向同步傳輸），而引證案則為半雙工之傳輸（雙向但不能同時進行）；另在電路連線方面，系爭專利僅在資料傳輸方面設緩衝區而在控制命令上直接連接控制點，而引證案則在控制命令及資料傳輸上均設有緩衝區，凡此差異均為被告及訴願決定機關所不爭之事實，系爭案與引證案間之技術內容既然不同，依前揭被告專利審查基準之規定，系爭案即具有「新穎性」，被告猶援引前揭專利法第九十八條之一規定，以系爭案不具新穎性為由，審定不予專利，自有違誤。㈢按新型創作所使用之技術手段縱與申請前既有習知技術之基本原理相同，如其表現之技術特徵不同，即具有新穎性，如該不同之特徵還能增進功效，則更具有進步性，並非兩個技術手段所運用之基本原理相同，即可推論其不具新穎性或進步性，尤不能以兩者基本原理相同，即認彼此可以直接推導。原處分意旨徒以系爭案與引證案之基本技術手段相同（被告答辯意旨則稱兩者基本原理相同），即認定系爭案不具新穎性，完全忽略兩者表現技術特徵之不同，顯然違背其制訂之專利審查基準，亦有違行政自我拘束原則。㈣訴願決定引用被告答辯意旨謂：「本案雖以位元組資料傳輸，而引證案是以位元資料傳輸，然此為一般RS232之UART晶片及通訊晶片所能完成。本案雖為全雙工傳輸而引證案為半雙工傳輸，此僅係傳送方向之不同而已。另本案僅在資料傳輸部份設緩衝區而在控制命令上直接連接控制端點，而引證案在控制命令及資料傳輸上均設緩衝區，顯然緩衝區是用來作為兩通訊介面之緩衝及暫存資料使用。本案之資料傳輸因為應付可能的大量資料，故必須設緩衝區，而控制命令因可以用中斷程式之緩衝區控制，設不設緩衝區較不重要」云云，乃屬系爭案是否由熟習該項技術者參酌先前既有公開技術（不包括引證案）可否輕易完成之「進步性」問題，與專利法第九十八條之一規定之擬制「新穎性」無涉，被告及訴願決定機關卻以此為由，認定系爭案不具新穎性，顯然混淆新穎性及進步性之概念。四、綜上所述，前揭引證案不足以證明系爭案不符合專利要件，被告據以核駁系爭案之申請專利，自有違誤，訴願決定未加糾正，仍予維持，容有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。惟系爭申請案尚待被告重新調查審酌有無其他不應予專利之理由，另為適法之處分。故原告請求判決命被告即作成准予系爭案專利權之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，原告僅在請求命行政機關遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條、民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。中　　華　　民　　國　　九十二　　　年　　　十　　　月　　　　十六　　　日臺北高等行政法院第三庭審判長法官　姜素娥法　官　陳國成法　官　林文舟右為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　九十二　　　年　　　十　　　月　　　　十六　　　日書記官余淑芬

臺北高等行政法院高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第二五二七號

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