臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第四六三二號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第四六三二號

原告

誠品股份有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

丙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丁○○

參加人

京揚國際股份有限公司

代表人

乙○○董事長

右當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國九十一年九月十三日經訴字第

０九一０六一二二四五０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參

加被告之訴訟。本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：緣參加人前於民國（下同）八十八年二月九日以「ELITE」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十九類之貨物、車輛之倉儲、裝卸服務，向被告申請註冊，經准列為註冊第一二三七一三號服務標章（如附圖一，下稱系爭標章），嗣原告以其有違註冊時商標法第七十七條準用第三十七條第七款規定，檢據如附圖二之服務標章（下稱據以評定標章）對之申請評定。經被告審查，於九十一年五月十五日以中台評字第Ｈ九ＯＯ四五九號服務標章評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告應為評定成立之處分。

㈡被告及參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。

三、兩造之爭點：系爭標章是否近似於據以評定標章，且其使用有致公眾混淆誤認之虞？

甲、原告主張之理由：

一、按前揭商標法第三十七條第七款規定：「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。」而依前揭商標法施行細則第三十一條第一項規定：「本法第三十七條第七款所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」所謂有致公眾混淆誤認之虞，係指標章有使一般消費者對其營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞者而言。被告認為無混淆誤認之虞，係因被告雖引用前揭商標法第三十七條第七款，但卻仍使用十二款之概念審查，故認為「書店、百貨」和「車輛運輸」為不同一又不類似之服務，故不構成不得申請註冊之理由。然被告評定書理由二及訴願決定書皆係以第七款著名商標之申請註冊作為審查依據，並不若十二款須限於使用於同一或類似之商品為限，故被告於認事用法均顯有違誤。

二、查本件系爭服務標章係於八十九年五月一日核准註冊者，其標章之評定適用八十七年十一月一日施行之商標法，此亦為被告據以評定此案之法律。復查，本案應適用之法條應為前揭商標法第三十七條第七款「著名商標」之規範，而非同條項之第十二款，原告據以評定之服務標章「eslite」，被告及訴願決定機關皆認定為「著名商標」，被告對此亦無異議。既認定原告之商標為著名商標，應無限定排斥同一類別之商品或服務之規定，故被告於法條適用上，顯有違誤。

三、被告主張「eslite」與「ELITE」並無混淆誤認之虞，故無前揭商標法第三十七條第七款之適用。然被告卻於原告申請註冊於本類之服務標章時，採取相反之見解而與以核駁處分，見被告服務標章核駁第0000000號審定書，該審定書即以「經核本件服務標章圖樣上之『eslite』與申請在先之註冊第一二三七一三號服務標標章圖樣上之『ELITE』構成近似，且指定使用於同一或類似服務有致消費者對服務提供之主體來源產生混淆誤認之虞，依商標法第七十七條準用同法第三十六條及第四十三條之規定，應予核駁。」被告前後認定是否近似及是否有致混淆誤認之虞，判斷結果前後矛盾，似應有統一之見解。

四、被告於行政訴訟準備庭答辯時，一反原評定書內認為「eslite」為第三十七條第七款中稱之「著名標章」，開始認為原告之服務標章為著名標章，係僅限於英文之「eslite」與「誠品」及「圖」合用時始為著名標章，並且認為「eslite」為無義字，不會與「ELITE」發生聯想。然根據英文字典（韋伯英英辭典第四百零四頁）「elit」是源於古法文中之「eslite」，職此之故，「eslite」不僅為有義字，且為「elite」的同義字，同為「菁英」之意思，如此更有混淆誤認之可能。且原告公司於行銷及廣告時，不僅常將誠品及圖及「eslite」三者併用，且亦常單獨將「eslite」與品字圖形併排出現，且其使用之機率更高於誠品及圖「eslite」三者併用之情形，故實難謂「eslite」非著名標章。

五、原告自七十九年起即使用「eslite」於各事業部門，包括餐飲、旅館業等商品及服務，原告亦為醫院興建醫療廢棄物焚化爐等工業設備，服務範圍可說是廣及各行各業，原告之百分之百轉投資之子公司，亦使用「eslite」於物流車上，而本案參加人之服務商標亦為「ELITE」，長此以往，原告之客戶及消費者，素知原告投資各類工業工程及服務，又知悉原告公司亦經營物流事業且頗受好評，極可能將參加人京揚所經營之貨物、運輸車輛之倉儲、裝卸服務，誤以為是原告所提供之服務，對於原告商譽及利益之影響，不可謂之不甚。

六、被告於準備庭答辯稱以「ELITE」登記之商標及服務繁多，若認其皆違反前揭商標法第三十七條規定而不得註冊，則原告須提評定案之其他註冊案將不計其數云云。然一個商標或服務標章是否應評定為不得註冊，並非以其同樣違反前揭商標法第三十七條之規定之已註冊標章數量之多寡為判斷依據，而是以是否有混淆誤認之虞為判斷標準，否則將有積非成是、違法變成常態即就地合法之虞。至於以「ELITE」註冊之各類商標或服務標章，原告已再陸續進行評定中，也皆獲得評定為無效之處分，例如：註冊第00000000號以亞力特ELITE註冊於冠帽、領帶、手套、襪子、褲子、褲襪商品；註冊第00000000號以「ELITE」註冊於背心、毛衣、襯衫、Ｔ恤、手套、套裝、褲裙、洋裝、裙子、皮褲、背心裙、緊身褲、連衣裙、休閒服裝、大衣、外套、外袍、風衣、夾克等商品，原告將以商品及服務之類似性，做為提出評定順序之依據，陸續對各商品及服務提出評定，但因礙於原告之人力不足，故無法一次提出所有評定案，但並不意味原告公司即放棄評定之權利，亦不意味「ELITE」不近似於「eslite」，以同一註冊名稱之數量過多作為評定駁回之理由，實不合理，請法院明鑒。

七、原告經營「書店」及「商場」為主業，但原告前所提出之評定案，係以「衣服」及「服飾」為註冊之類別者，被告機關認為有混淆誤認之虞，此因被告機關將「衣服」與百貨公司內設櫃廠商之商品產生聯想，然原告並不經營服飾業務，故「是否有混淆誤認之虞」，並不以業種相同與否來判斷，而是以有無混淆之可能來判定，原告雖不直接經營車輛運輸業及貨物之倉儲裝卸服務，但自八十九年起已授權由原告百分之百轉投資之誠品開發物流公司經營物流運輸業務，其物流車，皆標有「eslite」的服務標章在全省大街小巷經營物流服務，故難謂無混淆誤認之虞。

八、原告之開發物流股份有限公司之營業額已連續三年逾億，若原告無法使用「eslite」於車輛運輸業上，對原告公司之損失及關係企業之不利益將頗鉅。

乙、被告主張之理由：

一、按服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為本件系爭服務標章註冊時商標法第七十七條準用第三十七條第七款所明定。又所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為前揭商標法施行細則第三十一條第一項所明定。所謂「有致公眾混淆誤認之虞」，係指服務標章圖樣有使一般消費者對其營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞而言。又本款之適用除相同或近似於他人著名之商標或標章外，尚須有使公眾混淆誤認之虞，始足當之。而有無使公眾產生混淆誤認之虞，應就商標或標章識別性之程度、是否具有創意、所指定使用商品或服務相關及類似程度、消費者之注意力等相關因素判斷之。

二、本件原告主張其成立於七十八年間，係以書店、商場及零售之複合式型態經營，以中文「誠品」、外文「eslite」及「品字圖」使用於多類商品及服務上並取得多件專用權在案。其所涉獵之行業廣泛，包括書局、餐廳、藝廊、精品店等，為使大眾認識「誠品eslite及圖」標章，花費巨額廣告費用於雜誌、報紙、電視等傳播媒體廣為宣傳，而「誠品書店」目前在台灣大都會區有超過二十家以上之連鎖分店，「eslite」標章已為眾所周知之著名商標。本件系爭服務標章僅係外文「ELITE」所組成，與其據以評定「誠品eslite及圖」標章圖樣上之「eslite」構成近似，自有首揭法條之適用。

三、查本件系爭服務標章圖樣外文「ELITE」，與原告據以評定之「誠品eslite及圖」等標章圖樣上之「eslite」相較，二者固僅有「Ｓ」字母有無之別，惟按外文「ELITE」，有精英、傑出人物等字義，為習知習見之文字，國內外廠商以之作為標章圖樣主要部分之一，申准註冊使用於各類商品或服務者所在多有，此有被告商標圖樣名稱資料及商標註冊簿影本附卷可稽。是消費市場上既多有習見之外文「ELITE」或以外文「ELITE」與其他文字或圖形組合之商標，使用於不同類別之商品或服務，消費者對其來源之識別區辨能力相對提高，況據以評定標章多以「eslite」與「誠品」或品字圖等併行使用，而「eslite」為無義字，與系爭外文「ELITE」在觀念上予人印象不同。再據原告檢送之商業周刊、誠品創刊號、商標註冊資料、報章雜誌廣告及報導、商標評定書等證據資料影本觀之，固足證明於本件系爭「ELITE」服務標章申請註冊日八十八年二月九日之前，據以評定標章使用於書店、代理各種百貨、圖書、文具、圖畫、藝品之經銷等服務，已廣為相關事業或消費者所普遍認知，惟系爭標章係使用於貨物、車輛之倉儲、裝卸服務，二者之服務性質、內容、行銷管道、場所及對象不同，市場區隔有別，營業利益衝突情況並不明顯，一般消費者應不難區辨。是綜合判斷二造標章之近似程度、所指定使用服務相關及類似程度及消費者之注意力等相關因素，參加人以系爭服務標章申請註冊，客觀上應無使一般消費者對其營業服務之性質、來源或提供者與據以評定標章產生聯想而發生混淆誤認之虞，自無前揭法條規定之適用。至原告所舉被告中台評字第八九○三七七號等商標評定書及經訴字第○九一○六一一二五四○號經濟部訴願決定書所為之認定，核其或商標圖樣與本案有別，或指定使用之商品或服務不同，尚難執為相同之論據，併予敘明。

丙、參加人主張之理由：

一、按「服務標章圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊」，固為前揭商標法第三十七條第七款之規定；惟同法施行細則第三十一條第一項亦復規定：「本法第三十七條第七款所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」。亦即如果系爭標章不得註冊，應是指系爭標章之申請侵害了系爭標章指定服務項目中相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，方有不得註冊之事由。然而，就系爭標章指定之服務：「貨物、車輛之倉儲、裝卸服務」而言，原告並未提供任何證據證明據以評定標章於該相關事業或消費者已普遍認知其為著名。換言之，原告並無證明系爭標章之註冊有違前揭商標法第三十七條第七款之處。

二、針對原告之訴理由，參加人提出答辯理由如下：

⒈原告主張其七十九年二月十六日日核准公告據以評定之服務標章「eslite」為著名商標，因此八十八年二月九日申請的系爭標章申請「ELITE」有造成混淆誤認之虞，然而，經參加人由商標查詢系統所查得結果以「ELITE」註冊之各類商標或服務標章超過一百十八件，而且這其中至少有五十件「ELITE」商標或服務標章的核准公告日是在據以評定服務標章「eslite」的核准公告日之前，亦即至少有五十件註冊於各類商標及服務標章的「ELITE」商標是早於原告申請取得「eslite」商標之前，就已經向主管機關申請取得商標專用權，因此原告所言將對其他「ELITE」商標提出評定一詞顯然言過其實，試問原告如何對申請在先的「ELITE」商標提出評定，因此原告根本就是避重就輕，只對自己有利的證據借題發揮，卻故意忽視早在原告申請據以評定標章「eslite」之前，就已經有眾多以「ELITE」註冊之商標及服務標章存在的事實，這樣的主張顯然違反公平、公正的原則。

⒉外文「ELITE」有菁英、傑出人物等字義，為習知習見之文字，國內外廠商以之作為標章圖樣的主要部分並申准註冊於各類商品或服務者所在多有，因為有眾多的「ELITE」商標使用於不同類別之商品或服務，消費者對其來源之識別區辨能力相對提高，而且系爭標章使用於貨物、車輛之倉儲、裝卸服務，與據以評定標章使用於書店、文具、藝品之經銷服務，二者服務性質不同、市場區隔有別，並無使一般消費者對其所提供服務造成誤認混淆之虞。

⒊原告所提出註冊第00000000號、00000000號商標案的評定書，雖均為評定成立之評決，但商標之審理本應依各案認定，原不得比附援引。再者所列各案，各案對造均未提答辯，即原告對各案所提之證據，均未曾遭他當事人挑戰，原極缺證據力，更與本案無關。

⒋經查原告公司投資之誠品開發物流股份有限公司係成立於八十九年八月十日，晚於系爭標章的核准公告日，因此其標章之使用本應尊重先前已經核准註冊的系爭標章，要怪也要怪自己在所經營事業相關類別商標的佈局有疏失，豈可反過來要求參加人不能使用已經合法註冊取得的商標權，這樣的主張根本沒有公理可言，難道公司營業額連續三年逾億可以作為判定商標權歸屬的依據，更何況若使用「eslite」於車輛運輸業有侵權之虞，這樣的行為本來就為法律上所不允許，哪會變成參加人合法的使用反而對原告公司造成損失及其關係企業不利益的情形產生，這種說法簡直匪夷所思。

⒌參加人京揚國際股份有限公司係成立於八十二年三月三十日，公司的英文名稱為ELITE INTERNATIONAL MARKETING CO., LTD，並以「ELITE」的標章與國內外廠商往來，此可觀參加人與台灣克萊斯勒於八十五年所簽訂的合約書影本、參加人向台塑汽車提出的提案書影本、參加人公司董事長乙○○先生接受期刊專訪的資料，相關的資料顯示參加人持續使用系爭標章於其所註冊的服務類別，原告不合理的主張將侵犯參加人合法之權益。

理由

一、按服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，固為系爭標章註冊時商標法第七十七條準用第三十七條第七款所明定。而服務標章是否近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。同法施行細則第五十條準用第十五條第一項定有明文。又所稱著名商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法施行細則第三十一條第一項所明定。而所謂「有致公眾混淆誤認之虞」，係指服務標章圖樣有使一般消費者對其營業服務之來源或提供者發生混淆誤認之虞者而言，其認定應綜合該著名標章之著名程度、標章圖樣近似程度、標章圖樣是否具有創意、標章所指定使用服務之相關及類似程度（關連性）、服務網路或服務所在處所、消費者對服務種類、價格及其性質之注意程度，及二標章各自使用情形等因素判斷之。

二、被告以系爭服務標章圖樣上之外文「ELITE」為習見文字，有菁英、傑出人物之意，國內外廠商以之作為標章圖樣申准於各類商品或服務標章者所在多有，而據以評定標章多將外文「eslite」與中文誠品或品字圖等合併使用，加以外文「eslite」為無意義字，二者予人印象有別；另據以評定標章指定使用之書店、代理各種百貨、圖書及文具等經銷服務，於系爭服務標章申請註冊日時，雖已廣為相關事業或消費者所普遍認知，惟其與系爭服務標章指定使用之貨物、車輛之倉儲、裝卸服務，二者服務性質、內容、行銷管道、場所及對象不同，市場區隔有別，一般消費者應不難區辦，客觀上應無使一般消費者對其營業服務之性質、來源或提供者，與據以評定標章發生混淆誤認之虞等理由，為申請不成立之處分。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟，主張系爭服務標章僅係外文「ELITE」所組成，與其據以評定「誠品eslite及圖」標章圖樣上之「eslite」構成近似；又原告自七十八年起即以書店、商場及零售之複合型態經營書店而聞名，目前於台灣已有五十家以上連鎖店，並以「eslite」或「誠品eslite及圖」標章圖樣於我國申准多件標章，且亦於各報章、雜誌、海報、電視等傳播媒體廣為宣傳，顯見原告以「eslite」或「誠品eslite及圖」標章，使用於複合式型態經營書店業務，於系爭服務標章八十八年二月九日申請時應為國內相關事業或消費者所普遍認知，而達著名程度；至於是否有致公眾混淆誤認之虞，並不以業種相同與否來判斷，而是以有無混淆之可能來判定，原告雖不直接經營車輛運輸業及貨物之倉儲裝卸服務，但自八十九年起已授權由原告百分之百轉投資之誠品開發物流公司經營物流運輸業務，其物流車皆標有「eslite」的服務標章在全省大街小巷經營物流服務，故難謂無混淆誤認之虞云云。

三、本院查：

㈠依據原告檢送之商業周刊、誠品創刊號、商標註冊資料、報章雜誌廣告及報導、商標評定書等證據資料影本觀之，固足證明於本件系爭「ELITE」服務標章申請註冊日八十八年二月九日之前，據以評定標章使用於書店、代理各種百貨、圖書、文具、圖畫、藝品之經銷等服務，已廣為相關事業或消費者所普遍認知，堪認為著名標章。惟從原告於申請評定、提起訴願及行政訴訟所提供註冊及實際使用資料觀之，在系爭標章申請註冊日之前，據以評定標章係以「eslite」與「誠品」及品字圖等組合使用及申請註冊，並未見單獨以「eslite」使用及申請註冊之情形，迨八十九年以後始有單獨以「eslite」獲准註冊之記錄（參見原處分卷第二十三頁及訴願卷附證物袋內之使用資料、註冊證影本）。且即便是八十九年以後始由原告轉投資經營之物流業，其車輛上使用之標章亦是組合式（見本院卷十八頁）。故據以評定標章之著名性係存在於「eslite」與「誠品」及品字圖之組合式上，比較系爭標章與據以評定標章是否近似，自應以「eslite」與「誠品」及品字圖之組合式為準據，合先敘明。

㈡系爭服務標章圖樣外文「ELITE」，與原告據以評定之「誠品eslite及圖」標章圖樣上之「eslite」相較，二者固僅有「Ｓ」字母有無之別，惟按外文「ELITE」，有精英、傑出人物等字義，為習知習見之文字，國內外廠商以之作為商標或標章圖樣主要部分之一，申准註冊使用於各類商品或服務者所在多有，此有商標圖樣名稱資料及商標註冊簿影本附原處分卷（一八六頁以下）可稽。是消費市場上既多有習見之外文「ELITE」或以外文「ELITE」與其他文字或圖形組合之商標，使用於不同類別之商品或服務，「ELITE」本身之識別性即已減弱，反而「eslite」，因多出一個Ｓ，即突顯其與眾不同，而具有區別效果，如再搭配其他顯著之文字或圖形，更足以與單獨之「ELITE」互相區隔而不致混淆誤認。查據以評定標章係以「eslite」與「誠品」及品字圖等組合使用，其中「誠品」及品字圖，碩大明顯、引人注目；反觀系爭服務標章僅由外文「ELITE」所組成，具有普通知識經驗之消費者，施以普通所用之注意，於異時異地隔離通體觀察，據以評定標章中碩大明顯之「誠品」及品字圖即足以與系爭標章之外文「ELITE」相區辨，而無混同誤認之虞。

㈢系爭服務標章係指定使用於貨物、車輛之倉儲、裝卸服務，與據以評定標章係著名於書店、代理各種百貨、圖書、文具、圖畫、藝品之經銷等營業服務，二造服務性質、內容、行銷管道、場所及對象迥然有別，加上兩造標章圖樣尚非不能區辨，故客觀上應無使一般消費者對其營業服務之來源或提供者與據以評定標章產生混淆誤認之虞，自無首揭法條規定之適用。原告主張其自八十九年起已授權由原告百分之百轉投資之誠品開發物流公司經營物流運輸業務，其物流車皆標有「eslite」的服務標章在全省大街小巷經營物流服務等情，縱令屬實，亦係發生於系爭標章申請註冊日八十八年二月九日之後，自不能據以排斥系爭標章之申請註冊。至原告所舉其他案例，核其或商標圖樣與本案有別，或指定使用之商品或服務不同，尚難比附援引執為有利於原告之論據。

四、綜上所述，被告認系爭服務標章無違反前揭商標法第七十七條準用第三十七條第七款規定，而為申請不成立之審定，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為評定成立之處分，為無理由，應予駁回。至兩造（含參加人）其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，爰不再逐一論斷，附此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院 第二庭