臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第五一二八號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第五一二八號

原告

筌翔國際有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

李世章律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

戊○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同右

訴訟代理人

丙○○

參加人

屈臣氏百佳股份有限公司

代表人

乙○○

訴訟代理人

丁○○

右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十月十四日經訴字第

０九一０六一二四七五０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參

加被告之訴訟。本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：緣原告前於民國（下同）八十七年十二月十七日以「吉妮兔giniRabbit及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十類之枕頭、百葉窗簾、扇子、相框、木製容器：筒、木製信箱、非貴重金屬珠寶箱、塑膠製容器、化妝鏡、鎖、鎖具等商品，向被告申請註冊，經該局審查准列為註冊第八八二四○五號商標（如附圖一，下稱系爭商標）。嗣參加人屈臣氏百佳股份有限公司以該註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第十四款之規定，檢據「BUNNY(邦妮)圖」、「0TTO MOTO及圖」等系列標章之圖形（如附圖二，下稱據以評定標章）對之申請評定，經被告審查，以九十一年六月十一日中台評字第八九○四○一號商標評定書為第八八二四○五號商標之註冊應為無效之處分，原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。

㈡被告及參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。

三、兩造之爭點：原告是否因與參加人間具有業務往來關係而知悉據以評定標章之存在，並加以模仿抄襲，進而搶先以此近似於據以評定標章之商標圖樣指定使用於同一商品或類似商品，申請註冊？

甲、原告主張之理由：

一、按「商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係、知悉他人商標存在者，不得申請註冊」，固為系爭商標註冊時商標法第三十七條第十四款所明定，惟經濟部前曾以經八九訴字第八九○八六六○六號闡明本條文適用前提「除以相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品商標之客觀要件外，尚需兼備商標註冊申請人與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，申請人復未徵得該他人同意，搶先申請註冊之事實要件始為俱足，又該契約、地緣、業務往來或其他關係，應由先使用人具體舉證有合理確信申請人係因該關係知悉先使用商標存在之明確事證，而非憑空臆斷。」可見是否有「搶先申請註冊」之事實，行政機關必須根據先使用人之具體舉證作判斷，殊不得僅憑雙方存在有業務往來契約即遽為某一方違反本條規定之認定，合先敘明。

二、今訴願決定維持原處分指稱：「關係人屈臣氏百佳股份有限公司為連鎖式之經銷商，訴願人則為其貨品供應商之一；關係人申請評定主張其於八十七年九月間，據以評定商標之商品即以公開陳列於賣場販售，而訴願人之系爭商標則於八十七年十二月十七日始申請註冊，且關係人與訴願人於八十六年至八十九年間，雙方訂有業務往來交易契約，有相關證據資料附卷可稽，是原處分機關認定關係人據以評定標章表彰之置物箱商品，公開陳列販售後，訴願人始以整體外觀、構圖意匠相似之圖形作為系爭商標之主要部分，申請註冊，自無不合」。惟查系爭「吉妮兔gini Rabbit及圖」商標圖樣確為原告所創用，此皆有完整之設計過程及會議記錄等證據資料可佐，並有任職於三商百貨公司採購專員林淑喜小姐可為之作證，現將其全部創作過程詳述如下：

㈠八十七年六、七月：任職於三商百貨公司採購專員林淑喜口頭建議，以八十八年為適逢農曆兔年為創作緣由，希望未來創作能以兔子造型為主要訴求。

㈡八十七年七月：原告著手規劃有關多種兔子之造型，並於當月交予三商百貨採購林淑喜參考，備有證明書以資佐證。

㈢八十七年八月十七日：原告就其所提供之圖形開會討論。

㈣八十七年八月二十日：三商百貨林淑喜再具體建議之產品細目及品項。

㈤八十七年八月二十四日：原告公司完成定稿，選定Ｂ、Ｇ、Ｈ、Ｉ四組兔子圖形。

㈥八十七年八月三十一日：決定執行Ｈ案及Ｉ案，由原告內部決定中文、英文之命名及商標設計。

㈦八十七年八月三十一日：圖案定案後，隨即以此規劃出冬衣篇、泡泡篇、手機篇、居家篇、電話篇等主題圖樣。

㈧八十七年十二月八日：下單向緯昌有限公司訂購「吉妮兔」手提袋。

㈨ 八十七年十二月十七日：提出商標註冊之申請。

三、反觀參加人就據爭兔子之設計過程混亂且模糊，創意來源不明，茲就其創作過程提出下列質疑：

㈠八十七年七月三十一日：參加人委託孜展企業有限公司設計HAPPY BUNNY著作，兔子圖樣為「 」。

㈡八十七年八月二十日：委託孜展企業有限公司製造邦妮小兔收納箱。

㈢八十七年九月二十一日：正式上市邦妮小兔收納箱，兔子圖樣依稀可看出為「」。

㈣八十七年十一月十九日：此後邦妮兔子圖樣已非原先由孜展企業有限公司設計之「 」，而改變為貌似原告吉妮兔之「 」，顯有蓄意抄襲原告所原始創作商標圖樣之嫌。

㈤八十八年六月十一日：提出「TOTO MOTO及圖」商標註冊之申請，商標圖樣為「」，與八十七年七月三十一日設計完成之「BUNNY（邦妮）圖」不同，反而與原告先使用之「 」較為相似，以之作為商標圖樣提出申請註冊，參加人襲用原告商標圖樣之意圖更為明顯。

㈥八十九年十一月三十日：更進一步推出與原告八十七年設計完成之「吉妮兔gini Rabbit及圖」電話篇完全相同之「巧巧MOTO兔」，參加人惡意襲用原告先使用之商標圖樣由此可證。

四、綜上比較原告及參加人雙方之兔子商標創作時間及推出使用經過，原處分暨訴願決定機關認定事實顯有錯誤，茲將其理由分述如下：

㈠原告雖為參加人之貨品供應商之一，但並非是參與邦妮兔商品共同開發商之一，縱使雙方並於八十六年至八十九年間定有業務往來交易契約，但不能因此業務關係遽草率斷定原告襲用參加人之商標圖樣。查參加人八十七年九月所正式上市使用之兔子商標圖樣與原始委託孜展企業有限公司所設計之「HAPPY BUNNY邦妮圖」尚為相符，然及至八十七年十一月十九日，參加人卻變更原先所設計的兔子圖形，以「邦妮小白兔」公開使用於商品上促銷，其變更後之兔子圖樣反而近似於原告先使用之「吉妮兔gini Rabbit及圖」兔子造型，此一巧合應非屬偶然。由此時間上之微妙關係，可證明參加人於「HAPPY BUNNY邦妮圖」完成設計後，因業務往來關係得知原告所設計之「吉妮兔gini Rabbit及圖」造型較「HAPPYBUNNY 邦妮圖」美觀，進而篡改使用與「吉妮兔gini Rabbit及圖」相仿之兔子圖樣，並稱之為「邦妮小兔」而使用於市場上，其惡意襲用原告先使用之商標圖樣意圖及事實明顯，嚴重妨礙商場之公平競爭及交易秩序。

㈡原處分及原決定所指稱「八十七年九月間，據以評定商標之商品即以公開陳列於賣場販售」，並由此即斷定原告乃係知悉該商標之存在而搶先申請註冊，此不利於原告之認定顯然過於草率：如事實果真如參加人所主張，原告因業務關係知悉參加人之商標存在而襲用，何以截至九十一年止，參加人仍繼續向原告訂購系爭商標所使用之相關商品，並同時於各大賣場並列販賣？參加人向原告之持續採購行為，顯然與常理不符。

五、由前述之時間關係及事實疑點，吾人可以清楚明瞭原告並無違反前揭商標法第三十七條第十四款之規定；亦即系爭商標並非因與參加人間之業務往來契約等而遭原告搶先申請註冊，是可得證。

六、次按商標在外觀、讀音及觀念有一方面近似，即為近似商標，判斷商標近似與否，應就其主要部分隔離觀察有無引起混同誤認之虞以為斷，商標圖樣上之圖形近似，有混同誤認之虞者，為外觀近似；而所謂觀念近似係指商標之文字或圖形、記號表現之意義或概念，在一般人之視覺或聽覺等感官作用所得之心理印象，有無引起混淆誤認之虞。衡酌商標在外觀或觀念有無混淆誤認之虞，應本客觀事實，以具有普通知識經驗之商品購買者，施以普通所用之注意為準（商標近似審查基準第五條），茍兩商標之創作意匠有別，予人寓目印象明確，各具其識別性，依現今一般商品購買人之消費習性及認知程度，並無「混同可能性」時，即不發生近似與否的問題。

七、今查本件系爭商標系以英文設計字體「gini Rabbit」、中文「吉妮兔」及雙兔擬人化圖形之聯合式商標，中文「吉妮兔」為英文「gini Rabbit」之譯音，中英文為雙兔圖之命名，以利一般消費者辨識及記憶，極具識別性，整體商標圖樣由三個主要部分組合而成，極具創作力及識別力。其與據以評定標章之「BUNNY（邦妮）圖」、「TOTO MOMO及圖」有下列不同：

㈠「吉妮兔gini Rabbit及圖」與「BUNNY（邦妮）圖」之差異：就整體商標圖樣觀之，系爭商標圖樣乃由中文「吉妮兔」及英文設計字體「giniRabbit」及雙兔組合而成，相對於「BUNNY（邦妮）圖」，乃單純由一隻線條粗糙、表情呆板的兔子所構成，兩者詳加比較系爭商標圖樣兔子為長型白色耳朵，據以評定標章圖樣兔子為長方黑底耳朵；系爭商標之兔子雙手垂下，據以評定標章之兔子雙手高舉；系爭商標兔子衣服簡單大方無口袋裝置，據以評定標章兔子衣服上則有一個大口袋；系爭商標兔子眼、鼻、嘴各有獨立特徵，表情一隻正直、老實，一隻甜美可愛、活潑慧黠，而據以評定標章口鼻共用一點，臉部表情呆板木訥。因此，不論就整體商標圖樣或細部觀之，兩者皆有很大的不同。

㈡「吉妮兔gini Rabbit及圖」與「TOTO MOTO 及圖」之差異：就整體商標圖樣比較觀之，系爭商標除了擬人化之雙兔外，有中文「吉妮兔」及英文設計字樣「gini Rabbit」為雙兔命名，據以評定標章雖亦有雙兔圖，但其英文名稱為未經設計之「TOTO MOMO」字母，且無中文名稱；二者詳加比較，系爭商標兔子為長形白耳朵，據以評定標章兔子為圓短黑底耳朵，狀似老鼠耳；系爭商標兔子雙手皆下垂，構圖一致，據以評定標章兔子一為雙手下垂，一為雙手高舉；系爭商標兔子眼鼻口各有其特徵，一有雙甜美俏麗的眼睛，一有雙無辜的雙眼；而據以評定標章兔子口鼻共用一點，眼睛呆板，二隻表情並無分別；系爭商標兔子二隻右耳皆有小花點綴，據以評定標章兔子只有一隻左耳上有小花裝飾；系爭商標兔子衣服皆以簡單大方線條勾勒而成，而據以評定標章兔子一為男生裝扮，一為女孩裝扮。因此，系爭商標與據以評定標章者之創作意匠不同，予一般消費者之寓目印象亦有差異，非屬近似商標，應無使一般消費者有混淆誤認之虞。

八、次查，舉凡十二生肖「鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、牛、羊、雞、狗、豬」等均為人所熟知，其素材取自自然界常見動物，以該等素材設計商標圖樣極為普遍，自不宜由少數人獨占專用某一素材為商標圖樣，而排斥他人以可資區別之圖樣作為商標申請註冊，否則將造成自然界動物有限素材的減少，抑制文化之健全發展並影響市場之自由競爭。系爭兩造商標雖固均以擬人化之兔子作為商標圖樣，然不能依此為先入為主之意識為導向，逕認為兩者自有易生同一系列產品之聯想；最高行政法院九十一年判字第六一五號判決理由更明白指出：兔子自然界動物，只要兩商標異時異地隔離觀察，一般消費者可得繁簡有別之印象，即認無混淆誤認之虞；且以兔子作為設計主體作為商標一部份申准註冊，所在多有，如兩商標兔子圖形仍有不同型態，不能概認為相同或近似。此觀之已獲准註冊之多種兔子態樣之註冊商標可資證明。

九、再者，系爭商標圖樣「吉妮兔gini Rabbit及圖」與據以評定標章「TOTO MOTO及圖」同時於前揭商標法施行細則第四十九條第十六類、第十八類及第廿八類商品皆獲准註冊使用，可知在現今商標近似審查實務上，審查委員多認為二商標不構成近似，而獲准其併存註冊；且參加人屈臣氏百佳股份有限公司於八十九年至九十一年間，仍不斷向原告採購系爭商標所指定使用之相關商品，此有採購訂單可證，並於參加人各大經銷賣場同時並列販售，足證參加人亦不認為系爭商標有致一般商品購買人對於產製主體與據以評定標章產生混淆誤認之可能。

十、揆諸上述說明，可知系爭商標與據以評定標章雖同為兔子之外形特徵，但其創作意匠迥然有別，予人寓目印象亦不盡相同，一般消費者於購買時，施以普通所用之注意，應足以分辨二者之產製主體不同，原決定維持原處分，逕認為「二者圖樣均為擬人化之兔子設計圖，整體外觀相彷彿，易使人聯想為源自同一主體之系列商標而產生混淆誤認之虞，應構成近似」，顯以先入為主之主觀意識審酌，實有不當。

、末按，訴願決定之審議程序亦於法不合，依訴願法第六十三條第一項雖規定有書面審查之原則，但第二項及第三項則明白規定：「受理訴願機關必要時得通知訴願人、參加人或利害關係人到達指定處所陳述意見」、「訴願人或參加人請求陳述意見而有正當理由者，應予到達指定處所陳述意見之機會。」由此可知，在書面審查之外，以言詞陳述意見為審議訴願事件之第二種方式，只要訴願人或參加人有正當理由提出請求時，訴願審議委員不得拒絕，故是否為言詞之陳述並非全屬受理訴願機關裁量之事項，鑒於參加人與原告間之關係複雜，非言詞陳述無法釐清事實真相，原告因此於九十一年八月十三日曾請求到場陳述意見，俾對訴願案情有所瞭解及增進訴願效能，應有相當正當之理由，但訴願決定機關不察，逕以「事證已臻明確」拒絕之，其訴願審議程序顯然違背法令，嚴重損害原告程序上之利益。再者，依訴願法第六十七條規定，受理訴願機關應依職權實施調查，不受訴願人主張之拘束，但原訴願決定機關逕以「訴願人所舉系爭商標為其自創過程等相關資料，均屬該公司之內部作業及文書資料，並不足以作為系爭商標申請創作在先之事證，所訴理由並無足採」而拒絕實施調查，此怠於將足以影響訴願決定之證據資料採為審議基礎，亦有違訴願機關依職權調查證據之義務。

、綜上所述，系爭商標「吉妮兔gini Rabbit及圖」乃係原告所創用，非因業務關係知悉參加人之據以評定標章圖樣「BUNNY（邦妮）圖」及「TOTO MOTO及圖」而惡意襲用，自無前揭商標法第三十七條第十四款規定之適用，訴願決定維持原處分，其認定事實、適用法律顯有違誤；且在訴願審議程序上亦有重大瑕疵，已嚴重損害原告之權利及法律上利益，自屬違法之行政處分。

乙、被告主張之理由：

一、商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，為商標法第五十二條第一項所明定。又依評決時商標法施行細則第四十條第二款（現行已移列為商標法第七十七條之一第二款）商標評定案件適用註冊時之規定，本件被評定之註冊第八八二四○五號「吉妮兔GiniRabbit及圖」商標係於八十九年二月一日獲准註冊，其商標之評定核應適用八十七年十一月一日修正公布之商標法，合先陳明。

二、商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在」，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第三十七條第十四款所明定。本款之立法意旨，係指註冊人因某種具體明顯關係知悉據以評定標章之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商場秩序之事實而言。而判斷兩商標近似與否，應本客觀事實，依具有普通知識經驗之購買者施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，有無引致混同誤認之虞以為斷。商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。查本件系爭註冊第八八二四○五號「吉妮兔Gini Rabbit及圖」商標圖樣上之「 」圖形，與參加人據以評定之「BUNNY（邦妮）圖」、「OTTO MOTO及圖」（如申請書、補充理由書及附件所示，而申請書、補充理由書就『OTTO』誤繕為『TOTO』）等系列標章之圖形「 」、「 」相較，細為比對固見服飾描繪等部分不盡相同，惟二者均為擬人化之抽象兔子設計構圖，整體外觀、構圖意匠予人寓目印象實極相彷彿，於異時異地隔離觀察，易使人聯想為源自同一主體之系列標章而產生混同誤認之虞，應屬構成近似。

三、次查本件參加人屈臣氏百佳股份有限公司為連鎖式之經銷商，原告則為其貨品供應商之一，而「BUNNY（邦妮）圖」、「OTTO MOTO及圖」係參加人委託案外人孜展企業有限公司設計之標章，且其表彰之置物箱（塑膠材質）商品早於八十七年九月間，即已公開陳列於賣場販售，市場銷售反應熱烈，嗣並陸續推出相關之筆袋、ＣＤ唱片盒、午安枕、坐墊、相簿等系列商品廣為陳列銷售，頗受消費者之喜愛，鑒於參加人公司銷售商品大都透過其全省各地設立之經銷店賣場予以大量或密集行銷，以及參加人與原告確曾因業務往來關係於八十六年至八十九年間簽訂有業務往來交易協定之事實，該據以評定標章之信譽於系爭商標八十七年十二月十七日申請註冊當時堪認已為原告、相關業者及消費者所知悉，凡此有參加人檢送之商品生產訂購單、商品廣告單、商品目錄及業務交易協定文件等相關證據資料正本或影本附卷可稽，是原告既曾為參加人之文具類相關商品大宗供應商，其遲於八十七年十二月十七日（即參加人就據爭標章表彰之夢想家置物箱商品公開陳列販售後），始以整體外觀、構圖意匠相似之圖形作為系爭商標圖樣主要部分之一，實難諉為巧合，顯有知悉據以評定標章存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。從而原告未徵得參加人同意，以近似之系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於相同或類似之塑膠製容器：筒、箱、盒、桶、瓶、置物籃等商品，揆諸前述說明，自有前揭商標法第三十七條第十四款規定之適用。

四、末查前揭商標法第三十七條第十四款規定係指他人標章確有先使用於同一或類似商品之情事而言，並不以該他人標章須夙著盛譽或在被告獲准註冊為前提。本件據參加人檢送之前揭商品型錄等證據資料以觀，參加人就據以評定標章確有作為商標型態之使用，實無庸置疑，原告所述參加人僅為圖形之使用云云，顯有所誤解。另原告所舉系爭商標為其自創之過程等相關資料，均屬該公司之內部作業及文書資料，並不足以作為系爭商標申請創作在先之事證，業經經濟部以經訴字第○九一○六一二四七五○號訴願決定書指明在案。又原告訴稱其相同於系爭商標之圖樣，在另案亦經被告認定與荷蘭商米飛兔等商標構成近似乙節，經核所訴係在他類審理之情形，與本案審理並無抵觸之處；其所舉核准案例，與本案圖樣、指定商品不盡相同，核屬另案註冊妥適與否問題，均難比附援引執為本案有利之論據，併予陳明。

丙、參加人主張之理由：

一、原告之商標註冊確違反註冊時商標法第三十七條第一項之規定：

㈠依前揭商標法第五十二條規定，評定商標之註冊有無違法事由，應依註冊公告時之規定。本件被評定之商標獲准註冊於八十九年二月一日，是依當時商標法第三十七條第十四款之規定，商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在時，係不得申請註冊商標，合先敘明。

㈡按被告參加人於八十七年七月三十一日即已委託孜展企業有限公司完成 HappyBunny之美術著作（即據以評定標章之前身），並由該公司出具證明書由參加人享有該著作權。參加人基於該著作權，已於同年八月二十一日正式發包予廠商生產Bunny Rabbit Multi Box商品，並於同年九月公開陳列於賣場販售，此有參加人八十七年九月二十一日至同年十月二十一日之商品型錄可為證明。嗣因市場銷售反應熱烈，參加人遂以系爭著作為基礎，陸續推出相關之筆袋、ＣＤ盒、午安枕、坐墊、相簿等系列商品廣為陳列銷售，此可見於參加人之公開廣告型錄如八十七年十月二十二日至十一月十八日、八十七年十一月十九日至十二月二十五日、八十七年十二月二十六日至八十八年一月二十七日、八十八年一月二十八日至二月二十四日、八十八年二月二十五日至四月二十八日等。是可知參加人就八十七年九月即就據以評定標章之原型（即其前身）開始為商標使用，雖其後之圖形曾作小幅修改，但其觀念之表達或表達方式，均不脫離原創作意匠理念。

㈢經查，原告自八十六年起至八十九年即與參加人訂有業務交易協定，且其又以供應文具類相關商品為大宗，鑑於據以評定標章商品早於八十七年九月即已於參加人全省各賣場門市予以大量行銷，原告身為參加人之同類商品供應商，即難以諉稱其不知據以評定標章之存在。詎料，原告竟於八十七年十二月十七日以與據以評定標章幾近相同之意匠，且指定於相同之產品申請商標，顯有知悉據以評定標章存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。從而原告未徵得參加人同意，以近似之系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於相同或類似之塑膠製容器：筒、箱、盒、桶、瓶、置物籃等商品，揆諸前述說明，自有前揭商標法第三十七條之規定之適用。

二、系爭註冊商標與參加人之據以評定標章構成實質近似：

㈠判斷兩商標近似與否，應本客觀事實，依具有普通知識經驗之購買者施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，有無引致混同誤認之虞以為斷。商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。查本件系爭註冊第八八二四○五號「吉妮兔Gini Rabbit及圖」商標圖樣上之「 」圖形，與參加人據以評定之「Bunny(邦妮)圖」、「OTTO MOTO及圖」等系列標章之圖形相較，細為比對固見耳朵造型、服飾描繪等部分不盡相同，惟二者均為擬人化之抽象設計構圖，整體外觀、構圖意匠予人寓目印象實極相彷彿，於異時異地隔離觀察，易使人聯想為源自同一主體之系列標章而產生混同誤認之虞，應屬構成近似。

㈡另依羅明通律師所著「著作權法論」第二節第一款「實質相似之判斷因素」（第五七四頁至第五七五頁）「．．．抄襲之量可作為參考，為著作權法不要求百分之百之量之抄襲，只要整體相似即可，些微之不同並不影響實質相似之成立。．．．惟量固可做為參考，但並非決定之要素。依美國聯邦法院之見解，所抄襲者若為原告著作中之重要部分，縱僅佔原告作品之小部分，亦構成重大或實質之近似」；據以評定標章與系爭商標予人印象均為一雄性與一雌性之卡通化雙兔圖樣，構圖意匠極相彷彿；雖原告將據以評定標章圖形著作小幅修改，但卡通化雙兔圖樣為參加人於本著作中之重要部分，故系爭商標圖樣確已構成重大或實質之近似之認定。再則，雖著作權所保護者為圖案之本體，而商標所保護者屬該圖案所表彰之商譽，二者本質上雖有差異，但依八十三年七月著作權裁判彙編第一一二八頁至一一二九頁之研究結果，司法院刑事廳研究意見亦採肯定說，即此一行為已構成侵權；故衡諸上情，系爭商標侵害據以評定標章權益之事證已明。

三、另原告所舉系爭商標為其自創之過程等相關資料，均屬該公司之內部作業及文書資料，並不足以作為系爭商標申請創作在先之事證，業經經濟部以經訴字第○九一○六一二四七五○號訴願決定書指明在案，參加人於此亦否認該等創作資料其形式與實質之真正，併予陳明。

理由

一、按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第十四款所規定。其立法意旨除參照巴黎公約第六條之七第一項及歐洲共同體商標規則第八條第三項之規定，禁止商標所有人之代理人或代表人未經權利人同意，而以自己名義搶先申請註冊該商標外，並擴大其適用範圍及於因契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形（參照原處分卷第一○六至一○八頁附被告印發之商標法令宣導資料）。故本款之適用，除申請註冊之商標圖樣，客觀上相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標外，尚須證明此申請註冊之商標圖樣，係因申請人與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在，進而加以模仿抄襲之作品，始足當之。否則依系爭商標註冊時商標法第三十六條所揭示之商標註冊先申請主義，申請註冊之商標圖樣，客觀上雖然相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，但如無法證明其有知悉他人商標存在並加以抄襲之事實，仍應准最先申請者註冊。

二、本件系爭註冊第八八二四○五號「吉妮兔gini Rabbit及圖」商標評定事件，被告略以系爭商標圖樣與參加人據以評定之「BUNNY(邦妮)圖」、「0TTO MOTO及圖」等系列標章，兩者商標圖樣上之圖形，均為兔子設計構圖，整體外觀、構圖意匠相彷彿，易使人聯想為源自同一主體之系列標章而產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。又參加人據以評定之標章所表彰之置物箱商品，早於八十七年九月間，即公開陳列於賣場販售，並陸續推出相關之筆袋、ＣＤ唱片盒、午安枕、坐墊、相簿等系列商品廣為陳列銷售，頗受消費者之喜愛，鑒於參加人公司銷售商品大都透過全省各地設立之經銷店賣場，大量或密集行銷，且原告為參加人文具類相關商品大宗供應商，雙方於八十六年至八十九年間，簽訂有業務往來交易協定，該據以評定標章之信譽，於系爭商標八十七年十二月十七日申請註冊當時，應已為原告、相關業者及消費者所知悉，凡此有參加人檢送之商品生產訂購單、商品廣告單、商品目錄及業務交易協定文件等相關證據資料正本或影本附卷可稽，是原告以整體外觀、構圖意匠相似之圖形作為系爭商標圖樣主要部分申請註冊，顯有知悉據以評定標章存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。從而原告未徵得參加人同意，以系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於相同或類似之塑膠製容器，筒、箱、盒、桶、瓶、置物籃等商品，揆諸前述說明，自有首揭法條規定之適用，乃為評定成立之處分。原告不服，提起訴願，主張系爭商標與據以評定之系列標章，兩者圖樣構圖意匠並不相同，一般消費者應無產生混同誤認之虞。又原告公司自七十三年成立以來，致力於自創品牌，屢獲大獎，系爭商標即於八十七年完成設計、申請，並銷售使用，均有產品型錄暨廣告年鑑等資料可稽，原告僅為參加人貨品供應商之一，至多於參加人八十七年九月二十一日「MOTO」單一產品置物盒上架發售後，原告才能獲悉其圖形。系爭商標起於八十七年六、七月間由三商百貨公司職員林淑喜小姐建議八十八年為兔年，希望以該造型為訴求，原告公司隨即進行規劃、細部討論．．．，再於八十七年八月二十四日完成定稿，選定四組兔子圖形，定案後於八十七年十二月八日下單向緯昌有限公司訂購手提袋，均有相關之文件資料俾憑證明，顯然系爭商標屬自創，並非抄襲參加人之圖形。另原告已投資大量資金從事產銷，被告審查原告另案相同之商標圖樣，已認定其與荷蘭商之「米飛兔」及日商三麗鷗公司之「DAISY & CORO」及「MYMELODY」近似，現又認與「OTTO MOTO」近似，豈非認定四隻兔子均屬近似，則前開商標又何能並存等語。訴願機關以系爭「吉妮兔gini Rabbit及圖」商標圖樣係由中文「吉妮兔」、英文「gini Rabbit」及雙兔圖形所結合組成；與據以評定之「BUNNY（邦妮）圖」、「0TTO MOTO及圖」等系列標章，二者圖樣均為擬人化之兔子設計圖，整體外觀相彷彿，易使人聯想為源自同一主體之系列標章而產生混同誤認之虞，應屬構成近似。再查，參加人屈臣氏百佳股份有限公司為連鎖式之經銷商，原告則為其貨品供應商之一；參加人申請評定主張其於八十七年九月間，據以評定商標之商品即已公開陳列於賣場販售，而原告之系爭商標則於八十七年十二月十七日始申請註冊，且參加人與原告於八十六年至八十九年間，雙方簽訂有業務往來交易協定，有相關證據資料附卷可稽，是被告認定參加人據以評定標章表彰之置物箱商品，公開陳列販售後，原告始以整體外觀、構圖意匠相似之圖形作為系爭商標圖樣之主要部分，申請註冊，並無不合。至原告訴稱，其於參加人八十七年九月二十一日「MOTO 」單一產品置物盒上架發售後，才能獲悉據以評定標章圖形等語，惟查，原告所舉系爭商標為其自創之過程等相關資料，均屬該公司之內部作業及文書資料，並不足以作為系爭商標申請創作在先之事證，所訴理由並無足採；是原告以近似於據以評定商標之系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於相同或類似之塑膠製容器，筒、箱、盒、桶、瓶、置物籃等商品，且與參加人間有業務關係，自有違首揭法條之規定。故被告所為系爭第八八二四○五號「吉妮兔gini Rabbit及圖」商標之註冊應為無效之處分，洵無不合，應予維持。另原告訴稱其相同於系爭商標之圖樣，在另案亦經被告機關認定與荷蘭商米飛兔等商標構成近似乙節，經核，所訴係在他類審理之情形，與本案審理並無抵觸之處；又原告請求到會陳述意見乙節，因事證已臻明確，核無必要等語為由，駁回其訴願。原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由及其爭點均如事實欄所載。

三、本院查：

㈠參加人據以評定之標章固包括「BUNNY(邦妮)圖」、「0TTO MOTO及圖」等系列標章之圖形，如附圖二所載，但其中僅①BUNNY(邦妮)圖形於系爭商標申請註冊日（八十七年十二月十七日）之前有先行使用之事實（見原處分卷第四十至四十三頁附參加人於八十七年九月二十一日、八十七年十月二十二日發行之型錄上之邦妮小兔收納箱圖片），其餘②至⑥之圖形係於八十七年十二月二十六日、八十八年四月二十九日、八十九年二月二十四日、八十九年六月二十七日發行之型錄始陸續出現（見原處分卷第四十七、五十九、六十一、六十三、九十一、一○二頁），均在系爭商標申請註冊日之後，自不可能成為系爭商標抄襲之來源。又被告於編製原處分卷時，關於據以評定標章僅臚列附圖二②至⑥之圖形（見原處分卷第十八頁），漏列參加人據以評定主要引用之創作原形即附圖二①BUNNY(邦妮)圖形，容有未洽。至於系爭商標是否因抄襲附圖二①BUNNY(邦妮)圖形而得，則論述如下。

㈡參加人雖於提起異議時主張原告因業務上往來關係知悉如附圖二①BUNNY(邦妮)圖形之存在（原處分卷第二十一、三十頁），惟據原告主張其係參加人文具類商品的供應商，賣給參加人的產品上所使用的商標就是系爭商標等情，參加人於本院審理時亦坦承「我們是向原告採購文具類商品，原告是使用自己的商標賣給我們，所以本件並不是因為我們把據以評定商標委託原告製造所造成的問題」，並指稱「據以評定商標（指附圖二①BUNNY邦妮圖形）是八十七年七月設計，九月上市使用，至於叫什麼名稱沒有特定。因原告到我們公司採購處辦公室推銷他們的產品，設計稿及後來的廣告型錄都放在我們採購處長辦公室，他們的人來推銷時應該有看到」、「我們採購處長的辦公室是獨立一間大的，每個種類商品之採購經理也有一間獨立的辦公室，每個房間是密閉的，經理辦公室也會放型錄。當初原告採購人員是到採購經理辦公室洽談生意，所以可能有看到」等語在卷。足見參加人所謂原告因業務上往來關係知悉如附圖二①BUNNY(邦妮)圖形之存在，乃指原告到參加人公司採購處辦公室推銷原告自己之產品時，可能看到據以評定標章之設計原稿及後來的廣告型錄而知悉如附圖二①BUNNY(邦妮)圖形。惟此為原告所否認，參加人亦未指出原告公司那個採購人員有看到，又未提出任何具體證據以實其說，自難採信原告係因此種業務上往來關係知悉如附圖二①BUNNY（邦妮）圖形之存在。至於原告承認其頂多是在八十七年九月二十一日參加人的「MOTO」單一產品置物盒（即邦妮小兔收納箱）上架發售後，才得以在賣場知悉該BUNNY(邦妮)圖形云云，則與一般消費者在大賣場購物時獲悉某一商標之存在，並無兩樣，尚難認此種情形係因契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在，且知悉他人商標之存在並不當然衍生抄襲行為，是否有抄襲行為仍須依證據認定之。

㈢按商標之抄襲，於主觀上係出於模仿之故意，客觀上乃表現為相同或明顯近似。對於具有獨創性之新奇商標而言，因市面上前所未有，如有與其近似之商標圖樣隨後出現，依經驗法則即可推論後者係抄襲前者。但如果市面上已存在許多以某一習知事物為描寫主題之商標圖樣，彼此近似，則爾後再出現描述同一主題之商標圖樣，即難僅以其與先前某一商標近似即推定其係抄襲該商標，蓋後者描寫之主題既為習知事物，且有許多類似之圖樣可資參考，則其創意可能直接來自該習知事物，亦可能參考其他類似之圖樣，不一定係抄襲先前某一商標。本件兩造商標均以兔子為描寫主題，而兔子乃自然界動物，係十二生肖之一，為人所熟知，在國外，早由日本之文具廠商Sun Star太陽星公司於一九九七年及一九九八年在其發行之型錄上使用兔子卡通造型之商標（原處分卷第二三七至二七八頁）；國人以之為設計主體作為商標圖樣一部分，申准註冊於各類商品，所在多有，此有商標公報附卷可資證明（本院卷第一一二至一二一頁），另外於市面上早有販售兔子造型之玩偶，流行之商品型錄亦早有以Hello Kitty兔、FLOMO、HELLOBINY1992、Happy buddy1998、CHERRY RABBIT、THE BEST兔、Dony Rabbit1998、Petit Rabbit1998等兔子卡通造型為商標者（見原處分卷證物袋內原告所提附件二及本院卷第一八六至一九五頁），其造型均與系爭商標圖樣或據以評定標章圖形有幾分相似，被告於另案審查與系爭商標相同之商標圖樣時，亦認定其與荷蘭商之「miffy米飛兔」及日商三麗鷗公司之「DAISY & CORO」及「MY MELODY」圖形近似（見訴願卷證物袋內原告所提附件二十五）。足見系爭商標之創意可能直接來自習知之兔子，亦可能參考市面上眾多兔子造型之玩偶或商標圖樣，不一定係抄襲據以評定之附圖二①BUNNY(邦妮)圖形。何況系爭商標與據以評定之附圖二①BUNNY(邦妮)圖形固均為擬人化之兔子設計圖，整體外觀有幾分相似，但比對其各部分，仍有許多差異。系爭商標圖樣兔子為長凸型白色耳朵，據以評定標章圖樣兔子為長方黑底耳朵；系爭商標之兔子雙手垂下，據以評定標章之兔子雙手高舉；系爭商標兔子衣服簡單無口袋裝置，據以評定標章兔子衣服上則有一個大口袋；系爭商標兔子眼、鼻、嘴各有獨立特徵，臉形渾圓，表情一隻老實木訥，一隻活潑慧黠，而據以評定標章兔子口鼻共用一點，頭部像一顆橫擺的雞蛋（橢圓形），未表現出其臉部神情。被告於其審定理由亦認兩者細為比對，可見服飾描繪等部分不盡相同。故系爭商標與據以評定之附圖二①BUNNY( 邦妮)圖形之相似程度並不足以使人相信其係抄襲附圖二①BUNNY(邦妮)圖形而來。

㈣原告主張系爭「吉妮兔gini Rabbit及圖」商標圖樣係為其所創用，緣起於八十七年六、七月間，任職於三商百貨公司採購專員林淑喜口頭建議，以八十八年為適逢農曆兔年，希望未來創作能以兔子造型為主要訴求。原告乃於八十七年七月著手規劃有關多種兔子之造型，並於當月交予三商百貨採購林淑喜參考；再於八十七年八月十七日開會討論；林淑喜於八十七年八月二十日具體建議產品細目及品項；原告於八十七年八月二十四日開會選定Ｂ、Ｇ、Ｈ、Ｉ四組兔子圖形；原告於八十七年八月三十一日開會決定執行Ｈ案及Ｉ案，並決定其中文、英文之命名及商標設計，接著以此規劃出冬衣篇、泡泡篇、手機篇、居家篇、電話篇等主題圖樣；原告於八十七年十二月八日下單向緯昌有限公司訂購手提袋，並要求標示「吉妮兔」之品牌；再於八十七年十二月十七日提出系爭商標註冊之申請等情，業據其於異議答辯、訴願及起訴時一再提出完整之設計過程會議記錄、訂貨單、商品型錄等資料為證，並有任職於三商百貨公司採購專員林淑喜小姐所出具之證明書為證（經認證之正本附本院卷第二九五頁），參以原告於二○○○年發行之型錄即載明系爭商標吉妮兔Gini Rabbit圖形之著作權起於一九九八年（GiniRabbit copyright since1998，2000 CHYUAN SHYANG CO.筌翔公司）；於二○○一所發行之型錄亦說明系爭商標人物Gini Rabbit係誕生於一九九八年九月一日（以上見原處分卷證物袋內原告所提附件五、訴願卷證物袋內原告所提附件七及本院卷起訴狀附件八），並非臨訟製作，自堪信原告主張為真實。益證系爭商標並非抄襲據以評定之附圖二①BUNNY(邦妮)圖形而來。

四、綜上所述，系爭商標既非抄襲據以評定之附圖二①BUNNY(邦妮)圖形而來，即不生知悉他人商標存在而剽竊搶註之問題，應無首揭法條規定之適用。被告未分辨據以評定標章②至⑥出現於系爭商標申請註冊日之後，不可能成為系爭商標抄襲之來源，亦未詳察系爭商標是否抄襲據以評定之附圖二①BUNNY(邦妮)圖形而來，僅以據以評定標章圖形有部分使用在先，原告應已知悉，卻以相似之圖形作為系爭商標圖樣主要部分申請註冊等情為由，即認定其係以不正競爭行為搶先申請註冊，有首揭法條規定之適用，遽為評定成立之處分，其認事用法實有違誤，訴願決定未加糾正，仍予維持，容有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許，並由被告另為評定不成立之處分。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院 第二庭