九十二年度訴字第二二六一號｜行政：商標註冊｜裁判日期：93 年 07 月 14 日

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十二年度訴字第二二六一號原　　　告　米老鼠牛排館國際企業有限公司　　樓代　表　人　甲○○董事）訴訟代理人　丙○○ 被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　蔡練生（局長）訴訟代理人　乙○○ 右當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十二年三月十九日經訴字第 ○九二○六二○四六八○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）九十年十月二十九日以「米老鼠牛排館」商標（以下簡稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十九類之牛肉、冷凍牛肉、豬肉、冷凍豬肉、肉汁、肉湯、薰肉、排骨、家禽肉、火腿、燉肉、炸雞、雞腿、豬腳、紅燒豬肉、紅燒牛肉、速食濃縮肉湯、魚排、蝦仁、魚肉塊商品，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭商標圖樣上之中文「米老鼠」係美商．迪士尼企業公司（以下簡稱迪士尼公司）所創作之著名卡通人物之一，以之作為商標，指定使用於前述商品，有使一般公眾對其商品來源或產製主體產生混淆誤認之虞，應不准註冊，而依九十一年五月二十九日修正公布施行之商標法（以下簡稱商標法）第三十七條第七款之規定，以九十一年十一月六日商標核駁第二六八九九二號審定書為應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。貳、兩造聲明：一、原告聲明：求為判決１、訴願決定及原處分均撤銷。２、被告應核准原告第000000000號「米老鼠牛排館」商標註冊之申請。二、被告聲明：求為判決如主文所示。叁、兩造爭點：系爭商標是否有使一般公眾對其商品來源或產製主體產生混淆誤認之虞，而應不准註冊？一、原告陳述：１、按「商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。」固為商標法第三十七條第七款所明定，惟「所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章，已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」亦為八十八年九月十五日修正之商標法施行細則第三十一條所明示。故所謂著名商標或標章，應指商標或標章於我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知者而言。又該條款之適用，除以相同或近似於他人著名商標或標章之圖樣申請註冊者外，另要以有致公眾混淆誤認之虞者，始足該當適用之。是以，縱使有相同於他人著名商標或標章之圖樣申請註冊，但不致產生公眾混淆誤認之情事時，則尚難有上揭法條之適用，合先陳明。２、「米老鼠」固為迪士尼公司所創作之卡通人物之一，惟其僅係一卡通人物之代稱，有標榜「美國老鼠」之意（因「美國」舊亦稱「米國」）；而其真正的外文名字為「MICKEYMOUSE」。惟近來迪士尼公司均以「米奇」（即MICKEY）稱呼之，並與另一卡通人物「米妮」（即MINI）互為卡通人物中表彰虛擬之一男一女之角色，是以，即便是過去國人習以「米老鼠」三字稱呼該卡通人物，然已因迪士尼公司近來一直使用「米奇」之名稱，且從該公司之相關文宣與廣告中也未見其主動使用「米老鼠」之相關字樣。職是之故，原告認為「米老鼠」三字，已漸失其表彰該卡通人物之合適性。是以，當一般消費者一聽聞「米老鼠」三字時，是否隨之聯想到迪士尼公司所有之上開「米奇」卡通造型人物，容有疑義。３、原告以「米老鼠牛排館」作為系爭商標之圖樣，用以表彰原告之上揭指定商品時，是否亦如被告於原處分書所言：「．．．是以之作為商標，指定使用於所指定之商品，有使一般公眾對其商品之來源或產製主體產生混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用，應予核駁。」云云，實亦有疑問。原告謹臚列下述之理由，用以說明被告上述之認定，於認事用法上之違誤： ⑴、「米老鼠」三字雖為過去國人對迪士尼公司所創作之擬人化老鼠卡通造型人物名稱之代稱，惟事實上迪士尼公司並未將「米老鼠」三字認定為上開卡通人物之正確代稱；此觀乎目前迪士尼公司在有關上開卡通人物之卡通影片、卡通造型玩偶或其他以該卡通造型圖樣所為之各種文宣廣告，均以「米奇」稱呼之，而非以「米老鼠」為其代稱可自明。況且，包括迪士尼公司之前手「華特迪斯奈公司」在內，自始至今從未將「米老鼠」三字當作其表彰任何商品之商標或表彰服務之標章，故迪士尼公司並未將「米老鼠」三字，當作其所有之商標或標章看待；凡此，亦可從迪士尼公司或其前手華特迪斯奈公司從未向被告申請任何之「米老鼠」商標之實際情事可明顯窺知。爰此，迪士尼公司本身既未認定「米老鼠」為其所有之商標，則被告竟未深切體察其中之道理，不僅平白為他人作嫁，且遽認系爭商標有違前揭法條之適用，實對原告相當不公平。 ⑵、承上所述，迪士尼公司既然未曾使用「米老鼠」為其表彰商品及服務之商標或服務標章，亦即在市面上未見迪士尼公司使用「米老鼠」標章之習慣，則原告以「米老鼠」作為商標圖樣，向被告申請註冊，而指定使用於上開商品時，於實際之情形而言，理應不致讓一般消費者產生混淆誤認之情事。故被告不察此等實情，於認定事實上即有疏漏。 ⑶、前揭商標法第三十七條第七款適用上之構成要件為「商標圖樣相同或近似於他人著名之『商標』或『標章』」，要以他人之「商標」或「標章」為標的；反觀，本件據以核駁商標實為國人舊時對卡通造型人物之代稱，而該代稱時至今日根本不為其所有之迪士尼公司所使用，甚至更不曾經該公司當作商標或標章使用之，已如前述；既然非屬該公司所認定之卡通人物代稱，亦非屬該公司所使用之商標或標章，則「米老鼠」三字對迪士尼公司而言，實非屬商標概念，之於一般消費者而言，當然亦非屬商標概念，其事理至為明確。爰此，「米老鼠」三字既非一商標概念，則當然非上開法條構成要件上之「商標」或「標章」要素。是以，被告未辨明「代稱」與「商標」之分野，而遽以上開法條予以適用，此於認事用法上洵屬違誤，實有糾正之必要。 ⑷、在八十二年十二月二十二日修正前之商標法第三十七條第一項第七款規定：「商標圖樣相同或近似他人著名標章，使用於同一或同類商品者，不得申請註冊。」該舊法之規定，亦以他人之著名商標或標章為其審查標的，且在適用上只要以所申請註冊之商標相同或近似於他人著名標章為唯一之構成要件，不若上開現行商標法有關著名商標之保護規定中，仍另需要以「有致公眾混淆誤認之虞」為要件。是以，上開舊法有關著名商標保護之規定，其適用上較現行法寬鬆。今查，在上開舊法適用期間，原告發現有：註冊第一三九○五號「米老鼠」標章（專用期間：七十三年十月一日至八十三年九月三十日），及註冊第四二九九八「米老鼠」標章（專用期間：七十九年二月一日至八十九年一月三十一日），上揭二註冊標章，既然在舊法時期適用較寬鬆之條件下（即不需要「有致公眾混淆誤認之虞」），仍能經被告之前身即中央標準局核准註冊，且兩案前後相接約達十六年之久，則何以在今日現行法採較嚴謹之條件下（即仍需考慮「有致公眾混淆誤認之虞」），卻反遭被告予以核駁？於此，被告未能確實述明理由，且其前後不一之審查認定，誠亦讓原告不能甘服。此絕非如被告簡單以：「至申請人所舉諸例，或因專用權到期未延展而消滅、或屬另案是否妥適問題．．．」所能交代，否則原告所述上開兩案中，倘有一案不妥適，怎可能另一案亦能照准註冊，而前後達十六年之久？ ⑸、同為迪士尼公司前身「華特迪斯奈公司」所創用之「唐老鴨」卡通人物，核其知名度實不下於據以核駁商標之「米老鼠」，惟原告亦查出有經被告核准註冊第一 ○六五七六號「唐老鴨」標章（專用期間：八十六年八月十六日至九十六年八月十五日），目前仍屬有效存在者。而迪士尼公司對「唐老鴨」三字，其態度與對待「米老鼠」三字之情形實如出一轍；均非正式地認為該卡通人物之名稱，亦從未將之視為一商標或標章之使用，被告因而核准上開案件，否則，若如本件審查之嚴格角度而言，早經核駁矣。職是之故，系爭商標「米老鼠」遵此審查原則而言，亦應獲准註冊才是。被告未能詳察本件與上述「唐老鴨」乙案之案情相同，實有違行政處分之平等原則，其理甚明。 ⑹、原告之負責人甲○○從事餐飲服務業已逾十年，於五年多前有鑑於國內有關西餐牛排館雖充斥於坊間，但總給予一般消費者良莠不齊之感，若非價格高檔致一般消費者聞之卻步，而實際上已成為社會名流或作為炫耀經濟能力者所出入之場所；即是標榜消費低廉，但餐廳硬體設備不良或飲食衛生環境不佳之窘境。是以，甲○○即於桃園縣中壢市位於中原大學斜對面（即原告營業現址）開設第一家「米老鼠牛排館」，從事經營西餐牛排館之服務業務。因店面裝潢高雅舒適，故以平廉兼中高價位之經營模式開展事業。一方面以平價但品質衛生兼顧之餐點加惠予當地中原大學城之學生及附近居民、上班族，另方面以中高價位且品質更優良精緻之牛排西餐等高級餐飲服務，提供給予喜好鮮美口味而品質精緻之饕客享用。因經營方向正確且飲食環境高雅，加上原告透過各種媒體不斷地廣告宣傳，如：中國時報、廣告宣傳車及散發海報及廣告DM等，如此「米老鼠牛排館」時至今日，已創造出良好之聲譽及相當之口碑。而原告經營至今，除前開之中原大學旁之總店外，目前已陸續開有桃園內壢分店、龜山分店、龍潭分店及台北松山分店，是以，原告所經營之「米老鼠牛排館」予台北及大桃園地區之消費者心目中，勢已建立起良好之企業形象，並留下深刻的品牌信譽，實已無庸置疑。又系爭商標圖樣「米老鼠牛排館」，實係原告公司名稱之特取部分，而國內一般廠商或公司，將公司名稱之特取部分與其用以表彰其所產製商品之商標取名一致之情形，可謂相當普遍，且不論公司或企業規模大小，該等情形實在不勝枚舉。是以，原告所有之「米老鼠牛排館」商標，既已在一般消費者心目中留下相當深刻之品牌印象與認識，兼之與原告公司形象相結合之結果，系爭商標「米老鼠牛排館」所標榜之餐飲，應不致使一般公眾對其商品之來源或產製主體產生混淆誤認之虞。而系爭商標圖樣「米老鼠牛排館」雖是指定使用於「牛肉、冷凍牛肉、豬肉、冷凍豬肉、肉汁、肉湯、薰肉、排骨、家禽肉、火腿、燉肉、炸雞、雞腿、豬腳、紅燒豬肉、紅燒牛肉、速食濃縮肉湯、魚排、蝦仁、魚肉塊」等商品，然該等商品仍屬原告提供餐飲服務業務之內容標的或材料，且原告為拓展西餐牛排館之業務，日前已接受外界之陸續加盟，而系爭商標所指定之上開商品，正是原告目前所提供給加盟業者作為餐飲服務業務上所必要之料理材料，甚至亦是往來過路客或在原告餐飲店裡接受餐飲服務之消費者所欲加以選購者。既然目前一般消費者對「米老鼠牛排館」所表彰之服務內容，不致與迪士尼公司主體產生混淆誤認，則僅流通於原告與原告所有之加盟業者間之銷售管道，其購買人亦僅為原告之所有加盟業者，此時，更不會有被告所認定：「有使一般公眾對其商品之來源或產製主體產生混淆誤認之虞」之情事。４、綜上析陳，被告所據以適用之商標法第三十七條第七款規定，其適用要件，除要以所申請之商標圖樣相同或近似於他人之著名「商標」或「標章」之外，更要以有造成公眾混淆誤認之虞之情事時，始該當適用。今「米老鼠」三字對迪士尼公司而言，頂多是一個卡通造型人物之代稱，甚至迪士尼公司本身亦不正式認同該代稱，而另以「米奇」稱呼之；既然「米老鼠」三字實為一非正式之代稱而非商標，則即使本件原告所有之上開系爭商標圖樣「米老鼠」，與上開迪士尼公司卡通人物代稱「米老鼠」三字近似，然終非屬商標或標章之法律概念，故系爭商標圖樣應無上揭法條規定之適用。又原告之負責人甲○○所經營之「米老鼠牛排館」西餐牛排館服務，迄今已逾五年多，而且包括中壢中原大學旁之總店在內，連同桃園及台北之各加盟店，至今亦有多家；期間透過原告之於報章媒體之大量廣告與宣傳，加以上開各店面標章之充當活動招牌而提供消費者餐飲服務之結果，已使一般消費者認識原告所有之標章及所表彰之服務。另因系爭商標圖樣與原告公司名稱之特取部分完全相同，故一般消費者顯已將系爭商標圖樣與原告主體產生聯想與結合，均為原告上開「米老鼠牛排館」餐飲服務所提供給客人用餐時所必須之材料商品，而餐飲服務與系爭商標所指定之商品，實具有牢不可分之臍帶關係，又上開該等指定商品，亦係原告目前為保持各加盟店餐飲服務品質而販售給加盟店之材料商品，故行銷管道也僅存在於原告與各加盟店之間（即使是一般之往來過路客或到原告餐飲店內尋求服務之消費者，也因明確知悉原告之實際身分），職是之故，系爭商標應無致公眾產生混淆誤認之虞，其理至臻明確。惟被告不察，而遽以認定系爭商標有違商標法第三十七條第七款之規定，核其認事用法顯有違誤。為此，請判決如原告訴之聲明。二、被告陳述：１、按「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為商標法第三十七條第七款所明定。又所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為商標法施行細則第三十一條第一項所明定。所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。本款之立法意旨除在保護著名商標或標章外，亦在防止混淆，維護交易安全，保護消費大眾利益，故本款之適用除須有以相同或近似於他人著名之商標或標章申請註冊外，尚須因而有致公眾發生混淆誤認之虞者，始足當之。而商標有無使公眾對其發生混淆誤認之虞，除考量知名度、兩商標圖樣近似程度及是否具有創意外，尚須考量兩商標圖樣所指定使用商品之相關及類似程度、銷售網路或販賣陳列處所等因素綜合判斷之。２、本件原告申請註冊商標圖樣係由中文「米老鼠牛排館」所構成，原告前雖聲明「牛排館」不在專用之內，然其整體予人寓目印象中文「米老鼠」為其主要部分，而「米老鼠」即為外文「MICKEY MOUSE」之中譯名，係迪士尼公司之前身美商．華特狄斯耐公司所創作之著名卡通人物之一，該公司早於西元一九三○年起即陸續於美國、加拿大、澳洲、法國、英國、西德、日本等世界多國獲准商標註冊，並於六十年起以米老鼠卡通造形及外文「MICKEY MOUSE」於我國取得註冊第四四六八九、四四八二三、四四八三二、四五三六二、四五三六三、四五九六四、四六四五九號等多件商標，指定使用於冠帽、書籍、圖書照片、電影片、筆、玩具等多類商品。該卡通人物造形經該公司製作卡通影片廣泛發行世界各地，亦於國內頻道播出，且輔以中文「米老鼠」在台廣泛宣傳促銷、並販售飾以「米老鼠」商標或造形之商品。是以當一般消費者聽到「米老鼠」或「米奇」、「米妮」時，自會聯想到迪士尼公司所有之米老鼠、米奇、米妮等卡通造形人物，顯已為一般消費者所熟知且持續至今，應屬著名之商標，並附經由GOOGLE網站查詢相關之資料可稽。是原告以中文「米老鼠」作為商標與迪士尼公司所有之米老鼠卡通人物商標之圖形觀念相同，應屬構成近似之商標，於所指定使用之商品，以迪士尼公司「MICKEY MOUSE」商標之著名程度及消費者對其認知程度，仍有使一般公眾對其商品之來源或產製主體產生混淆誤認之虞，並不因原告已有以中文「米老鼠」為名開設牛排館餐廳之事實，遽謂無首揭法條規定之適用。３、原告所舉諸例，或因評定無效、或因專用權到期未延展而消滅、或屬另案是否妥適問題，且依商標個案審查拘束原則，尚難執為系爭商標應准註冊之論據，併予陳明。４、綜上所述，被告依法核駁原告註冊之申請，並無不合，爰請判決如被告答辯之聲明。理由一、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為商標法第三十七條第七款所明定。而衡酌商標圖樣是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。又所稱著名商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法施行細則第十五條第一項及第三十一條第一項所明定。二、本件原告前於九十年十月二十九日以「米老鼠牛排館」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十九類之牛肉、冷凍牛肉、豬肉、冷凍豬肉、肉汁、肉湯、薰肉、排骨、家禽肉、火腿、燉肉、炸雞、雞腿、豬腳、紅燒豬肉、紅燒牛肉、速食濃縮肉湯、魚排、蝦仁、魚肉塊商品，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭商標圖樣上之中文「米老鼠」係迪士尼公司所創作之著名卡通人物之一，迪士尼公司係以創作卡通人物電影及經營教育、娛樂事業聞名世界之跨國企業，其所創作家喻戶曉之卡通人物甚多，當一般消費者聽到「米老鼠」三個字時，自會聯想到迪士尼、米奇、米老鼠等卡通造形人物，顯為一般消費者所熟知，是以之作為商標，指定使用於前述商品，有使一般公眾對其商品來源或產製主體產生混淆誤認之虞，應不准註冊，而依商標法第三十七條第七款之規定，以九十一年十一月六日商標核駁第二六八九九二號審定書為應予核駁之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。三、原告於本件行政訴訟中訴稱，「米老鼠」為國人對迪士尼公司所創作之擬人化老鼠卡通造型人物名稱之代稱，迪士尼公司並未將「米老鼠」認定為上開卡通人物之正確代稱，又迪士尼公司於文宣廣告上，均以「米奇」稱呼之，而非以「米老鼠」之稱呼，且未以「米老鼠」文字，向被告申請商標或服務標章註冊，「米老鼠」三字對迪士尼公司而言，非屬商標概念，則原告以「米老鼠」作為商標圖樣，向被告申請註冊，不會使一般消費者產生混淆誤認之虞。且被告曾核准註冊第一三九○五號、第四二九九八號「米老鼠」服務標章及第一○六五七六號「唐老鴨及圖」服務標章等案例，是審查有不一致情事，有違平等原則。又原告開設第一家「米老鼠牛排館」已逾五年，期間透過媒體為廣告宣傳，並檢附其宣傳資料影本、DM等，至今已創造出良好之聲譽及相當之口碑，陸續開有四家分店，並接受外界之加盟，已使消費者認識原告之商標及商品。另系爭商標指定使用於牛肉、冷凍牛肉、豬肉、冷凍豬肉等商品，係原告提供予加盟業者之料理材料，僅流通於原告與加盟業者間，應不致有對其商品之來源或產製主體與迪士尼公司產生混淆誤認之虞。另因系爭商標圖樣與原告公司名稱之特取部分完全相同，一般消費者將商標圖樣與原告產生聯想，不會與迪士尼公司產生混淆誤認之虞云云。惟查：１、系爭商標圖樣固係由中文「米老鼠牛排館」所構成，然其整體圖樣予人之寓目印象，主要仍在中文「米老鼠」三個字，而「米老鼠」即「MICKEYMOUSE」之中譯名，係迪士尼公司之前手美商．華特狄斯耐公司所創作之著名卡通人物之一，除於十九年起在美國、加拿大等國獲准商標註冊外，並自六十年起於我國取得註冊第四四六八九、四四八二三、四四八三二號等多件商標，指定使用於冠帽、書籍、圖書照片、電影片、筆、玩具等多類商品。鑑於該卡通人物之卡通影片廣泛發行於世界各地，並製成相關造形商品販售，該等商標已足為消費者所熟知，而屬著名商標。則消費者聽到「米老鼠」三個字，即可輕易與迪士尼公司之「MICKEY MOUSE」及稱為「米奇」、「米妮」之著名擬人化卡通人物產生聯想。是系爭商標圖樣上之中文「米老鼠」既與該等商標圖樣上之圖形及文字觀念相同，自應屬構成近似之商標。又系爭商標雖係指定使用於牛肉、冷凍牛肉、豬肉、冷凍豬肉等商品，與前開商標所指定使用之冠帽、書籍等商品，不無差異，惟以迪士尼公司「MICKEYMOUSE」商標著名之程度及消費者對其認識程度，系爭商標之申請註冊，仍有使消費者對其商品之來源或產製主體產生混淆誤認之虞，不因原告已有以中文「米老鼠」為名開設牛排館餐廳之事實，遽謂無首揭法條規定之適用。２、原告所舉「米老鼠」及「唐老鴨」等商標註冊案例，經查該等商標或因專用期間屆滿而失效，或被評定其註冊為無效，或「唐老鴨」商標圖樣與本件有別，且屬另案核准是否妥適之問題，依商標審查個案拘束原則，尚不得比附援引，執為本件應核准註冊之論據。四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告所為系爭商標之註冊申請，應予核駁之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應核准原告第000000000號「米老鼠牛排館」商標註冊之申請，均無理由，應予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。中華民國九十三年七月十四日臺北高等行政法院第一庭審判長法官徐瑞晃法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中華民國九十三年七月十四日書記官劉道文

臺北高等行政法院高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十二年度訴字第二二六一號

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