臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)93年度訴字第01010號

• 裁判案由: 商標異議
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 94 年 10 月 25 日

臺北高等行政法院判決
93年度訴字第01010號
原　　　告　日商‧日立製作所股份有限公司（株式會社日立製作所）
代　表　人　甲○○○
訴訟代理人　林志剛律師（兼送達代收人）
楊憲祖律師
黃闡億律師
被　　　告　經濟部
訴訟代理人　戊○○
代　表　人　乙○○部長）住同
參　加　人　岱昇科技股份有限公司
代　表　人　丙○○
訴訟代理人　丁○○
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國93年1
月28日經訴字第9306211160號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：
緣原告日商‧日立製作所股份有限公司前於民國（下同）90年10月31日以「μ-chip」商標，指定使用於商標法施行細
則第49條所定商品及服務分類表第9類之「半導體晶片、積
體電路晶片」商品，向原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊，經該局准列為審定第0000000號商標（下稱系爭商標，
如附圖）。嗣參加人岱昇科技股份有限公司以該審定商標有違其審定時商標法第5條第1項、第36條及第37條第10款規定，對之提起異議。經原處分機關審查，於92年8月11日以中
台異字第911874號商標異議審定書為異議不成立之處分。參加人不服，提起訴願，案經被告經濟部審議，並以93年1月
28日經訴字第9306211160號作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」之訴願決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明求為判決：
㈠、訴願決定撤銷。
㈡、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明求為判決：
㈠、駁回原告之訴。
㈡、訴訟費用由原告負擔。
參、兩造之爭點：
一、原告主張之理由：
㈠、系爭商標圖樣具修正前商標法第5條第1項所規定之識別性：１、修正前商標法第37條第10款為第5條第1款之特別規定，應優先適用，訴願決定優先適用修正前商標法第5條第1款之規定，有違中央法規標準法第16條特別法優先於普通法之規定：修正前商標法第37條第10款規定乃同法第5條第1項有關商標應具備識別性之具體規定，蓋商標圖樣，若係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，並無法使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，無從藉以與他人之商品相區別。該款規定乃第5條第1項之特別規定，依中央法規標準法第16條特別法優先於普通法之規定，修正前商標法第37條第10款應優先於第5條第1款適用。被告認定系爭商標有違修正前商標法第5條規定，然對於是否
另有違反同法第37條第10款規定，認為無庸論究，其對修正前商標法第5條第1款與同法第37條第10款之適用順序，顯有違誤，已違反中央法規標準法第16條之規定。
２、「μ-chip」並非「半導體晶片」、「積體電路晶片」之通
用名稱：
⑴、經原告於「Google」網站上以「μ-chip」為關鍵字輸入查
尋，發現所得資料全為介紹原告產製之系爭商標商品相關資料，且原告已於公司網站上表明「μ-chip」為其商標。而
共有3種網路線上字典（日文版）定義「μ-chip」為原告產製之「超薄型無線IC晶片」，甚至6種不同版本之網路線上
「資訊科技辭典」均載明「μ-chip」為原告所產製之商品
名稱，訴願決定亦承認系爭商標圖樣上「μ-chip』字樣在
英文字典中沒有特殊且固定之字義。
⑵、英文「micro」在中央圖書出版社出版之「英漢科技大詞庫
」中，共有4種意義，其中僅第2義「測微計，千分表」常用μ作代號。參加人於異議程序提出之附件一第2頁有關「
Metric prefixes公制字首」下方「Note 注意」項中，載明「．．．公制單位都是在基本單位之前加各種公制字首，不管是度、量或衡，這些字首應以千進方式用之．．．」作為公制字首之「micro」（微）（縮寫μ）之正確用法，應係
加在各種基本單位之前，如「μl」（表示微升，即千分之
一公升）「μs」（表示微秒，即千分之一秒）「μg」（表示微克）「μA」（表示微安培）「μV」（表示微伏特），另外「μ」表示微米、「mμ」表示毫微米。總之，以μ作
為micro之縮寫時，僅用於度衡量單位，加在各種基本度量
衡單位之前，此乃μ之正確用法。至於以micro為字首，非
作為度量衡單位之一般名詞（包括microchip），如
microburner、microbus、microcapsule、microcataytic
reactor等等（在「英漢科技大詞庫」中以micro為字首名詞共有18頁之多），其字首之micro並不以μ簡稱之。
⑶、被告及參加人並未提出任何證據證明相關業界或消費者有將「microchip」稱為「μ-chip」之情形。除有證據證明原告所產製之「超薄型無線IC晶片」被稱為「μ-chip」外，並
無任何證據顯示，相關業界或消費者有將系爭商標之指定使用商品「半導體晶片」或「積體電路晶片」稱為「μ-chip
」。
３、系爭商標圖樣並無修正前商標法第37條第10款規定之情形：所謂通用名稱，依字面文義，當指相關業界及消費者通常慣用之名稱，縱使如訴願決定書所稱，消費者可能聯想到「μ-chip」是指「microchip」之意，惟「μ-chip」究非系爭
商標之指定使用商品「半導體晶片」或「積體電路晶片」之通用名稱，是以，系爭商標圖樣「μ-chip」並不該當修正
前商標法第37條第10款「通用名稱」之要件，而無該款規定不得註冊之情形。
４、暗示商品名稱之系爭商標圖樣，應具有識別性：
⑴、如前所述，修正前商標法第37條第10款為不具備第5條第1項識別性要件之具體規定，依「明示其一排除其他」之法理，商標圖樣倘非第37條第10款明示之「通用名稱」而為暗示商品名稱性質者，應具有第5條第1項規定之識別性，而應准予註冊。系爭商標圖樣「μ-chip」既非通用名稱，應具有識
別性，符合修正前商標法第5條第1項規定，應准予註冊。
⑵、若不採前開「明示其一排除其他」之法理，認為涉及商品名稱之商標，雖非屬「通用名稱」，仍應審查有無具備修正前商標法第5條第1項識別性要件時：參照經濟部智慧財產局「商標識別性審查要點」二、三㈢、五，系爭商標即屬具有識別性之暗示性商標：
①、如前所述，以μ作為micro之縮寫時，僅用於度衡量單位，
加在各種基本度量衡單位之前，且無任何證據顯示，相關業界或消費者有將「microchip」稱為「μ-chip」，可見「μ-chip」未曾經其他同業競爭者實際交易上使用。「積體電
子電路的矽晶片」之正確英文名稱為「microchip」，「μ
-chip」並非「μ」之正確用法，「μ-chip」並非同業競爭者所必須使用，若由原告所專用並無礙公平競爭之虞。
②、了解作為公制字首之micro（micro有4種定義，作為公制字
首僅為其中之一），其縮寫為μ之消費者，看到標示「μ
-chip」之商品或有可能了解其隱喻該晶片厚度非常薄，可
鑲在紙類中之特性，具有暗示性質，惟「μ-chip」究非「
μ」之正確用法，且「積體電子電路的矽晶片」之正確英文名稱為「microchip」，亦未聞其他同業有將「microchip」稱為「μ-chip」，則消費者仍不至於將「μ-chip」誤認為泛指microchip商品，更遑論並不了解作為公制字首之micro縮寫為μ之消費者有誤認「μ-chip」泛指microchip商品之虞。是依據前揭審查要點之規定，系爭商標圖樣應足以使一般商品購買人認識其為表彰原告商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，具有識別性。
⑶、關於訴願決定書中舉例說明與本件類似之情況者，經調查發現，有下列情形：①、「μ-BGA」為美國TESSERA公司所有
之註冊商標，並非泛指微型BGA。②、「μ-sensor」專指德國宇宙開發機構DLR與日本NETZSCH公司共同開發且已取得專利之特定半導體感測器，並非泛指微感測器。③、「μ
-Factory」為日本人三浦榮之別稱。④、「μ-MUSYCS」專
指德國IMC公司所開發多功能數據紀錄器。或有部分以micro為字首之名詞，在相關業界以「μ-」簡稱之，但如上開「
μ-BGA」、「μ-sensor」及「μ-MUSYCS」均專指某一公司所產製之特定產品名稱，並非泛指某類產品，且「英漢科技大詞庫」中以micro為字首之名詞共有18頁之多，絕大部分
並未以「μ-」習稱其字首之「micro」。因此，訴願決定書以「μ-BGA」、「μ-sensor」等為例，認為在巿場實際交
易時，消費者應可瞭解「μ-chip」即指「microchip」，進而認定參加人以「μ-chip」作為商標圖樣指定使用於半導
體晶片、積體電路晶片商品，不具識別性云云，顯有誤認事實及以偏概全之違誤。
㈡、系爭商標符合修正前商標法第5條第2項之規定：修正前商標法第5條第2項明定，不符同條第1項識別性要件之圖樣，如
經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合該項規定。經查，「μ」乃希臘文字母，其讀音為「mju」，該讀音以日文表現即為「ミュ│」（「
chip」之日文則為「チップ 」），以英文表現則為「mu」
，原告於異議及訴願階段提呈之證據資料，雖有部分以「ミュ│-チップ」、「 Mu-Chip』稱呼系爭商標「μ-chip」，惟均不失其同一性，「μ-chip」則更僅「μ」字以反白方
式表現，上開「ミュ│-チップ」、「Mu-Chip」及「μ
-chip」等均屬系爭商標之使用，足以使消費者認識上開使
用態樣均指系爭商標。退萬步言之，縱認系爭商標圖樣不符修正前商標法第5條第1項識別性之要件，惟依原告於異議及訴願階段提呈之證據資料，可知原告於90年7月3日已發表系爭商標商品，並於公司網站上發佈新聞，且以多國語言（包括中文）印製產品介紹文章，舉行展示會、研討會等，是依原告之宣傳介紹，系爭商標圖樣於申請註冊日前，已經原告使用且在交易上已成為原告營業上商品之識別標識，符合修正前商標法第5條第2項之規定。
㈢、訴願決定對於系爭商標是否具有修正前商標法第5條第2項所規定之「次要意義」之事實認定時點，有所誤認：判斷系爭商標是否具有修正前商標法第5條第2項所規定之「次要意義」之事實認定時點應為事實審言詞辯論終結時：
１、現行商標法修正施行前，申請註冊之商標須經審定公告3個
月期滿無人異議，或異議不成立確定後，商標專責機關（即經濟部智慧財產局）始准予註冊（修正前商標法第41條第1
項參照），因此，修法前商標異議程序乃屬「終局行政決定前之程序」，改制前行政法院57年判字第95號著有判例足供參照。本案既係由參加人依修正前商標法之規定所提起之商標異議事件，應有前開判例之適用，亦即在行政爭訟程序未終結前，如事實有所變易，應根據情況變遷後之事實而為適法之處斷，毋需再經更新申請程序而使原告權益有所影響。２、修正前商標法並未明定同法第5條第2項有關商標是否具有「次要意義」之事實認定時點，惟依現行商標法（即92年5月
28日修正公布，同年11月28日施行之商標法）第23條第2項
規定之反面解釋，同法第23條第4項（即相當於修正前商標
法第5條第2項）規定之情形，即不應以申請時為事實判斷時點。再者，現行商標法第23條第2項行政院提案修正理由亦
謂：「．．．常見申請時雖有不准註冊之情形，但於審查時已不存在該情形，於無違反公益又無妨礙他人權益時，如悉以申請時作為准駁時點，並不合理，．．．。」因此，現行商標法第23條第1項將「不得申請註冊」修正為「不得註冊
」，並增加同條第2項之規定，顯有導正原實務作法之目的
。立法者顯然認為，除現行商標法將第23條第2項所規定情
形外，不應以申請註冊時為事實判斷時點，如此始符合商標註冊制度之特質。綜上，考量修正前商標法所定之異議制度性質及徹底解決紛爭之訴訟經濟原則，並參酌行政院修法理由、林三欽教授見解，判斷系爭商標是否具有修正前商標法第5條第2項所規定之「次要意義」之事實認定時點應為事實審言詞辯論終結時。
㈣、退萬步言之，縱認系爭商標不具有修正前商標法第5條第1項所規定之識別性，惟該商標已因原告之使用，而符合修正前商標法第5條第2項之規定：
１、除原告於92年12月18日提出之商標訴願參加理由書附件十一以外，其他於商標異議階段及訴願階段所提出之有關宣傳系爭商標商品之證據資料，均早於92年8月11日，該等證據資
料應得作為證明系爭商標已符合修正前商標法第5條第2項所規定之「次要意義」之證據。
２、查原告早已將系爭商標使用於其研發之「超薄型無線IC晶片」上，該晶片厚度非常薄，可以鑲在紙類中，推出後即引起業界廣泛注意，原告並為系爭商標商品舉行多場展示會、研討會，並參與多項世界性展覽會或專題研討會（如西元2005年4月26日至28日美國紐約舉行之「Interphex」展覽會、在韓國舉行之「EXPO COMM WIRELESS KOREA 2004」展覽會、
西元2004年1月8日至11日在美國拉斯維加斯舉行「2004
International CES」展覽會等）。系爭商標商品並已獲得
日本「第5回系統組織開發技術展」之「最高獎」（該展覽
共有620家公司參加，其中並包含臺灣廠商，入場人數為
54,146人）、第46屆日刊工業新聞2003年十大優良新產品獎、LSI2002年設計獎等，各國相關科技網站均曾介紹系爭商
標產品，國際科技刊物，如IEEE MICRO、ASCET、40 Years
of IT等亦予以專文介紹，西元2005年3月25起在日本舉行愛知萬國博覽會、位於美國加州聖荷西之「TECH MUSEUM」、
在中國北京舉行的「Global Ipv6 Summit in CHINA 2005」均採用「μ-chip」商標商品於入場管理系統，且原告除於
日本本國及公司網站以專文介紹系爭商標商品外，並於臺灣、大陸、歐洲、美國以多種語言印行系爭「μ-chip」商標
商品之簡介，且拍攝電視廣告推廣「μ-chip」商標商品，
原告並與臺灣日晶科技股份有限公司業務合作，推展「μ
-chip」商標商品，且參與2005年3月31日至4月2日舉行之「臺北世貿2005國際安全器材展」，由於國際間電子、資訊產業訊息流通迅速，加上系爭商標商品之主要銷售對象並非一般消費大眾，而是具有專門技術或有商品防偽、管理需求相關業者，該等業者當早已經由上述研討會、展覽會、網站、簡介資料、廣告、期刊等知悉系爭商標商品。
３、另依據本院89年訴字第1292號判決內容，足見本院肯認日本國與我國間資訊交流極為快速與廣泛，在日本國具有高知名度的商標常因各種交流管道而為我國消費者所知悉。原告提出之證據資料雖然大部分為日本國宣傳廣告資料，惟鑒於國際間電子、資訊產業訊息流通迅速，該等證據資料應得證明系爭商標因原告廣泛使用，而使我國具有防偽或商品管理需求的相關業者認識其為原告營業上商品之識別標識。是以，縱使認為系爭商標不具備修正前商標法第5條第1項識別性要件，惟綜合原告所提出之各項證據資料，已足證系爭商標已經原告持續使用於所指定之商品，且在實際交易巿場上已成為原告營業上商品之識別標識，而符合修正前商標法第5條
第2項之規定。
㈤、原告除在日本、中國大陸取得「μ-chip」商標專用權外，
亦以「μ-chip」商標字樣註冊使用於半導體晶片、積體電
路晶片，於西元2004年2月23日在歐盟取得註冊第000000000號商標專用權，上開國家或組織均肯認「μ-chip」商標使
用於半導體晶片、積體電路晶片上具有識別性，得註冊取得商標專用權之判斷。系爭商標既已於日本、中國大陸獲准註冊，該2國之商標法對商標識別性之要求，與我國並無不同
，鑑於系爭商標所指定使用之電子相關商品行銷範圍通常遍及全球，其商標之使用具有國際性，日本及中國大陸商標主管機關肯認系爭商標之識別性，准其註冊，足供參考。事實上，於原告提出「μ-chip」商標於日本、中國大陸之註冊
資料前，原處分機關即認為系爭商標屬於暗示性商標，具有識別性，而為異議不成立之處分，其見解與日本、中國大陸之商標主管機關不謀而合，惟被告卻以「μ-chip」易使消
費者聯想為「microchip」之意，而認為系爭商標不具識別
性，其顯然不了解暗示性商標之含義，未遵循「商標識別性審查要點」有關暗示性商標與說明性商標間之判斷標準之規定，而為錯誤之判斷。
㈥、綜上，原告認為只要能證明商標有使用之事實即可，不一定要目錄或商品才能證明商標有使用之事實。系爭商標為暗示性商標，並非被告所稱不具有商標第二層意義，且判斷商標之時點部分，應以原處分時點甚至於言詞辯論終結時為準，非以商標申請時或審定時為準。系爭商標符合修正前商標法第5條有關商標識別性之規定，應准予註冊。原處分機關所
為異議不成立之處分，並無違誤，被告所為撤銷原處分之訴願決定，於法不合，應予撤銷。
二、被告主張之理由：
㈠、查「微晶片」、「積體電子電路的矽晶片」之英文名稱乃「microchip」，又「μ」為度量衡單位公制字首「micro-」
（微）之縮寫，而「chip」則是基片、蕊片之意，均為原處分機關、參加人及原告於訴願階段所不爭執。雙方所爭執者僅在於系爭商標圖樣之「μ-chip」是否為「microchip」之意？按語言文字隨著社會生活演進發展，其中固然有具傳統意義者，惟在電腦、電子產品、醫學或類此之高科技領域中，由於發展日新月異，故新創字彙或是將原字彙部分結合縮寫之表現方法，亦所在多有。例如：「μ-BGA」、「μ
-sensor」、「μ-actuator」、「μ-processor」、「μ
-Factory」、「μ-PET」、「μ-CT」、「μ- ITron」、「μ-TAS」、「μ-MUSYCS」等等不一而足。原告雖檢索日文
網站資料，訴稱被告前述所舉之例為日本人名別稱或指特定產品名稱，而非泛指某類產品云云，惟依被告93年7月27日
再次於「Google」網站搜尋中文網頁（包含繁體及簡體）結果顯示，「μ-BGA」亦有用於指稱「微型BGA」或指一種IC
封裝方式之意思；而被告技術處於86年7月至90年12月委託
工業技術研究院機械工程研究所執行之「奈米工程及設備技術研究4年計畫」，提到「μ-Factory」即「微加工機器設
備」之意；另於國立臺灣師範大學機電科技學系微光機電系統實驗室之網站資料亦以「μ- sensor」表示微感測器、「μ-actuator」表示微致動器、「μ-processor」表示微處
理器。是以綜合前述證據資料，將「μ-」加上另一英文單
字或英文縮寫，雖未必為正式英文用法，但國內消費者仍可瞭解其係表示「微-」（micro-）之意。則系爭商標圖樣上
之「μ-chip」一字固然在英文字典中沒有特殊且固定之字
義，然市場交易實際使用時，消費者應可瞭解「μ-chip」
即指「microchip」之意；以未經設計之外文「μ-chip」作為商標圖樣指定使用於「半導體晶片、積體電路晶片」商品，即不足以使消費者認識其為表彰商品來源之標誌，應不具識別作用，有違本案異議審定時商標法第5條第1項規定。
㈡、再者，依原告於異議程序以及訴願程序所檢送之證據資料觀之，其日期標示確實多晚於系爭商標申請註冊日（90年10月31日）或無日期標示。縱有日期標示早於系爭商標申請註冊日者，例如：訴願附件六之西元2001年6月28日原告製作之
系爭商標商品介紹等等，然其所顯示之使用態樣，多半為「ミュ∣チツプ」、「Mu Chip」或「μ-chip」，與系爭商標圖樣並不具同一性，是仍無法證明系爭商標於申請註冊時業經原告使用而在交易上成為表彰其營業上商品之識別標識，故無商標法第5條第2項之適用。另有關判斷商標識別性之時點，都是以申請註冊時為判斷時點，又從原告檢送證據資料來看，其日期多晚於系爭商標申請註冊日或無日期標示，僅訴願附件六原告所作系爭商標商品介紹，惟其與系爭商標不具同一性，仍無法證明系爭商標於申請註冊時，業經原告使用而在交易上成為表彰其商品之識別標識。至於有關法條適用，本件是否有特別條款優先一般條款之適用，被告沒有意見。
㈢、又依照現行商標法第23條第2項規定之反面解釋，是否違反
商標法第23條第1項第1款規定，其事實判斷時點雖非「申請時」。但商標法第23條第1項明文規定：「商標有下列情形
之一者，不得『註冊』．．．」依照條文文義解釋並對照原處分機關所編纂之商標法逐條釋義以及行政院版修正草案理由，同條項第1款之違法事由應於註冊審查時存在，而非異
議審定時。是縱使依照現行商標法規定，本件待證事實之時點亦非商標異議審定時。智慧財產局歷年來審查類似爭議案件，均係以商標「申請時」作為審查時點，而經濟部訴願會亦維持相同見解。目前本院亦無採「商標異議審定時」或是「言辭辯論終結時」作為違規事實基準時點，變更前揭見解之案例。故就商標審查實務而言，本件亦無違反任何行政法院判決意旨或行政先例之瑕疵。綜上，原告提供之電腦搜尋資料，時間皆在商標申請日之後，不能作為已有使用系爭商標之證據。本件爭點主要在於商標識別性而非著名性之問題，被告認為商標申請註冊必須先具備商標識別性後，才能申請註冊，而系爭商標不具識別性，另原告提出之證據大部分皆為外國證據，故不可採。系爭商標既有違異議審定時商標法第5條規定之情事而應不准註冊，原處分機關未審於此，
遽為異議不成立之處分，即應予撤銷。被告所為撤銷原處分之訴願決定並無違誤，原告之訴應予駁回。
三、參加人主張之理由：
原告所使用之文字外型與參加人使用商標外型近似。
理 由
甲、本件事實經過：
一、經查，原告日商‧日立製作所股份有限公司前於90年10月31日以「μ-chip」商標，指定使用於商標法施行細則第49 條所定商品及服務分類表第9類之「半導體晶片、積體電路晶
片」商品，向原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊，經該局准列為審定第0000000號系爭商標，。嗣參加人岱昇科技
股份有限公司以該審定商標有違其審定時商標法第5條第1項、第36條及第37條第10款規定，對之提起異議。經原處分機關審查，於92年8月11日以中台異字第911874號商標異議審
定書為異議不成立之處分。參加人不服，提起訴願，案經被告經濟部審議，並以93年1月28日經訴字第9306211160號以
系爭商標不符合修正前商標法第5條有關商標識別性之規定
為由，作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」之訴願決定等情，有此有系爭商標註冊資料、異申請書及審定書、訴願決定書等件為證，並為兩造所不爭執，堪認為實。
二、原告起訴意旨略謂：被告於訴願決定書理由認定系爭商標有違修正前商標法第5條規定，然對於是否另有違反同法第37
條第10款規定，認為毋庸審究，但商標法第37條第10款與修正前商標法第5條第1款兩者間，應係特別法優先於普通法之適用，被告對於適用法律順序有所錯誤。系爭商標並非通用名稱，僅原告使用，屬暗示性商標並非說明性商標。而判斷系爭商標是否具有修正前商標法第5條第2項所規定之「次要意義」之事實認定時點應為事實審言詞辯論終結時。系爭商標符合修正前商標法第5條有關商標識別性之規定，應准予
註冊云云。
三、查本件係對訴願決定所提起之撤銷訴訟，訴願決定書係以系爭商標不符合修正前商標法第5條有關商標識別性之規定作
成不利原告之處分，所以本件行政訴訟審理之範圍應係：系爭商標是否符合修正前商標法第5條有關商標識別性之規定
？先此敘明。
乙、本院判斷如下：
一、本件應適用之法規：
㈠、按現行商標法第90條規定：「本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」明文規定，商標異議案件，尚未審定結案之案件，應以商標註冊時及異議審定時之法律狀態為準。但對於如本件之情形，商標法係在異議審定後才修正，且當事人因不服異議審定之結果而進行後續之行政爭訟程序者，現行法並未規定。基於行政爭訟程序係對於原處分之違法性審查，且修正前之商標異議程序僅係商標申請註冊程序前之公眾審查程序，與現行商標法改為係申請註冊核准後之公眾審查制度不同（以上參酌現行商標法第25、40、42、46條文規定及立法理由）。再考量法安定性及人民對法規信賴保護原則，上開現行法商標法第90條關於基準時規則，應不影響修法前所已審定之商標案件，亦即不應回溯適用已審定後進入行政爭訟之商標案件，仍應適用異議審定時之基準時規則，亦即民國91年05月29日公布施行之商標法第77- 1條第1項第1款規定：「商標異議、評
定及廢止案件之處理，適用本法新舊規定之原則如左：一、商標異議案件適用異議審定時之規定。」本件行政訴訟應適用之法規，應為異議審定時之規定，先此敘明。雖學者有認應以商標申請時法規狀態為法令基準時（林三欽教授著行政訴訟中商標案件之違法判斷基準時），惟無法說明商標異議程序既為原處分違法性審查，為何於修法後卻異於修正前之法令基準時，以致於行政爭訟階段應適用之法令提前至商標申請時，與異議審定時適用之法規不同，是該觀點為本院所不採（惟本件因申請時之商標法施行細則第40條第1款與91
年05月29日公布施行之商標法第77- 1條第1項第1款之「商
標異議案件適用異議審定時之規定。」規定相同，是以適用之法令均為異議審時之商標法相關規定，並無二致）。
㈡、再按「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：‧‧‧十、凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。但有第5條第2項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」原異議審定時商標法第37條第10款定有明文。此條文規定係同法第5條定義性法條加上效果之完全法條，並
非特別法與普通法關係，修正後該款之條文即新修正條文第23條第2款已將原第10款條文移列修正為「表示商品或服務
之形狀、品質、功用或其他說明者。」不得註冊之文字，另新法第5條第1項新增商標之構成要素規定，而不再重覆商標識別性文字，自可印證上開論述，是以訴願決定書就異議審定時商標法第5條之論述，係延續異議審定書所引之異議審
定時商標法第37條第10款之規定，訴願決定書所適用之條文仍係異議審定書所引用之異議審定時商標法第37條第10款規定，雖訴願決定書理由最後誤書「是否另有違反‧‧‧第37條第10款規定，無庸論究，併予指明。」云云，但與本件判決結果無二致，應予敘明。原告認訴願決定書誤引法條，應係違法云云，並非可採。
二、玆因異議審定時商標法第37條第10款有本文及但書第二層義意（因涉及新舊法之適用，法條部分詳述如下）之規定（或同法第5條有第1項及第2項），玆分述如下：
㈠、異議審定時商標法第37條第10款本文（或同法第5條第1項）部分：
1、按商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應
足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以
與他人之商品相區別，為本案異議審定時商標法第5條第1項
（上引異議審定時商標法第37條第10款本文亦係相同意義之
條文）之所明定。而審查商標有無識別性，應就指定使用之
商品、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是
否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉
以與他人之商品相區別，為原處分機關智慧財產局90年12月
25日（90）智商字第0905000076-0之商標識別性審查要點第2點所明定。又商標圖樣若為「商品習慣上通用標章或通用名
稱」或其「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表
示指定商品之形狀、品質、功用或其他說明者」，不具識別
性，復為前揭商標識別性審查要點第4點第㈠、㈡小點所明定。
2、查「微晶片」、「積體電子電路的矽晶片」之英文名稱乃「
microchip」，又「μ」為度量衡單位公制字首「micro-」（微）之縮寫，而「chip」則是基片、蕊片之意，均為原處分
機關、參加人及原告所不爭執。雙方所爭執者僅在於系爭商
標圖樣之「μ-chip」是否為「microchip」之意？原告雖檢
索日文網站資料，主張系爭商標並非通用名稱僅原告使用，
屬暗示性商標，而非泛指某類產品之說明性商標云云，惟按
語言文字隨著社會生活演進發展，其中固然有具傳統意義者
，但是在電腦、電子產品、醫學或類此之高科技領域中，由
於發展日新月異，故新創字彙或是將原字彙部分結合縮寫之
表現方法，亦所在多有。與本件類似之情況，例如：被告技
術處於86年7月至90年12月委託工業技術研究院機械工程研究所執行之「奈米工程及設備技術研究4年計畫」，提到「μ
-Factory」即「微加工機器設備」之意；另於國立臺灣師範
大學機電科技學系微光機電系統實驗室之網站資料亦以「μ-sensor」表示微感測器、「μ-actuator」表示微致動器、「μ-processor」表示微處理器。其他尚有「μ-BGA」表示微
型BGA（Micro Ball Grid Array）、、「μ-PET」、「μ-CT」、「μ-ITron」、「μ-TAS」、「μ-MUSYCS」等等不一而足。顯然消費者應可從「μ-」加上另一英文單字或縮寫，聯想到係表示「微-」（micro-）之意。是以綜合前述證據資料，將「μ-」加上另一英文單字或英文縮寫，雖未必為正式英文用法，但國內消費者仍可瞭解其係表示「微-」（micro-
）之意。則系爭商標圖樣上之「μ-chip」一字固然在英文字典中沒有特殊且固定之字義，然市場交易實際使用時，消費
者應可瞭解「μ-chip」即指「microchip」之意；原告以未
經設計之外文「μ-chip」作為商標圖樣指定使用於「半導體晶片、積體電路晶片」商品，即不足以使消費者認識其為表
彰商品來源之標誌，應不具識別作用，自有違首揭商標法第5條第1項規定，被告以此為由作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」之訴願決定，並無不合。
㈡、第二層意義部分（因涉及新舊法之適用，法條部分詳述如下）：
1、經查，本件既被告經撤銷原審定，由原處分機關重為審定，
即屬尚在異議中未審定之案件，被告重為異議審定時，應適
用修正後之現行商標法規定，自屬當然。
2、則按現行商標法第23條第4項規定：「有有第1項第2款規定之情形或‧‧‧‧，如經申請人使用且在交易上已成為申請人
商品或服務之識別標識者，不適用之。」為商標第二層意義
之規定，商標之使用符合該第4項之規定者，固不得再以有第23條第1項2款（即修正前37條第10款規定）為不得註冊之理
由。惟查商標法第23條第1項係規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：」係由舊法第37條規定：「商標圖樣有左列
情形之一者，不得申請註冊」修正而來，依據行政院提案修
正理由略以：「商標是否有不得註冊事由，其判斷時點在實
務上常引起爭議，本項明定「不得註冊」，即以「審查時」
作為准駁時點，以杜爭議，至何種情形應以申請時為準，則
另規定於第2項」等文字，新法係將「不得申請註冊」改為「不得註冊」，顯見新法就商標申請案是否核准，以核准註冊
時之事實狀態為原則，商標法第23條第2項係特別規定：前項即第1項所列各款事由，其中之第12款、第14款至第16款及第18款規定之情形，以申請時為準。至於修正後商標法第23條
第2項特別規定之外其他各款（包括同條第4項第二層意義之
事實狀態）則依第23條第1項規定，係以審查時作為判斷的時點。新法修正以「審查時」作為准駁時點，係因有關商標申
請後所產生的期待權與申請前他人已存在的權利所作的調整
，但申請之期待權僅能保護至商標審查機關審定時，倘若於
審定後，引發行政爭訟程序，則事實狀態基準時不能延後至
事實審言詞辯論終結時，蓋商標第二層意義係經由商業使用
動態發展，主管機關既以商標不具識別性否准註冊，該商標
申請既經公權力機關認定為違法，殊無再保障申請人期待權
，再若准申請人仍大量使用至行政爭訟程序事實審終結時，
無非鼓勵申請註冊人提起行政爭訟程序，再大量使用已遭否
准之商標，以既成事實造成第二層意義，殊非合乎法條本旨
之法律解釋，且與法適用之安定性有違。是以商標法第23條
第4項第二層意義之事實狀態基準時，應係以審查時作為判斷之時點，此與課予義務訴訟之法律狀態基準時原則上係以行
政爭訟程序之事實審言詞辯論終結前不同，被告主張應以申
請時時之狀態為裁判基準時點云云，及原告主張應以以事實
審行政法院言詞辯論終結時之狀態為裁判基準時點云云，均
非可採。
3、再按商標主管機關於商標異議案件係處於異議人與申請人間
之中間判斷者之地位，與單純行政處分之單方高權不同，是
以商標異議行政爭訟程序，自應尊重行政機關的第一次裁決
權，若有相關聯同一證據或同一理由為原處分機關未及審酌
，仍應由商標主管機關重為審查。經查，本件原處分機關於
原審定書係認定系爭商標合於異議審定時商標法第37條第10
款（即同法第5條第1項規定）為異議不成立之審定，自不及
審酌是否具第二層意義之事由，玆原告於行政爭訟程序所提
之證據，均係為支持其於申請異議主張之相關聯證據，包括
於訴願階段及本院書面及相關筆錄，均係原處分機關重為審
定系爭商標是否符合第二層意義時之證據，附此敘明。本件
判決理由已如前述，兩造其餘陳述及主張與判決結果不生影
響，爰不一一論述。
丙、從而，被告依首揭規定，作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」之訴願決定，，並無不合。本件原告之訴為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　94　　年　 10　　月　 25 　 日第七庭 審判長 法 官 劉介中
法 官 黃秋鴻
法 官 李玉卿
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　94　　年　 10　　月　 25 　 日書記官 黃明和