臺北高等行政法院高等庭(含改制前臺北高等行政法院)93年度訴字第01149號｜法律人

臺北高等行政法院判決 93年度訴字第01149號原　　　告　周黃彩娟即高雄縣私立敦煌英語短期補習班訴訟代理人　丙○○ 甲○○商標代理人黃秀珠律師被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　蔡練生（局長）訴訟代理人　戊○○ 參　加　人　敦煌書局股份有限公司代　表　人　乙○○（董事長）訴訟代理人　潘海濤律師複　代理人　劉秋絹律師訴訟代理人　丁○○ 上列當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國93年2 月11日經訴字第09306212020號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實一、事實概要：原告於民國（下同）85年5月17日以「敦煌」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第41類之英語補習班服務，向被告（原經濟部中央標準局，88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告准列為註冊第89162號服務標章（下稱系爭服務標章，圖樣如附圖1所示）。嗣參加人以系爭服務標章有違註冊時商標法第77條準用第37條第1項第7款及第12款之規定，檢具註冊第8177號「敦煌書局股份有限公司CAVES BOOKS,LTD.」服務標章等（下稱據以評定服務標章，圖樣如附圖2 所示），對之申請評定，經被告審查，以92年9月9日中台評字第910537號服務標章評定書為系爭服務標章之註冊應為無效之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。二、兩造聲明：㈠原告聲明： ⒈訴願決定及原處分均撤銷。 ⒉訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：如主文所示。三、兩造之爭點：系爭服務標章是否有違註冊時商標法第77條準用第37條第1 項第7款之規定，不得申請註冊？㈠原告主張： ⒈本案爭點: ⑴原告申請系爭「敦煌」服務標章，主觀上是否以不公平競爭之意圖而抄襲參加人據以評定之「敦煌CAVES 」標章之故意？ ⑵原告申請系爭服務標章註冊之時點，參加人使用「敦煌CAVES」在書籍、雜誌、刊物之出版業務經營上，其服務標章之知名度有多高？ ⑶在原告申請系爭標章註冊之時點，參加人使用據以評定服務標章於書籍、雜誌、刊物之出版服務與原告註冊系爭服務標章所指定之英語補習班之服務種類，二者間之關連性如何？有無混淆誤認之虞？ ⒉本案法令之適用： ⑴依現行商標法第52條之規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。」。系爭原告之第89162號「敦煌」服務標章，係於86年3月1日獲淮註冊，故應適用82年12月22日修正公佈之商標法。 ⑵依原告註冊時商標法第77條準用同法第37條第7款之規定「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊」。參諸同法施行細則第31條之規定，本款之適用，係指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者，始足當之。因此本款之適用應具備以下要件： ①商標圖樣本身相同或近似於他人之商標或標章。 ②商標申請人必須要有主觀抄襲他人商標或標章之故意存在。所謂主觀之故意要件，係指以不公平競爭之意圖而抄襲之故意。 ③客觀上須達到「致公眾誤信之虞者」。Ａ、係指商標本身相同或近似他人之商標或標章，有使一般消費者誤認其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞。Ｂ、襲用他人之商標或標章必須具有一定之知名度，應為一般消費者所熟知。Ｃ、二個相同或近似之商標或標章所指定使用之商品或服務種類，必須具有關連性。 ⒊以上爭點，原告之主張如下： ⑴查「敦煌」為一地名，乃「甘肅省四大綠洲之一」暨「我國古代絲路上的重要據點」，且「敦煌石窟」係為一名勝之地，眾所週知，故「敦煌」二字非屬創作性之名稱乃無庸置疑，原告以「敦煌」二字為標章名稱乃有感於現今英語補習班大部份皆以較洋化之名稱作為補習班名稱，如「吉的堡」、「喬登」、「芝麻街」、「牛津」、「卡尼恩」、「湯尼」‧‧‧等，為了能表彰該補習班特別為中國、台灣人所創辦，故以較具中國文化的「敦煌」予以命名，其目的乃強調台灣人（中國人）所創辦，且該「敦煌」二字亦確能代表中國古老文化，與市面上洋化名稱之補習班產生區隔，此獨樹一格之作風頗受補習班學生及家長之認同，況且「敦煌」二字亦具有「敦厚輝煌」之含意，與原告之理念及目標相契合，故取其名，其與據以評定服務標章「敦煌書局股份有限公司」之首字「敦煌」相同，純屬巧合，絕非出自「以不公平競爭之目的，非出於創作而抄襲他人已使用之商標或標章，申請註冊」者，實難謂有襲用之嫌。 ⑵「敦煌」標章並非參加人所創作。且在參加人於71年10月16日申請據以評定「敦煌CAVES」服務標章，或於71年3月2日申請另件「敦煌書局股份有限公司 CAVES BOOKS, LTD.」服務標章之前，早於70年9月21日即有「暾煌展業有限公司」以「敦煌及圖」標章申請註冊於進出口貿易業務之服務。再者，以「敦煌」為商標或服務標章經被告核准註冊者最多曾達28件，現有效存在者亦有14件，又以「敦煌」為公司名稱申請設立登記者多達62件，由此可知「敦煌」地名，已被廣泛使用於商標、標章及公司名稱，系爭「敦煌」服務標章雖與參加人據以評定之「敦煌CAVES」中文相同，或為近似之標章，但不得謂原告申請系爭標章註冊，主觀上即有以不公平競爭之意圖而抄襲參加人標章之故意。 ⑶舉凡以「敦煌」為商標經被告核准註冊者即多達28件，又，單獨以「敦煌」中文為標章名稱者亦不乏其數，如服務標章註冊第7264、58100、58101、61716、 61717、82487、111717及141388號等，由此可證「敦煌」二字乃各類商品所常見之商標名稱且各自由不同專用權人所擁有，單純「敦煌」二字並不具獨特性，且市場上於不同企業經濟活動下，長久併存於不同行銷領域，各別使用雷同之「敦煌」商標而有不同之銷售或服務對象及市場，難謂不為相關消費者所得辨識，因此原告指定使用於「英語補習班」之「敦煌」服務標章，並不會有致公眾誤信之結果。 ⑷不論是著名或非著名之商標或服務標章之「知名度」，是一個「層升的概念」，具有「程度差異」之「階梯現象」，因此會有知名度大小之問題。而商標或服務標章之「知名度」之高低判斷，其實益在於，該等排他性商標專用權效力所及於商品或服務種類隨著知名度之提昇升而自窄而廣，換言之，知名度愈高，產名及服務之關連性也可以比較鬆散，知名度愈低，產品及服務關連性之要求當然也比較嚴格: ①參加人在本件原告申請註冊時（85年），已申請使用有「敦煌CAVES」及「敦煌書局股份有限公司 CAVES BOOKS, LTD.」二件服務標章，依認知程度而言，一般消費者比較知悉者應為「敦煌書局」，若僅係「敦煌」二字，因為此為習知的地名，且己被廣泛使用於各類商標、標章及公司名稱較不具獨特及顯著性，一般消費者並非易與參加人之標章產生聯想。此由參加人於申請評定時所提出附件4為 72年至87年出版之書籍、附件5舉辦之活動簡介、附件7出版目錄及附件8報紙廣告及報導，有關述及參加人之服務標章都是以「敦煌書局CAVES BOOKS , LTD.」、「敦煌書局」或「CAVES BOOKS, LTD. 」之內容呈現，並未以「敦煌CAVES」或單以「敦煌」為標章刊載，益可證參加人之多件服務標章中，消費者所知者應為「敦煌書局」而非「敦煌」。②再者以85年間，參加人「敦煌書局」全省雖有十處營業所（台北：中山北路、天母、營業所　台中：台中、台中三民、逢甲大學、東海大學、靜宜大學台南營業所　花蓮營業所　高雄五福營業所），但其大多分佈在台中以北，且有三家係設在大學校園內。在原告開設敦煌英語補習班之高雄地區，在當時參加人亦只有一家營業所，「敦煌書局」在全省是否為消費者熟知尚值懷疑，何況是未與「書局」併列之「敦煌」二字，其知名度更有不足。因此就下述有關系爭服務標章與據以評定服務標章二者服務關連性之認定上，亦應予以適度限縮，不宜過於寬鬆。 ⑸系爭服務標章與據以評定服務標章二者服務不具關連性。理由如下: ①本案被告對「類似服務」之定義，規定於87年4月 8日台商980字第204997號公告所公佈之「類似商品及類似服務審查基準」，其第三點明定：「所謂類似服務，係指服務在性質、內容、行銷管道與場所、對象、服務提供者或其他因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。」，而第4點規定：類似服務之認定，應綜合下列因素而非僅就單一因素判斷之：Ａ、服務性質。Ｂ、服務內容。Ｃ、服務之行銷管道。Ｄ、場所。Ｅ、服務之對象範圍。Ｆ、服務之提供者。Ｇ、其他足認係類似服務之相關因素。 ②依此定義，系爭標章指定使用之「英語補習班」服務與據以評定服務標章所指定之「書籍、雜誌、刊物之出版業務」之服務，二者Ａ、從服務性質而言，補習班與書籍、雜誌、刊物之出版業務，不可滿足一般接受服務者相同之需要，二者服務性質顯為不同。Ｂ、從服務內容而言，系爭標章指定使用之「英語補習班」，係透過老師授課，提供孩童英語能力的增進，是屬提供人的服務，而據以評定標章係提供有形之書籍、雜誌、刊物，係提供商品的服務，二者截然不同。Ｃ、從服務之行銷管道、場所而言，系爭標章指定使用之「英語補習班」，多係以教學口啤，透過家長學生口耳相傳介紹行銷，且係在封閉式之教室內提供服務，而據以評定標章之「書籍、雜誌、刊物之出版業務」，多係以書局為行銷場所，屬開放式場所，二者不同。Ｄ、從服務之對象範圍而言，系爭標章指定使用之「英語補習班」其服務之對象為想要透過老師教學增加英語能力之學生，而據以評定標章之「書籍、雜誌、刊物之出版業務」，其服務之對象則係以欲購買書籍，透過自行閱讀增加知識之消費者，二者服務之接受者不具同質性，為不同之消費族群。Ｅ、從服務之提供者而言，「英語補習班」必須是由英文老師來提供教學服務，此涉及老師的學歷、教學經驗，極具特殊性及專業性，與「書籍、雜誌、刊物之出版業務」服務提供者，完全不同。綜合以上因素，系爭服務標章與據以評定標章不具關聯性。 ⑹被告於評定書中指稱：參加人於76年創辦「敦煌書訊」，83年改為『敦煌英語教學雜』，且不斷舉辦活動推廣英語教育，舉辦英語教學講座、比賽，成立英語教學服務中心、兒童英語教師聯誼會‧‧‧等。而認為據以評定標章所表彰之營業服務信譽，於系爭服務標章申請註冊時，堪認已為國內消費者所熟知，進而認定系爭服務標章與據以評定服務標章二者服務具關連性，系爭標章之註冊有致公眾誤信之虞，惟查： ①參加人先後出版「敦煌書訊」、「敦煌英語教學雜誌」仍為其原有服務標章申請類別書籍、雜誌、刊物之範圍內，與系爭標章所申請為補習班之種類無關連性。 ②依參加人評定附件2「敦煌書局創立歷史與沿革」明載，參加人已於84年將「敦煌英語教學服務中心」改組為「師德企業管理顧問股份有限公司」，顯已由不同之主體而經營，且其所舉辦英語教學講座，或之前成立英語教學服務中心或舉辦兒童英語教師聯誼會等，係以兒童英語之「教師」為服務對象，教授之內容為使用參加人之教材進行「教學」之方法。可知其舉辦該活動之目的，係為了促銷英語書籍教材，與原告所經營之英語補習班，教授對象係一般欲學習英文之學生，其目的為單純傳授語文能力，二者顯有不同。 ③依參加人評定附件5舉辦之活動簡介，有部份活動日期係85年之後，及部份未載明活動舉行之年度，故無法認定係於85年系爭服務標章註冊前即有舉辦該活動，應與本件事實認定無關。有日期者，即81年7月15日登報舉行YOYO&NANA幼兒美語教材使用研討會，82年3月10日推銷「正誤詞典」書籍廣告， 1994年「當代英語字典比較分析研討YOYO&NANA 美語系列教材免費示範教學、1997年YOYO&NANA GRADUATION話劇畢業展廣告、83年度英語拼字比賽、1999年美語教材研習、84年7月7日及81年8月24 日登報舉行兒童英語拼字比賽，其活動內容多為推銷英語教材、詞典之廣告或舉辦之比賽，亦與補習班之服務種類無關連性。 ⑺參酌被告93年5月1日公佈施行之「混淆誤認之虞」審查基準之規定： ①第4點判斷有無混淆誤認之虞之參考因素規定：判斷二商標間有無混淆誤認之虞，應參考之相關因素，經綜合參酌國內外案例所提及之相關因素，整理出下列八項因素：Ａ、商標識別性之強弱。Ｂ、商標是否近似暨其近似之程度。Ｃ、商品／服務是否類似暨其類似之程度。Ｄ、先權利人多角化經營之情形。Ｅ、實際混淆誤認之情事。Ｆ、相關消費者對各商標熟悉之程度。Ｇ、系爭商標之申請人是否善意。Ｈ、其他混淆誤認之因素。 ②第5點各項參酌因素之內涵，第5.1商標識別性之強弱規定：商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，對於商品／服務之相關消費者所呈現識別商品／服務來源之功能，因其商標特徵的不同而有強弱之別。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品／服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱。本件「敦煌」，為習知之地名，非創作性之文字，識別性較弱，對於判斷有無「混淆誤認之虞」之要求應更高。 ③第5.6.1點規定「相關消費者對衝突之二商標如均為相當熟悉者，亦即二商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實。」。第6.2點規定：「各項因素之要求，在申請註冊時與註冊後發生爭議時，其程度也應有所不同。商標註冊後，若註冊人信賴該註冊。進而大量使用其商標，而無論就其申請商標之註冊或其後之使用態樣，均明顯係屬善意者，則在相關異議或評定案中，涉及有無混淆誤認之虞之判斷時，對於各項因素的要求，應高於一般申請註冊時的要求。」。經查，依據以下原告信賴註冊標章，長期及大量使用「敦煌」作為英語補習班之服務標章之事實及證據資料，可證原告使用敦煌作為補習班之服務標章為相關消費者所熟悉，亦即系爭與據以評定服務標章在市場併存之事實已為相關消費者所認識且足以區辨為不同來源。而參加人係在系爭服務標章註冊5年後才提出本件評定，就本件判斷有無「混淆誤認之虞」之要求應更嚴格，故本件應作成無「混淆誤認之虞」之認定，始適法妥當。Ａ、84年（1995年）原告在高雄鳥松鄉○○路24號建立了第一家私立敦煌英語短期補習班（球場校），之後在高雄市陸續成立七賢分校、平等分校、裕誠分校以及富民分校（申請立案中），目前在高雄縣、市共有五間學校，有42位專任外籍老師，班級數高達208班，動態的學生總人數約為1900～2000人，有原告補習班簡介二份可參。Ｂ、原告於87年10月21日即已設立網站，有網域名稱續繳費用通知書、發票及網站內容可證。原告設立網站之時間比參加人於88年設立敦煌書局網站還早。Ｃ、原告為鼓勵英文學習之風氣，特舉辦兒童英語比賽，除已附上第一屆英語比賽的廣告文宣、向高雄國立科學工藝博物館申請場地租借之核准來函、租借合約書影本、舉辦英語比賽之決賽全程錄影為證外，茲再提出第二屆至第四屆英語比賽簡章、報名表、邀請函及租借場地之收據等資料為證。Ｄ、原告亦積極參與公益活動，贊助高雄美術館所舉辦之「懷德史密斯繪本原畫展」。Ｅ、原告為加強教師的師資及教學品質，特製作國外文宣作為徵求英語教師之途徑，其所徵聘之國外教師，深獲家長及學生所認同。並附上原告之連絡簿、家庭作業簿、學費袋、招生文宣6張等以供參酌。Ｆ、原告因辦學優良，信譽著稱，故獲英國劍橋大學國際英語能力檢定（UCLES）認證中心指定在台灣高雄地區的代表處，有授權書可證。Ｇ、原告教學認真，堅持專業師資、小班制教學品質，經中國時報採訪報導並肯定。 ⑻本件實際上亦不會造成消費者混淆誤認：由於參加人之「敦煌書局」係以出版外文書為主之書店，與原告之私立敦煌英語短期補習班顯為不同之服務，不會發生主體或來源之混淆誤認，茲有原告向所經營之補習班學生家長所作之問卷調查表共計831份，除其中50 份未表示意見外，其餘781份意見表均表示對於敦煌書局與私立敦煌英語短期補習班之營業不會產生混淆。因上述意見調查表，載有原告補習班學生之姓名、住址及電話，此因涉及第三人之隱私且為原告之營業密秘，此部份內容無法公開，惟完整內容之意見調查表正本，原告將於開庭時向鈞院提示，以資證明。 ⑼參加人於行政參加訴訟狀謂稱：參加人榮登天下雜誌500大服務業排行榜，據以評定標章為知名標章。參加人以「敦煌英語」於Google及Yahoo上分別搜尋所得資料，均與參加人之商標商品有高度相關性，有致公眾誤認之危險。系爭「敦煌」商標圖樣，係有計劃剽竊參加人「敦煌CAVES」標章之知名度云云。惟查： ①本件有關參加人知名度之認定，應以系爭標章申請註冊當時（85年）之時間點而予認定，經查參加人係於88年登上天下雜誌2000大企業排行榜，於90年登上500大服務業排行榜，其時間點均係在85之後，此部份事實不得作為本件認定參加人85年間知名度高低之證據。 ②參加人所提訴訟參加書狀附件3、附件4係自於 Google及Yahoo網站輸入「敦煌英語」關鍵字所搜尋之資料，當不可作為本件判斷有無混淆誤認之參考因素。何況自搜索之資料標題上，明載原告係「私立敦煌英語短期補習班」，且可進入網站查詢營業主體，與參加人之「敦煌書局」顯可區別。 ③事實上，原告私立敦煌英語短期補習班（KNS Language Institute）知名度及市場佔有率在高雄市佔有相當地位（擁有五間補習班，動態學生同時間超過1千9百人），並非如參加人所言，意欲攀附敦煌書局之商標。以原告在高雄市○○區○○路51號設立之「平等分校」為例（89年8月16日設立），更是在原告設立一段時間後，參加人之「三民營業所」才設立（91年8月7日設立），當時原告在平等分校所創造的商業利益（平等分校動態學生超過500人），反而遭參加人敦煌書局所攀附。原告所建立「敦煌英語補習班KNS Language Institute」的口碑，在兒童英語補習班是頗負盛名的。且從高雄市的市場規模而言，敦煌書局目前在高雄市僅有高雄五福營業所及三民營業所二個營業單位，在高雄市原告之「私立敦煌英語短期補習班」目前有4 個分校已核准設立，第五個分校正在申請立案中，在高雄市私立敦煌英語補習班的知名度，絕對不亞於敦煌書局，並非如參加人所言，有剽竊其標章知名度情事。 ④反觀，參加人之公司營業登記並無以英語補習班作為營業項目，且之前從未經營英語補習班之業務，惟近年參加人竟覬覦原告九年來苦心經營敦煌英語補習班所建立的商譽，意慾跨足兒童英語教學市場，始提出「敦煌書局CAVES」、「敦煌」、「 CAVES」三件商標於舉辦各種講座與補習班同屬 4103組群之商標申請，但因與原告之系爭「敦煌」標章構成近似，而尚未獲准。因此，倘若本件原告之系爭標章遭參加人申請評定確定，則無非是要將原告已在與英語補習班領域註冊在先且九年來辛苦投入心血立下根基之商業利益拱手交由參加人接收，對原告之權益犧牲咸屬過大，亦有失公平。 ⑽綜上所陳，原告早於84年起即使用系爭標章至今，根本無抄襲據以評定服務標章之故意行為，據以評定服務標章是否具備廣泛之知名度，足以排擠他類「敦煌」服務標章，實應考量商標本身是否為獨創性及是否造成消費者之混淆誤認作為事實之認定，何況縱然是著名商標，在延伸其商標專用權排他領域的時間過程中，遇到已往已在該領域註冊在先而立下根基之營業主體，著名商標之排他性權利應作適度讓步，不應為了著名商標之經濟價值去犧牲早已立基該商品領域企業主體之既有權益。因此，據以評定服務標章之範圍不應作不合理之擴充。最後，原告周黃彩娟對於辛苦經營，投入心血所建立「敦煌英語補習班」之商譽，竟遭參加人意欲強取豪奪，提出本件服務標章評定，且竟受訴願不利決定，百感交集，不知真理何在，特表達業者心聲，請體恤用心經營者所付出之努力，維持公平正義，迅賜將原處分及原決定均撤銷，以彰公平正義，並保障原告既有之合法權益。㈡被告主張： ⒈按「服務標章圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭服務標章註冊時商標法第77條準用第37條第1項第7款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指服務標章本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者對其所提供之服務來源或營業主體之虞而言。又本款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者，所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似服務為限，復為同法施行細則第50條準用第31條所明定。 ⒉查本件系爭註冊第89162號「敦煌」服務標章，與申請人據以評定之「敦煌CAVES」、「敦煌書局CAVES BOOKS,LTD」等標章相較，二者圖樣上均有相同之中文「敦煌」，於異時異地隔離觀察，易使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之標章。且查據以評定之「敦煌 CAVES」、「敦煌書局CAVES BOOKS,LTD」等標章為參加人首先使用，早於41年間即於台北市○○○路創立敦煌書局，營業迄今已有50年，初期以經營中國藝術、文史哲等英文翻版書為大宗，並兼售民俗藝品，嗣漸轉型銷售英文書為主，亦銷售兒童英語教材及語文教學類圖書，並於76年創辦「敦煌書訊」，83年改為「敦煌英語教學雜誌」，且不斷舉辦活動推廣英語教育，舉辦英語教學講座、比賽，成立英語教學服務中心、兒童英語教師聯誼會，至今已在全國各地開設十餘家分店，更於88、90年分別榮登天下雜誌二千大企業及五百大服務業排行榜，凡此有參加人檢送之敦煌書局創立歷史與沿革及五十年大事紀、出版書籍、活動簡介、敦煌書訊、出版目錄、報紙報導、天下雜誌排行榜等證據資料影本附卷可稽。揆諸前開事證，堪認據以評定標章所表彰之營業服務信譽，於系爭服務標章申請註冊時，已為國內消費者所熟知。衡酌據以評定標章經參加人長期廣泛地使用，並從英文書籍銷售到英文雜誌發行、英文教學等多元化經營等事證，原告以相同之中文「敦煌」作為系爭註冊第89162號服務標章圖樣申請註冊，並指定使用於與參加人營業性質相關聯之英語補習班服務，客觀上應有致公眾誤信之虞，而有前揭法條規定之適用。又本件系爭服務標章既應依其註冊時商標法第77條準用第37條第1 項第7款之規定評定其註冊為無效，其是否另有準用同法第12款規定之適用，即毋庸審究，併予敘明。 ⒊綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。㈢參加人主張： ⒈依82年12月22日修正公佈之商標法第77條準用第37條第1項第7款之規定，商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤認誤信之虞者」不得申請註冊；蓋此款之立法目的，乃為維護市場公平競爭秩序、確保公眾消費權益及保障合法之商標權利，此先敘明。 ⒉據以評定服務標章為著名標章，「敦煌」乃由參加人所首先使用於進口、代理、授權印製西書業務、出版英語教材及推廣英語教學服務之商標： ⑴參加人於41年初始創立，為紀念創立人羅寄梅先生與張大千大師於敦煌石窟之共事情誼，乃以「敦煌」中文為名創立書局，英文則以「CAVES」命名，沿用至今；蓋參加人乃首創將「敦煌」使用於西文書籍之進口、代理及授權印製業務者，其後更拓展服務範圍至兒童、大專與成人英語教材之出版，並密集舉辦英語教學推廣活動、講座，期將英語知識及「敦煌CAVES 」標章推廣至全國各角落。 ⑵經50餘年來之戮力推廣，參加人亦已在出版、文化及英語教學業界榮登五百大企業排行榜及天下雜誌等大眾傳媒之肯定，此觀參加人前所提呈之證據亦明，據以評定服務標章堪認知名商標殆無疑義，實難謂不為一般消費者所熟知。 ⑶綜上可知，將「敦煌」、「敦煌CAVES」等圖樣應用於西書業務、英語雜誌之出版及推廣教學者，實推參加人為首創，而因據以評定服務標章為知名標章，洵信此印象亦已為公眾所周知。 ⒊另，原告所舉他人以「敦煌」圖樣作為商標或標章並經被告核准註冊之例，就實際情形而言實有錯認，因其所舉商標中，已有絕大部分皆已因參加人對其申請評定而獲致評定無效處分，且原告所舉行政院台84訴字第 22946號之案情亦與本案互異，其比附援引實有失當。 ⒋今觀原告之答辯理由，乃辯稱系爭服務標章「敦煌」二字非屬獨創性之名稱，且與據以評定服務標章構成近似實純係巧合云云；然，就商標法第37條第1項第7款之構成要件綜合加以判斷，客觀上，系爭服務標章除其外觀及構圖表現上均未能與據以評定服務標章為明顯之區辨、已達高度近似程度外，兩商標復均應用於相同之英語教學服務領域，實際上可能導致公眾產生混淆誤認之風險極大；主觀上，將「敦煌」二字應用於「提供英語教學服務」、「滿足英語學習需求」等相關領域，乃參加人所首創無疑，而系爭服務標章之圖樣與應用非原告自創，且其抄襲據以評定服務標章以攀附原告知名度之意圖復甚明，是以，系爭商標有違商標法第37條第1項第7款之規定，實屬無疑。另，原告指稱以「敦煌」為公司名稱申請設立登記者眾，然商標法與公司名稱登記規定之立法意旨、規定要件及保護客體均有殊異，今原告欲將公司名稱設立登記情事強行適用於本案商標爭議事件，適法認事上實有違誤。 ⒌復，原告指稱將「敦煌」使用於廣告、傳播、不動產買賣介紹、舞蹈介紹、舞蹈演出、餐廳、畫廊之經營等服務項目之情形不乏其例，何以獨系爭服務標章有導致消費者誤認誤信云云。蓋原告實有未察商標法第37條第1 項第7款之規定意旨及系爭服務標章與他案之具體殊異情事，今系爭服務標章其本身高度近似於據以評定服務標章，外觀表現及設計旨趣與據以評定服務標章相較亦無顯著差異，復指定使用於與據以評定服務標章商標相同之服務領域，其仿襲程度已造成不公平競爭並有致公眾產生誤信，而有違商標法第37條第1項第7款之保護意旨；復觀原告所指稱之其他商標案例，乃分別指定使用於廣告、傳播、不動產買賣介紹、舞蹈介紹、舞蹈演出、餐廳或畫廊經營等服務上，與參加人所提供之英語教學、出版服務領域相較實有差異，與系爭服務標章之高度仿襲據以服務標章圖樣並指定於相同服務領域之情形自不可等同而論；是以，原告以情形迥異之他例欲強行適用於本案，實有疏誤。 ⒍參加人自41年創設迄今，堪稱出版、代理英文書籍之先趨，復於76年起出版「敦煌書訊」，並於83年更名為「敦煌英語教學雜誌」，於英語出版、教學領域中素負盛名，此觀參加人前所提呈之營業所分布圖、於GOOGLE 及YAHOO上以「敦煌+英語」為關鍵字搜尋所得相關資料亦得證；而原告辯稱參加人之知名度僅限於書局領域，卻忽略參加人致力於「敦煌英語教學雜誌」之出版及舉辦各種英語推廣教學講座已行之有年且享譽全國各地之事實，據以評定服務標章之知名度早已隨參加人全省營業所普及率及所出版雜誌之暢銷度而擴及全國，參加人之知名度乃屬全國性，且活動均針對一般消費者作英語學習之推廣，由活動內容即可明顯知悉，原告所稱參加人之YOYO&NANA、「正誤詞典」、英語拼字比賽等皆為英語教材之推銷，實屬無據。而原告雖欲以文宣、作業本等有限資料來舉證其自身知名度，並試圖駁斥參加人於英語教學業界之知名性，然原告之知名度至多僅限高雄區域，而與據以評定服務標章所供服務之全國普及程度實甚有差異。並且，參加人所出版之據以評定標章之商品「敦煌英語教學雜誌」，乃是以「敦煌」結合「英語」作為商標之實際表現方式，是以，今系爭服務標章將「敦煌」商標應用於「英語」教學提供服務，咸信有令消費公眾與據以評定服務標章產生高度聯想並陷於誤信之危險。 ⒎查，判別商品或服務是否近似，應依一般社會通念及市場交易情形，審究兩商標商品之功能或其所供服務所欲滿足消費者之需求是否具共同或相關性來加以判斷；而觀系爭商標所提供之服務，乃是欲實行英語教學、以滿足消費者學習英語之需求，與據以評定服務標章所提供之知名「敦煌英語教學雜誌」出版服務及舉辦各式英語教學活動、致力於營造英語學習環境相較，均是以滿足消費者之英語學習需求為宗旨，況且據以評定標章所供服務、舉辦之各式活動亦未僅限於教師，是以，難謂兩標章服務不構成近似。 ⒏進查，原告以其自行製作之問卷調查表所獲結果，主張系爭服務標章與據以評定服務標章之近似未有致公眾混淆誤認之虞；然詳觀其問卷調查表，就進行調查之主體而言，乃非委託具公信力之第三者調查機構，證據力顯屬薄弱；於受訪對象上，復均限於原告所經營補習班之家長，而未達商標法第37條第7款所規範之「公眾」範圍之要求；甚且，就該問卷之問題設定而論，原告主觀謬誤處處可見，觀其第8條問題乃敘明「請問敦煌書局與私立敦煌英語補習班的營業項目是否會讓您產生混淆或誤認」，試問接受該項問卷調查之受訪對象及原告是否已真正認識商標法中「混淆誤認」之實質意義，今系爭服務標章圖樣既已「襲用據以評定標章」在先，則只要系爭服務標章與據以評定服務標章所供服務達到「類似或近似」程度，便可推論有令公眾誤信之風險而合致商標法第37條第7款之情形，是以，該題項應改以「所供服務是否類似」始為精準，而「混淆誤認」則需就商標識別性、近似度、消費者熟悉度及申請人是否善意等因素加以綜合判斷，原告此簡易問題設定實有失之武斷，且亦誤認「混淆誤認」之實質意涵；最後，探究該問卷調查所得結果，蓋以「調查法」此等客觀社會科學方法所進行之研究，理應符合信度、效度及抽樣誤差等各層面之要求，試問所得結果除「無意見」外，均為一面倒之「否定」答案之調查結果，其客觀性如何令人信服？更遑論其問題設定、調查主體及受訪對象等各層面皆顯有瑕疵。 ⒐進而，參照原告所作問卷調查表之問題7，受訪對象對於參加人即敦煌書局，多留存提供「外文書籍」及「外文教學教材」服務等深刻印象，凡此亦足證參加人之全國性知名度及於英語教學服務之深耕，已廣受受訪對象之肯認，甚且，該問卷調查第8項問題之回答亦首須以對於參加人之認識為前提，據此，原告對於參加人知名度之抨擊顯有矛盾。 ⒑綜上所述，系爭服務標章與據以評定服務標章圖樣構成近似且均指定於相同或類似之服務，已有致公眾高度誤信之虞，此外，原告欲攀附據以評定服務標章普及全國知名度之心態，亦非舊商標法立法之原意。請維持被告之原處分，駁回原告之訴，以符法治，而免僥倖之心。理由一、按服務標章圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞，不得申請註冊，為系爭服務標章註冊時（即民國82年12月22日修正公布之）商標法第77條準用第37條第1項第7款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，係指服務標章本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之服務來源或營業主體而消費之虞而言。又其適用係指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品或服務為限。同法施行細則第50條準用第31條亦定有明文。二、本件原告於85年5月17日以「敦煌」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第41類之英語補習班服務，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第 89162號服務標章（圖樣如附圖1所示）。嗣參加人以系爭服務標章有違註冊時商標法第77條準用第37條第1項第7款及第12款之規定，檢具註冊第8177號「敦煌書局股份有限公司 CAVES BOOKS, LTD.」服務標章等（圖樣如附圖2所示），對之申請評定，案經被告審查，認系爭服務標章與據以評定之之標章圖樣相較，二者應屬近似之標章；又依參加人檢送之敦煌書訊、出版目錄、報紙報導等證據資料觀之，堪認據以評定標章所表彰之營業服務信譽，於系爭服務標章申請註冊時，已為國內消費者所熟知，衡酌據以評定標章經參加人長期廣泛地使用，並從英文書籍銷售到英文雜誌發行、英文教學等多元化經營等事證，原告以相同之中文「敦煌」作為系爭服務標章圖樣申請註冊，並指定使用於與參加人營業性質相關聯之英語補習班服務，客觀上應有致公眾誤信之虞，自有首揭法條規定之適用，乃為系爭服務標章之註冊應為無效之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造及參加人之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為系爭服務標章是否有違註冊時商標法第77條準用第37條第1項第7款之規定，不得申請註冊？三、經查，系爭服務標章與據以評定之服務標章圖樣相較，二者均有相同之「敦煌」二字，於異時異地隔離觀察，易使消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之服務標章。次查，由原處分卷附參加人檢送之敦煌書局創立沿革及50年大事紀、西元1800至1911年出版書籍介紹、81年7月15日更生日報刊載「 YOYO&NANA幼兒美語教材使用研討會」、81年8月24日中國時報刊載之「全國兒童英語拼字比賽」、84年7月7日中國時報刊載之「第三屆全國兒童／少年英語比賽」等參加人主辦之活動宣傳廣告、1987年至1991年間出版之敦煌書訊、1994年4月出版之「Caves English Teaching」敦煌英語教學雜誌、出版目錄、79年間民生報、工商時報等報紙廣告及報導等證據資料以觀，可知據以評定標章係參加人先使用之標章，該公司於民國41年間即於台北市○○○路創立敦煌書局，營業迄今已有50年，初期以經營中國藝術、文史哲等英文翻版書為大宗，並販售民俗藝品，嗣轉型銷售英文書為主，亦銷售兒童英語教材及語文教學類圖書，於71年以「敦煌CAVES 」為服務標章圖樣指定使用於書籍、雜誌、刊物之出版業務之服務，獲准註冊第8177號「敦煌書局股份有限公司CAVES BOOKS, LTD.」服務標章，嗣於76年出版「敦煌書訊」，81 年7月及8月舉辦「YOYO&NANA幼兒美語教材使用研討會」及「全國兒童英語拼字比賽」、83年出版「敦煌英語教學雜誌」，84年7月7日舉辦「第三屆全國兒童／少年英語比賽」等活動，其間並不斷舉辦推廣英語教學教育活動，舉辦英語教學講座及比賽，成立英語教學服務中心、兒童英語教師聯誼會，迄今已在全國各地開設十餘家分店，該公司於88年至90年亦經天下雜誌刊登為我國二千大企業及五百大服務業排行榜，揆諸前開事實及證據，足堪認定系爭「敦煌」服務標章85年5月17日申請註冊當時，據以評定標章所表彰之營業服務信譽，已為國內消費者所熟知。原告以相同之中文「敦煌」作為系爭服務標章圖樣申請註冊，並指定使用於與參加人營業性質相關聯之英語補習班服務，客觀上應有致公眾誤信之虞，自有首揭法條規定之適用。四、原告雖訴稱據以評定服務標章指定使用之「書刊、雜誌、刊物之出版業務之服務」與系爭服務標章指定使用之「英語補習班」服務之範圍不同，二者不具關連性，消費者不致產生混淆誤誤之虞等語。然查據以評定之服務標章業經被告於82年3月16日及92年2月16日延展註冊，其經延展後指定使用之服務為「各種書刊、雜誌、文獻等之出版、發行、查詢、訂閱、翻譯各種書刊之編輯」，故其專用權範圍非僅限於「書刊、雜誌、刊物之出版業務之服務」亦及於該書刊、雜誌、文獻等之發行、查詢、訂閱、翻譯各種書刊之編輯等服務；且鑑於參加人於系爭服務標章申請註冊前，除出版英文書刊及英文雜誌外，亦積極推廣幼兒美語教材、兒童英語拼字比賽、英語教學等活動之多角化經營，其「提供英語教學服務」之信譽已為消費者所熟知；而系爭服務標章指定使用於「英語補習班服務」，亦係提供英語教學服務，自難謂與據以評定服務標章所指定之服務及參加人之營業不具關連性；則原告以相同之中文「敦煌」作為系爭服務標章圖樣申請註冊，並指定使用於英語補習班服務，客觀上應有致公眾誤信之虞。又原告所舉國內多家廠商以「敦煌」或以該二字結合其他文字、圖形等申准註冊為商標或服務標章之案例，核其標章圖樣及案情與本件不盡相同，或他案是否妥適之問題，尚難執為系爭服務標章應准註冊之論據。至於以「敦煌」為公司名稱設申請設立登記者，則與本件無涉。另原告所提出之問卷調查表，乃其自行製作，題目設定已難謂公正，且受訪對象又均為原告所經營補習班之家長，如此之調查結果，實難證明系爭服務標章與據以評定服務標章之近似未有致公眾混淆誤認之虞，自難為原告有利之認定。五、綜上所述，系爭服務標章有違註冊時商標法第77條準用第37條第1項第7款之規定，應不得申請註冊；原告所訴，核不足採。從而，被告為系爭服務標章之註冊應為無效之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合；原告仍執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。又系爭服務標章既應依前揭商標法第77條準用第37條第1項第7款規定評定其註冊無效，則其是否另有同法條第12款規定之適用，即毋庸審究，併予敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　94　　年　　5　　月　 25 　日第四庭審判長法　官徐瑞晃法　官蕭惠芳法　官李得灶上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　94　　年　　6　　月　　1　　日書記官陳清容

臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)93年度訴字第01149號

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