臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)93年度訴字第01750號

• 裁判案由: 商標評定
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 94 年 10 月 27 日

臺北高等行政法院判決
93年度訴字第01750號
原　　　告　強太企業有限公司
代　表　人　甲○○董事長）住
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　蔡練生（局長）住同上
訴訟代理人　乙○○
參　加　人　電城股份有限公司
代　表　人　丙　○清算人）住
訴訟代理人　戊○○
參　加　人　林三號國際發展股份有限公司
代　表　人　丁○○董事長）住
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國93年3
月29日經訴字第09306215440號訴願決定，提起行政訴訟。本院
判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
㈠參加人電城股份有限公司（下稱電城公司）於民國（下同）87年10月28日以「TERΛ」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第11類之電壺、電碗……電冰箱……冷氣機、冷風機、熱風機、除濕機……暖氣機、空氣淨化機、空氣調節機等商品，向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經
濟部智慧財產局）申請註冊，經該局於89年1月1日准列為註冊第00000000號商標。
㈡原告於89年6月2日，以系爭商標與註冊第00000000、00000000、00000000號「泰瑞TERA」及第368878號「天瑞TERA」商標（下稱據爭商標1、2，如附圖2所示）近似，有違註冊時
商標法（下簡稱商標法）第37條第7款及第14款之規定，對
之申請評定。案經被告審查，以92年10月31日中台評字第
890215號商標評定書（下稱原處分）為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。二、兩造聲明：
㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定、原處分均撤銷。
⒉被告應就原告89年6月2日之評定申請作成評定成立之行政處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告及參加人電城公司聲明求為判決：
⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：
據爭商標是否有其專用權人？次在於據爭商標於系爭商標申請註冊時是否為他人之商標，而有致公眾混淆誤認之虞？據爭商標是否為他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而參加人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來，或其他關係，知悉他人商標存在？
㈠原告主張之理由：
⒈參加人已於92年2月26日解散後，在清算時間中已暫時結
束業務。
⒉參加人電城公司自取得商標證書，從未在市場使用此系爭商標販賣銷售相關產品已連續超過3年未使用的事實如未
能提出證據證明，應給予撤銷。
⒊原告在系爭商標申請之前就已使用據爭商標。
⒋參加人有違商標法第37條第7款，因系爭商標並非參加人
所獨創，而是剽竊據爭商標有使公眾混淆誤認之虞，已廣為消費者所普遍認知；且參加人不思自創品牌，明知原告早先使用此商標在各大賣場公開銷售並刊登廣告行銷，並非不知有使用在先，乃不爭之事實。
⒌參加人電城公司申請系爭商標註冊日期為87年10月28日；據爭「泰瑞TERA」商標屆期為86年或87年間，原商標專用權人為泰瑞電子公司（87年9月2日更名為林三號公司）授權新瑞電器公司、名冠公司、好幫手實業有限公司（下稱好幫手公司），合法使用此一系爭商標，默示同意，行銷各大賣場已廣為消費者認知，並且成立「泰瑞TERA」職籃隊，在各大媒體、廣告、宣傳，參加人電城公司藉此搭便車，並未取得先使用人之同意，而有不正常競爭行為；等商標屆期已滿，在未防患無防備之下，提出申請，參加人電城公司並非毫不知情，因在86年8月26日已知悉有商標
存在事實，經向泰瑞電子股份有限公司、百際電器有限公司楊阿達取得全權授予新瑞電器股份有限公司，以支付商標權利金使用事實，並非自己首創，參加人電城公司藉此系爭商標強行要脅與「泰瑞TERA」商標有關廠商、客戶。以致有廠商被假扣押、下架，而遭致危機，造成社會經濟錯亂。因權利人、使用人尚有系爭商標產品流通在外銷售，應給予保障，不應給予核准註冊。
⒍原告於本件不再主張商標法第37條第11款，將另行提出評定之申請。
⒎原告於85年12月27日向新瑞公司訂購泰瑞「TERA」電視機，於84年1月15日向好幫手公司訂購泰瑞「TERA」小烤箱
，於85年4月5日向名冠家電有限公司訂購泰瑞「TERA 」
窗型冷氣，全都是經合法授權使用此知名商標公開行銷市場，參加人電城公司在未經商標專用權人同意下剽竊此知名商標提出商標註冊，已影響善意第三人，無法默示此一行為，侵害原告權益。
㈡被告主張之理由：
⒈商標之註冊違反第37條之規定者，利害參加人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，為修正前商標法第52條第1
項所明定。又依同法第77條之1第2款商標評定案件適用註冊時之規定，本件被評定之系爭商標係於89年1月1日核准註冊，其商標之評定核應適用86年5月7日修正公布，87年11月1日施行之商標法。又據原告檢送經濟部公司執照、
統一發票等證據資料影本觀之，原告係經營系爭商標指定使用之同一或類似商品之競爭同業，符合商標法利害關係人認定要點2（3），原告應屬適格之利害參加人，合先敘明。
⒉商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為商標法第37條第7款所明定。又所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀
證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為商標法施行細則第31條第1項所明定
。所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。
⑴本件原告主張據爭商標之專用權人原為富騰實業股份有限公司（下稱富騰公司）所有，後核准變更為泰瑞電子工業股份有限公司（下稱泰瑞電子公司），而據爭商標之一切對外授權事宜，泰瑞電子公司以非正式的授權方式，授權予新瑞電器股份有限公司（下稱新瑞電器公司）處理，然新瑞電器公司授權多家廠商代理，如原告、音冠電子公司、百際電器公司及參加人等，復經由新瑞電器公司之對外促銷廣告，及原告自85年始至今，一直不斷從事代理據爭商標之商品，據爭商標已擁有高知名度，參加人以相同於據爭商標之系爭註商標圖樣申請註冊，有前揭法條之適用。
⑵本件觀諸原告檢送之證據資料，新瑞電器公司於解散登記後仍以商標使用人之名義於86年及88年間分別與百際電器公司、音冠電子公司簽訂之商標使用授權協定書（此部分參加人質疑其真實性）、原告之訂貨單及支票、泰瑞電子公司授權新瑞電器公司使用「TERA」品牌之商標授權書、百際電器公司代表人出具參加人於86年間向百際電器公司取得使用「TERA」商標之授權使用證明書、原告於85年至86年間銷售「泰瑞」冷氣機、電視之統一發票影本等，固可知包含原告、參加人等多家廠商在市場上使用「TERA」商標。惟查據爭商標，均於86、87年間到期未延展消滅，而商標專用權人泰瑞電子公司業於84年7月31日核准更名為泰瑞興業股份有限公司（下
稱泰瑞興業公司），87年9月2日再核准更名為林三號國際發展股份有限公司（下稱林三號公司）即參加人，另新瑞電器公司則已於86年2月21日核准解散登記，此有
經濟部商業司經（90）商一字第09002047830號函及其
附件、經濟部公司登記資料查詢單附卷可稽。復參酌86年間於家樂福、遠東鴻利多、大買家等賣場之商品促銷型錄上，無商標專用權人或授權使用人之標示，台北市電器公會86年1月5日出具之知名品牌證明書，僅證明「TERA」為國內家電廠商所出品，市面銷售已行之有數十年等。從而在87年10月28日參加人以系爭商標申請註冊時，原告既未能舉證林三號公司有使用銷售據爭商標之事實，商標授權使用人新瑞電器公司已解散登記，包含原告、參加人、百際電器公司及音冠電子公司等多家廠商於市場上分別使用銷售「TERA」商標之收錄音機、電視、冷氣機等家電商品，相關事業或消費者無從認定其所表彰之商品來源或產製主體為何，系爭商標之申請註冊，自無相同或近似於「他人」著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞，而無前揭法條之適用。
⒊商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，「但得該他人同意者，不在此限。」為商標法第37條第14款所明定。本款之立法意旨，係指註冊人因某種關係知悉據爭商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商場秩序之事實而言。
⑴本件原告主張新瑞電器公司將據爭商標授權包含參加人之廠商代理銷售，參加人為據爭商標之被授權人，代理商之一，其明知據爭商標之存在，而以相同之商標作為系爭商標申請註冊，指定使用於同一或類似商品，自有前揭法條之適用。
⑵惟查據爭商標，均於86、87年間屆期消滅，而我國商標法對於商標之保護係採註冊保護原則，商標屆期消滅後，則可開放他人申請註冊，除非原商標專用權人仍有持續使用之情形，方有依法另予保護之必要。本件原商標權人林三號公司目前於市場上並未使用據爭商標，若如原告所述系爭商標源自據爭商標之授權使用人新瑞電器公司，然該公司已於86年2月21日核准解散登記，而包
含原告、參加人、百際電器公司及音冠電子公司等多家廠商於市場上分別使用銷售「TERA」商標之家電商品，系爭商標之申請註冊，是否未得解免本款不得申請註冊之規定，應由原告舉證，或由據爭商標之先使用人檢送先使用銷售據爭商標於同一或類似商品之證據資料而主張其權利為宜，是依現有資料尚難逕認系爭商標之申請註冊，有前述不得申請註冊之情形，應無前揭法條規定之適用。
⒋至原告主張系爭商標有商標法第37條第11款規定適用，顯已逾越原告於原處分階段所主張之事實理由，與系爭商標於另案被申請撤銷等情，均非本件所得審究之範疇，併予敘明。
㈢參加人電城公司主張之理由：
⒈系爭商標為參加人於87年10月28日向被告提出申請。申請當時並未有任何其他人擁有系爭商標或正值公告期，復由被告依法審定後於89年1月1日核發參加入商標註冊證。取得系爭商標之專用權，並無「相同或近似於他人著名商標或標章，有致公眾混淆誤認之虔者」之情事，否則被告於審核期間即會核駁參加人之申請，且原告亦應說明系爭商標相同或近似於何人之何著名商標，才得提行政訴訟。
⒉原告主張參加人有商標法第37條第14款情事，原告應先提出證據證明之。況參加人並未有「與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在」之情節，如何針對該條款答辯？原告任意興訟，隨意列舉法條，且與事實不符，浪費司法資源，其情洵不可取。
⒊據爭商標均在86年或87年10月間到期而未辦理延展，距系爭商標註冊日89年1月1日亦有2年以上之時間，在此2年不算短之期間內，經由參加人電城公司依法正常程序而申請核准註冊之系爭商標，非如原告所言係參加人電城公司剽竊、抄襲而得者。至多亦只是參加人電城公司較注意法律之動態，稍多注意到商標註冊之程序與過程，亦因此而依法申請並如期取得註冊而已。反觀，原告原告自身亦於88年10月11日向被告申請系爭商標，然時值參加人電城公司之申請進入了公告時期（按，自88年10月1月至88年12月
31日），因此遭到被告之核駁，其程序完全合法且無不當。詎原告心有不服，仍積極想鑽法律漏洞來翻案，其行為令人不齒。也由於原告偏差之心態，凡事不思正途，終於93年2月12日爆發了舉國震驚之黑心電視事件，原告不但
自己吃上官司，更重創家電同業。
⒋是以原告僅以2份冷氣機之型錄影本及3份大賣場或其量販店之商品促銷目錄，即欲以此認定係所謂之「著名商標」實令難以信服。況且，系爭商標均已過期而失效，故商標法亦無對據爭商標再予以保護之必要。況市場上於參加人電城公司申請註冊前，並無任何使用系爭商標而表彰產品來源或產製主禮為何之使用方式，自無有致公眾混淆、誤認之虞。反而應是對參加人電城公司依法申請註冊取得合法專用權者予以保護方屬公允。
⒌另，商標法第37條第14款之立法意旨在於保護商標之「原創用使用人」，而非被授權使用人；今據爭之「泰瑞TERA」等商標均係由泰瑞電子公司之前手富騰公司所創用並由泰瑞電子公司所繼受，故在該等商標專用權未屆滿前泰瑞電子公司其原始創用人迨無疑義。然由原告所出示之上揭授權商標使用協議書可知，原告並非其中之被授權人，又原告自稱其係新瑞公司之代理商，故其販售所代理經銷之「TERA」商標商品亦只是再販售他人商標商品，並非以該商標使用者而自居，此亦可從其市面上實際販售之商品均貼上「代理商」名義可再進步明白顯示，故原告並非商標法第37條第14款所規範之「先使用者」。再者，參加人電城公司與原告間並無因契約關係、業務往來或地緣關係而知悉系爭商標存在，故系爭商標無上揭法條之適用至為明顯。
㈣參加人林三號公司未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述。
理 由
一、原告起訴主張：據爭商標之專用權人原為富騰公司所有，後核准變更為泰瑞電子公司，而據爭商標之一切對外授權事宜，泰瑞電子公司以非正式的授權方式，授權予新瑞電器公司處理，然新瑞電器公司授權多家廠商代理，如原告、音冠電子公司、百際電器公司及參加人等，復經由新瑞電器公司之對外促銷廣告，及原告自85年始至今，一直不斷從事代理據爭商標之商品，據爭商標已擁有高知名度，參加人以相同於據爭商標之系爭商標圖樣申請註冊，自有商標法第37條第7
款之適用；參加人為據爭商標之被授權人，代理商之一，其明知據爭商標之存在，而以相同之商標作為系爭商標申請註冊，指定使用於同一或類似商品，自有商標法第37條第14款之適用，原處分為申請不成立之評定，於法不合，為此訴請如聲明所示云云。
二、被告則以：據爭商標均於86、87年間到期未延展消滅，而商標專用權人泰瑞電子公司迭經更名為林三號公司，另新瑞電器公司亦已核准解散登記，參加人以系爭商標申請註冊時，原告既未能舉證林三號公司有使用銷售據爭商標之事實，商標授權使用人新瑞電器公司已解散登記，包含原告、參加人、百際電器公司及音冠電子公司等多家廠商於市場上分別使用銷售「TERA」商標於家電商品，相關事業或消費者無從認定其所表彰之商品來源或產製主體為何，系爭商標之申請註冊，自無相同或近似於「他人」著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞；又商標法對於商標之保護係採註冊保護原則，商標屆期消滅後，則可開放他人申請註冊，除非原商標專用權人仍有持續使用之情形，方有依法另予保護之必要。本件原告並未舉證，或據爭商標之先使用人亦未檢送先使用銷售據爭商標於同一或類似商品之證據資料而主張其權利，是依現有資料尚難逕認系爭商標之申請註冊，有商標法第37條第14款不得申請註冊之情事，原處分並無違誤等語置辯。三、本件兩造及參加人電城公司對於事實概要欄所載之事實均不爭，對於系爭商標與據爭商標近似亦不爭執，並有商標註冊申請書、商標註冊證、商標註冊簿、評定申請書及原處分附於原處分卷可稽，堪認為真實。
四、按系爭商標註冊時商標法（87年11月1日施行）第37條第7、及14款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：……七、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。……十四、相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來，或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。」又按評定時商標法（91年5月29日修正公布）第52條第1項規定：「商標之註冊違反.... 第37條.... 之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效。」同法第77條之1第2款規定：「商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定程序適用評決時之規定。」是本件之爭執，首在於據爭商標是否有其專用權人？次在於據爭商標於系爭商標申請註冊時是否為他人之商標，而有致公眾混淆誤認之虞？據爭商標是否為他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而參加人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來，或其他關係，知悉他人商標存在？
五、經查：
㈠本件據爭之註冊第00000000、00000000、00000000號「泰瑞TERA」及第00000000號「天瑞TERA」商標之註冊申請人原為富騰公司，其專用期限分別至86年5月31日、86年7月31日、87年1月15日及86年5月31日屆滿，於專用期間內分別於76年6月16日、76年8月16日、77年1月16日及76年7月1日變更為
泰瑞電子公司所有，此有商標註冊簿附於原處分卷（第25頁至第28頁）可按，且據爭商標於專用期限屆滿後均未辦理延展之申請，其依法申請註冊取得之專用權先後消滅，此為兩造及參加人不爭之事實，合先敘明。
㈡按商標法對於商標之保護係採註冊保護原則，商標屆期消滅後，則可開放他人申請註冊，除非原商標專用權人仍有持續使用之情形，方有依法另予保護之必要，是本件應續予審究者在於據爭商標之原商標專用權人是否有持續使用之情事？查，據爭商標專用權人泰瑞電子公司早於84年7月31日經核
准更名為泰瑞興業公司，再於87年9月2日經核准更名為林三號公司即參加人，此有經濟部商業司90年3月16日（90）商1字第09002047830號函及其附件股份有限公司變更登記事項
卡附於原處分卷（第145頁至第166頁）可參，原告並不主張更未舉證林三號公司有使用據爭商標之事實，且依原告於異議程序提出之家樂福、遠東鴻利多、大買家等賣場之商品促銷型錄上，亦無商標權利人之標示，此有原處分卷第107頁
至第123頁可證，是被告認相關事業或消費者無從認定據爭
商標所表彰之商品來源或產製主體為何，洵屬有據。況本件於訴訟進行中，本院依職權裁定命林三號公司獨立參加訴訟，林三號公司亦未到庭或提出書狀就據爭商標之權利或地位有所主張，是益證被告之抗辯為可信。
㈢關於原告主張據爭商標業經泰瑞電子公司授權新瑞電器公司、新瑞電器公司授權百際公司、百際公司再授權予原告及參加人而取得其使用權一節，並提出商標授權書、商標使用授權協定書、商標授權使用證明書分別附於原處分卷第177、
41、138及136頁為證。然查，姑不論上開授權書及證明書均係私文書，其形式上是否真正，縱依上開商標授權書之內容以觀，其係泰瑞電子公司於81年1月30日所為，僅同意將「
TERA」品牌商標「全權授予新瑞電器股份有限公司從事生產、進口、轉製、販賣等一切對外相關事宜」，並未將據爭商標專用權移轉予新瑞電器公司；況查新瑞電器公司已於86年2月21日獲准解散登記，此亦有公司基本資料查詢附於原處
分卷第169頁可按，是無論自原商標權利人林三號公司或授
權使用人新瑞電器公司之情形觀之，據爭商標均未再有經權利人持續使用之情事。至原告另提出之新瑞電器公司與百際公司訂定之商標使用授權協定書，百際公司與原告訂定之商標使用授權協定書、百際公司負責人出具之證明書，至多僅能證明包含原告、參加人、百際電器公司及音冠電子公司等多家廠商於市場上分別使用銷售「TERA」商標之收錄音機、電視、冷氣機等家電商品，是被告依此判斷相關事業或消費者無從認定其所表彰之商品來源或產製主體為何，系爭商標之申請註冊，自無相同或近似於「他人」著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞，而無商標法第37條第7款之適用
，尚屬有據。
㈣再按商標法第37條第14款之立法意旨，係指註冊人因某種關係知悉據爭商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商場秩序之事實而言。然查，本件係由於據爭商標之專用期間屆滿未延展而消滅，原據爭商標權利人林三號公司或授權使用人新瑞電器公司均未再有持續使用之情事而生之爭執，原告復未主張並進而舉證係由何人先於參加人電城公司使用據爭商標，是被告抗辯尚難逕認系爭商標之申請註冊有商標法第37條第14款之規定，亦屬有據。
六、綜上所述，原告之主張，均無可採，原處分以系爭商標無商標法第37條第7款及第14款之情事，評定原告之申請不成立
，認事用法，均無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告徒執前詞，訴請如聲明所示，於法無據，應予駁回。
七、兩造其餘之陳述，於判決結果不生影響者，不予一一論述。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3
項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　94　　年　 10　　月　 27 　 日第三庭審判長法 官　王　立　杰
法 官　黃　本　仁
法 官　王　碧　芳
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　94　　年　 10　　月　 27 　 日書記官 葉 瑩 庭