臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)93年度訴字第3250號

• 裁判案由: 新型專利異議
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 94 年 11 月 24 日

臺北高等行政法院判決
93年度訴字第3250號

原　　　告　甲○○
訴訟代理人　丙○○
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　蔡練生（局長）
訴訟代理人　丁○○
參　加　人　偉全企業股份有限公司
代　表　人　尤必福
送達代收人　乙○○
訴訟代理人　何崇民律師
上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國93年7月29日經訴字第09306223100號訴願決定，提起行政訴訟。經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
參加人於民國89年3月10日以「釘鎗頭之改良結構」（下稱
系爭案）向被告申請新型專利，經其編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其違反核准審定時專利法第97條、第98條第1項第1款及第2項之規定，對之提出異議，
經被告審查，以93年2月23日（93）智專三（三）05018字第09320165030號專利異議審定書為異議不成立之處分，原告
不服，向經濟部提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明（原告及參加人均未於言詞辯論期日到塲，聲明及陳述各依其起訴狀及準備程序所為之陳述及參加狀而記載）：
㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.被告應就系爭案為異議成立之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違前揭專利法第97條、第98條第1項第1款及第2項之規定，而不符新型專利要件？
㈠原告主張之理由：
1.系爭案與84年11月1日公告之第0000000號「擊釘器埋頭式
釘體擊釘結構之改良」新型專利案（下稱引證案）的結構
特徵完全相同：
⑴系爭案之釘鎗本體（20）之一側設有氣動管（21），與
引證案之擊釘器本體（10）之一側設有吸釘套（80）完
全相同。系爭案之釘鎗本體（20）等同於引證案之擊釘
器本體（10）。
⑵系爭案之氣動管（21）內設有一固定孔（23），與引證
案之吸釘套（80）內設有一定磁孔（83）完全相同。系
爭案之氣動管（21）等同於引證案之吸釘套（80）；系
爭案之固定孔（23）等同於引證案之定磁孔（83）完全
相同。
⑶系爭案之固定孔（23）係供一磁性件（24）予以套固或
黏固，與引證案之定磁孔（83）係供一圓柱狀磁石（84
）予以套固或黏固完全相同。系爭案之磁性件（24）等
同於引證案之圓柱狀磁石（84）。
⑷系爭案設有一可拆式之套固環（25），可以套固於氣動
管（21）之磁性件（23）上，與引證案設有一可拆式之
防護墊（90），可以套固於吸釘套（80）之圓柱狀磁石
（84）上完全相同。系爭案之套固環（25）等同於引證案之防護墊（90）。
綜上可知，系爭案與引證案除構件名稱稍有改變之外，不
論是構件相對位置或是構件功能性皆完全相同。再者，引
證案之申請日及公告日皆早於系爭案之申請日，系爭案已
違反前揭專利法第97條、第98條第1項第1款及第98條之1
，理應撤銷系爭案之專利權，以保障該項結構特徵原創者
（即引證案）應有智慧財產權益。
2.系爭案為較引證案具有使用功效之增進：
⑴如前所述，系爭案不論組成構件、構件之功能及構件之
相對位置上，皆與引證案完全相同。換言之，系爭案所
利用「在氣動管內設有一固定孔，該固定孔係供一磁性
件予以套固或黏固，再利用一可拆式套固環套固於氣動
管之磁性件上」之結構特徵。而能達到之「作動時更加
穩固」、「磁性件不易掉落」、「製造上更具簡易性及
實用性」及「增進磁力線的對流而避免消磁情況的產生
」等使用效能，當然也是具有相同結構特徵之引證案所
能預知且達到的。是以，系爭案在使用功效上未較引證
案增進，違反前揭專利法第98條第2項之規定。
⑵再者，就系爭案「降低消磁情況的產生」之功效而言，
於系爭案之申請內容中，對於所有構件之材質並未加以
明確界定，故就一般常識認定，同一技術領域中的相同
產品所使用的製造材質一定相同，故系爭案之製造材質
必然與引證案相同。是以，在組成結構相同、構件相對
位置且構件材質相同之情況下，系爭案所能達到之「降
低消磁情況的產生」功效，勢必能被引證案所預知且達
到，故系爭案不具進步性及產業利用性。
⑶此外，按系爭案第2圖及對照系爭案申請公告之90年的歷史背景，系爭案之磁性件要固置於固定孔中的方式除了
利用膠質黏合外，別無他法，而利用黏合技術固設構件
的技術乃是相當普遍、簡單且歷史悠久之方式，引證案
便是如此。而一般黏固構件的膠質在黏固後，其型態就
如同一個膠質軟墊，不僅能固設構件，對系爭案及引證
案而言，同時還能阻隔消磁情況的產生。其功效就如同
系爭案之隔塊。換言之，系爭案之隔塊的設置對熟悉此
技術者而言，是多此一舉之行為，反而會造成零件增加
之成本負擔。是以，系爭案與引證案相較，已違反前揭
專利法第98條第2項。
3.原告對系爭案修正前後內容之合法性存有相當之質疑：
按系爭案公告申請內容可明顯得知，系爭案乃是一項經過
內容修正之申請案，而「未經修正前的實際創作內容如何
」一直是很大之疑點。蓋藉由系爭案第2圖與第5圖在技術
內容上存有如此大差異性之情況來看，系爭案之修正行為
是否合乎專利法第49條第4項之規定，令人懷疑。
4.系爭案申請專利範圍無法令熟習該項技術者據以實施：
系爭案第2圖為系爭案的主要創作圖示，且系爭案在自身申請內容中亦載明第2圖是其主要的分解結構示意圖，且為代表其全部創作內容之結構特徵之圖示。惟系爭案第2圖未看到隔塊此項構件存在，代表此圖與系爭案申請專利範圍所
述內容不相符，系爭案已違反現行專利法第26條第2項，不符專利要件。再者，被告於答辯時並未針對系爭案說明書
第5頁之主要目的及次要目的為答辯。
5.綜上所述，系爭案已違反前揭專利法第97條、第98條第1項第1款、第2項、第98條之1及現行專利法第26條之規定。
㈡被告主張之理由：
1.按前揭專利法第103條第2項規定，再由被告專利審查基準
第2-2-5頁及第2-2-17頁中有關「新穎性」及「進步性」判斷之基本原則，第（1）項中皆已明白敘述「作為新穎性判斷對象之新型，為申請專利範圍之請求項所載新型」、「
判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載新型有
無專利法第98條第2項之規定情事」可知，在判斷系爭案是否具新穎性及進步性之原則，概以說明書所載之「申請專
利範圍」為依據。是以，原告所稱「在系爭案中，第二圖
為其主要創作內容」，顯有誤解，而其兀自以圖式作為唯
一解讀專利技術之判斷依據，實與前揭專利法及專利審查
基準之規定不合。再者，由引證案與系爭案之比較可知，
雖引證案之防護墊與系爭案之套固環構成相似，惟引證案
並未揭露系爭案於氣動管之固定孔與磁性件間設置隔塊之
構成，是以就整體結構而言，系爭案與引證案並不相同，
難謂系爭案不具新穎性。另就功效而言，引證案之創作目
的在於本體可配合多樣化的配件，達到多樣組合使用之功
能；而系爭案之隔塊（26）為非磁性之物質，因此隔塊之
設置，會使外界的干擾減少，並使磁性件具有磁力線的可
對流，不會產生消磁之功效，系爭案確具有功效上之增進
，難謂系爭案不具進步性。
2.原告稱「... 系爭案之修正行為是否合乎專利法第49條第4項『所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式
所揭露之範圍』的規定，... 」等云云；惟原告所引用之
條文，既不能作為提起異議之條款，且非系爭案異議案審
查時所適用之90年10月24日修正公布之專利法條文；再者
，原告既未能於異議階段提出前揭爭點，而於訴訟時始主
張，係屬新爭點，自應不予審究。
㈢參加人主張之理由：
1.按前揭專利法第103條第2項規定，及被告專利審查基準第2-2-5頁及2-2-17頁可知，判斷系爭案有無新穎性或進步性
，概以系爭案之專利說明書所載之「申請專利範圍」（包
括說明書及圖示）為依據。換言之，除比對其專利請求項
所述外，亦因以其說明書所述之結構功效、使用目的，及
圖示加以比對判斷，而非如原告以單一圖示作為解讀系爭
案專利技術之判斷依據。
2.系爭案與引證案之差異性有：
⑴就創作動機而言：系爭案之創作重點係以氣動管固定孔固設一套設有隔塊之磁性件，利用該隔塊而使磁性件具有磁力線之對流作用，而達到防止消磁及釘體吸附之功效，同時配合套固環而可防止磁性件於釘槍作動時產生脫落之情事，因此系爭案之重點係隔塊能具有防止消磁功效。惟引證案係於活塞桿伸出之擊出端依序套設有套管、彈簧及導套，係藉由直接套管內部套穿具彈簧之擊釘體，而底部配合吸釘套及外部之防護墊設置使整體結構於錘擊埋頭式釘體時，可直接由外部套用，無拆及內部之結構，達到使用上的方便性，並可直接以單一機組配合多樣化的配件，以因應不同加工需求者，由此可知其與系爭案之使用目的完全不同。
⑵就新穎性而言：引證案並未揭露系爭案於氣動管之固定孔與磁性件設置隔塊之構成，此為原告與被告兩造所不爭執，故就整體結構而言，系爭案相較於引證案具有新穎性。⑶就進步性而言：承前所述，相較於引證案，系爭案係利用以磁導係數（亦有稱導磁係數）較高，磁阻低之材質（磁導係數高、磁阻低之材質容易在內部建立磁場，而磁場便是由磁力線所組成，因此磁導系數高之材質易吸引磁力線，此有參加人所提之參證一可稽）為主之隔塊（26），並以該隔塊包覆磁性件，如此令該磁性件之磁力線由N極出
發後，隨即被引導入磁導係數高之隔塊內，而得以較短且磁阻較小之路徑返回磁性件之S極，使磁性件之磁力線可
對流、損耗小，避免磁力減弱甚至消磁之現象，而達到防止消磁之結構功能。而引證案則使用吸釘套（80），其主要功能係為其頂部相對該套管（40）設具內螺紋之結合端（81），以相互結合成為一體之結構，而該吸釘套（80）之下半部外徑內縮而形成一容釘室（82）而達其可針對小徑頭部之擊釘作業，故引證案根本未提及所用之吸釘套具有系爭案套設有隔塊之磁性件所達到防止消磁之功效，故系爭案具有進步性。
3.又原告所謂「系爭案之修正行為是否合乎專利法第49條第
4項『所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖示所揭露之範圍』的規定，.... 」云云，然查：
⑴訴願程序為行政機關所為，其仍具有行政程序之性質，而訴願決定亦屬一種行政處分，則訴願機關於判斷系爭處分時，自應以「訴願決定時」之法律及事實狀態為準，蓋訴願機關於訴願程序中做成訴願決定，如一般行政機關，應隨時注意法律及事實狀態，俾使行政決定合乎決定時之法律及事實狀態，因此訴願機關於審究原處分是否合法時，自應審酌該處分於訴願決定時，是否合於當時之法律或事實狀態。其次，訴願係行政體系內部之行政救濟途徑，且多由原處分機關之上級機關擔任訴願機關，故寓有行政監督作用。而上級機關於審查下級機關處分時，復得就所有事項（包括是否合目的性）予以全面審查，就此而言，訴願機關應以訴願決定時之法律及事實狀態為審查基準。而行政訴訟亦以違法之行政處分與訴願決定為救濟對象，此有行政訴訟法第4條可稽，故未經前開行政處分及訴願程
序，自非為撤銷訴訟審酌對象。
⑵原告前開所引法條，除非系爭案異議審查時所適用之90 年
10月24日修正公布之專利法條文外，另綜觀原告於系爭案於聲請異議期間，乃至訴願階段，皆未論及系爭案所為修正行為是否合乎專利法第49條乙事，在未經原處分機關審核、亦未得訴願機關審查，而驟予系爭案訴訟始行提出，即非系爭案訴訟所需審理對象，原告就此請求即無理由。理 由
甲、程序方面：
本件原告經合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依被告之聲請由其一造辯論而為判決，合先敍明。乙、實體方面：
一、系爭案係於89年3月10日申請專利，被告於91年9月24日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之自90年10月24日修正公布之專利法為斷。
二、次按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准審定時專利法第97條暨第98條第1項所明定。惟同法第98條
第1項第1款、第2項分別規定：「凡可供產業上利用之新型
，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。…。」「（第2項）新型
係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」另同法第98條之1之規定，「申
請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。…。」
三、依卷附新型專利說明書之記載，系爭案係：一種釘槍頭之改良結構，主要包括一釘槍本體，並於其一側設有氣動管，其氣動管內並設有以氣動動力部，而該氣動管內設置有一固定孔，該固定孔係供一套設有隔塊之磁性件予以套固或黏固，其並設有一可拆式之套固環，而使得該套固環可以套固於氣動管之磁性件上，而可達到定位及節省成本之功效者。引證案係84年11月1日公告之第0000000號「擊釘器埋頭式釘體擊釘結構之改良」系爭案與引證案相較，雖引證案之防護墊與系爭案之套固環構成相似，惟引證案並未揭露系爭案於氣動管之固定孔與磁性件間設置隔塊之結構，因此，系爭案與引證案結構既不相同，自難謂系爭案不具新穎性。原告主張系爭案與引證案除構件名稱稍有改變之外，不論是構件相對位置或是構件功能性皆完全相同一節，並非可採。原告異議申請時，並未主張系爭案有違前揭第98條之1之規定，本院審
理時原告再主張該條之異議理由，本已毋庸審究。況前揭專利法第98條之1之規定，係針對「申請專利之新型，與申請
在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同」之情形所為之規定，而本件引證案之申請日及公告日皆早於系爭案之申請日，自無前揭專利法第98條之1規定之適用，原告主張系爭案有違前揭
專利法第98條之1之規定，仍屬無據。
四、另就功效而言，系爭案因有隔塊之設置而使磁性件24具有磁力線的可對流，不會產生消磁之問題，業據系爭案於專利說明書第7頁載明，引證案並未具有此部分之功效，系爭案有
此功效之增進，難謂系爭案不具進步性。原告雖主張系爭案之製造材質必然與引證案相同。在組成結構相同、構件相對位置且構件材質相同之情況下，系爭案所能達到之「降低消磁情況的產生」功效，勢必能被引證案所預知且達到云云。但查，引證案既無隔塊之設置，並無防止消磁現象發生之功效，原告空言主張系爭案與引證案構成材質相同，系爭案所可所能達到之「降低消磁情況的產生」功效，必能被引證案所預知且達到一節，並非有據。又本件原告異議理由係主張系爭案有違前揭專利法第97、98條第1項第1款及同條第2項
之規定，至於原告於審理又主張系爭案不具前揭專利法第98條第1項前段之產業利用性或「... 系爭案之修正行為是否
合乎專利法第49條第4項『所為之補充、修正，不得超出申
請時原說明書或圖式所揭露之範圍』的規定，... 」及現行專利法第26條部分，均屬新事由，並未經被告審查，爰不於本件加以論究。另系爭案係就釘鎗頭之結構作一改良，亦無不符前揭專利法第97條新型創作標的之規定。
五、從而，被告以系爭案未違反審定時專利法第97條、第98條第1 項第1款、第2項之規定，而為異議不成立之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應就系爭案為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項
前段、第218條，民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　94　　年　 11　　月　 24 　 日第一庭審判長法　官 姜素娥
法　官　陳秀媖
法　官 陳國成
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　94　　年　 11　　月　 24 　 日書記官 王英傑