94年度訴字第2037號｜行政：商標異議｜裁判日期：95 年 06 月 22 日

臺北高等行政法院判決 94年度訴字第2037號原　　　告　年代數位媒體股份有限公司（原名年代電通股份有限公司）代　表　人　甲○○ 訴訟代理人　己○○專利代理人被　　　告　經濟部代　表　人　乙○○部長）住同訴訟代理人　丁○○兼送達代收戊○○ 參　加　人　美商蘋果電腦公司代　表　人　丙○○○ 訴訟代理人　蔡瑞森律師（兼送達代收人）陳長文律師上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國94年5 月2 日經訴字第09406127150 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實一、事實概要：原告於民國91年9 月25日以「iDVD及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9 類之電腦燒錄器、數位影像儲存機、光碟燒錄機、空白光碟片、碟式放影機、碟式錄影機、碟影機... 等商品，向原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊，經其審查，准列為審定第0000000號商標，嗣參加人以系爭商標有違修正前商標法第36條、第37條第7、14款規定，對之提起異議。審查期間，適逢現行商標法於92年11月28日修正施行，經濟部智慧財產局乃依修正後商標法第89條第1項規定，逕予系爭商標註冊，並為異議不成立之處分。參加人不服，乃向被告提起訴願，經被告為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告對上開訴願決定不服，遂向本院提起行政訴訟。二、兩造聲明：㈠原告聲明： 1.訴願決定撤銷。 2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明： 1.駁回原告之訴。 2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人主張之理由： 1.駁回原告之訴。 2.訴訟費用由原告負擔。三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之商品，有否相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，而構成修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款之違反？㈠原告主張之理由： 1.按商標法第2條規定可知，我國商標權之保護係採註冊保護原則，須使用商標人向國家踐行一定程序，始能取得專用權；不經註冊，即無專用權，也不能禁止他人的使用。又在註冊原則下，各國均採屬地主義以及獨立原則，意即商標創用者如欲在某國受商標權之保護，均應依各國之國內法向各該專責機關申請註冊，始能取得當地專用權。而我國商標法同樣採納商標權之屬地主義與獨立之原則，若外國人之商標欲在我國受商標權之保護，均應依我國商標法之規定，向經濟部智慧財產局申請註冊，始能取得商標權，並受到保護。又商標權之保護除依法令註冊外，仍有其例外原則，如著名商標之保護。惟商標或標章著名與否，須以客觀事實認定，若未符「著名商標或標章審查要點五」所列之考量因素，商標或標章之著名與否，則尚待非議。且雖著名商標不以註冊取得專用權為限，惟任一商標或標章未經確認或可認定為著名者，仍須受商標法屬地主義之普通原則規範，未經註冊不予保護與救濟。 2.系爭商標中「」乃特殊獨創之設計圖形，該圖形本就為純粹藝術創作，並未予以獨特之定義或名稱，故無「黑色蘋果圖樣」存在。又當中反白部分之「i」，係指隱含即時互動（interactive）之含意；原告為國內外知名之媒體業者，就其專業考量以及產品行銷搭配上而言，強調與大眾產生即時互動，實有其特別意義存在，更難謂有令消費者混淆誤認之虞。因為系爭商標使用於必須以網路連線的光碟機上，所以必須取得平台提供DVD 與網路連線作互動，所以才設計此圖形。除系爭商標「」與據爭「iDVD」商標（下稱據爭商標，如附圖2所示）之意義、外觀大相逕庭外，「」等外文字樣設計亦與參加人所主張有所差異，二者在外觀及構圖意匠上亦不相同，故系爭商標圖樣並非抄襲據爭商標。被告認定原告有抄襲參加人商標的情形，但沒有客觀的證據證明。此外，外文「DVD」一詞，乃外文「Digital Video Disc」（亦稱之為「Digital Versatile Disc」）一詞之縮寫，早為市場上流行甚久之通俗名詞，用以代表「數位影音光碟」；再依「聲明不專用審查要點」第5條規定，「DVD」屬應聲明不專用部分，故「DVD」字樣絕非參加人所獨創或可專有者。 3.再者，以小寫「i」為首，直接與其他英文單字結合，作為商標圖樣非參加人所首創。如1996年12月17日全穎科技有限公司以「iTALK」商標圖樣申請註冊，並於1997年11月16日獲准註冊為第780249號商標；1998年7月10日財團法人工業技術研究院以「iMall」商標圖樣申請註冊，並於2000年4月1日獲准註冊為第883781號商標；1997年6月16日艾康科技股份有限公司以「iKonnet」商標圖樣申請註冊，並於1998 年8月1日獲准註冊為第807547號商標。故以「i」系列商標申請註冊，並獲准在案，且早於據爭商標者，不勝枚舉，而前開商標之公開或申請日期，均早於參加人首次推出「iMac」桌上型電腦之日期即於1998年8月8日。又如19 99 年3月10日虹光精密工業股份有限公司以「iVina」商標申請註冊，並於2000年12月1日獲准註冊為第911590號商標；1999年6月8日祥記資訊股份有限公司以「iManager」商標申請註冊，並於2001年1月1日獲准註冊為第916368號； 2001年4月10日四零四科技股份有限公司以「iNetwork」商標申請註冊，並於2002年5月16日獲准註冊為第994563號等商標之公開日期雖晚於據爭商標，但以其均已獲准註冊之事實觀之，以「i」為首，與其他外文字結合，作為商標圖樣者，早已被認定非參加人所獨創或可專有者，參加人亦不得主張「i」系列為其專有且著名之商標。再者，參加人雖稱「iDVD」為「知名商標」，惟該知名究係因「美商蘋果電腦」知名，而順以延伸至其產品「iDVD」應屬知名，抑或「iDVD」於我國相關科技產品市場具高度佔有率／高曝光率而知名？此實應加以分述並舉證。凡稱「蘋果／ APPLE電腦」或有「」商標者，係世界知名電腦廠商，為一般民眾以普通常識可得而知。而凡稱「i」系列者或以「i」為商標之主要部分者，如前所述，於我國市場中早有存在。故欲論「i」系列為世界知名並專屬參加人所用，有待商榷，更遑論「iDVD」如此不具高度識別性與顯著性之文字組合。 4.註冊第183442號商標之圖樣「」為常見之一般蘋果圖樣，再將右上靠中之處做一缺口。而系爭商標「」圖樣，非但不具任何特定意義外，亦屬難以分類之完整圖形。又依經濟部智慧財產局商標圖形分類檢索得知，註冊第183442 號商標，係歸類於大分類之植物類別；而系爭商標係屬大分類之文數字及符號類別，及小分類之外文字樣「i 」類別中，故該二商標經濟部智慧財產局認定已屬不同分類。 5.原告以及其關係企業自公司核准設立起，為彰顯「與相關消費者、觀眾建立即時互動（interactive）」之企業理念，自89年起，即以「I DO」、「it NEWS」等以「I（i）」字為首之商標獲准註冊在案，並推出以取得專利權之多媒體互動光碟影音商品「iCD」及「iVD」至新版的「iDVD 」等。另原告更以「iMTV」系統與日本軟體銀行合作開發一系列的數位互動影音節目與產品，且持續使用於影音娛樂相關事業。如原告關係企業年代網際事業股份有限公司，曾以「iM設計圖」3種不同設計商標圖樣取得商標專用權，而該圖樣亦註冊為www.im.tv網域名稱；艾比茲娛樂科技股份有限公司（下稱艾比茲公司），以「IBIZ INTERACTIVE ENTERTAINMENT設計圖」及「iVD D R M play with me設計字」等商標圖樣亦取得商標專用權等，且已註冊為www.ivd.com.tw網域名稱；「孫燕姿多媒體互動光碟」、「美索不達米亞文明」以及「大堡礁」等智慧型互動光碟CD，業已申請專利，並核准在案，為他人產品所無。再者，原告以「先有技術，後申請註冊商標」的理念，先研發「影音多媒體資訊之認證與管制方法」發明專利，分別向我國經濟部智慧財產局、中國知識產權局、美國專利商標局等，提出發明專利申請案。其中，我國於2003年11月21日已核准該專利，並於2003年12月21日公告。艾比茲公司並以前開發明專利所開發出之互動式影音光碟產品，搭配使用「iVDD R M play with me設計字」商標圖樣，如：「孫燕姿全球線上演唱會互動影音光碟」、「信樂團WIN PARTY台北演唱會」等互動式影音光碟產品。 6.年代集團於國內外享有極高之知名度及信譽，且廣獲相關事業者及相關消費者好評，不會亦無必要自毀商譽與信譽而竊襲他人商標，原告亦如是。再者，原告於系爭商標圖樣向經濟部智慧財產局提出註冊申請案前，曾至經濟部智慧財產局商標圖形檢索系統，檢索有無前案資料存在，惟未發現有人提出相同或近似於系爭商標圖樣之核准案或申請案存在，故原告已盡相當注意之義務，無抄襲冒用據爭商標信譽。 7.參加人前所提出之訴願證據資料無法充分說明系爭商標有違商標法之規定： ⑴訴願證據證1號僅顯示參加人曾以「IMAC」、「IBOOK」、「IPOD」等商標於各國註冊列表，惟不論是註冊或宣誓書中的「I」系列，皆以「I」為字樣，並非「i」字樣；再者，於我國以「i」系列註冊商標者，非參加人所獨有，已如前述，故參加人所言之「混淆誤認之虞」不足採信。而參加人商標「I DVD」申請的國家都是採取登錄制度，對於商標的識別性並沒有予以審查，只要申請就予以註冊，有異議時才予以審查，且「I 」部分為大寫，雖然這幾個字母沒有特殊意義，但組合後有獨創性容易准許，而就據爭商標而言，i屬於通俗的用字，而DVD 為商品的說明，所以不會准許。因此使用小寫的ｉ是否為商標的使用有疑義，是否為商標法的商標有待斟酌。又按訴願證據證9號左側空白處之賴麒宇先生簽名及註記：「年代無法同意iDVD文字不單獨使用」可知，原告不同意訴願證據證9號所列之所有事宜。另訴願證據證10號乃參加人公司內部私文書，不具證據力。 ⑵訴願證據證3號，先後出現iTune、iDVD、iDVD 2、iDVD 3、iPhoto2、iMovie3等均為軟體之名稱，係參加人為提供APPLE電腦使用者，免費下載上述軟體，其目的在解決APPLE電腦本身專屬使用麥金塔（Macintosh 簡稱Mac）軟體中，一直缺乏的MP3與音樂CD播放、轉載、燒錄等解決方案而來，故參加人並非以iDVD外文作為商標使用，僅是軟體產品名稱之一，為參加人依其產品等級不同所做一系列名稱作為分別，等同商品序號。再者，系爭商標之使用商品係原告為有效防止盜版之猖獗，獨自研發之新型影音娛樂光碟商品及相關硬體設備，與參加人之電腦軟體之消費族群實屬不同消費大眾，難謂有混淆誤認之虞。 ⑶訴願證據證4 、5 號亦曾先後不斷出現使用iDVD、iDVD 2 、iDVD 3、iPhoto2 、iMovie3 、iTunes3 、iTunes4、CD-R(CD/VCD)、DVR-A03(DVR-103)、PIONEER DVD 燒錄機，以及DVD-RW等等外文，相關消費者一望即知，凡此等外文均為該商品名稱之表徵，並不具顯著性，並非作為商標使用。又目前我國使用APPLE電腦的民眾尚屬少數，而該iDVD、iDVD 2、iDVD 3、iPhoto2、iMovie3、 iTunes3等軟體僅限使用於APPLE電腦及其系統軟體，於其他品牌之電腦系統軟體尚無法使用，非Apple電腦使用者並無絕對認識上述軟體存在之必要。其iDVD後方又加上1、2、3僅作為分別，更可了解其iDVD部分係指區分規格使用，並非參加人之商標圖樣，尚不足以使相關消費者認識其為參加人之商標，更遑論其為著名商標。 ⑷訴願證據證2 號僅可顯示參加人曾以大寫「I 」直接搭配「DVD 」英文正楷字，均無任何設計圖樣，先後向 AUSTRALIA 、CHILE 、CHINA 、EUROPEAN UNION、NORWAY、RUSSIAN FEDERATION、SINGAPOR、SWITZERLANDE等國家申請註冊，卻未能證明曾向我國申請註冊。參加人既知商標權之重要，何以未向我國申請註冊？又參加人於最早2000年10月23日分別向EUROPEAN UNION及SINGAPOR 等申請註冊後，迄今已逾4年多，仍未以「IDVD」或「 iDVD」外文，依我國商標法規定向經濟部智慧財產局申請註冊，故依商標註冊保護原則，於我國不受到保護。再者，參加人於外國申請IDVD的商標為整體的，於網路上使用的IDVD並沒有說明為產品或商標的使用，所以原告不知悉其為商標，無從抄襲。 8.雖然據爭商標曾於上述國家，分別於2002年8月23日、2001年3月19日、2002年10月07日、2002年11月25日、2003年4 月10日、2003年8月28日、2003年10月01日及2002年6月19 日等核准註冊，惟其於上述國家核准註冊日起迄今，時間尚短，有些不過只有數個月而已，且尚未為我國相關消費者所普遍認識，尚難據以認定為著名商標。參加人雖自2005 年4月起陸續以網頁設計技巧，致使其相關商品網頁更便利於消費者之檢索，惟網路資料之便利於檢索與實際消費市場占有率以及其知名度並無一定之關連性，故參加人實欲以網路檢索所得資訊造就其為知名商標之假象。 9.訴願決定理由無法充分說明系爭商標有違商標法之規定： ⑴訴願決定雖稱系爭商標與據爭商標實際使用之「i」字樣，不因系爭商標另有墨色底圖而不具近似之條件。惟若依此論點，則註冊第689616號「DUEL」商標與審定註冊第672851號「DUEL」商標之並存情形即屬違法審定；註冊第821081號「LINK-TECH」商標與註冊第0000000號「 LINKTECH」商標僅中間一槓差異，其並存於審定核准商標中亦屬違法；註冊第0000000號「」圖樣商標與審定註冊第0000000號「」圖樣商標，兩知名品牌所取得之商標權亦不容並存於我國商標法中。若再依其見解延伸，舉凡有原始型態之文字／圖樣之商標者，僅須就該文字／原始圖樣申請註冊，並獲准註冊，即不須於我國申請註冊，以他國取得商標權之佐證即可任意禁止他人以任何設計型態或其他使用方式，使用同一文字／圖樣商標，如此則違反創作自由以及商業自由之商標法保護前提。而凡得判定其意匠差異或經使用方法得辨識之商標，即使其部分近似於我國商標審定標準下仍獲准註冊者不勝枚舉。是以，若被告任意擴張解釋「i」字樣之態樣，而否定原告藝術創作之艱辛，則商標法屬地主義、保護商標權及消費者利益之立法目的何存？ ⑵倘若取得專用權之國家數目得作為商標知名與否之憑據，則商標法屬地主義之保護原則將不復見於我國商標法中。又若依訴願決定之推論，則凡有操作媒體、購買廣告以及參加展覽者，皆不需申請商標之註冊程序，即受我國商標法著名商標之保護，如此實令守法如原告之民眾無所適從。再依前述「著名商標或標章審查要點」得知，據爭商標欲於我國取得著名商標之認可，尚須提供相當佐證以資證明。而參加人提出異議證據為報導2001 到2002年有關「ｉDVD」的訊息，只是代表參加人曾經發表過此一產品，此部分資料與著名商標的認定標準有落差。 ⑶訴願理由雖稱參加人為世界知名企業，惟其於商標註冊之時，並未於我國申請註冊，故難謂參加人有於我國使用該商標之意思表示。又原告亦屬世界知名媒體集團，且為我國本土媒體企業之首，原告於推展自家商品時必不遺餘力，勢必將商品／標章知名度廣為一般民眾所知及所認同，故常使他人以搭便車之宣傳方式，藉以推廣其商品及知名度，造成原告之損害。 ⑷訴願決定稱原告及參加人皆將「iDVD」使用於「數位影音光碟編輯軟體」之事實，為錯誤認知之陳述。原告係媒體新聞業界之首，所製作之商品皆作為家庭影音娛樂用，應屬一般載有影片、影碟等娛樂性資訊之商品。且原告所研發之智慧型互動數位影音光碟係在防止仿冒、重製等違法情事之發生。所謂互動，係指原告以商品要求凡購買原告公司商品者，皆得依一定方式透過網路的的聯繫，與原告系統取得相當的互動，以便取得觀賞之權利。而參加人之編輯應用軟體，係搭配該公司電腦系統之使用者所發售，並非就一般電腦或相關商品之消費者可隨意使用。又雙方之商品定位雖於國際分類中可屬同類，惟依我國民眾消費習慣言，原告之商品係屬家庭影音娛樂用品（即俗稱家電用品）；而參加人之商品屬高科技類產品，於一般民眾消費習慣與廠商之商品陳列劃分中，實難令消費者有混淆誤認之虞。再者，娛樂影音光碟與應用軟體光碟，不論從功能、設計或使用消費族群多方驗證，實有極大之差異性存在。 10.被告以參加人係世界知名企業，其電腦產品之推陳出新必為資訊產業媒體記者所注目及報導等語，課以原告「知」的義務。惟若被告之「任ㄧ企業對其相關業者訊息負有知的義務」推論得以成立，則以整體社會發展係環環相扣、密不可分之現實下，凡資訊業者，除應致力於專業事業發展，對於相關金融市場發展、分析皆有知的必要；凡任審判之司法人員者，除應精通於法律分析、事實釐清外，亦應對各行各業、整體社會發展與所有大小變化主動接觸、充分掌握，蓋所有社會事件皆與法律行為相關聯，故被告推論方式難符普世商業習慣與市場機制原則。 11.退萬步言，縱論原告於系爭商標申請前即已獲知據爭商標存在，惟依商標法第2 條、第5 條以及「商標識別性審查要點」等例示規定，以及普世判定商標是否近似之「通體觀查原則」、「異時異地觀察原則」，以及「ㄧ般人施以普通注意原則」等三基礎原則判斷，本件二商標除「DVD 」字樣相同外，皆未有任何要件之構成，未違商標法第23條第1 項第14款。㈡被告主張之理由： 1.被告係以系爭商標違反修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款規定，而為原處分撤銷之決定，未涉及修正前商標法第37條第7款及商標法第23條第1項第12款規定。據爭商標是否著名與商標法第23條第1 項第14款無關。 2.本件係應判斷參加人是否有先使用據爭商標之事實，至於以「i」為字首結合其他外文作為商標圖樣二節是否為參加人所首創，和商標法第23條第1項第14款規定成立與否無涉。又修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款規定，係為維持商場秩序，不准因特定關係知悉他人先使用商標而襲以註冊。參加人在系爭商標申請註冊日即91 年9 月25日前，即以「iDVD」作為圖樣在澳洲、瑞士等國申請商標權並獲准註冊，並有參展發布新聞之使用行為，自為商標使用。而原告所提「iVD」、「iMTV」等圖樣是否為商標之使用有待商榷，「iVD」、「iMTV」網站資料之時點晚於據爭商標先使用之日期。即使承認原告有使用「iVD」、「iMTV」商標之事實，亦不表示原告可在據爭商標使用後，仿似近似之圖樣指定使用於相同或類似之商品申請註冊。又原告所提「iCD」、「iVD」商標圖樣與系爭商標圖樣不同，且原告所提證據11及13所顯示之時點晚於據爭商標先使用之日期，故原告即使有使用「iCD」、「iVD」商標之事實，亦不能證明系爭商標無違商標法第23條第1項第14款規定。而原告所提「iM設計圖」、「iBIZ」、「iVD」等商標圖樣均與系爭商標圖樣有別，且商標專用權人並非原告，故此與原告是否能以系爭商標申准註冊二節無涉。此外，原告是否另案取得以「影音多媒體資訊之認證與管制方法」專利，與本件商標爭議案無涉，而被告就參加人於訴願階段所提證1至6之主張，同訴願決定理由。 3.再者，系爭商標雖有平台設置，惟與據爭商標相較，兩者圖樣均為寓目明顯之「DVD」前加上小寫外文字母「i」，縱然系爭商標之「i」另以墨色圓形圖為底圖，被告並沒有認定為蘋果外型，惟就整體圖樣觀之，該等些微差異，仍難謂兩造商標非屬近似。又被告並非以註冊第183422號商標與系爭商標構成近似作為撤銷原處分之理由。此外，註冊第689616、672851、821081、0000000 、0000000 、 0000000 號商標與本件二商標圖樣均不同，屬於另案妥適與否問題。 4.又參加人於2001年1月9日之麥金塔世界電腦展（Macworld Expo）所推出PowerMac G4系列電腦，最大特色是全面配備CD-RW燒錄器，其中最高階的G4733機種，更配備Super Drive燒錄器，可同時燒錄CD及DVD，為此參加人特別開發新的製作軟體「iDVD」（多媒體製作及播放軟體）搭配出貨，讓一般使用者可以將V8、DV所拍攝的影像，透過「iD VD」簡單的影像剪輯步驟，燒錄成家用DVD播放器可以放映的格式，在電視螢幕播放。而「iDVD」推出時係隨機銷售，無獨立銷售之版本，搭配參加人同時推出的「iTune」（數位音樂製作播放軟體），可讓個人電腦如同個人「影音製作中心」。參加人於美國舊金山推出上述產品之同時，我國各相關新聞媒體陸續密集報導介紹，亦有網站專文介紹或使用者訊息分享。由於參加人係為世界知名企業，其電腦產品之推陳出新勢必為資訊產業媒體記者所注目及報導，電子資訊相關消費者或業者亦對相關訊息投以較多關切，甚至主動接觸、瞭解。原告既同為製造、使用、行銷數位影音光碟或數位影音光碟編輯軟體之相關業者，則參加人於2001年1 月9 日在美國舊金山舉辦電腦展，介紹包括據爭商標之「iDVD」商品等多項新產品之訊息，經由前開國內平面、網路媒體陸續、密集介紹或報導1 年4 個月，且原告製造行銷影音光碟與DVD 及軟體的部分與參加人的行業為同業，同業的消息會比一般消費者清楚，難謂原告不知參加人有先使用據爭商標於數位影音光碟影像編輯軟體之事實。由於系爭商標與據爭商標指定使用的商品有關聯性，會造成消費者誤以為來自相同的來源造成混淆。綜上，從參加人於他國有申請註冊可以認定主觀上有使用「iDVD 」作為商標的意思，且客觀上有媒體報導，也為使用的事實，從而原告於其後以系爭商標申請註冊，難謂無違反修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1 項第14款規定。㈢參加人主張之理由： 1.系爭商標與據爭「iDVD 」商標構成近似： ⑴參加人繼1984年1月推出推出革命性的「Mac」個人電腦商品後，因應網際網路的興起，持續改良研發其電腦商品，於1998年8月推出加強網路使用功能之個人桌上型電腦，並以「i（internet/網際網路）」搭配原有之「Mac」商標命名為「iMac」，其後仍持續研發各種電腦軟硬體，並以相同於「iMac」商標設計意匠之「i」字首為各項產品命名，包括有iBook筆記型電腦、iTunes數位音樂播放軟體、iMovie數位視訊剪輯軟體、iPhoto數位照片處理軟體、iPod數位音樂隨身聽等商品、iDVD影像剪輯軟體，以及iSchool、iPod等各種「i」系列電腦軟硬體，該等商標亦陸續取得註冊，故參加人之「i」系列電腦軟硬體已形成一種系列商品的形象業已形成一種系列商品的形象，工商時報於介紹參加人相關商品時，更以「i的全球進行曲」為標題，形容參加人各項「i」系列商標商品，足見參加人之「i」系列商標商品形象，已深植相關消費者心中。縱使有其他略微雷同之商標類型併存註冊，然以「i」搭配「DVD」之據爭商標確實為參加人所首創使用，並為消費者所知悉並選用，今原告以完全相同之外文「iDVD」，搭配蘋果圖形做為商標，申請註冊於與據爭商標商品相同或類似之商品，與其他與參加人商標不相同之I- VIEW、 I-LINK、I-View、i-board、I-made、i-Know等商標是否併存，實不得相提並論。況且，商標係採個案審查原則，原告所列舉案例之商標圖樣、指定商品及申請註冊之時空背景均與本件明顯不同，實不得比附援引或執為系爭商標得以註冊之論據。 ⑵縱使商標中之「DVD」為「Digital Video Disc（數位影音光碟）」之縮寫，然依「混淆誤認之虞審查基準」及「聲明不專用審查要點」，於審查兩造商標圖樣是否相同或近似時，仍應以其整體圖樣為準，不得割裂分別比較。系爭商標雖附加有圖形設計，然該圖形僅為文字「iDVD」之背景圖樣，是否能吸引消費者之注意或存留於消費者印象實有疑問。再者，系爭商標所搭配之圖樣為一蘋果設計圖，此點亦為經濟部智慧財產局、被告所認同。「蘋果圖形」、「蘋果」及「APPLE 」為參加人極為著名之商標及表徵，系爭商標以完全相同之文字「iDVD」，搭配與參加人密不可分之蘋果圖形，做為商標圖樣申請註冊，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能會有所混淆而誤認二商品及服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。縱使系爭商標搭配有圖形設計，然兩造商標組成字母完全相同，於交易時連貫唱呼，讀音完全相同，無論是一般消費者或是原告本身，都無法區辨兩造商標有何不同。且由原告所提呈之「iCD 及圖」商標使用資料可知，該商標於實際使用時並未搭配圖形設計，而係以單純文字的方式呈現，同理亦可推斷系爭商標實際使用時，亦極可能以相同之方式使用，而省略圖形不用之結果，將使兩造商標圖樣完全相同，一般消費者根本沒有區辨之可能。 2.系爭商標依修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第 1項第14款之規定，應不准註冊： ⑴前開條款之規定主要係避免剽竊他人創用之商標，故只要能證明有知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨，至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定之緣由。而「其他關係」應從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在而加以抄襲，自不應受商標法之保護。 ⑵據爭商標為參加人針對一般用戶DVD影像剪輯需求而設計之影像剪輯軟體，2001年舊金山麥金塔世界電腦展中，參加人首次發表「iDVD」影像剪輯軟體，消費者透過「iDVD」軟體即可以相當簡單的方式完成個人影片，並在一般家用DVD播放機中播放欣賞，是一項革命性的軟體，故廣受各界矚目，並為國內外各大媒體廣為報導，因此，無論系爭商標或據爭商標商品均廣為業界及一般消費者所熟知，業已成為著名商標。 ⑶原告隸屬於知名媒體年代集團，營業範疇遍及影視娛樂、新聞業、電視台、電子商務、數位電視等，在據爭商標商品廣為電子媒體及報章雜誌持續而密集之報導，以年代集團之規模及國內知名新聞媒體龍頭之地位，實無不知據爭商標或「iDVD」影像剪輯軟體之可能。再者，艾比茲公司所推出之音樂下載平台，即是鑑於參加人線上音樂下載平台iTunes Music Store驚人的銷售量，而投入此一音樂下載市場。而該「iTunes」商標商品與據爭商標商品為相輔相成之「iLife 數位應用套裝軟體」，在據爭商標之信譽已為一般消費者及相關業者所熟悉之情形下，原告乃一競爭同業，依照過去判決實例，同業可以列為知悉商標的考量標準，自應較一般消費者更為熟悉據爭商標之使用情形，卻仍以幾乎完全相同之商標「iDVD及圖」申請註冊於與據爭商標商品相同或類似之商品，顯有抄襲冒用參加人商標信譽之嫌。理由甲、程序方面：本件起訴時被告之代表人原為何美玥，嗣於訴訟進行中變更為乙○○，並據新任代表人具狀聲明承受訴訟，合於行政訴訟法第186 條準用民事訴訟法第176 條之規定，應予准許，應先敍明。乙、實體方面：一、按「本法中華民國92年4 月29日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為商標法第90條所規定。次按，「二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊；其在同日申請而不能辨別先後者，由各申請人協議讓歸一人專用；不能達成協議時，以抽籤方式決定之。」、商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。」、「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊；商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，分別為修正前商標法第36條、第37條第7 款、第14款及現行商標法第23條第1 項第13款本文、第12款、第14款本文所明定。二、本件原處分機關為異議不成立之審定係以：系爭註冊第0000000 號「iDVD及圖」商標圖樣與據爭之註冊第0000000 號「DVD STUDIO PRO」商標圖樣，二者雖皆有相同之「DVD 」一字，惟「DVD 」一字為「數位影音光碟（Digital Video Disc）」之簡稱，使用於影音光碟、數位影音光碟等商品，其識別力較為薄弱，況二造商標分別結合不同之文字及圖形設計，整體構圖予人寓目印象分別顯然，尚難僅因其均有相同之「DVD 」一字而產生混同誤認之虞，應非屬構成近似之商標，系爭商標自無修正前商標法第36條規定及商標法第23條第1 項第13款規定之適用；其次，系爭商標與據爭之「i DVD 」商標，二者共同具有之「DVD 」使用於影音光碟、數位影音光碟等商品，不但識別力顯較薄弱，且二者較引人注意之字首設計迥然不同，予人寓目印象顯屬有別。再就參加人檢送之證據資料觀之，各國商標註冊列表及註冊證固能證明參加人「i 」系列商標有註冊及使用之事實，然揆諸國內民生報、聯合報、經濟日報及國外星報等報紙剪輯，其內容係針對參加人公司所有相關產品之介紹及報導，非僅就據爭之「iDVD」一項產品之廣告宣傳，其廣告效果如何尚待斟酌，況據爭之「iDVD」性質上屬於暗示性商標，其知名度之建立更需強力之高度宣傳始能達成其預期效果，其餘各網站有關介紹「iDVD」商品之網頁，其日期均在系爭商標91年9 月25日申請註冊日之後，尚難證明系爭商標申請註冊時據爭商標已為相關業者及消費者所普遍知悉，客觀上難謂有使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，自無修正前商標法第37條第7 款及商標法第23條第1 項第12款規定之適用；再者，「DVD 」一字既非參加人所創用之文字，則原告以識別力薄弱之外文「DVD 」結合其自創之蘋果設計圖作為系爭註冊第0000000 號「DVD 及圖」商標圖樣申請註冊，客觀上即難謂有抄襲據爭商標之嫌，縱原告為知名媒體業者，亦難僅以單純之同業關係而認定原告因此知悉參加人據爭商標之存在而搶先申請註冊，而有違修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1 項第14款規定資為論據。三、經查，系爭商標圖樣係由一墨色似蘋果之圖形，中間以反白呈現外文字母「i」，並加上單純外文「DVD」所組成。據爭實際使用之「iDVD」商標係以「DVD」前加上小寫外文字母「i」為圖形主要構成部分，二者之「iDVD」文字完全相同，雖然系爭商標另有以墨色圓形圖為「i」字母之底圖，但其整體予人印象所表達文字之概念，仍為「iDVD」，尚不因其「i 」字母經過圖形化設計，即認二者差別顯然而非屬近似商標。原處分機關認系爭商標與據爭之「iDVD」商標，二者共同具有之「DVD 」使用於影音光碟、數位影音光碟等商品，不但識別力顯較薄弱，且二者較引人注意之字首設計迥然不同，予人寓目印象顯屬有別，二者非屬近似商標，尚有未洽。次查，在系爭商標申請註冊日（91年9 月25日）前，參加人即以「iDVD」為商標在澳洲、瑞士等國獲准註冊，在2001年1 月9 日之麥金塔世界電腦展（Macworld Expo），參加人推出新一代PowerMac G4 系列電腦，最大特色是全面配備CD-RW 燒錄器，其中最高階的G4733 機種，更配備了 SuperDrive燒錄器，可同時燒錄CD及DVD ，為此參加人特別開發了具革命性新的製作軟體「iDVD」（多媒體製作及播放軟體）搭配出貨，針對家庭用戶的DVD 影像剪輯需求而設計，讓一般使用者可以將V8、DV所拍攝的影像，透過「iDVD」簡單的影像剪輯步驟，燒錄成家用DVD 播放器可以放映的格式，在電視螢幕播放。而「iDVD」推出時係隨機銷售，無獨立銷售之版本，搭配參加人同時推出的「iTune 」（數位音樂製作播放軟體），可讓個人電腦如同個人「影音製作中心」。參加人於美國舊金山推出上述產品之同時，我國各相關新聞媒體陸續密集報導介紹，亦有網站專文介紹或使用者訊息分享，此有參加人於異議及訴願階段所檢送之據爭商標於澳洲、瑞士等國之商標註冊證明及91年1 月11日、1 月13日、1 月23日、2 月6 日、91年3 月1 日、3 月2 日之民生報、90年2 月5 日聯合晚報、90年2 月6 日、91年3 月1 日之聯合報、90年2 月26日、3 月4 日、4 月15日、91年2 月10日、4 月16日經濟日報、90年1 月11日自由電子新聞網、90年12月1 日CNET電腦專區、90年8 月1 日奇摩網站「MAC 大小聲每日新聞」、91年1 月23日數位觀察者網站文章等資料可稽。參加人係為世界知名企業，其電腦產品之推陳出新勢必為資訊產業媒體記者所注目及報導，電子資訊相關消費者或業者亦對相關訊息投以較多關切，甚至主動接觸、瞭解。原告既同為製造、使用、行銷數位影音光碟或數位影音光碟編輯軟體之相關業者，則參加人於2001年1 月9 日在美國舊金山舉辦電腦展，介紹包括本件據爭之「iDVD」商品等多項新產品之訊息，經由前述所列舉國內平面、網路媒體陸續、密集、持續相當時日之介紹或報導，難謂原告不知參加人有先使用據爭「iDVD」商標於數位影音光碟影像編輯軟體之事實，已據訴願決定論述詳明，核無不合。四、原告雖主張系爭商標與據爭商標在外觀及構圖意匠上均不相同，系爭商標圖樣並非抄襲據爭商標，被告認定原告有抄襲參加人商標的情形，沒有客觀的證據證明。另「DVD 」字樣非參加人所獨創或可專有者，再以小寫「i 」為首，直接與其他英文單字結合，作為商標圖樣申請註冊，獲准在案，且早於據爭商標者，不勝枚舉，而前開商標之公開或申請日期，均早於參加人首次推出「iMac」桌上型電腦之日期1998年8 月8 日。以「i 」為首，與其他外文字結合，作為商標圖樣者，早已被認定非參加人所獨創或可專有者，參加人亦不得主張「i 」系列為其專有且著名之商標。參加人並非以i DVD 外文作為商標使用，僅是軟體產品名稱之一，並非作為商標使用，更遑論其為著名商標。再者，參加人於外國申請IDVD的商標為整體的，於網路上使用的IDVD並沒有說明為產品或商標的使用，所以原告不知悉其為商標，無從抄襲等等。五、惟查，系爭商標整體予人印象所表達文字之概念，仍為「 iDVD」，已如前述，且該「iDVD」文字設計，與據爭商標使用之「iDVD」係以「DVD 」前加上小寫外文字母「i 」為圖樣主要構成部分，二者表達文字「iDVD」觀念文字完全相同，外觀亦雷同，應屬近似商標。而國內自90年1 月起，於民生報、聯合晚報、聯合報、經濟日報即分別於不同媒體廣泛介紹iDVD軟體之發展，已如前述。且據爭商標於2002年8 月20日（優先權日2000年10月23日）於澳洲獲准註冊，於2002年6 月19日在瑞士獲准註冊，有參加人於訴願時所提出商標註冊列表及註冊證（附件2）可憑。足見早於系爭商標申請前，「iDVD」參加人已將之作為商標使用，並非僅為軟體名稱而已。又「iDVD」除為參加人所首先開發之製作軟體，並以之作為商標使用，由於參加人於美國舊金山推出上述產品之後，我國各相關新聞媒體陸續密集報導介紹，並有網站專文介紹或使用者訊息分享，均可證明「iDVD」已足使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以他人之商品相區別。加以參加人係為世界知名企業，其電腦產品之推陳出新勢必為資訊產業媒體記者所注目及報導，電子資訊相關消費者或業者亦對相關訊息投以較多關切。此由參加人於美國舊金山推出上述產品之後，短時間內國內媒體即廣泛而密集之報導可見一斑。依原告主張其自89年起，亦陸續開發影音數位軟體及產品，則原告既同為製造、使用、行銷數位影音光碟或數位影音光碟編輯軟體之相關業者，則自參加人於2001年1 月9 日在美國舊金山舉辦電腦展，介紹包括本件據爭之「iDVD」商品等多項新產品之訊息，經由前述所列舉國內平面、網路媒體陸續、密集、持續相當時日之介紹或報導，迄至91年9 月25日系爭商標申請日，已經過年餘，堪認原告業已知悉參加人有先使用據爭「iDVD」商標於數位影音光碟影像編輯軟體之事實。因此，原告以近似於「iDVD」之系爭商標申請註冊，並指定使用於電腦燒錄器、數位影像儲存機、光碟燒錄機、空白光碟片、碟式放影機、碟式錄影機、碟影機... 等商品，難謂無違反修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定。原告主張其於申請系爭商標註冊時，並不知悉據爭商標之存在部分，並非可採。六、另原告主張以「i 」為字首結合其他外文作為商標圖樣是否為參加人所首創，和商標法第23條第1 項第14款規定成立與否無涉。原告所提「iCD 」、「iVD 」商標圖樣與系爭商標圖樣不同，原告即使有使用「iCD 」、「iVD 」商標之事實，亦不能證明系爭商標無違商標法第23條第1 項第14款規定。再原告所提「iM設計圖」、「iBIZ」、「iVD 」等商標圖樣均與系爭商標圖樣有別，且商標專用權人並非原告，與原告是否能以系爭商標申准註冊無涉。此外，原告是否另案取得以「影音多媒體資訊之認證與管制方法」專利，亦與本件商標爭議案無涉，註冊第689616、672851、821081、0000000 、0000000 、0000000 號商標與本件二商標圖樣均不同，屬於另案妥適與否問題，難以比附援引，原告上開主張均不能為有利原告之判斷。七、從而被告以原處分未審酌及此，而為異議不成立之處分，尚有未洽。據此將原處分撤銷，著由原處分機關重行審酌後，另為適法之處分，依上說明，並無不合。原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。本件訴願決定係以原處分對系爭商標是否有違修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定之見解，尚有未洽，而撤銷原處分。至於系爭商標是否有違修正前商標法第36條、第37條第7 款規定，並非訴願決定撤銷原處分之理由，並非本件審究爭點，就該部分爰不予論述，應併敍明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　95　　年　　6　　月　 22 　日第三庭審判長法　官姜素娥法　官　吳東都法　官陳國成上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　95　　年　　6　　月　 23 　日書記官王英傑

臺北高等行政法院高等庭(含改制前臺北高等行政法院)94年度訴字第2037號

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