臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)95年度訴字第1539號

• 裁判案由: 有關專利事務
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 96 年 03 月 29 日

臺北高等行政法院判決
95年度訴字第1539號

原　　　告　甲○○
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　蔡練生（局長）住同上
訴訟代理人　丙○○
乙○○兼送達代收
上列當事人間因專利分割事件，原告不服經濟部中華民國95年4
月28日經訴字第09506117010 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告就原告第00000000號專利分割申請案（申請案號第
00000000號）應予受理。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
一、事實概要：
原告於民國92年9 月30日以「免疫疾病之藥劑」（下稱先申請案）向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查。嗣原告復於93年4 月29日及同年9 月27日分別提出「治療或緩解免疫疾病的藥物組合物」及「治療或緩解過敏疾病的藥物組合物」發明專利申請案，並均以第00000000號先申請案主張國內優先權。復經被告編為第00000000號及第00000000號予以審查。嗣原告再於93年12月28日就先申請案申請專利分割。案經被告審查，以94年4 月1 日（94）智專一（二）15140 字第09420298660 號函為「應不受理」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：如主文所示。
㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：原告對先申請案申請分割，是否有違專利法第29條第1項及第2項之規定，而應不予受理？
㈠原告主張之理由：
1.第00000000號專利案，對先申請案提出國內優先權主張，該發明內容只主張過敏及其他；而不含免疫缺陷，自體免疫和腫瘤，改善免疫疾病之健康食品及其用途和方法之發明。而第00000000號申請案之發明主張健康食品及其用途和方法，實質上係由先申請案申請案分割出一小部分。
2.被告於93年11月1 日，以智慧財產局（93）智專一（二）52401 字第9341793130號函，通知有關第00000000號申請案，須申復所主張優先權形式上有累積主張優先權之情形，依專利法31條規定，選擇縮小範圍分割出的案號第00000000號，而撤回第00000000號，被告同意在案，此時已有分割的行為。
3.先申請案的內容包括：第00000000號和第00000000號二個申請案，二個申請案各自獨立，故無重覆，也不會有重複審查和重複公告的情形發生。
4.依專利法33條第1 項規定，申請第00000000號（由先申請案分割）之申請案，在分割理由書中，明白說明係只屬先申請案申請案內容之一部分。
5.被告主張之理由不當且違法：
⑴有關「分割申請應於原申請案再審查審定前為之」為理由之不當。因先申請案尚未審定，故未牴觸。
⑵有關「分割申請，必須原申請案仍繫屬專利局專責機關始得為之」為理由之不當。因先申請案自申請日之次日起算尚在15個月內，並未撤回，該案應仍繫屬專利專責機關，故未牴觸。且專利法無規定，含二個發明之先申請案，部分發明被主張優先權後，就不繫屬專利局專責機關。
⑶有關「主張國內優先權時，先申請案自申請日之次日起算15個月後視為撤回」為理由之不當。因先申請案自申請日之次日起算尚在15個月內，故未牴觸，將其「視為撤回」，顯然有違專利法規定。
⑷有關「縱然後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權，該先申請案也是整個視為撤回」為由之不當：
①申請案自申請日之次日起算尚在15個月之法定期限內，不能以「該先申請案也是整個視為撤回」視之，專利法並無此規定。
②一個申請案裡含有二個以上的發明時，後二申請案分別對先申請案主張優先權或分割時，專利法並無規定不可以。
③由專利法第31條規定可知，如非同一發明則無重覆主張優先權，須二擇一的問題，被告可能誤解法規。
④第00000000號申請案和第00000000號申請案，係先申請案「免疫疾病的藥物組合物」發明中的一部分，非同一發明無重覆，故第一次對先申請案主張優先權後，再對先申請案申請分割，並無牴觸專利法第31條規定。
⑸有關「倘欲保留未主張優先權之部分不會被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分改為分割申請」為理由之不當。
①「先申請案被主張國內優先權前，須先將該部分改為分割申請」，專利法並無此規定。
②在審定前都可以分割，而且主張優先權只限於12個月內，故以「分割」申請作為「主張優先權」之前提顯然不合理，專利法也無此規定。專利法第33條第2 款明定：「分割申請應於原申請案再審定前為之」。
⑹有關「為避免重複審查，有關被據以主張國內優先權之先申請案雖於視為撤回前提（ 自申請日起滿15個月內）
惟因不再續行審查，可認為非繫屬審查中，不得申請分割」之理由不存在，因為第00000000號案已由被告指示撤回在案，無重覆，故無「重複審查」的可能，以此為由顯然不實。
①含有二個以上發明之先申請案，自申請日起未滿15個月之法定期限內仍為有效，全部發明如果未全部被主張優先權，雖非審查中，先申請案就認為非繫屬中，而「不得申請分割」，專利法第33條並無此規定。
②因先申請案自申請日之次日起算尚在15個月的撤回期限內，故未牴觸。
⑺有關「查本案業為第00000000號及第00000000號專利申請案主張國內優先權在案，揆諸首揭說明，分割申請應不受理。分割申請應於原申請案再審，查審定前為之」為理由之不當：
①兩者為非同一名稱和同一範圍的發明，依專利法第29、31和33條規定，都可以申請優先權和分割申請。應依我國的專利法規定，不宜超越專利法或自行解釋，何況第00000000案已依被告指示撤回，無重複情形。②專利法第31條所謂「同一發明有二以上之申請案時」，如非同一發明，則不會牴觸。
③第00000000號申請案並沒有重複而形成「同一發明有二以上之申請案時」，且清楚地有分割的說明。
6.被告依據專利審查基準第2 篇7 章1.2.1.2.之（2 ）、第2 篇第5 章2.7 審查注意事項（3 ）之規定為處分，然此審查基準不能違背專利法：
⑴專利法第29條第5 款所規定的期限是15個月，未滿15個月不能視為撤回，不能任由解釋，被告所為實為不當且違反專利法。
⑵依據專利法第29條第4 款規定，由於同時撤回優先權之主張，則前申請案將恢復存在。也就是如果依照被告的主張：「未滿15個月內視為撤回」，則將無法恢復先申請案，被告之主張顯然矛盾且違法。15個月內之規定，有其必須等到15個月才能視為撤回的必要，就是該款情形發生時所必要的。被告在答辯書中第1 項亦承認：「先申請案仍繫屬本局之唯一目的，乃若申請人於先申請案申請日起15個月內撤回後申請案時，…則本局將就先申請案續行審查…」，故被告「未滿15個月內視為撤回」的主張顯然虛假，不實，而專利法的規定之15個月完全正確。
⑶被告在其答辯書中「…惟為遵循避免重複審查之立法精神 …」及訴願駁回理由書「…因後案已包含先申請案
，在專利管理上只要保留後案為已足…」之理由顯然有所誤解，因第00000000號專利案已依被告指示撤回，而第00000000號專利案和第00000000號專利案的內容各自獨立無重覆，何來「後案已包含先申請案」和「遵循避免重複審查」之有？有主張優先權或分割的申請案都會標示源自何處，但其發明項目不會有重覆的情形，發明項目沒有重覆，不會有重複審查；申請人交了規費以一個的新的發明請求審查有何不可？何況主張優先權前分割或主張優先權後分割，都要做同樣的工作，並不會因分割時間的不同，就有所區別。其情形都一樣，故不應視為重複公開及重複審查。被告所持理由顯然不存在。⑷訴願決定書第3 頁末：「本件原處分機關認先申請案因被據以主張國內優先權，致不續行審查程序，即逕行推論其非繫屬審查程序，核與首揭專利法第29條第2 項規定未合，固有未盡妥適之處。…」，即然與專利法有牴觸，則理應依專利法行政，在未修法前，不可違法。
7.被告主張「申請人如認本案之發明，實質上為二個以上之發明，卻申請分割者，自應遵循上開專利審查基準所定相關規範辦理，先為分割申請後，再提出後申請案主張國內優先權，始為足之。」，有下列錯誤：
⑴「專利審查基準」是專利局內人員才知道，通常之申請人，如何知道該基準的內容？如何去遵循？人們所遵循的是專利法規，「專利審查基準」的內容並未刊列於專利法規內，如果申請人能知道「專利審查基準」的內容，當然會遵循如被告所期待的步驟，進行先分割再主張優先權，但是無從知曉。是故被告以「專利審查基準」的內容，用來要求申請人遵循，顯然不足取。而用「專利審查基準」內容駁回分割案，於法有違。
⑵被告陳列「加拿大和德國有關後申請案申請日之次日起視為撤回」、「其均有禁止重複公開和重複審查之精神」、「…據以主張國內優先權之申請案於視為撤回之立法例…即逕行推論其非繫屬審查程序中…固有不盡妥適之處…」…等。加拿大和德國專利法的規定是如此，而我國和日本是規定15個月視為撤回，各國皆依規定執行，不會有糾紛。被告亦承認「逕行推論其非繫屬審查程序中」的不當，是不遵循專利法的必然結果，應回歸專利法的規定。
⑶專利審查基準，係屬裁量性行政規則，除了第2 篇第5
章2.7 審查注意事項（3 ）本身違反專利法，不能據以為處分理由外，「專利法」和「裁量性行政規則」二者如有衝突時，應以母法之「專利法」為主，不可持「裁量性行政規則」而違反專利法之條文規定，此乃為行政和申請專利的依據。在專利法未修改之前任何人都不得違反專利法，被告目前之主張已逾專利法之範圍，應捨棄專利審查基準第2 篇第5 章2.7 審查注意事項（3 ），而遵守專利法15個月的規定。
㈡被告主張之理由：
1.國內優先權，係申請人將其發明或新型提出專利申請後，在12個月內就所提出之同一發明或新型加以補充改良，再行申請時，得主張優先權之制度，其主要目的是為了使申請人提出申請案後，可以以該申請案為基礎，再提出補充、修正、或合併新的請求標的，且能享受與國際優先權相同之利益。雖我國專利法第29條第2 項係採先申請案自申請日起滿15個月，視為撤回之立法例，然被據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前，雖仍繫屬於被告，然實際上已為後申請案所取代，被告已不再續行審查程序，先申請案仍繫屬被告之唯一目的，乃申請人於先申請案申請日起15個月內撤回後申請案時，依專利法第29條第4 項規定，視為同時撤回優先權主張。則被告將就先申請案續行審查程序，始能符合避免重複審查及重複公開之精神，因此，先申請案被據以主張國內優先權後，認其已非繫屬審查程序中，故不得申請分割。換言之，被主張國內優先權之先申請案，依前揭規定，自其申請日起滿15個月，視為撤回，縱然尚未屆至發生視為撤回之期限，先申請案仍不得分割。
2.原告於92年9 月30日申請先申請案後，嗣後於93年4 月29日及同年9 月27日另案申請2 件發明專利，案經被告分別編為00000000號及第00000000號申請案審查，前揭2 申請案均以先申請案，據以主張國內優先權。揆諸專利法第29條第1 項、第2 項、第33條第1 項第3 項及上開說明，先申請案被據以主張國內優先權後，先申請案自申請日起滿15個月後整個視為撤回，縱先申請案自申請日起仍未滿15個月，然因被告就該案將不再續行審查程序。據此，被告爰於94年4 月1 日以（94）智專一（二）15140 字第09420298660 號函處分，分割申請案應不受理，依法有據。
3.原則上，主張國內優先權之後申請案，其申請專利範圍應包含（大於或等於）先申請案之申請專利範圍。如無法包含者，申請人應於主張國內優先權前，先就先申請案申請分割後，再提出後申請案主張國內優先權。準此，被告93年12月14日修正發布之「專利審查基準」第2 篇第5 章2.7 審查注意事項（3 ）始明定：「主張國內優先權時，先申請案自申請日之次日起算15個月後視為撤回，縱然後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權，該先申請案也是整個視為撤回。倘欲保留未主張優先權之部分不會被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分改為分割申請」。上揭解釋係為貫徹避免重複公開及重複審查之精神而引進國內優先權制度之當然及合目的性解釋。
4.被告如受理本件之分割申請，則其他申請事項，例如：就被據以主張國內優先權之先申請案為實體審查、補充修正專利說明書及圖式或變更登記之申請等等，被告亦應一併受理並審查或准予登記。則其實有違反國內優先權制度基本精神，並造成後續審查困擾。因此原告如認本案之發明，實質上為兩個以上之發明，欲申請分割者，自應遵循上開「專利審查基準」所定之相關規範辦理，先為分割之申請後，再提出後申請案主張國內優先權，始當足之。
理 由
一、按「申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。」、「前項分割申請應於原申請案再審查審定前為之；... 」分別為專利法第33條第1 項及第2 項前段所明定。又「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作，主張優先權。」、「前項先申請案自其申請日起滿15個月，視為撤回。」同法第29條第1 項本文及第2 項復定有明文。
二、本件原告於先申請案審查中復於93年4月29日及同年9月27日分別提出「治療或緩解免疫疾病的藥物組合物」及「治療或緩解過敏疾病的藥物組合物」發明專利申請案，並均以先申請案主張國內優先權。復經被告編為第00000000號及第00000000號予以審查。嗣原告再於93年12月28日就先申請案申請專利分割。案經被告審查，其為應不受理之處分係以：分割申請，應於原申請案再審查審定前為之，分割申請必須原申請案仍繫屬專利專責機關始得為之，為專利法及被告專利審查基準(2004 年版2-7-7 ）。而主張國內優先權時，先申請案自申請日次日起算15個月後視為撤回，縱然後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權，該先申請案也是整個視為撤回。倘欲保留未主張優先權之部分不會被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分改為分割申請，亦為被告專利審查基準(2004 年版2-5-25）所明定。為避免重複公開及重複審查，有關被據以主張國內優先權之先申請案（雖）於視為撤回前（自申請日起滿15個月內），（惟）因不再續行審查，可認非繫屬審查中，不得申請分割。本件業為00000000號及00000000號專利申請案主張國內優先權，故分割申請應不受理資為論據。
三、經查，依專利法第29條第1項本文及第2項規定，申請人基於其在我國先申請之發明再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作，主張優先權，而該先申請案自其申請日起滿15個月，視為撤回。因此，於申請人依專利法第29條第1項本文主張國內優先權時，其先申請
案係自其申請日起滿15個月，依法律明文規定，始視為撤回。則在先申請案自其申請日起尚未滿15個月前，先申請案自仍繫屬於被告審查中，被告認於此情形被據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前，已不再續行審查程序，可認其非繫屬審查中，與法律明文規定意旨不符，自非可採。又被據以主張國內優先權之先申請案自其申請日起尚未滿15個月前，先申請案既尚繫屬於被告審查中，即仍屬專利法第33條第2 項所定之原申請案再審查審定前，依該條項之明文規定，原告就該先申請案自仍得申請分割，被告亦應加以受理，尚不能以原告已就先申請案主張國內優先權即認該先申請案已全部於自申請日之次日起算未滿15個月時視為撤回或非繫屬審查中，而不受理先申請案之分割申請。
四、至於訴願決定所指禁止重複公開及重複審查之精神，被據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前，雖仍繫屬於被告，然實質上已為後申請案所取代，且不再續行審查程序，其仍繫屬於被告之唯一功能與目的，僅在於使申請人有機會訂正錯誤的優先權主張，使其得在前揭期間內回復為一般申請案而已。該被據以主張國內優先權之先申請案係作為後案之比較基礎，則該先申請案應為一具有確定範圍之申請案，否則即無從作為比較基礎，是以前揭專利審查基準第2篇第5章2.7審查注意事項（3）：「主張國內優先權時，先申請案自申請日之次日起算15個月後視為撤回，縱然後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權，該先申請案也是整個視為撤回。倘欲保留未主張優先權之部分不會被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分改為分割申請。」之規定，於我國所採立法例觀之，實屬當然之解釋。且前揭專利審查基準，係屬裁量性行政規則，經依法發布生效，其乃補充專利法令之不足及規定有關專利審查細節性及技術性之事項，並未逾越專利法之範圍部分。
五、經查，被據以主張國內優先權之先申請案於自其申請日起滿15個月視為撤回前，雖仍繫屬於被告，並實質上已為後申請案所取代先行審查，被告亦不再就先申請案續行審查程序。但在該先申請案繫屬中，原告仍可撤回後申請案，則依專利法第29條第4 項規定，於先申請案申請日起15個月內撤回後申請案者，視為同時撤回優先權之主張。在此情形，被告自應就仍繫屬中之先申請案重新續行審查，申請人亦再得依專利法第33條第2 項就該先申請案為分割之申請，自不待言。由此觀之，被據以主張國內優先權之先申請案於自其申請日起滿15個月視為撤回前仍繫屬於被告，方能使申請人有機會訂正錯誤的優先權主張，使其得在前揭期間內回復為一般申請案。又依前述，在該先申請案繫屬中，原告仍可撤回後申請案，並依法由被告就繫屬中之先申請案重新續行審查，則於先審查案被主張國內優先權時，其審查狀態應係暫時停止審查，而非確定不再審查。又先申請案既於被主張國內優先權時暫停審查，並於自其申請日起滿15個月視為撤回，就該先申請案並無於被主張國內優先權時仍重複公開或重複審查之問題。
六、被告另主張其如受理本件之分割申請，則其他申請事項，例如：就被據以主張國內優先權之先申請案為實體審查、補充修正專利說明書及圖式或變更登記之申請等等，被告亦應一併受理並審查或准予登記。則其實有違反國內優先權制度基本精神，並造成後續審查困擾部分。經查，被據以主張國內優先權之先申請案於後申請案未於先申請案申請日起15個月內撤回者，該先申請案僅為避免重覆審查而處於暫停審查之狀態，被告主張被主張國內優先權之先申請案已非繫屬審查程序中，非屬可採。專利法既明定分割申請應於原申請案查審查確定前為之，則被主張國內優先權之先申請案既僅處於暫停審查之狀態，而非已不繫屬審查程序中，依專利法第33條第2 項規定，被告自仍應加以受理，其處理程序專利法第33條第2 項亦有明文。至於申請人如就被據以主張國內優先權之先申請案為實體審查、補充修正專利說明書及圖式或變更登記之申請等等。經查，於專利第29條第2 項之先申請案自其申請日起滿15個月，視為撤回之情形，申請人已無從再就被據以主張國內優先權之先申請案為實體審查、補充修正專利說明書及圖式或變更登記之申請問題。而於先申請案自其申請日起未滿15個月前，申請人如有就被據以主張國內優先權之先申請案為實體審查、補充修正專利說明書及圖式或變更登記之申請，則應屬確定真意是否為就後申請案撤回（專利法29條第4 項）或就後申請案為補充修正問題，亦無重複審查問題。
七、依前所述，本件原告就先申請案為分割申請時，該被據以主張國內優先權之先申請案自其申請日起尚未滿15個月，且該先申請案尚繫屬於被告審查中，仍屬專利法第33條第2項所
定之原申請案再審查審定前，則依該條項之明文規定，原告就該先申請案自仍得申請分割，被告亦應加以受理。被告認被據以主張國內優先權之先申請案雖於視為撤回前（自申請日起滿15個月內），惟已不再續行審查程序，可認其非繫屬審查中，不得申請分割，與專利法第33條第2 項規定意旨不符，非屬可採。從而被告就本件先申請案分割申請為不受理之處分，於法尚未有洽。訴願決定未加指摘而予維持，核有未洽。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分為有理由。又被告就本件先申請案申請分割申請應加以受理，其理由已如前述，事證已臻明確，則原告請求被告就原告第00000000號專利分割申請案（申請案號第00000000號）應予受理，亦屬有據，應併准許。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第3
項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　96　　年　 　3　　月　 29 　 日第三庭審判長法　官 姜素娥
法　官　曹瑞卿
法　官 陳國成
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　96　　年　 　4　　月　　2　　 日書記官 王英傑