臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)95年度訴字第02299號

• 裁判案由: 商標異議
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 96 年 03 月 28 日

臺北高等行政法院判決
95年度訴字第02299號
原　　　告　唯晶科技股份有限公司
代　表　人　甲○○
訴訟代理人　余淑杏 律師（兼送達代收人）
王麗萍 律師
羅詩蘋 律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　蔡練生（局長）
訴訟代理人　丙○○
丁○○
參　加　人　雷爵資訊股份有限公司
代　表　人　乙○○
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國95年5
月26日經訴字第09506168720 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人雷爵資訊股份有限公司參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
原告於民國（下同）92年10月1 日以「天方夜譚」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第41類之提供線上遊戲服務（由電腦網路）、電腦網路遊樂場服務，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，如附圖所示），嗣參加人雷爵資訊股份有限公司以該註冊商標有違商標法23條第1 項第2 款規定，對之提起異議，經被告審查，以94年12月14日中台異字第930821號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部95年5 月26日經訴字第09506168720 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：
⑴系爭商標有無商標法第23條第1 項第2 款規定之情事？⑵系爭商標是否具有同條第4 項識別標示之「第二層意義」而仍得准予註冊？
㈠原告主張：
⒈系爭商標並非說明服務本身之內容，亦無與服務本身之說明有密切關聯。
⑴按商標法第23條第1 項第2 款所謂「商標有表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊。」係指該商標或服務標章本身之文字圖形或記號等，係用以表示所指定之商品或服務之形狀、品質、功能或其他說明，依社會一般通念，使消費者於購買商品或服務時有造成混淆、誤認之虞，而無法正確判斷商品或服務之來源者，方符合該條之規定，而不得取得商標專用權。又所謂「其他說明」係指商品本身之說明或與商品說明有密切關係者，此有臺北高等行政法院89年訴字第549
號判決可參；而依被告一貫之見解，所謂「密切關聯」需直接明顯表示商品之性質、產地等，始構成說明性，故如非直接明顯而僅係隱含隱喻或自我標榜者，當不屬之。
⑵原告為一科技公司，從事電腦遊戲軟體、線上網路遊戲等之開發業務，並非出版商或圖書業者，而系爭商標所使用之系列遊戲即為原告開發之線上網路遊戲商品之一，指定使用於「電腦硬體、電腦軟體」商品，並不足以造成消費者誤認原告所提供者為阿拉伯世界名著之故事內容。實則，網路遊戲為時下流行之商品，各大便利商店、書店及市○○○○○路，均充斥國內外熱門之電腦遊戲，且各廠商無不以具有文化特色等故事名稱命名，如「神鵰俠侶」、「三國誌」、「諾亞方舟」等，以期以故事性之角色及內容吸引玩家之好奇心，並以故事角色本身具有之話題性，使玩家融入故事主角之角色，提升遊戲之樂趣及娛樂價值。
⑶被告雖以系爭商標之註冊，有使一般消費者認所提供之服務係以「天方夜譚」故事設計為遊戲內容之電腦遊戲相關服務，屬於服務本身之說明或有密切關聯，認為違反商標法第23條第1 項第2 款關於「服務之說明」之規定。然查，原告以系爭商標所提供之服務為「電腦硬體、電腦軟體商品」，而從系爭商標之名稱以觀，並無涉於「線上遊戲服務」或「電腦網路遊樂場」、「電腦」、「軟體」等字樣，故顯然並無「服務本身之說明」或「與服務本身內容之說明有密切關聯」之情事。
⑷又使用系爭商標之遊戲服務固以「天方夜譚」為設計之主題，惟此設計之主題，不必然與原告提供之服務內容產生密切之聯結。例如，「天方夜譚」亦可作為遊樂場、餐廳、建物、博覽會等之名稱，即以阿拉伯世界之建築或人物吸引遊客，或販售阿拉伯世界之美食，或以阿拉伯式建築作為建物之設計風格等。換言之，「天方夜譚」所表徵者，為13世紀充滿阿拉伯風格之豐富的文化內涵（包括人文、音樂、衣著、飲食、建築等），以及奇情幻想天馬行空之創意概念，至其與何種服務聯結，係該服務以此創意概念為其服務之精神與特色，但顯然與該「服務本身之內容」為衣著、飲食、遊戲或建築等無涉。況系爭線上遊戲雖有參考「天方夜譚」，然兩者無論故事、內容或角色均不相同，此有「天方夜譚」線上遊戲官方網站資料可稽，益證系爭商標並無服務內容之說明，或與服務本身內容之說明有密切關聯之情事。⑸按線上遊戲之內容設定本多講究奇情幻想，強調戲劇效果，以引起玩家之興趣。現今線上遊戲及電腦遊戲軟體日新月異，各種遊戲一再推陳出新，為吸引大眾之眼光，名稱選取更顯重要，方得在市場上占有一蓆之地。觀之市面上，或有以虛幻字眼自行命名，以增加想像之空間者，如「仙境傳說」，抑或有借用古今中外傳說故事加以命名者，如「諾亞方舟」本為聖經故事，「天堂」則為宗教故事上人死後靈魂所居住之極樂世界。而本件原告所研發之線上遊戲取名為「天方夜譚」，除係參考「天方夜譚」之故事精神，加以擴充內容，使故事背景橫跨歐亞非三大洲，並從13世紀開始綿延一千多年，有各國文化內涵，及天馬行空之精采內容，提供玩家一個虛擬、夢幻的世界遨遊。
⑹綜上，系爭商標所使用之商品雖以「天方夜譚」為參考依據，但遊戲之內容及角色與原著小說之內容及角色截然不同，而以當下線上遊戲流行風潮，市面鋪陳之遊戲產品無數，其中不乏與本案類似以小說名著為產品品名者，從而，實不致有消費者誤認或混淆系爭遊戲商品即為阿拉伯文學名著之虞，自無違背商標法保護消費者利益、維護市場公平競爭之立法意旨。
⒉退步言之，系爭商標業已成為原告商品之識別標識。
⑴按「有第1 項第2 款規定之情形或有不符合第5 條第2
項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」商標法第23條第4 項定有明文。蓋商標乃以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成，其用意在使商品或服務之相關消費者得以認識其為表彰商品或服務之標誌，並得藉以與他人之商品或服務區別，是縱令所聲請之商標未具顯著性，然若為商標專用權人廣泛使用或行銷後，已足以使相關消費者認識系爭商標為商標專用權人所提供之服務或生產之商品時，自不得主張系爭商標欠缺顯著性，據以主張駁回系爭商標，此即為商標法所謂商標之「第二意義」。
⑵玆查系爭商標使用於原告之線上遊戲，已在線上遊戲玩家間引起廣大之迴響，此觀之專為玩家架設之「遊戲基地」（GAMEBASE）網站中，就原告「天方夜譚」線上遊戲之討論主題共1,150 種，所列文章高達50頁，相關新聞25筆，相關討論更高達2,033 筆，共68頁；「巴哈姆特電玩資訊站」網頁內，關於原告「天方夜譚」線上遊戲西元2005年之新聞，亦有22筆，即每月平均有2 篇新聞見報、Google網路搜尋「天方夜譚」之結果，有306,000 筆關於「天方夜譚online」之討論。從而，系爭商標，經原告推廣、行銷後，已廣為相關消費者所知，而成為原告商品之識別標識，構成商標之第二層意義。
㈡被告主張：
⒈商標法第23條第1 項第2 款規定，商標「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，不得註冊。所謂「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，係指商標本身於所指定商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明間有密切關聯者。而商標是否為說明性，其判斷標準為商標之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊。
⒉查本件系爭註冊第0000000 號「天方夜譚」商標係由中文「天方夜譚」印刷字體所書寫而成，而中文「天方夜譚」為一習知習見之阿拉伯民間傳奇故事，以之作為商標，指定使用於「提供線上遊戲服務（由電腦網路）、電腦網路遊樂場」服務，有使一般消費者認其所提供之服務係以「天方夜譚」故事內容之設計為遊戲內容之電腦遊戲相關服務，依社會一般通念，顯係明顯表示該等服務之內容之說明，或與該等服務本身內容之說明有密切關聯。又據原告檢附網路下載之西元2003年12月16日之業界新聞報導正在研發之中的「天方夜譚Online」及專訪、2004年1 月9 日之新聞報導2004年初將上市新的線上遊戲「天方夜譚Online」、2004年1 月15日「天方夜譚Online」新春新聞發布召開、2004年1 月20日今周刊之報導目前被異議人在北京電玩展中發表線上遊戲「天方夜譚」等證據資料觀之，原告所提供之「天方夜譚」線上遊戲服務，即係改編自世界名著「天方夜譚」之故事衍生、變化而出，依消費者之認知，自不足以辨識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別。另就原告所檢附之實際使用資料中縱有標示已經圖案化設計之「天方夜譚Online」字樣，然與本件系爭「天方夜譚」商標係由未經設計之單純文字所組成之文字商標態樣不同。是原告稱系爭商標已為廣泛使用、行銷後，而為其營業上商品╱服務之識別標誌者，尚不足採。從而原告以未經設計之單純文字「天方夜譚」作為本件系爭註冊第0000000 號「天方夜譚」商標註冊，指定使用於「提供線上遊戲服務（由電腦網路）、電腦網路遊樂場」服務，揆諸前開說明，自有前揭法條規定之適用。
⒊至原告所舉之註冊第172118號「天堂」商標及第184305號「諾亞方舟」商標亦指定使用於遊戲軟體等相關服務申請註冊乙節，核其商標圖樣與本案不同，屬另案問題，尚不得執為本案有利之論據，併予敘明。
㈢參加人主張：未到庭陳述意見。
理 由
一、按商標係「表示商品或服務之形狀、品質、功用、或其他說明者」不得註冊。為商標法第23條第1 項第2 款所明定。又「有第1 項第2 款規定之情形，…如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」同法第23條第4 項亦定有明文。所謂「服務之說明」，其判斷標準為商標之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀等，依社會一般通念，如為服務本身之說明或與服務本身之說明有密切關聯者，即不得註冊。
二、原告於民國（下同）92年10月1 日以「天方夜譚」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第41類之提供線上遊戲服務（由電腦網路）、電腦網路遊樂場服務，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，如附圖所示），嗣參加人雷爵資訊股份有限公司以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第2 款規定，對之提起異議，經被告審查，以94年12月14日中台異字第930821號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：⑴系爭商標有無商標法第23條第1 項第2 款規定之情事？⑵系爭商標是否具有同條第4 項識別標示之「第二層意義」而仍得准予註冊？
三、關於爭點⑴系爭商標有無商標法第23條第1 項第2 款規定之情事部分：
㈠原告雖稱：所謂阿拉伯文學名著原名為「Thousand and OneNight 」，其中文名稱為「一千零一夜」，並非「天方夜譚」，且原告為一科技股份有限公司，並非出版商或圖書業者，以「天方夜譚」指定使用於「提供線上遊戲服務（由電腦網路）、電腦網路遊樂場」服務，並不足造成消費者誤認該電腦硬體、軟體或服務本身即為敘述阿拉伯世界名著之說明。況原告以「天方夜譚」使用於線上遊戲軟體，雖有參考「一千零一夜」，然兩者無論故事、內容或角色均不相同，被告僅以「天方夜譚」一詞為阿拉伯民間傳奇故事，即認為係原告服務內容之說明，顯與事實不符云云。
㈡惟查：
⒈系爭註冊第0000000 號「天方夜譚」商標，其圖樣係由單純之中文「天方夜譚」印刷字體所構成，而「天方夜譚」為一國人熟知之阿拉伯民間傳奇故事，原告以之作為商標，指定使用於「提供線上遊戲服務（由電腦網路）、電腦網路遊樂場」服務，有使一般消費者認其所提供之服務係以「天方夜譚」故事為遊戲內容之電腦線上遊戲或網路遊樂場相關服務，依社會一般通念，顯係明顯表示該等服務內容之說明，或與該等服務本身內容之說明有密切關聯者，自有違首揭商標法第23條第1 項第2 款之規定。
⒉復依原告檢附網路下載之西元2003年12月16日之業界新聞報導正在研發之中的「天方夜譚Online」及專訪、2004年1 月9 日之新聞報導2004年初將上市新的線上遊戲「天方夜譚Online」、2004年1 月15日「天方夜譚Online」新春新聞發布召開、2004年1 月20日今周刊之報導目前被異議人在北京電玩展中發表線上遊戲「天方夜譚」等證據資料觀之，原告所提供之「天方夜譚」線上遊戲服務，即係改編自世界名著「天方夜譚」之故事衍生、變化而出，依消費者之認知，自不足以辨識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別。是原告上述主張，要不足採。
四、關於爭點⑵系爭商標是否具有同條第4 項識別標示之「第二層意義」而仍得准予註冊部分：
㈠原告又稱：經由原告使用系爭「天方夜譚」商標於線上遊戲，已引起廣大迴響，從專為遊戲玩家架設之「遊戲基地」（gamebase）網站，討論主題共1,150 種，所列文章達50頁，相關新聞25筆，討論更達2,033 筆共68頁；另「巴哈姆特電玩資訊站」網頁內，西元2005年新聞亦有22筆，相當於每月有2 篇新聞見報；此外，原告並架設有大陸官網及香港官網，觸角已擴展至海外，是系爭商標經其推廣、行銷後，已廣為相關消費者所熟知，成為其服務之識別標識，構成商標第二層意義，應准註冊云云。
㈡惟查：
⒈原告所提供之「天方夜譚」線上遊戲程式，即係改編自世界名著「天方夜譚」，從該故事衍生、變化而出，有使消費者對其服務內容產生聯想，為服務本身之說明，以如上述。
⒉另就原告所檢附之實際使用資料，縱有標示已經圖案化設計之「天方夜譚Online」字樣，然與系爭「天方夜譚」商標係由未經設計單純文字所構成之文字商標態樣不同，是其所稱系爭商標已為廣泛使用、行銷，為其營業上服務之識別標識，亦不足採。
⒊又原告提出之網頁資料，係在「遊戲基地」（gamebase）網站及「巴哈姆特電玩資訊站」網頁，討論原告之「天方夜譚」線上遊戲及簡介「天方夜譚Online系列」線上遊戲之故事背景及內容，所標示之「天方夜譚Online系列」，或已經圖案化設計之「天方夜譚Online」字樣，除與系爭商標圖樣為單純中文「天方夜譚」所構成之文字商標，兩者態樣均有不同外，以此少量之網頁資料仍難謂系爭商標業經其廣泛使用、行銷，已成為其營業上服務之識別標識，自不符商標法第23條第4 項之規定，是系爭商標之註冊仍有違同法條第1 項；第2 款規定。
五、從而，被告所為系爭第0000000 號「天方夜譚」商標之註冊應予撤銷之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
六、至原告所舉獲准註冊之第172118號「天堂」及第184305號「諾亞方舟」商標案例乙節，經核該兩件商標圖樣與系爭商標不同，案情有別，且屬另案核准註冊是否妥適問題，尚不得執為本案有利之論據，併予指明。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3
項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　3 　　月　 28 　日第二庭審判長法 官　徐瑞晃
法 官 畢乃俊
法　官 陳金圍
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　 3　　月　　28　　日書記官 陳可欣