臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)95年度訴字第04112號

• 裁判案由: 商標異議
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 96 年 08 月 30 日

臺北高等行政法院判決
95年度訴字第04112號
原　　　告　日商‧遠藤照明股份有限公司
代　表　人　甲○○○
訴訟代理人　徐宏昇律師　　　（兼送達代收人）
複　代理人　李紀穎律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　蔡練生（局長）
訴訟代理人　丙○○
參　加　人　詠暉有限公司
代　表　人　乙○○（董事）
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國95年09月25日經訴字第09506178580號訴願決定，提起行政訴訟，並經
本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
一、事實概要：原告之前手昌藤實業股份有限公司於民國（以下同）93年07月09日以「ENDO」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供，燈泡及照明器具之零售，室內裝設品之零售」等服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000號商標。嗣參
加人以該註冊商標有違商標法第23條第1項第11、13款之規
定，對之提起異議，系爭商標權人昌藤實業股份有限公司將該註冊商標移轉登記與原告。案經被告審查，認系爭商標違反商標法第23條第1項第13款規定，乃以95年05月17日中臺
異字第940640號商標異議審定書為「第0000000號『ENDO』
商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1、2項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：
㈠本件訴願決定及原處分顯有違法不當：
1.訴願決定及原處分認系爭商標之註冊有違商標法第23條第1
項第13款之理由要以：「系爭註冊第0000000號『ENDO』商
標，與參加人據以異議註冊第919511號『ENDO設計圖』商標『整體外觀構圖如出一轍』，構成近似；系爭商標所指定之商品，與據以異議商標所指定使用之「緊急照明燈、車內照明燈」等商品，二者商品『均屬有關燈泡及照明器具商品』，應構成近似；又原告雖主張系爭商標為原告首先創設之著名商標，參加人搶註該著名商標，但從未使用，乃屬另案得否評定問題，於據以異議商標未撤銷或廢止註冊前，仍得拘束本案。」
2.按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第13款本文所規定。查系
爭商標是否應予註冊，首應審究其是否有違前揭商標法第23條第1項第13款之規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之
虞」，係指兩商標極有可能使消費者誤認其商品、服務為同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言；所謂「致相關消費者混淆誤認之虞」既是指兩商標所表彰之商品、服務來源足以造成混淆、誤認。則在針對特定商標判斷有無混淆誤認之虞時，其商標使用人或註冊人為誰?在市場上之營業狀況如何?自屬極為重要之依據，而非單純以所謂「商標識別性之強弱、商標之近似性、商品、服務類似性等之強弱程度，相互影響關係」等商標本身之因素，作為判斷之依據；更不得以先註冊或先申請之商標，當然具有拘束他人之效力，進而認為只要有相同或類似之商標註冊在相同或類似商品，即當然有使相關消費者混淆誤認之虞，否則商標法規定「有致相關消費者混淆誤認之虞」之要件豈非形同具文。
3.上述主張參照商標法第23條第1項第13款但書之規定，更屬
有據，蓋依該條但書規定，如先申請人或先註冊人同意，後申請人即可將相同或近似商標註冊在不同但近似之商品，其目的當然不在以當事人之合意排除商標法之適用，而是將防止商標對相關消費者造成混淆誤認之責任，委諸於當事人自治，當事人既有合意在先，自然會採取相當措施，互相區隔商品，而不致於造成混淆誤認，損害消費者權益。是以，原處分及訴願決定認：「原告之商標為著名商標，遭到參加人違法搶註，而參加人註冊後長年未使用，已達廢止註冊之年限等，均與本案判斷系爭商標是否有致相關消費者混淆誤認之虞，並無關係，被告不需加以審究。」確非的論。
4.原處分及訴願決定機械性地認為「只要先註冊之商標尚未撤銷或廢止，即有拘束他人註冊近似商標之效力，而不需審查在具體案件是否確有可能造成消費者混淆、誤認」，確屬謬誤，因「有致相關消費者混淆誤認之虞」雖指一種抽象之危險性，但仍必須依據事實、證據及一般社會通念，個案具體認定，否則法條不需規定此項要件，其理灼然。
5.原處分及訴願決定在判斷相似商標註冊案之商品是否構成近似時，亦無視於系爭商標指定使用於「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供，燈泡及照明器具之零售，室內裝設品之零售」等服務，僅以其中之「燈泡及照明燈具之零售」與據以異議商標之「車內照明燈、汽車用燈泡、機車用燈泡」構成近似，即認為原告商標所有指定商品均與參加人商標之指定商品構成近似，其認定已缺乏依據。又原處分及訴願決定認系爭商標指定使用之「燈泡及照明器具之零售」商品，與據以異議商標指定使用之「車內照明燈、汽車用燈泡、機車用燈泡」等商品，「二者之銷售通路、相關消費者重疊性極高」，更顯無稽，原告既為高級、專業燈具及照明設備之著名廠商，其相關消費者為照明、燈具業者；而「車內照明燈、汽車用燈泡、機車用燈泡」僅在汽、機車用品店、修理廠供應，相關消費者為汽、機車修理業者及使用人，其銷售通路與相關消費者又何有重疊之可能?足見原處分及訴願決定並未依據實際之交易方式具
體審查，只是因為產品名稱均有「燈泡」、「照明燈」，而自然認定為相類似產品，其認定自有不當。
㈡由事實以觀：
1.系爭商標為原告首先創設之商標，因長年密集且大量使用，已成為相關消費者（即臺灣地區燈具及照明業者）所熟知之著名商標，此有原告於異議階段提出大量證據證明，並於訴願階段提出臺灣區照明燈具輸出業同業公會證明書可稽。
2.原告之照明燈具於系爭商標申請前至少已使用在下列著名之大型公共建築，以凸顯、加強該公共建築之宏偉美觀，如臺北國父紀念館大型戶外探照燈及景觀照明、汐止新江北橋夜間景觀照明、臺中國立美術館之戶外藝術品展示照明、高雄蓮池潭之景觀照明等。上述建築物均屬當地地標性大型建築物，原告之照明燈具經當地政府機關採用，益可顯示原告產品在業者及政府心目中之地位，證明ENDO商標確為相關業者間之著名商標。
3.參加人雖然搶先註冊原告之著名商標，但自始未加以使用，距其提出異議時已逾四年半，距異審定時則已逾五年半。經原告向被告申請廢止註冊，參加人方於95年08月17日提出答辯書主張「其並非未使用系爭商標」。惟經原告檢視其所提之「使用證據」，發現所謂之證據率多為臨訟偽造，完全無法證明該等文件產生之日期，各種文件間之關係若非牛頭不對馬嘴，即是極為薄弱，顯見其從未使用過該商標於指定商品，經原告以補充理由書嚴辭加以批駁後，參加人未再表示任何意見，足見參加人已默認其未使用之事實。
4.參加人除本案外，尚向被告申請註冊其他日本公司之著名商標，包括第914202號「KENZO」商標、第0000000號「MARUZEN」商標、第0000000號「SHIMADA」商標，參加人註冊他人
著名商標，本身已有不法性存在。今正當之權利人既出面申請註冊，惟參加人竟出面異議，主張該商標為其創設之「極富創設性之商標圖樣」，認其「品牌名稱、信譽等受到系爭近似商標的影響」，而謂系爭商標註冊為「不當之註冊」。5.由上述事實以觀，系爭「ENDO」商標既為原告首先創設之著名商標，此亦為被告所不爭執。若是由原告先行註冊，參加人嗣後申請註冊，據以異議商標確有致相關消費者混淆誤認之虞，確無疑義；反之，參加人即使曾經販賣過任何照明燈具，但並未使用「ENDO」商標，其註冊之「ENDO」商標復為原告所創設之著名商標，而為燈具、照明業者等相關消費者所熟知，則原告將該商標使用在燈具產品，又怎會使相關消費者誤認原告產品為參加人產品，或誤認為二公司有特定關聯，而使消費者對商品之品質、性質、製造者等產生混淆誤認；而創設著名商標之正當權利人，又怎會因使用其創設之著名商標而與搶註而未使用商標之廠商，在相關消費者心目中構成混淆，而誤認正當權利人依附他人之商標?
㈢綜上所述，原處分及訴願決定就商標法第23條第1項第13款
之適用，並未具體審究「有致相關消費者混淆之虞」存在與否，即機械性地認定系爭商標違反該條款之規定，確有違誤；原處分及訴願決定對於二商標指定商品、服務是否構成近似，更未依商品、服務之銷售通路、相關消費者族群等因素，具體判斷，更有不當。原處分及訴願決定將使創設著名商標之正當權利人，無法獲得保障，且變相鼓勵國內廠商搶註外國著名商標，進行不正競爭。爰請鈞院撤銷違法、不當之訴願決定及原處分，並命被告為「異議不成立」之處分，以維公平正當之競爭秩序。
㈣按「除前項情形外，有民事、刑事或其他行政爭訟牽涉行政訴訟之裁判者，行政法院在該民事、刑事或其他行政爭訟終結前，得以裁定停止訴訟程序。」為行政訴訟法第177條第2項之規定。被告及訴願機關據以審定異議成立之919511號商標既經原告依法提請廢止註冊，且參加人復無法提出任何使用證據，該商標之註冊顯然具有重大瑕疵。本件於訴願階段，訴願機關不顧原告已依法提請廢止註冊之事實，迅速駁回訴願，確屬遺憾。然據以異議商標之註冊既顯然難予維持，如本案不待被告就該廢止案作成處分，即行判決，甚至為不利於原告之判決，將對原告造成極大之損害；即使將來據以異議之商標廢止註冊後，本案另以其他手段救濟，亦難以回復。爰請鈞院依上開規定，裁定本案於第919511號商標廢止案終結後，再行審理，以保護法律上之正當權利。
乙、被告主張：
㈠按「商標之註冊違反第23條第1項或第59條第4項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3個月內，向商標專責
機關提出異議。」為商標法第40條第1項之規定。又系爭註
冊第0000000號「ENDO」商標，業經被告核准移轉登記予參
加人，並公告於94年12月16日出版之第32卷第24期商標公報，合先敘明。
㈡按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第13款之規定。所謂有致
消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使消費者混淆而誤認商品/服務之來源，包括誤認來自不同
來源的商品/服務以為來自同一來源，或者誤認二商標之使
用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。判斷是否有混淆誤認之虞，被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準，列有各項相關參考因素。其中商標近似及商品/
服務類似二項要素，依前揭法條規定為必須具備之要件。其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌。
㈢本案存在之相關因素之審酌：
1.商標是否近似暨其近似之程度：
⑴商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，以具有普通知識經
驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有
所關聯（前揭審查基準5.2.1參照）。商標近似之判斷得
就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。
⑵查系爭「ENDO」商標與參加人據以異議之註冊第919511號「ENDO設計圖」商標相較，二者均為相同之外文「ENDO」所構成，其中置於字首「E」字母之圖樣化設計極相彷彿
，整體外觀構圖如出一轍，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。
2.商品/服務是否類似暨其類似之程度：
⑴類似商品或服務，係指二個不同的商品或服務，在用途/
性質、功能/內容、材料、產製者/提供者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品或服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品或服務間即存在類似的關係。又商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係（前揭審查基準5.3參照）。商標所表彰之營業服務，如
為供應特定商品之服務，而該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者，得認定為類似。不能以其一為表彰服務之營業，一為表彰商品，而謂兩者不生同一或類似之問題（改制前最高行政法院73年度794號判例意旨參照）。
⑵查系爭「ENDO」商標指定使用服務中之「燈泡及照明器具之零售」服務，其所表彰服務之目的係在提供「燈泡及照明器具」特定商品之銷售，與據以異議之「ENDO設計圖」商標指定使用之「緊急照明燈、車內照明燈、汽車用燈泡、機車用燈泡」等商品相較，二者所提供之商品均屬有關燈泡及照明器具商品，其性質、功能及用途皆相同，是依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品或服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係，揆諸前開說明，二者應屬構成類似。
㈣本案綜合斟酌兩造商標整體外觀構圖如出一轍，予人印象一致，二者近似程度極高，及考量二者之特定商品零售服務與商品間具有相當高之類似程度等因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，從而系爭商標之註冊，揆諸前開說明，應有前揭商標法第23條第1項第13款規定之適用。
㈤至原告主張：「其係世界知名之製造燈具及照明設計公司，系爭『ENDO』商標即為其所創使用於該等商品上，早於西元1991至2003年間即陸續於日本獲准註冊，西元2005年在韓國獲准註冊，原告自西元1987年起多年來獲得照明設計大獎等多項獎項，並且為日本多項著名公共設施及商家設計美輪美奐之照明設備，且在日本專業燈具及照明設備設計報章媒體如『電材流通新聞』及『商店建築』等刊登廣告和公司資訊以建立『ENDO』商譽並促銷『ENDO』商標商品。此外，系爭商標燈具商品早在1986年便透過臺灣米豐行股份有限公司引進在臺銷售，其後更有昌藤實業股份有限公司於西元1992年04月01日與原告簽定獨家代理合約臺灣地區代理販售商品合約，系爭商標商品進口臺灣銷售至少10年，該系爭商標早已成為著名商標，並檢送相關證據資料附卷可稽，消費者必能認識『ENDO』商標商品為原告所有及出產，無從與據以異議商標商品發生誤認；況且參加人幾無據以異議商標使用證據，顯然參加人係抄襲剽竊原告辛苦經營多年之商標，惡意搶先註冊...。」經核，據以異議商標是否有抄襲剽竊原告之
商標，惡意搶先註冊之情事，尚屬另案註冊是否妥適問題，據以異議商標已先註冊，且兩造商標高度近似，復指定使用於具有高度類似之特定商品零售服務與商品等因素，依前揭商標法第23條第1項第13款規定，系爭「ENDO」商標之註冊
，已與該法條規定之構成要件相當，自應不得註冊，併予敘明。
㈥又系爭商標既應依前揭法條規定撤銷其註冊，其是否尚有商標法第23條第1項第11款規定之情事，自無庸審究，併予敘
明。
㈦綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
丙、參加人經合法通知未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為主張。
理 由
一、本件係原告之前手昌藤實業股份有限公司於93年07月9 日以「ENDO」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供，燈泡及照明器具之零售，室內裝設品之零售」等服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標。嗣參加人以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第11、13款之規定，對之提起異議，系爭商標權人昌藤實業股份有限公司將該註冊商標移轉登記與原告。案經被告審查以，系爭註冊第0000000 號「ENDO」商標，與參加人據以異議註冊第919511號「ENDO設計圖」商標相較，二者整體外觀構圖如出一轍，應屬構成近似之商標。且系爭商標指定使用之「燈泡及照明器具之零售」服務，所表彰服務之目的係在提供上開特定商品之銷售與據以異議諸商標所指定使用之「緊急照明燈、車內照明燈」等商品，二者所提供之商品均屬有關燈泡及照明器具商品，其性質、功能及用途皆相同，是依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品或服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成類似。故綜合上述因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認兩商標來自同一來源，或者誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有商標法第23條第1 項第13款規定之適用為由，乃以95年05月17日中臺異字第940640號商標異議審定書為「第0000000 號『ENDO』商標之註冊應予撤銷」之處分。原告則不服，為如事實欄所載之主張。是本件之爭執，在於系爭商標有無商標法第23條第1 項第13款規定之適用？
二、經查，系爭註冊第0000000 號「ENDO」商標圖樣係由橫書之外文字母「E 」、「N 」、「D 」、「O 」4 字所構成，其中字母「E 」之中段橫槓部分則略經設計繪有兩白色線條於其表面；據以異議之註冊第919511號「ENDO設計圖」商標圖樣，亦係由橫書之外文字母「E 」、「N 」、「D 」、「O
」所構成，其中字母「E 」同樣也在中段橫槓之部分，略經設計有兩白色線條繪於表面。二商標圖樣相較，不論就其外文字母、字數及整體予人之構圖意匠，外觀等幾近完全相同，應屬構成近似之商標。另系爭商標指定使用於「燈泡及照明器具之零售」服務，係提供燈泡及照明器具之零售服務，該等商品與據以異議商標指定使用之「車內照明燈、汽車用燈泡、機車用燈泡」相較，二者之銷售通路、相關消費者重疊性極高，其性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形觀之，應屬類似之商品與服務。
三、然按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，固為商標法第23條第1 項第13款所明定。惟上開法條之適用，除二商標近似且所指定商品類似外，尚須符合「有致相關消費者混淆誤認之虞」之要件。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之註冊申請是否善意（有無搶先註冊之情形）等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。依原告所檢附之資料，系爭商標燈具商品既早在1986年便透過臺灣米豐行股份有限公司引進在臺銷售，其後更有昌藤實業股份有限公司於西元1992年04月01 日
與原告簽定獨家代理合約臺灣地區代理販售商品合約等；惟據以異議商標乃在88年9 月14日申請註冊，90年12月16日才予以公告，是以系爭商標所指定使用商品既係在據以異議商標公告前十來即在我國使用，則消費者是否因其使用商標而產生混淆誤認情事，被告機關自應列入考量；系爭商標既為原告首創，原告將該商標使用在燈具產品，實不可能使相關消費者混淆誤認原告公司產品為參加人公司產品，或誤認為二公司有特定關聯，而使消費者對商品之品質、性質、製造者等產生混淆誤認；況系爭「ENDO」商標早於西元1991至2003年間即陸續於日本獲准註冊，西元2005年在韓國獲准註冊，原告自西元1987年起多年來獲得照明設計大獎等多項獎項，並且為日本多項著名公共設施及商家設計美輪美奐之照明設備，是否業已成為一著名商標？且相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。從而，被告機關就原告所提主張，並未審究實際混淆誤認之情事及相關消費者對各商標熟悉之程度，徒以此屬另案問題，即謂本件有商標法第23條第1 項第13款規定之適用，容有率斷。
四、綜上所述，本件被告所為「第0000000 號『ENDO』商標之註冊應予撤銷」之處分，容屬率斷；原告據以指摘，於法尚非無據。則原處分既有違誤之處，訴願決定未予糾正，亦非妥適，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。
五、本件事證已明，兩造其餘之主張或答辯，於判決結果不生影響者，爰不予一一論述，附予敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　8　　月　　30　　日
第七庭審判長法 官　李得灶
法 官 陳金圍
法 官 黃秋鴻
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　8　　月　　30　　日
書記官 林苑珍