臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)95年度訴字第04558號

• 裁判案由: 商標評定
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 96 年 09 月 26 日

臺北高等行政法院判決
95年度訴字第04558號
原　　　告　台灣夏妮美黛國際有限公司
代　表　人　甲○○
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　蔡練生（局長）
訴訟代理人　丙○○
參　加　人　豪益股份有限公司
代　表　人　乙○○
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年10月27日經訴字第09506181640 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人豪益股份有限公司參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
原告於民國（下同）93年3 月11日以「巫婆設計圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第3 類之「假睫毛，假睫毛粘著劑，指甲油，指甲底膏，指甲保養液，指甲保養油，裝飾假指甲，假指甲，去光水，去指皮水，指甲亮光油」等商品，向被告智慧財產局申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000 商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠）。嗣參加人豪益國際有限公司以該註冊商標有違註冊時商標法第23條第1 項第14款規定，檢具如附圖㈡所示商標（下稱據以評定商標），對之申請評定。經被告審查，以95年8 月3 日中台評字第940114號商標評定書為系爭「巫婆設計圖」商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部95年10月27日經訴字第09506181640 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：
⑴系爭商標與據以評定商標是否構成近似？
⑵義大利「HARRY MILTON」公司是否有同意原告申請註冊系爭商標之情事？
㈠原告主張：
原告未於言詞辯論期日到場，依其所提起訴狀陳述略以：
⒈原告係香港商依娜全球集團有限公司（下稱依娜公司）授權為臺灣區「HARRY MILTON再植睫毛系列商品」之總代理商，依娜公司稱其為義大利商HARRY MILTON SYSTEM 公司亞洲區總代理，此有依娜公司提供之型錄及其發予學員之睫毛證書可參。原告為杜絕仿冒品，於我國申請註冊系爭商標，亦為依娜公司所同意。訴願決定略謂：「…臺灣獨家總代理及總經銷合約書影本，內容並未提及義大利『HARRY MILTON』公司有授權商標權人於我國申請註冊之相關記載」。惟義大利商HARRY MILTON SYSTEM 公司於知悉原告於我國擁有系爭商標權利後，並未出面對系爭商標提出評定，或授權參加人提出，足證其並無反對意見，至少有默示同意，系爭商標亦符合商標法第23條第1 項第14款但書之規定，要無疑義。
⒉系爭商標申請註冊時，已受有依娜公司之同意，合約中亦表示同意原告有商標使用權，此有西元2004年11月1 日依娜公司出具臺灣授權書可稽。
⒊訴願決定謂「訴願人係基於業務往來關係知悉據以評定商標存在，復未得該商標先使用人同意」，顯屬臆測之詞，與原告取得依娜公司授權之事實大相逕庭。
㈡被告主張：
⒈商標法第50條第1 項規定：「商標之註冊違反第23條第1
項或第59條第4 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」，又同法第52條規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定」。本件系爭商標係於93年10月16日公告註冊，其商標之評定核應適用92年11月28日修正施行之商標法。
⒉商標法第23條第1 項第14款規定，商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。本款規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要此即該款有其他關係之概括規定之緣由（經濟部經訴字第09106110350 號決定書意旨參照）。
⒊按本件據參加人所附「HARRY MILTON」公司於義大利莫迪那市企業註冊登記資料及中譯文、「HARRY MILTON」公司所印製之商品型錄、西元2000年9 月出版之義大利美容業雜誌內頁廣告、「HARRY MILTON」公司於西元2001年間銷售參加人之銷貨單、進口報單等證據資料影本，堪認本件據以評定之巫婆設計圖商標確為義大利「HARRY MILTON」公司所先首創使用於化妝品及衛生用品之商標，於系爭商標93年3 月11日申請註冊前有已有實際行銷使用之事實。再者系爭商標與據以評定商標，其圖樣外觀幾近相同，應屬構成近似之商標，又兩者所指定之商品，係屬同一或類似商品。
⒋原告對上述情事皆不否認，僅辯稱其為義大利「HARRY MILTON」公司亞洲區代理商香港商依娜公司之臺灣地區獨家代理商，並被授權於我國提出系爭商標之註冊申請，且義大利至少已默示同意。但查原告所附與依娜公司所簽訂於西元2003年11月1 日開始生效之義大利夏妮美黛再植睫毛HARRY MILTON臺灣獨家總代理及總經銷合約書影本，係有關原告與依娜公司之經銷合約，內容並未提及義大利「HARRY MILTON」公司有授權原告於我國申請註冊之相關記載，至於原告所謂函詢義大利「HARRY MILTON」公司之函文，並無義大利「HARRY MILTON」公司確已收迄之證明，且縱義大利「HARRY MILTON」公司有收到該函文，然於無其他相關事證佐證下，僅以義大利「HARRY MILTON」公司消極不回函表示意見或提出評定，即認其已有默示同意，強將消極不為任何意思表示之單純之沉默，解釋為積極同意之意思表示，亦嫌無據，原告之辯解應不足採。是以原告於系爭商標申請註冊前已知悉據以評定商標之存在。
⒌綜合上述，據以評定商標既已有先使用之事實，且原告又因業務關係於系爭商標申請註冊前已知悉據以評定商標存在，則原告於其後以極近似之商標圖樣，指定使用於同一或類似之商品申請註冊，應有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，系爭商標之註冊，自有首揭法條規定之適用。㈢參加人主張：與被告相同。
理 由
一、本件原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條所列各款情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，但得該他人同意者，依前揭條款但書之規定，不在此限，為商標法第23條第1 項第14款本文所規定。
三、原告於93年3 月11日以「巫婆設計圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第3 類之「假睫毛，假睫毛粘著劑，指甲油，指甲底膏，指甲保養液，指甲保養油，裝飾假指甲，假指甲，去光水，去指皮水，指甲亮光油」等商品，向被告智慧財產局申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000 商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠）。嗣參加人豪益國際有限公司以該註冊商標有違註冊時商標法第23條第1 項第14款規定，檢具如附圖㈡所示商標（下稱據以評定商標），對之申請評定。經被告審查，以95年8 月3 日中台評字第940114號商標評定書為系爭「巫婆設計圖」商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：
⑴系爭商標與據以評定商標是否構成近似？
⑵義大利「HARRY MILTON」公司是否有同意原告申請註冊系爭商標之情事？
四、關於爭點⑴系爭商標與據以評定商標是否近似部分：
㈠按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：⑴以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；⑵商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；⑶商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。
㈡又判斷商標之近似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中之一定部份特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（最高行政法院73年判字第1144號判決參照）。
㈢系爭商標與據以評定商標相較，二者均為一頭戴黑色巫師帽，穿著黑色長袍，巫婆臉孔造型，手持水晶球，立於一手掌上之圖樣，其設計意匠幾近相同，僅手掌及巫婆之朝向有向左或向右之別而已，異時異地整體隔離觀察，二者在外觀上難以區辨，應屬近似之商標。又系爭商標指定使用於假睫毛及指甲油等商品，與據以評定商標指定使用於指甲油等商品，復為同一或類似商品。
五、關於爭點⑵義大利「HARRY MILTON」公司是否有同意原告申請註冊系爭商標之情事部分：
㈠依參加人所附「HARRY MILTON」公司於義大利莫迪那市農業暨手工藝工業商會企業登記處之登記註冊資料及中譯文，該公司係於西元1998年5 月11日登記；另依其所附西元2000年9 月出版之義大利美容業雜誌內頁廣告、義大利商「HARRY
MILTON」公司於西元2001年銷售產品予參加人之銷貨單等證據資料影本，均有據以評定商標圖樣之「巫婆設計圖」，顯見義大利商「HARRY MILTON」公司係將該據以評定之「巫婆設計圖」作為商標使用，並至遲於西元2000年9 月前已使用於其所產製之美容用品上，可認於系爭商標93年3 月11日申請註冊日前，義大利商「HARRY MILTON」公司已有先使用據以評定之商標於其所產製美容用品等商品之事實。
㈡另依原告所附義大利HARRY MILTON公司之亞洲區總代理與依娜公司所簽訂，於西元2003年11月1 日開始生效為期2 年至西元2005年10月31日止之「義大利夏妮美黛再植睫毛HARRY
MILTON台灣獨家總代理及總經銷合約書」影本，原告既已簽訂此在台經銷義大利夏妮美黛再植睫毛（HARRY MILTON）系列產品之契約，應可認定早於系爭商標申請註冊前，原告已基於業務往來關係，知悉據以評定商標之存在。是原告以近似於據以評定商標之「巫婆設計圖」作為商標圖樣申請註冊，並指定使用於假睫毛及指甲油等同一或類似商品，顯係因與依娜公司間之契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以評定商標存在。
㈢原告雖稱：其於我國提出註冊申請業已受義大利「HARRY MILTON」公司亞洲區總代理商依娜公司之同意；且其發函予義大利商「HARRY MILTON」公司，表示於我國申請系爭商標為依娜公司所同意，該義大利商「HARRY MILTON」公司並未出面對系爭商標提出評定或授權參加人提出，至少為默示同意云云。惟查：
⒈依原告與依娜公司所簽訂之契約影本觀之，並無依娜公司同意原告在我國提出商標註冊申請之契約條款，尚難僅以訂立契約一事即認依娜公司與原告間已有得提出商標註冊申請之合意；且上開契約影本內容復無義大利商「HARRY
MILTON」公司授權原告得於我國申請註冊商標之契約條款，是不能認系爭商標之註冊已獲得同意。
⒉又原告雖稱其發函予義大利商「HARRY MILTON」公司，惟其並未提出該義大利商「HARRY MILTON」公司已收受該函之證明文件，難認其知悉原告在我國提出系爭商標之註冊申請，且縱認該義大利商「HARRY MILTON」公司確已收受該函，然其僅消極不為任何意思表示，應屬單純之沉默，與為積極同意之意思表示尚屬有間，尚難依此即認該義大利商「HARRY MILTON」公司已有默示同意，又別無其他證據證明該義大利商「HARRY MILTON」公司有為同意原告以系爭商標申請註冊之意思表示，自無首揭法條但書規定之情形。
六、綜上，原告所述，核不足採。從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第218 條、民事訴訟法第385 條第1 項前段、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　96　　年　 　9　　月　 26 　 日第二庭審判長法 官　徐瑞晃
法 官 畢乃俊
法　官 陳金圍
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　9 　　月　　26　　日書記官 陳可欣