臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)96年度訴字第02061號

• 裁判案由: 商標評定
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 97 年 03 月 20 日

臺北高等行政法院判決
96年度訴字第02061號
原　　　告　銘帝五金有限公司
代　表　人　甲○○
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）住同上
訴訟代理人　丙○○
參　加　人　日商‧不二空機股份有限公司
代　表　人　乙○○○
訴訟代理人　藺超群　律師
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國96年4
月19日經訴字第09606065390號訴願決定，提起行政訴訟，經本
院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
原告前於民國（下同）92年11月20日以「FUJI及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第7 類之「十字電動起子頭、氣動鎚、氣動起子、手提電動鎚、氣鑽、電鑽、油壓虎鉗、電動扳手、空氣鑽鎚、手提式電動鑽孔機、電鋸、電動式銼刀、氣動打釘槍、電動手工具、氣動手工具、氣錘、電動錘、電動式剪刀、手操作之動力砂輪機、電熱剪」商品，向被告申請註冊。案經被告審查，准列為註冊第0000000
號商標。嗣參加人以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1
項第12及第14款之規定，對之申請評定。案經被告審查，以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第14款之規定，於95年11月20日以中台評字第950043號商標評定書為「第0000000 號『FUJI及圖』商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第7 類之商品，是否該當商標法第23條第1 項第14款之規定，而應撤銷註冊？
㈠原告主張之理由：
⒈按「商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者」及「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊，固為商標法第23條第1 項第12款及第14款所明定，惟判斷商標近似與否，應就外觀隔離觀察或就讀音連貫唱呼其有無引起混同誤認之虞以為斷。且所謂著名商標或標章，應指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。而知悉他人商標存在者，也應有確切的證據來證明。
⒉系爭商標與據以評定之「FUJI」、「圓形設計圖」商標（下稱據爭商標，如附圖2所示），雖然文字上，皆為FUJI
，但是系爭商標的FUJI英文字母，並非謹單純的文字構成，而是有經過設計的美術框圖形組合成的文字，至於為何取名為FUJI，是來自於大眾所熟悉的富士，其讀音所構思出來的，例如商標註冊第00000000號、審定第00000000號，其上均有該FUJI英文字母。另系爭商標上的圖形設計也是與該據爭商標有所區分，系爭商標上的圖形是兩大圓形外框內置六個小圓所構成，並非由一大圓形外框內置三個小圓，因為系爭案上的每一個小圓，都是內外有一個同心的大小雙圓所構成，所以其是兩大圓形外框內置六個小圓，而非一大圓形外框內置三個小圓所構成，至於為何構思成大小圓排列，則是依據以前歌唱節目的五燈獎節目上的圖形再參酌一些他人已核准公告後的商標註冊案所構思出來的，例如商標註冊第00000000號，是以，系爭商標並非抄襲據爭商標而來，況且其與據爭商標並非完全相同，兩者仍然有區別性，尤其是據爭商標之「FUJI」、「圖形設計圖」是使用在先的商標，消費者認定其商品為所謂的進口商品，也就是俗稱的公司貨，而原告的商標使用在後，比較不利反而變成俗稱的副廠商品。倘若如參加人所稱之原告是要搭便車，則原告為何要花心思設計，可見原告事前並未如參加人所述利用業務知悉據爭商標。
⒊「鋅洲五金有限公司」（下稱鋅洲公司）與原告並非同一公司，其也不是原告所投資的子公司，不能因為原告與鋅洲公司關係良好，即直接認定只要鋅洲公司與祥詠公司間有業務往來關係，就等於原告也與該祥詠公司間有業務往來關係。又雖然鋅洲公司與祥詠公司間有互調產品的業務往來關係，但是針對系爭案上所登記之商品名稱上的商品而言，只有祥詠公司向鋅洲公司調過貨，而鋅洲公司並未向其調過貨，所以原告於系爭商標申請前，並無法從鋅洲公司得知據爭商標。
⒋依參加人在商標評定理由書中所檢附的附件1、2證據觀之，可以知悉其所使用的一大圓形外框內置三個小圓所構成的商標，雖然早在西元1981年10月於日本就提出商標申請，且於西元1991年就與祥詠公司簽訂代理合約書，惟依其所檢附的附件6 證據觀之，參加人與祥詠公司，都沒有就該一大圓形外框內置三個小圓所構成的商標在我國提出該商標申請，只有概括性的少量廣告。其在我國並沒有明確的針對該一大圓形外框內置三個小圓所構成的商標圖形來大量廣告使用，在客觀上無法使相關業者或消費者所普遍認知到該一大圓形外框內置三個小圓所構成的商標存在與知名性，在我國境內並不能稱為著名商標。
㈡被告主張之理由：
⒈按商標法第23條第1 項第14款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。本款之立法意旨，係指被申請評定人因某種關係知悉據爭商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商場秩序之事實而言。商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品／服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。
⒉本件系爭商標與據爭商標相較，二造商標均有相同之大寫英文字母「FUJI」，且圖形部分皆為一大圓形外框內置三個小圓所構成，設計理念構圖意匠如出一轍，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。
⒊參加人於西元1943年成立時就已使用據爭商標，其所提附件1 為「圓形設計圖」商標於日本獲准註冊之公告資料影本；附件2 為西元1965年等標示據爭商標之商品目錄、1997年3 月27日Business &Technology日刊工業新聞廣告等使用據爭商標之證據資料影本；附件3 為參加人獲獎資料影本；附件4 為參加人公司簡介影本；附件5 為參加人與祥詠公司之代理合約書影本；附件6 為86年中華民國五金商業同業公會聯合會會員名錄、祥詠公司代理參加人產品、參加人公司、產品簡介影本，另有祥詠公司氣動工具系列產品標示據爭商標之目錄影本；附件7 為88年9 至12月、94年11、12月鋅洲公司與祥詠公司交易之統一發票影本，94年「銘帝．鋅洲」並列銷售產品給祥詠公司之銷貨單影本；附件8 為中文標示「銘帝．鋅洲」由原告與鋅洲公司共同具名之產品目錄部分影本。依前揭證據可知，參加人於系爭商標92年11月20日申請註冊前，即以據爭商標使用於其所產製之氣動手工具等商品，於80年開始與祥詠公司有業務往來，並由該公司於我國代理銷售參加人產品，而祥詠公司於86年時係中華民國五金商業同業公會聯合會會員，原告公司登記之營業項目有各種機械零件、五金零件製造加工買賣業務，二者為同業；另其又與鋅洲公司聯名，以相同之地址、聯絡電話共同印製氣動研磨機、氣定彎角砂輪機等商品目錄，並聯名出具銷貨單予祥詠公司。縱使原告與鋅洲公司並非關係企業，及其與參加人亦無直接業務往來關係，然原告與參加人仍具競爭同業之關係。再參諸據爭圓形設計圖商標圖樣，該商標並非習見，應具獨創性，原告以圖樣如出一轍之圓形設計圖申請註冊，實難謂屬巧合。
⒋參加人早於系爭商標申請註冊日（92年11月20日）前即有先使用據爭商標之事實，原告與參加人間具業務往來或為競爭同業之其他關係，原告遲於其後始以高度構成近似之「FUJI及圖」作為系爭商標申請註冊，實難諉為巧合，顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。從而原告未徵得參加人同意，以系爭商標申請註冊，指定使用於相同或類似之電動手工具、氣動手工具等商品，自有前揭法條規定之適用。又系爭商標既應依商標法第23 條第1項第14款規定撤銷其註冊，其是否尚有違反商標法第23條第1項第12款之規定，自無庸審究。
㈢參加人主張之理由：
1.就原告之主張駁斥如下：
⑴商標法第23條第 1項第14款之適用前提要件為「相同或近似於他人先使用之商標」、「二商標指定使用於同一或類似商品或服務」、「申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在」。經查，參加人係一在日本專營氣動工具之知名製造廠商，其於西元1943年( 民國32年) 公司成立時業已使用據爭「FUJI」、「圓形設計圖」商標，且早於系爭「FUJI及圖] 商標民國92年11月20日申請註冊前，參加人即與台灣之代理商祥詠公司於西元1991年( 民國80年) 簽定代理合約，正式在台灣市場銷售氣動手工具等商品。職是，據爭「FUJI」、「圓形設計圖」商標在系爭商標申請註冊日前即有先使用之事實，此點亦為原告所不爭執，合先敘明。
⑵原告於起訴狀中檢附系爭「FUJI及圖」放大後之商標圖樣影本，主張系爭商標的圖形是由兩大圓形外框內置六個小圓所構成，與據爭「圓形設計圖」商標之一大圓形外框內置三個小圓圖樣不構成近似。惟查，原告在先前之商標評定答辯理由書中，並未提出此點說明，今竟於起訴狀中指稱系爭「FUJI及圖」商標的圖形係由兩大圓形外框內置六個小圓所構成，顯係原告臨訟之詭辯，應無足採。經查，系爭商標與據爭商標相較，二者均有相同之大寫英文字母「FUJI」，且圖形部分皆為一大圓形外框內置三個小圓所構成，設計理念構圖意匠如出一轍，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，顯有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關係來源之情形，屬構成高度近似之商標，復同指定使用於電動手工具、氣動手工兵等商品，屬同一或類似商品，倘標上二者如此高度近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認來自相同或雖不相同但有關係之來源，二者核屬高度近似之商標，故原告之主張，顯無理由。
⑶又查，參加人於系爭商標民國92年11月20日申請註冊前，即以據爭商標使用於其所產製之氣動手工具等商品，並於西元1991年( 民國80年) 與台灣之祥詠公司簽定代理合約，正式在台灣市場銷售氣動手工具等商品。而祥詠公司係中華民國五金商業同業公會聯合會會員，原告公司登記之營業項目亦為各種機械零件、五金零件製造加工買賣業務，二者核屬同業關係。另原告公司更與鋅洲公司( 其代表人為黃文俊，與原告公司之代表人甲○○為兄弟) 聯名，以相同之地址、聯絡電話共同印製氣動研磨機、氣定彎角砂輪機等商品目錄，並於民國83年、84年起，陸續與祥詠公司因五金產品供應需要，有互調產品之業務往來關係，且聯名出具銷貨單予祥詠公司，顯見原告早已知悉參加人據爭商標之存在。退步以言，縱認原告公司與鋅洲公司並非關係企業，及其與參加人無直接業務往來關係，然而原告與參加人仍具競爭同業之關係，難謂原告不知參加人之據爭商標存在而申請註冊系爭標。況據爭商標並非習見，而具獨創性，是以原告以圖樣如出一轍之系爭商標申請註冊，實難謂屬巧合。
2.再就原告於起訴狀中所檢附之註冊第00000000號及註冊第290271號『富士FUJI」商標資料來看，前者指定使用於「照相機軟片乾板印畫紙照相藥、濾色鏡、縮影片閱讀機、微縮攝影機、彩色沖印機、照片放大沖洗機、照片拷貝機、放映機、X 光軟片、鏡頭」商品，後者指定使用於「紙、不屬別類之紙製品與其仿製品」商品，二者所指定使用之商品，與據爭商標及系爭商標所指定使用之氣動手工具、電動手工具商品，分類上本屬不同類別，根本不構成類似商品，而與本案之情形相異。職是，原告之說詞顯不足為採。
3.此外，依評定申請書附件資料可知，參加人在氣動工具產品及其他設備上的市場遍及世界各地，經過60餘年之努力創新，參加人在氣動工具製造業已享有優良之企業商譽，而據爭商標在參加人積極建立高知名度後，儼然已成為氣動工具之代表品牌，並為消費者所熟知，應屬著名商標殆無疑義。
4.綜上論陳，參加人早於系爭商標申請註冊（92年11月20日) 前即有先使用據爭商標之事實，原告與參加人間具業務往來或為競爭同業之其他關係，原告遲於其後始以高度構成近似之系爭商標申請註冊，實難諉為巧合，顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，而有商標法第23條第1 項14款規定之適用。職是，原告之主張無理由，請依法判決駁回原告之訴。
理 由
一、被告之代表人於本件訴訟程序進行中變更為王美花，業據其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
二、按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。為商標法第23條第1 項第14款所規定。同條第2 項復規定，前揭條款規定之情形，以申請時為準。而其規範意旨主要係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，故倘能證明有知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務者，即應認有前開條款規定之適用。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定之緣由，且遭剽竊之商標並不以著名商標或在我國已註冊者為限。
三、經查：
㈠、系爭商標與據爭商標均有相同之外文「FUJI」，且圓形圖形均為一大圓內有三小圓所組成（原告將系爭商標放大辯稱係一大圓內有六小圓云云，無非飾卸之詞，不足採信），其構圖意匠及外觀相彷彿，兩造商標整體觀之，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用於「十字電動起子頭、氣動鎚、氣動起子、手提電動鎚、氣鑽、電鑽、油壓虎鉗、電動扳手、空氣鑽鎚、手提式電動鑽孔機、電鋸、電動式銼刀、氣動打釘槍、電動手工具、氣動手工具、氣錘、電動錘、電動式剪刀、手操作之動力砂輪機、電熱剪」商品，而據爭商標使用於刻模機、砂輪機、氣鑽、攻牙機等氣動手工具商品，二者屬同一或類似商品。
㈡、依參加人申請評定所提附件1 為「圓形設計圖」商標於日本獲准註冊之公告資料影本；附件2 為西元1965年等標示據爭商標之商品目錄、1997年3 月27日Business &Technology日刊工業新聞廣告等使用據爭商標之證據資料影本；附件3 為參加人獲獎資料影本；附件4 為參加人公司簡介影本；附件5 為參加人與祥詠公司之代理合約書影本；附件6 為86年中華民國五金商業同業公會聯合會會員名錄、祥詠公司代理參加人產品、參加人公司、產品簡介影本，另有祥詠公司氣動工具系列產品標示爭商標之目錄影本；附件7 為88年9 至12月、94年11、12月鋅洲公司與祥詠公司交易之統一發票影本，94年「銘帝．鋅洲」並列銷售產品給祥詠公司之銷貨單影本；附件8 為中文標示「銘帝．鋅洲」由原告與鋅洲公司共同具名之產品目錄部分影本等證據可知，參加人於系爭商標民國92年（西元2003年）11月20日申請註冊前，即以據爭商標使用於其所產製之氣動手工具等商品，並於西元1991年（民國80年）開始與祥詠公司有業務往來並由該公司於我國代理銷售參加人產品，而祥詠公司於86年時係中華民國五金商業同業公會聯合會會員，原告公司登記之營業項目有各種機械零件、五金零件製造加工買賣業務，二者為同業；另原告又與鋅洲公司聯名，以相同之地址、聯絡電話共同印製氣動研磨機、氣定彎角砂輪機等商品目錄，並聯名出具銷貨單予祥詠公司，且原告公司負責人於本院準備程序中亦坦稱其與鋅洲公司負責人係為兄弟，實不難經由鋅洲公司而知悉參加人據爭商標之存在。縱使原告與鋅洲公司並非關係企業，及其與參加人亦無直接業務往來關係，然原告與參加人仍具競爭同業之關係，參諸據爭圓形設計圖商標圖樣，該商標並非習見，應具獨創性，原告以圖樣如出一轍之圓形設計圖申請註冊，實難謂屬巧合。足認於系爭商標92年11月20日申請註冊前，原告即因與參加人間具業務往來或為競爭同業之其他關係，知悉據爭商標之存在，其未徵得參加人之同意，以與之構成高度近似之系爭商標申請註冊於類似商品，自有違商標法第23條第1 項第14款之規定。
四、從而，被告所為系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第14款之規定，而為評定成立撤銷系爭商標註冊之處分，核無不合。訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1
項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 3 月 20 日臺北高等行政法院第四庭
審判長法 官 陳國成
法 官 陳秀媖
法 官 陳忠行
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　97　　 年　　 3　 　月 20 日書記官 陳又慈