臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)97年度訴字第01149號

• 裁判案由: 發明專利舉發
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 97 年 09 月 24 日

臺北高等行政法院判決
97年度訴字第01149號
原　　　告　森鉅科技材料股份有限公司
代　表　人　甲○○
訴訟代理人　劉法正 律師
楊祺雄 律師
複代 理 人　張東揚 律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）
訴訟代理人　丙○○
參　加　人　吉祥工業股份有限公司
代　表　人　乙○○
訴訟代理人　俞昌瑋 律師
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年3 月13日經訴字第09706103490 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人吉祥工業股份有限公司參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
原告前於民國（下同）90年5 月7 日以「複合板材之組成」向被告智慧財產局申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第147547號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人吉祥工業股份有限公司以系爭專利違反核准時專利法第20條第2 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。其後原告於96年3 月23日舉發答辯階段提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被告審認，該更正本符合現行專利法第64條第1 項第1 款及第2 項規定，應准予更正，並依該更正本審查。於96年11月7 日以（96）智專三（三）06001 字第09620624450 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部97年3 月13日經訴字第09706103490 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：
結合引證1 至3 可否證明系爭專利不具進步性？
㈠原告主張：
⒈訴願決定所為訴願駁回之理由，概可歸納如后：
⑴引證1 （參加人所提舉發附件2 ：大陸地區西元1993年5 月26日公告之第00000000.X 號 「彩色保溫隔音裝飾複合鋼板」實用新型專利案，下同）、引證2 （參加人所提舉發附件3 ：西元1997年1 月14日公開之日本特開平9-11394 號專利案及其中譯本，下同）、引證3 （參加人所提舉發附件4 ：89年10月1 日公告之第00000000號「模板」新型專利案，下同）之組合可證明系爭專利之請求項1 、2 皆不具進步性。
⑵系爭專利係於90年11月5 日審定准予專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准時（即90年10月24日修正公布）之專利法，以及83年11月25日公告之專利審查基準規定為斷。依前述83年版「專利審查基準」第1-2-24頁說明，「選擇發明」係選擇已知上位概念發明之下位概念作為構成要件之發明，但系爭專利說明書並未載明係選擇何者上位概念之發明，並區分說明其作為下位概念技術所在，故原告所訴系爭專利為一「選擇發明」容有誤解。
⑶原告於訴願階段所檢呈之附件4 僅為被告審查人員內部訓練參考資料，難認有拘束主管機關依專利法及專利審查基準規定所為專利舉發審定之效力，況且前揭訓練教材第154 頁中並無記載原告所稱多件組合的證據分屬不同國家之專利案，即無法證明系爭專利不具進步性之內容。
⒉惟查，被告及訴願決定機關所為處分及決定理由，皆有未依專利法及「專利審查基準」審查之違法，爰分項說明如下：
⑴依系爭專利說明書及訴願理由書所載內容，系爭專利相對於「三明治結構之複合板材」確為「選擇發明」，訴願決定認定原告主張系爭專利為「選擇發明」有誤乙節，難謂正確：
①依被告91年8 月印製之「專利審查基準（增訂版）」對於專利審查基準研訂之始末─代序言（見本院卷第35、36頁）的說明可知，「專利審查基準」訂定公告之後，一如一般法律、行政命令，因此，在訂定過程主要是隨著審查實務、行政法院判決、上級行政救濟機關之見解，以及其他國際趨勢，在不悖離專利法的原則下，配合實際需要進行修改。參閱本院卷第37頁之對照表，在83年11月25日至90年6 月19日間，被告前後歷經8 年逐步的研擬並制定「專利審查基準」，訴願決定所述系爭專利應適用83年11月25日之「專利審查基準」雖為正確，但原告於訴願階段所述89年10月出版「專利審查基準」，實際上與83年11月25日之版本相同。換言之，由於被告制定該版「專利審查基準」歷經8 年，其間因考慮專利實務、專家見解及各國趨勢曾作多次修正，原告於訴願階段所述適用版本的內容只是更完整、更符合審查實務，兩個版本之內容應屬相同，謹先陳明。
②由系爭專利「習知技藝說明」可知（見本院卷第38、39頁：系爭專利說明書第3 至4 頁），原告並不否認，「三明治結構」之複合板材在系爭專利申請當時即為已知技藝，其中原告申請當時所知的第一種已知「複合板材」（下稱習知板材1 ）包括一個位在中間的發泡層，以及兩層分別以膠合劑和該發泡層結合的鐵板層，惟此種已知的「三明治複合板材」受到選擇材料的限制，只能以批式方式加工。原告申請當時所知的第二種「複合板材」（下稱習知板材2 ）雖然採用非發泡的基材層，但由於其係在該基材層之兩側各別固定的鋁板具有剛性差的缺失，故無法達到消費者的需求。為了改善以上兩種已知「三明治複合板材」的缺點，系爭專利更正後第1 項獨立項界定，該複合板材之組成包含：一基材層，具有預定之厚度，其具有兩平行之側面，該基材層選自：聚乙烯、聚丙烯；兩膠合層，各別塗佈在基材層之兩側面上；及兩外層，各別藉一膠合層固定在基材層之一側面上，其選自：鍍鋅鋼板、鍍鋁鋅鋼板、鍍鋁鋅鎂鋼板或銅合金板等金屬板。由系爭專利說明書第4 頁的說明可知，系爭專利乃係藉由選擇適當之材料間的配合，可以達到連續化加工作業，以及同時具有較佳剛性並降低製造成本等功效。
③由系爭專利「習知技藝說明」以及「發明目的」的對照說明可知，原告於申請當時毫無隱瞞地說明「三明治結構」之複合板材確實是已知技術，並說明兩種所知之習知板材。因此依系爭專利說明書揭示內容，「三明治結構複合板材」是一種廣義的上位概念，在此「上位概念」下，無論是系爭專利、系爭專利在先前技藝所揭示的兩個種習知板材，乃至於參加人所檢附的3 件引證案，事實上都是選擇特定材料間之組合，來達到各別的發明目的，故該等特定材料之選擇相對於上位概念之「複合板材」都是下位概念的發明或創作。亦即，依系爭專利之說明書以及訴願理由之說明，原告所主張之「選擇發明」係指系爭專利相對於「三明治結構之複合板材」而言，原告於訴願理由之主張並無誤解「選擇發明」之涵義。
⑵依被告對系爭專利申請當時之處分原則，被告在相同事實基礎下處分系爭專利相對於引證1 至3 不具進步性之理由，理應有審查基準前後不一，難謂適法、公允之處：
①承上所述，系爭專利申請當時除了不否認「三明治結構」的複合板材是已知技術外，同時在說明書第3 至4 頁也載明兩種原告申請當時所知的「複合板材」，其中習知板材1 包括一個發泡層，以及兩個和發泡層貼合的鐵板層，由系爭專利說明書的揭示可知，習知板材1 在製造時無法一貫化作業，習知板材2 則是採用非發泡材料來製造一個基材層，並於該基材層的表面貼附鋁板，此種選擇材料之組合在剛性上無法達到預期，而難以被消費者所接受。而系爭專利則是經過多次測試後選擇特定材料間的組合，來達到可連續化加工作業，同時具有較佳剛性並降低製造成本等功效。換言之，系爭專利係藉由構成要素變更（選擇特定材料之組合），且經過被告嚴密的審查後方核准發明專利。
②見本院卷第40至43頁之比對圖，引證1 至3 和系爭專利所揭示的二種習知板材，都是「三明治結構」的複合板材，但藉由選擇不同材料間的配合，3 件引證案無論是構成要素，或者預期達到之目的都不相同，並且和以上舉例的二種習知板材不同，其中：
引證1 ：具有一個保溫層2 （選擇玻璃棉層或聚苯乙烯泡沫塑料層）、一個基層1 （鍍鋁合金鋼板），以及一個內層3 （鋁箔或裝飾性塑料布），藉此達到不會燃燒、吸濕率低、通氣排潮、不會產生有毒氣體等功效。
引證2 ：具有一個樹脂層、一鈦板、以及一熱膨脹係數在11×10-6／℃的不銹鋼板，目的在於適合作
為海岸地帶等腐蝕性嚴重之建築物的外牆。
引證3 ：具有一個中心塑膠核材11，以及兩個纖維補強材12，目的在於使複合板材具有良好的抗拉及抗折性質。
③將系爭專利申請當時所揭示的兩種習知板材與引證1
至3 作比較可知，系爭專利在說明書所揭示的習知板材2 也是具有類似系爭專利之基材層，習知板材1 則是具有類似系爭專利之外層的鐵板，在申請當時，被告於審查專利要件時並未因此組合以上的習知板材來核駁系爭專利的進步性。今在相同事實基礎下，引證1 至3 相對於系爭專利之請求項1 的界定，同樣是選擇不同材料之組合來達到不同的發明目的，被告卻作出完全相反之處分，該處分不僅令原告無所適從，所為處分理由亦有前後審查基準不一，以及難謂適法、公允之處。
⑶系爭專利在解決問題及達成功效上顯然不同於各引證案，被告及訴願決定機關將審查系爭專利是否具有進步性之重點侷限於材料是否創新的理由，亦難謂與進步性判斷原則相符合：
①由「專利審查基準」第1-2-21頁（見本院卷第44至47頁）的說明可知，發明進步性在判斷時雖准予組合不同文獻之內容，但在組合時亦應考慮發明是否具有「突出的技術特徵」或「顯然的技術特徵」，所謂的「顯然的進步」係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難點，通常是表現在功效上。亦即，在確定相關先前技術時，除了應考量申請專利之發明與先前技術在技術領域的關連性外，還應該注意申請專利之發明與先前技術在所欲解決之問題的關連性、功能或特性上的關連性等等，畢竟當申請專利之發明若與先前技術在解決問題方面毫無關聯性時，熟習該項技術者理應缺乏合理動機在眾多已知文獻中找到所謂的先前技術，並截取先前技術之部分技術加以運用。
②參閱本院卷第40至43頁之比對圖，引證1 的目的在於製造一種具有不會燃燒、吸濕率低、通氣排潮、不會產生有毒氣體等特性之複合板材，即引證1 所欲解決的問題和系爭專利完全不同，熟習該項技術者又如何在系爭專利申請當時，由國內、外數百萬件的專利案中找到該案，並截取該案之鍍鋁合金來加以運用？相同道理，引證2 的目的在於提到一種具較佳抗腐蝕效果的複合板材，引證3 是提供一種具有良好抗拉及抗折性質的複合板材，即引證2 、3 在解決問題及功能、特性上都和系爭專利無關，熟習該項技術者在本案申請當時確實難以搜尋該等專利，並截取部分的技術加以運用及組合，因此，原處分及訴願決定將審查本案之重點侷限在材料變更是否創新理由，不僅難謂與進步性判斷原則符合，亦有「後見之明」之虞，而難謂允適。
⑷就組合證據之合理性而言，被告截取不同國家之文獻所揭示與發明有關之局部內容，並依此判斷系爭專利不具進步性之理由，亦理應落入「後見之明的組合行為」，原處分難謂適法允當：
①「專利爭議案件審查訓練教材」固為被告內部參考資料，對於主管機關並無拘束力，但該「訓練教材」是被告因應上級機關見解及國際趨勢，針對以往看法分歧或不當之處作澄清，目的應該在於對於某些特定事件有一致且合理的看法，此本「訓練教材」事實上已廣泛發行，內容所載若與實務不符，將有誤導社會大眾對於審查實務之虞慮，因此，就所載內容及發行之目的而言，「訓練教材」所載內容不僅符合專利審查實務，亦具有極高的可信度，若謂其不具事實拘束力，實悖於公眾信賴。
②再針對「專利爭議案件審查訓練教材」第154 頁所舉案例（見本院卷第48頁）是否合情、合理作說明。就目前世界的潮流，專利的申請幾乎是公司生存的重要因素，許多的發明人也知道藉由專利之申請及保護，來達到創造利潤及保護自己的目的，因此，單單美國一個國家，被公開或公告的專利就高達數百萬件，我國專利案件數近年來也成長快速。而在眾多不同國家的專利文獻中，熟習該項技術者雖可藉由網際網路搜尋相關的案件來參考，但若專利文獻跨過兩個國家時，熟習該項技術者必需精通兩國以上的語言才能進行各項的搜尋，其困難度當然與搜尋單一國家的專利文獻來得困難許多，此對於發明專利在「輕易完成」之判斷上當然有某些程度上的影響。
③故原告於訴願階段所檢附之附件4 （即本院卷第48頁之「專利爭議案件審查訓練教材」）中陳述「因此兩引證為何容易組合，需說明理由，通常兩引證之技術領域越近，公開之地點越近（本例同為國內專利，而非一本國、一外國），越容易將其組合，反之則否。」以上文字雖未言明證據出自於不同國家時無法證明系爭專利不具進步性，但由兩個舉例之對比可知，公開地點是否相近，確實會影響到組合是否容易之判斷，否則該段說明即無需強調國內專利及外國專利之差異性。因此，「專利爭議案件審查訓練教材」之說明事實上有其客觀依據，並非對於進步性之判斷毫無參考價值可言。
④再回歸本案的爭點，引證1 至3 分別來自中國大陸、日本及我國，系爭專利遭到撤銷的主要原因是，被告截取不同國家文獻內容中與系爭專利有關之局部技術，並處分系爭專利不具進步性，惟由以上說明可知，在系爭專利申請當時（即未公開之前），熟習該項技術者要從全世界數百萬件甚至數千萬件專利文獻中找到引證1 至3 ，然後再將各引證案與系爭專利有關部分組合，事實上在跨越不同語文國家後應有其困難性。惟當系爭專利核准並公開後，熟習該項技術者自然可以輕鬆地以系爭專利為藍本，並由世界各國之專利文獻中找到相關的技術並加以引用。但很顯然的，此種技術內容之組合來自於系爭專利說明書之教示，並非申請前已公開之引證1 至3 說明書所載內容，此情況即為專利審查基準第1-2-28頁第6 項所述「後見之明」的情況，理應為「專利審查」所禁止。
⑤換言之，原告於訴願階段所檢附之「專利爭議案件審查訓練教材」所載內容，事實上是杜絕「後見之明」的手段之一，而在系爭專利核准當時，相對應之「專利審查基準」也已載明，在審查進步性時應避免所謂「後見之明」的情況，惟依原處分及訴願決定內容，被告及訴願決定機關對系爭專利之審查確實已落入「後見之明的組合行為」，而理應有未依專利法及專利審查基準審查之違法。
⒊綜上所陳，被告將審查本案之重點侷限於材料選擇是否創新之比對基礎，難謂與進步性之判斷原則符合，而被告截取不同國家之專利文獻（即引證1 至3 ）的部分內容，並據此認定系爭專利不具進步性，理應落入「後見之明的組合行為」，而難謂與專利法及「專利審查基準」之規定符合。
㈡被告主張：
⒈起訴理由二之（一）係訴稱「原決定書認定原告主張系爭專利為『選擇發明』有誤乙節，難謂正確」云云。經查有關「發明進步性」所提及「選擇發明」之審查基準，就本案而言，訴願決定第7 頁已指明應適用83年版「專利審查基準」第1-2-24頁之內容，而89年版者就此段內容尚未修改，固然與83年版者相同，惟原告於前訴願階段所陳述有關「發明進步性」所提及「選擇發明」之審查基準，實際上係另引述93年版者之內容（其內容明顯有別於83年版者），並非89或83年版者之內容，此於原訴願答辯理由一亦有指駁，謹先陳明。次查原告進而訴稱其所主張之「選擇發明」係指系爭專利相對於「三明治結構之複合板材」而言，並無誤解「選擇發明」之涵義等語，惟實際上原告乃係將「選擇發明」所謂「上位概念之發明」，於本案中自行籠統推廣到所謂「三明治結構之複合板材」者，以致於認為任何三層材料構成之複合板材（例如本案之發明、引證案之發明）無論構成材料為何，皆屬其「下位概念之發明」，此一見解純屬原告片面說詞，只要由前述83年版「專利審查基準」第1-2-24頁至第1-2-27頁有關「選擇發明」之詳細內容（尤其舉例之說明）當可知並非正確者。原告一己之見，已逾越該基準之意涵，自不足為採。
⒉起訴理由二（二）主要訴稱對系爭專利申請當時之處分原則，原處分就系爭專利相對於引證1 至3 不具進步性之理由，有審查基準前後不一，難謂適法、公允之處云云。惟查系爭專利說明書第3 、4 頁所載之習知板材1 、2 既與舉發引證案1 至3 完全不同，則系爭專利申請當時係經審查認可其已達成改進習知板材1 、2 之發明目的、功效，相對於習知板材1 、2 ，系爭專利已具有新穎性、進步性而核准其專利，乃與原處分所比對之已公開前案係基於與習知板材1 、2 完全不同之引證1 至3 ，並依據審查基準規定所為系爭專利不具進步性之認定結果，要屬互不相涉之二件事。換言之，被告先前於審查系爭專利時雖未組合上述習知板材1 、2 來核駁其進步性，但後來之舉發審查階段，鑑於引證1 至3 所揭露者早已分別有系爭專利所強調可連續化加工作業、具有較佳剛性等功效，乃具有充分之證據力足供組合認定系爭專利不具進步性者，此係完全符合審查基準中之有關進步性之比對判斷規定，並無所謂審查基準前後不一之情事。原告所訴無非刻意迴避引證1
至3 較習知板材1 、2 之技術內涵更為接近系爭專利之事實，其所訴並無可採。
⒊起訴理由二（三）主要訴稱原處分及訴願決定將審查系爭專利是否具有進步性之重點侷限於材料是否創新的理由，難謂與進步性判斷原則相符合云云。按誠如本案所應適用83年版「專利審查基準」第1-2-21頁之內容，以先前技術之片斷部分相互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有「突出的技術特徵」或「顯然的進步」，而所謂的「顯然的進步」係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上，並由所附之3 則例子可進一步了解「顯然的進步」之真正意涵。惟原告另擴充訴稱「亦即，在確定相關先前技術時，…並擷取先前技術之部分技術加以運用。」等語，則已逾越該基準之內容，僅為其一己之見，特予澄明。況且實際上，本舉發案既非爭執系爭專利之新穎性，則引證1
至3 個別與系爭專利在解決的問題上或功能特性上是否「完全相同」，已非審究重點所在，原告一再強調二者並非完全相同一節，並無實質意義。原處分以熟習該項技術者之觀點依據上述專利審查基準有關發明進步性規定之意涵，認定系爭專利並無「突出的技術特徵」或「顯然的進步」而不具進步性，與進步性判斷原則相符合，並無原告本節所訴情事。
⒋起訴理由二（四）主要訴稱原處分擷取不同國家之文獻所揭示與發明有關之局部內容，並依此判斷系爭專利不具進步性之理由，亦落入「後見之明的組合行為」，難謂適法允當云云。按原告本節論述之基礎即為95年版「專利爭議案件審查訓練教材」第154 頁，惟查該教材乃係被告依據現行92年版專利法及93年版審查基準之規定，專門針對局內外審查人員所編纂之訓練教材，由於其未經公聽與公告程序，可謂僅屬內部訓練參考資料，其效力當在審查基準之下，因而其中若有超出審查基準規範之進一步訓示內容（例如第154 頁中所載「通常兩引證案之…；反之則否」一段之舉例說明內容），實不宜逕行引以為據。事實上，本案所應適用之90年版專利法及83年版審查基準並無此一規定，甚至現行92年版專利法及93年版審查基準亦無此一規定，故原告之訴求說詞業已逾越所應適用之專利法令及審查基準規定。又於論究進步性時，實務上對於諸引證前案是否屬系爭專利申請前既有之技術或知識一節，亦未曾因其分屬不同國家之專利案而有不同之認定效力。更何況當今網路世界早已無遠弗屆，專利前案或既有技術之檢索無不透過網路為之，相關專利資料庫亦多有涵蓋多國專利資料者，只要鍵入正確關鍵字或專利分類等即可輕易檢索到許多國家之相關專利資料，毫無困難可言，因此，上述所謂引證文件公開地點會影響到進步性判斷之說法，恐難採信。而所謂「後見之明」之意思係指審查人員於閱讀完並了解系爭專利之整體技術內容及其特徵後，若以「事後諸葛亮」之主觀觀點刻意貶低其創作價值而逕為偏低之評斷其不具進步性時，則易被評為「後見之明」者；惟若能以熟習該項技術者之觀點，根據申請當時之技術水準，做客觀之判斷時，自無所謂「後見之明」之虞（參83年版審查基準第1-2-28頁之第6 項內容）。茲本案之審查，本即以熟習該項「複合板材」建材技術者之觀點，根據系爭專利申請當時之技術水準，例如參加人所引證之3 件國內外前案即為能呈現當時技術水準之例子，客觀地依「當事人進行主義」之精神做出判斷結果，主要如原處分第5 、6
頁審定理由（六）各小節之比較分析論述，始確認系爭專利各請求項皆不具進步性專利要件者，絕非審查人員「刻意主動」找出該等引證前案而據以「主觀認定」其不具進步性者，可證原審定理由實無「後見之明」之虞，更無不適法或不允當之處。以上業已於原訴願答辯書撰述甚詳。本節所訴並非事實，仍無可採。
⒌此外，仍可特別再次強調說明者，乃原告雖曾於其答辯理由及前訴願理由聲稱系爭專利（更正後）之兩外層「皆」係選自鍍鋅鋼板、…或銅合金板等（4 種）金屬板，然細查其申請專利範圍僅有表示該兩外層係選自鍍鋅鋼板、…或銅合金板等（4 種）金屬板（之一）者，並未明確表示或界定其兩外層都是同時選自「同一種」金屬者。換言之，其兩外層若分別選用鍍鋅鋼板及銅合金板時，當亦屬其主張之專利範圍內，則此又與其所謂「雙異材料金屬外層」之引證案有何區別？加上引證3 也早已揭露真正具有兩（外）層同材質之複合板材構造實例，亦可證明系爭專利之組成內涵確實為熟習該複合板材技術者運用引證案等既有之技術所能輕易完成者，而有違審定時專利法第20條第2 項之規定。
㈢參加人主張：與被告相同。
理 由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭專利核准時專利法第19條暨第20條第1 項前段之規定申請取得發明專利。惟其發明如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，同法第20條第2 項復有明文。
二、原告前於90年5 月7 日以「複合板材之組成」向被告智慧財產局申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第147547號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人吉祥工業股份有限公司以系爭專利違反核准時專利法第20條第2 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。其後原告於96年3 月23日舉發答辯階段提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被告審認，該更正本符合現行專利法第64條第1 項第1 款及第2 項規定，應准予更正，並依該更正本審查。於96年11月7 日以（96）智專三（三）06001 字第09620624450 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：結合引證1至3可否證明系爭專利不具進步性？
三、經查：
㈠系爭「複合板材之組成」發明專利案，依據其96年3 月23日申請專利範圍更正本審查，其申請專利範圍共2 項，第1 項為獨立項，第2 項為附屬項。參加人所提舉發附件1 係系爭專利之公告及說明書影本；舉發附件2 係大陸地區西元1993年5 月26日公告之第00000000.X號「彩色保溫隔音裝飾複合鋼板」實用新型專利案（即引證1 ），舉發附件3 係西元1997年1 月14日公開之日本特開平9-11394 號專利案及其中譯本（即引證2 ）；舉發附件4 為89年10月1 日公告之第00000000號「模板」新型專利案（即引證3 ）。
㈡系爭專利與引證1 、2 、3 均為揭露一種三層結構，即所謂「三明治結構」之複合板材構造，此為原告於舉發答辯階段所自承；又依系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項所載：「一種複合板材之組成，包含：一基材層，具預定之厚度，其具有兩平行之側面，該基材層選自：聚乙烯、聚丙烯；兩膠合層，各別塗佈在基材層之兩側面上；及兩外層，各別藉一膠合層固定在基材層之一側面，其選自：鍍鋅鋼板、鍍鋁鋅鋼板、鍍鋁鋅鎂鋼板或銅合金板等金屬板。」可知，其最中央一層材料無論系爭專利之聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP），或引證1 玻璃棉層或聚苯乙烯（PS）泡沫塑料，或引證2 之低密度聚乙烯（PE），或引證3 之發泡型態之塑膠（如聚苯乙烯PS或聚丙烯PP）或不發泡塑膠、實心或中空心材等塑膠材料，基本上均為習用之塑膠材料，且系爭專利更與引證2
、3 分別有相同選用聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP ） 為最中央層者；又該兩外層材料無論是系爭專利之兩外層選自鍍鋅鋼板、鍍鋁鋅鋼板…等金屬板，或引證1 基層1 為鍍鋁鋅合金鋼板及內層3 為鋁箔或塑料裝飾布之「雙異材料」，或引證2 之一外層為不銹鋼板，另一外層為鈦板之金屬板，基本上皆係使用習用之金屬板材，況系爭專利與引證1有 同樣選用鍍鋁鋅鋼板做為其中一外層之情形。
㈢再者，系爭專利申請專利範圍第1 項既未限定其最中央一層之基材層11 係 選用「未發泡」之聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）等塑膠材料，而引證3 亦已揭露其最中央一層之中心塑膠核材11係可選用「發泡」或「不發泡」塑膠者，且系爭專利選用聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）等塑膠材料為最中央層之構成材料者，與引證2 及3 揭示者相同，已如前述，故引證1 至3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項為運用申請前既有之技術而為熟習該項技術者所能輕易完成者，自不具進步性。
四、原告所述為不可採：
㈠原告稱：引證1 至3 所揭露者皆為選擇不同材料作為表層之技術特徵，與系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項之兩外層皆係選自鍍鋅鋼板、鍍鋁鋅鋼板、鍍鋁鋅鎂鋼板或銅合金板等4 種金屬板不同云云。惟查：
⒈系爭專利申請專利範圍僅有表示該兩外層係選自鍍鋅鋼板、…或銅合金板等四種金屬板之一者，並未明確表示或界定其兩外層均同時選用「同一種」金屬。
⒉又系爭專利申請專利範圍第2 項附屬項所進一步界定該金屬板背離基材層之最表面更具有一烤漆層之部分，主要是為了達到美觀要求，而先以烤漆加工在該金屬板最表面後始提供給壓合滾輪24、外層捲放台25、押出機21陸續押出加工生產該複合板材者，而金屬板之表面烤漆美化處理係屬業者習知者，如引證1 最外層（即背離基材層）之表面為一經彩色烤漆之鍍鋁鋅彩色鋼板或其他金屬鋼板，其表面之彩色係可推知為一經彩色烤漆之處理而得者，故系爭專利申請專利範圍第2 項附屬項所進一步界定之烤漆層亦為運用申請前已公開引證1 至3 既有技術之組合，而為熟習該項技術者所能輕易完成，自不具進步性。
㈡原告又稱：系爭專利所申請之「複合板材」為一種選擇適當材料搭配，產生特定功效及用途之「選擇發明」，依被告89年10月出版「專利審查基準」第1-2-28頁可知，當發明屬於「選擇」等運用到已知技術之類型時，在進步性的判斷上，著重在發明之改變是否較習知者具有較佳之功效。而依訴願附件2 及3 所揭第00000000號及第00000000號新型專利案均同為一種「三明治結構」之「複合板材」新型專利案，可知專利審查實務中，以選擇特定材料之「選擇發明」並不會因其為「三明治結構」即降低其可專利性云云。惟查：
⒈系爭專利申請日為90年5 月7 日，被告於90年11月5 日審定准予專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准時（即90年10月24日修正公布）之專利法及83年11月25日公告之專利審查基準規定為斷。而查，該83年版之專利審查基準「第4 節進步性」之「五、審查上應注意事項」中並無原告所稱當發明屬於「選擇」等運用到已知技術之類型時，在進步性的判斷上，著重在發明之改變是否較習知者具有較佳之功效者。
⒉又依前述83年版「專利審查基準」第1-2-24頁可知，「選擇發明」係選擇已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件之發明，而系爭專利說明書既未載明係選擇何者上位概念之發明，並區分說明其作為構成要件之下位概念技術所在，如何認定其為何一前案之「選擇發明」，原告所訴容有誤解，自無可採。
⒊再者，原告於訴願階段所舉訴願附件2 及3 皆為新型專利案，並非發明專利案，且其獲准專利是否符合專利要件，核屬另案問題，要難執為本件有利之論據。
⒋復按以先前技術之片斷部分相互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有「突出的技術特徵」或「顯然的進步」，而所謂的「顯然的進步」係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。原處分以熟習該項技術者之觀點依據上述專利審查基準有關發明進步性規定之意涵，認定系爭專利並無「突出的技術特徵」或「顯然的進步」而不具進步性，自無不合。
㈢原告另稱：依被告於95年5 月出版之「專利爭議案件審查訓練教材」第154 頁可知，如組合的證據分屬不同國家之專利案時，該等證據之組合應無法證明系爭專利違反進步性之規定，而本件專利舉發案之3 件引證案分屬大陸地區、日本及我國之專利案，原處分結合前述3 件引證案來認定系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，難謂與進步性之判斷原則相符，且亦落入後見之明，而有未依專利法及專利審查基準審查之違法云云。惟查：
⒈按原告本節論述之基礎即為95年版「專利爭議案件審查訓練教材」第154 頁，惟查該教材乃係被告依據現行92年版專利法及93年版審查基準之規定，專門針對局內外審查人員所編纂之訓練教材，因其未經公聽與公告程序，應屬內部訓練參考資料，其效力當在審查基準之下，因而其中若有超出審查基準規範之進一步訓示內容，實不宜逕行引以為據。
⒉事實上，系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准時（即90年10月24日修正公布）之專利法及83年11月25日公告之專利審查基準規定為斷，已如前述，而前揭專利法及83 年 版「專利審查基準」第1 篇第2 章有關審究專利有無不符「發明專利要件」之規定，均無原告所稱多件組合的證據分屬不同國家之專利案時，應無法證明系爭專利違反進步性之規定，是原告此部分之主張顯已逾越所應適用之專利法令及審查基準規定，要不足採。
⒊更何況當今網路世界早已無遠弗屆，專利前案或既有技術之檢索無不透過網路為之，相關專利資料庫亦多有涵蓋多國專利資料者，只要鍵入正確關鍵字或專利分類等即可輕易檢索到許多國家之相關專利資料，毫無困難可言，因此，上述所謂引證文件公開地點會影響到進步性判斷之說法，要不足採。
五、綜上所述，被告以組合引證1 至3 足以證明系爭專利不具進步性，有違首揭專利法第20條第2 項之規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1
項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　97　　年　 　9　　月　 24 　 日臺北高等行政法院第二庭
審判長法 官　徐　瑞　晃
法 官　畢　乃　俊
法 官　陳　金　圍
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　97　　年　　9 　　月　　24　　日書記官 陳 可 欣