臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)97年度訴字第1423號

• 裁判案由: 有關專利事務
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 97 年 10 月 09 日

臺北高等行政法院判決
97年度訴字第1423號
原　　　告　日商．大日精化工業股份有限公司
代　表　人　甲○○
訴訟代理人　乙○○專利代理人
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）住同上
訴訟代理人　丙○○
上列當事人間因有關專利事務事件，原告不服經濟部中華民國97年4 月16日經訴字第09706105180 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
原告前於民國（下同）95年2 月16日提出發明專利申請書、優先權證明等文件，以「顏料分散劑及其使用」向被告申請發明專利，並同時聲明主張2 項優先權（受理國均為日本；申請日均為西元2005年2 月22日，案號分別為：0000-000000 、0000-000000 ），案經被告編為第00000000號申請案審查。嗣原告於95年3 月3 日自行補正原文說明書，並經被告以95年3 月8 日（95）智專一㈡15158 字第09540415210 號函及95年4 月7 日（95）智專一㈡15140 字第09540618600
號函通知補正申請專利說明書、圖式等文件，並於95年4 月7 日以（95）智專一㈡15140 字第09540618600 號函說明3
及4 以本件於95年2 月16日申請時僅提出申請書及國際優先權證明文件，並未提出說明書，迄至95年3 月3 日始補送外文說明書，本件應以補正外文說明書之日（95年3 月3 日）為申請日；另因本件主張之優先權日為94年2 月22日，前揭之申請日已逾自優先權日次日起算之12個月期限，不得主張優先權。原告不服，提起訴願，經經濟部以95年11月1 日經訴字第09506063330 號訴願決定為訴願不受理，原告遂向本院提起行政訴訟，經本院以95年度訴字第4534號判決撤銷前開訴願決定，故經濟部重為訴願決定，以97年4 月16日經訴字第09706105180 號訴願決定為訴願駁回，原告遂向本院提起行政訴訟。
二、原告訴稱：
⑴原告向臺灣申請發明專利並主張優先權，此依專利法第27條規定「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第1 次依法申請專利，並於第1 次申請專利之日起12個月內向中華民國申請專利者，得主張優先權。」另依同法第28條第1 項規定「依前條規定主張優先權者，應於申請專利時提出，並於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家」同法第2 項規定「申請人應於申請日起4 個月內，檢送經前項國家政府證明受理之申請文件」。而專利法第25條所指之申請人是本國人，並未明確指出包含外國人，被告及訴願決定機關未加詳查，即草率以專利法第25條處分及駁回原告之申請，此不但影響原告權益至鉅，而且認事用法顯有違誤。
⑵退萬步言，縱被告廣義主張第25條申請發明之申請人包含本國人及外國人，亦只能指單純之申請案，而不包含主張優先權之申請案，否則專利法第27條及第28條形同具文。且以法律之明確性而言，專利法第25條之規定並未明確指出包含「外國人」及「優先權之申請」，而同法第27條及第28條已明確指出「於第1 次申請專利之日起12個月內向中華民國申請專利者，得主張優先權」及「申請人應於申請日起4 個月內，檢送經前項國家政府證明受理之申請文件」，由此可知，原告適用之法條為專利法第27條及第28條而非專利法第25條。
⑶專利法第27條及第28條之規定，其要件為「主張優先權者，須於第1 次申請專利之日起12個月內向中華民國申請專利」及申請專利同時提出「聲明」，以及「申請日起4 個月內，檢送經前項國家政府證明受理之申請文件」，即符合主張優先權之構成要件。而原告向臺灣申請發明專利並主張優先權，不但依專利法第27條之規定於12個月內提出，而且於申請時依專利法第28條第1 項規定於申請時提出聲明，同時原告亦依專利法第28條第2 項規定於申請日起4 個月內，提出經前項國家政府證明受理之申請文件。專利法第27條及28條並未規定主張優先權，其優先權日以外文本提出日為申請日，而係以申請專利同時提出聲明即可，至於中文或外文說明書及圖式及相關證明文件乃是事後是否有於4 個月內補正問題，若未於申請專利同時提出聲明主張優先權或未於申請日起4 個月內補正即喪失優先權。
⑷原告於95年2 月16日向臺灣提出發明專利申請，並同時提出聲明主張優先權日為94年2 月22日，故符合專利法第27條及第28條第1 項之規定；另原告於95年3 月3 日前補正，此依專利法第28條第2 項規定應於4 個月內補正（即95年6 月15日以前），本件尚在法定期限內，故原告主張優先權依法並無違誤。
⑸綜上，原告主張本件發明專利之申請並同時聲明優先權，依專利法第27條及同法第28條之規定，原告已於法定期間內補正相關資料，故原告主張優先權於法並無違誤，原處分及訴願決定，未加詳查，率爾駁回原告之訴願，其認事用法顯有違誤等情。因而聲明：「訴願決定及原處分均撤銷，訴訟費用由被告負擔」。
三、被告抗辯：
⑴「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。」、「申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。」、「前項說明書及必要圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；未於指定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日」分別為專利法第25條第1 項、第3 項及第4 項所明定。另「本法第27條第1 項所定之12個月，自外國第1 次申請日之次日起算至本法第25條第3 項規定之申請日止。」復為專利法施行細則第11條第1 項所明定，合先敘明。
⑵申請人提出之專利申請案，經被告審查後，准予專利者，其性質屬授予利益之形成處分。另專利申請案於取得專利權前，申請案之審查，依「先程序，後實體」原則，申請案須備齊申請書、專利說明書及必要圖式，始取得申請日。如以外文說明書及必要圖式提出申請時，應於被告指定期間內補正專利說明書及必要圖式，始能以外文說明書及必要圖式提出日為申請案之申請日。簡言之，「實際提出申請之日」與「符合規定取得申請日」二者並非等同。即申請案雖經被告收件，惟是否取得法定申請日，仍應視申請文件是否齊備而定。
⑶原告前於95年2 月16日提出申請書、2 件優先權證明等文件，但未提出說明書，向被告申請發明專利，並同時聲明主張2 項優先權。而以外文說明書申請專利案申請日之取得，申請人須同時提出申請書、外文說明書及必要圖式，並於被告指定期間內補正專利說明書及必要圖式，始得以外文本提出日為申請日，為專利法第25條第1 項、第3 項及第4 項所明定。本件原告於95年3 月3 日自行補正外文說明書，並於被告指定期間內陸續補正專利說明書、申請權證明及委任書等文件，揆諸首揭法規及上開說明，應以外文說明書補正日為本件之申請日，因而被告95年4 月7 日（95）智專一㈡15140 字第09540618600 號函說明3 處分申請日為95年3 月3 日，依法自屬有據，洵無違誤。
⑷「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第1 次依法申請專利，並於第1 次申請專利之日起12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」、「本法第27條第1 項所定之12個月，自外國第1 次申請日之次日起算至本法第25條第3 項規定之申請日止。」為專利法第27條第1 項及同法施行細則第11條第1 項所明定。本件自外國第1 次申請日94年2 月22日，依上揭規定，其向本國申請之專利至遲應於95年2 月22日前依專利法第25條第3 項及第4 項規定，取得申請日始得主張優先權。惟本件之申請日業經被告處分為95年3 月3 日，已如上述，顯已逾專利法第27條第1 項及專利法施行細則第11條第1 項規定得主張優先權之法定期間；因此，不得主張優先權，依法應無違誤。
⑸綜上，被告以原告提出之發明專利申請案並同時聲明主張優先權，依專利法第25條第3 項之規定，應以其外文說明書提出日即95年3 月3 日為其申請日，惟該日顯已逾專利法第27條第1 項及專利法施行細則第11條第1 項規定得主張優先權之法定期間，原處分並無違誤等語，而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
四、得心證之理由：
⑴本件爭執在於，被告依專利法第25條第3 項作為本件處分之法律依據，惟原告主張本件應以同法第27、28條作為處分依據。而其相關規範如下：
①專利法第25條：「（第1 項）申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。（第2 項，略）（第3 項）申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。（第4 項，略）。」，因而，任何申請專利事件，均需具備申請書、說明書及必要圖式；如未具備，則以三項齊備之日為申請日。而所謂之說明書，參見同法第26條第1 項之規定，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。
②同法第27條：「（第1 項）申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。（第2 、3 項，略）（第4 項）主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」，故此部分之規範為優先權之意義及主張優先權之法律效果。同法第28條：「（第1 項）依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家。（第2 項）申請人應於申請日起4 個月內，檢送經前項國家政府證明受理之申請文件。（第3 項）違反前二項之規定者，喪失優先權。」，是優先權申請之相關程序。
⑵承上足悉，申請發明專利而主張優先權，依據專利法第25條第1 項之規定，應備具申請書、說明書及必要圖式，而依據同法第28條第1 項之規定，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書（專利法第25條第1 項所規定之申請書）中載明在外國之申請日及受理該申請之國家。所以，主張優先權之發明專利申請事件，①應備具申請書、說明書及必要圖式，②並且在申請程序中提出主張優先權之聲明，並於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家。如果申請書、說明書及必要圖式未備齊則以三項齊備之日為申請日，如果未於申請程序中提出主張優先權之聲明，審查機關對專利要件之審查就以申請日為準，而非以優先權日為準；至於外國受理之證明文件，則可以於申請日起4 個月內補正之。設若，申請人就主張優先權之發明專利申請事件，未提出說明書及必要圖式者，則如何內容之專利未為呈現，其發明無由明確亦未充分揭露，自與專利規範之意旨相違，當以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日，以貫徹審查機關對專利要件之審查就以申請日為準之立法意旨。此部分與主張優先權之外國受理之證明文件，則可以於申請日起4 個月內補正之規定不生影響，自不能據此而認為主張優先權之發明專利申請事件，在未提出說明書之申請事件，可以有4 個月的補正期限。
⑶本件原告就第00000000號「顏料分散劑及其使用」發明專利申請案，被告係以本案於95年2 月16日申請時僅檢送申請書及國際優先權證明文件，並未檢送說明書，迄至95年3 月3
日始補送外文說明書到局，乃認本案應以補正外文說明書之日（95年3 月3 日）為申請日；另因本案主張之優先權日為94年2 月22日，前揭之申請日已逾自優先權日次日起算之12個月期限，復併為本案不得主張優先權之處分，應無違誤。①原告於95年2 月16日僅檢附本案申請書及優先權證明文件，向被告申請發明專利，並同時聲明主張2 項優先權（受理國均為日本；申請日均為西元2005年2 月22日，案號分別為：0000-000000 、0000- 000000），當時並未檢附本案之說明書及必要圖式，此為原告所不爭，依專利法第25條第1 、3項之規定，自不得以95年2 月16日為申請日。
嗣原告於95年3 月3 日前補正本案說明書外文本（內含圖式），依專利法第25條第3 項規定本案申請日應為95年3
月3 日，被告之認定並無違誤。
②本案主張之優先權日為94年2 月22日，而本案之申請日95年3 月3 日，則依專利法第27條第1 項之規定，已逾法定期限12個月，是被告認本案不得主張優先權，亦於法有據。
⑷綜上所述，被告所為處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。又本案事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
五、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　 華　　 民　　 國　　97　　年　 10　月　9 　日臺北高等行政法院第三庭
審判長法　官 姜素娥
法　官　劉介中
法　官 陳心弘
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　97　　年　 10　　月　　9　　 日書記官 鄭聚恩