105年度智字第22號｜民事：請求移轉商標權｜裁判日期：107 年 01 月 23 日

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　　 105年度智字第22號原　　　告　寶圓國際股份有限公司兼法定代理人　　　　　吳建宏（原名吳炳坤）共　　　同訴訟代理人　張國璽律師顏心韻律師複　代理人　郭大維律師被　　　告　青山林國際股份有限公司法定代理人　林家均訴訟代理人　徐偉峯律師林武琪上列當事人間請求移轉商標權事件，本院於民國107 年1 月8 日言詞辯論終結，判決如下：主文被告應撤回其於民國一百零四年八月十四日，以其為申請人向經濟部智慧財產局提出申請案號為第一○四○四七八七三號、申請中文商標為「正老林」、指定使用類別為第二十九類之案件申請案。原告先位之訴駁回。訴訟費用由被告負擔。事實及理由壹、程序方面按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款定有明文。又民事訴訟法第255 條第1 項第2 款所稱之「請求之基礎事實同一」者，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之（最高法院100 年度台抗字第716 號裁定意旨參照）。經查，原告起訴時訴之聲明為被告於民國104年8月14日向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請之029類「正老林」商標原始申請號000000000號應移轉予原告寶圓國際股份有限公司（下稱寶圓公司）；請求權基礎為原告吳建宏、被告、訴外人林武棋、正老林食品有限公司（下稱正老林公司）於104 年5 月29日簽署之合作協議書（下稱系爭協議書）第3 條約定。嗣變更先位聲明被告應將其於104 年8 月14日，以其為申請人向智財局提出申請案號為第000000000 號、申請中文商標為「正老林」、指定使用類別為第29類之案件（下稱系爭申請案）申請權，移轉予原告寶圓公司併將申請人變更為原告寶圓公司，請求權基礎為系爭協議書第3、8條，民法第347 條規定準用第345條、348條第2項規定；備位聲明為被告應向智財局撤回其於104年8月14日，以其為申請人向智財局提出之系爭申請案，請求權基礎為商標法第69條第1項、民法第184條第1項後段規定或系爭協議書第8條約定。經核原告所為前開變更及追加所請求之基礎事實均同一，與原訴間具有共同性，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有一體性，揆諸前開規定，並無不合，應予准許。貳、實體方面一、原告起訴主張：原告吳建宏與訴外人林武棋於104 年5 月25日簽署合作草約（下稱系爭草約），約定吳建宏承諾林武棋新臺幣（下同）3,000,000 元為週轉金，林武棋以後歸還，並成立新公司，「正老林」商標、配方、店面等相關一切權益歸屬新公司。又於104 年5 月29日由林武棋、吳建宏、被告及正老林公司簽署系爭協議書，並於同日簽署具結書（下稱系爭具結書），約定被告公司所有註冊第00000000號「正老林」商標（下稱系爭商標）移轉予新成立之公司。嗣後由吳建宏於104 年6 月25日成立原告寶圓公司。被告後於104 年8 月14日以被告公司名義向智財局申請指定使用於第29類之「正老林」商標即系爭申請案，依系爭協議書第3 條、原告公司成立時間及股東結構觀之，寶圓公司即為系爭協議書所稱之新公司，而系爭協議書第3 條亦約定「正老林」商標相關之專利、商標、著作等智慧財產權及營業秘密，均移轉歸屬於新公司，且林武棋亦提供羊肉爐配方交寶圓公司進行正老林真空包業務，顯見兩造同意寶圓公司得經營商標第29類類別之業務。又依系爭協議書第8 條約定，被告、正老林公司、林武棋不得以正老林或類似正老林之名稱直接或間接經營與新公司相同、類似或競爭業務，而正老林公司經營業務為羊肉爐，被告申請在第29類為商標登記，業已違反系爭協議書第8 條約定。為此，先位依系爭協議書第3、8條約定、民法第347 條準用第345 條、第348 條第2 項規定，訴請被告將系爭申請案移轉予寶圓公司；備位依商標法第69條第1 項、民法第184 條第1 項後段規定或系爭協議書第8 條約定訴請被告應向智慧財產局撤回申請第29類正老林商標註冊。並先位聲明：被告應將系爭申請案移轉予寶圓公司；備位聲明：如主文所示。二、被告則以：系爭協議書第3、4條約定為移轉現已註冊之「正老林」商標，未及於尚未申請之其他類業務之「正老林」商標。又系爭申請案類別為第29類，與第43類項目不同，此可由系爭註冊商標登記資料記載類似群組不包括29類知悉，而寶圓公司在系爭具結書簽署時，尚未成立，是由吳建宏嗣後自行蓋印完成，吳建宏並未告知新公司名稱、地址、出資額等，亦未召開過股東會及董事會，被告嗣後始知系爭商標業已移轉為寶圓公司所有，並透過經濟部查詢發現林武棋登記為寶圓公司董事。又依寶圓公司設立登記資料所載，林武棋持有股數為22,500股，占實收資本額45% ，但吳建宏卻僅持有10,650股，與系爭協議書不符，顯已違背系爭協議書第3 條約定新公司必須由林武棋及吳建宏同意成立之約定，是寶圓公司實非系爭協議書所約定之新公司，自無權提起本件訴訟。依系爭協議書第3、4條內容，應僅限於現登記於被告名下之系爭商標，不及於尚未申請或生效之商標權或其他智慧財產權，且林武棋雖交付羊肉爐配方，卻未同意由原告經營羊肉爐真空包業務，系爭申請案既於簽署系爭協議書後之104 年8 月17日始向智慧財產局提出申請，當非系爭協議書所約定移轉或限制之範圍。至系爭協議書第8 條約定不得以正老林或類似正老林商標直接或間接經營相同、類似或競爭業務，原系爭商標係登記第43類，並未包含第29類，如擴及所有與食物有關類別，保護範圍過大，亦違反區分商標類別之實益，縱認有類似，系爭協議書未約定可直接移轉予新公司，甚且，寶圓公司亦非系爭協議書所約定之新公司，且系爭協議書亦未載名擴展業務範圍至肉類冷凍真空包、調理包；況系爭協議書第9 條約定正老林蘆洲總店由林武棋經營，而該總店為餐飲店，消費項目為羊肉爐，並供應其他店家肉類、調理包，是系爭申請案營業項目肉類製品、羊肉爐、肉類速食調理包當然在該總店營業項目內，是被告申請第29類正老林商標供其使用，未違反系爭協議書第9 條約定，是原告請求實屬無據。並聲明：原告之訴駁回。三、首查，以下為兩造不爭執事實㈠原告吳建宏、林武棋前於104 年5 月25日書立系爭草約，原告吳建宏承諾林武棋3,000,000 元週轉金，林武棋日後歸還，雙方同意以新公司型態，持股分配55%、45%，且臺灣、大陸「正老林」商標、配方、店面等相關一切權益歸屬於新設公司。㈡原告吳建宏、林武棋、被告（由法定代理人林家均代表書立）、正老林公司（由法定代理人林武棋代表書立）四人，於104 年5 29日書立系爭協議書。㈢系爭協議書第3 條約定林武棋、原告吳建宏雙方同意成立新公司，由林武棋（甲方）持股45% ；原告吳建宏（乙方）持股55% ，且林武棋、被告公司、正老林公司三方同意所有與「正老林」相關之專利、商標、著作權等智慧財產及營業秘密，均移轉歸屬於新公司所有。同約第4 條約定現登記於被告公司名下之系爭商標，被告公司同意於簽署系爭協議書時，即簽署商標移轉所需文件，待新公司登記設立後移轉於新公司。林武棋、被告公司、正老林公司三方並保證「正老林」商標確屬被告公司所有，無其他共有、設定或移轉等情事，並應告知相關授權或再授權情形。㈣林武棋於104 年6 月8 日交付羊肉爐配方，而原告公司取得該配方後，著手進行「正老林」真空包業務，原告委託訴外人美吉食品有限公司（下稱美吉公司）製作200餘包羊肉爐真空包樣品，其上則有「正老林羊肉爐」標示。㈤原告公司於104 年6 月25日經核准設立，吳建宏為登記法定代理人。㈥被告於104 年8 月14日向智財局申請「正老林」商標之系爭申請案。四、其次，原告先位主張依系爭協議書第3、8條約定、民法第347 條準用第345 條、第348 條第2 項規定，訴請被告將系爭申請案移轉予寶圓公司；備位依商標法第69條第1 項、民法第184 條第1 項後段規定或系爭協議書第8 條約定訴請被告應撤回向智財局申請第29類「正老林」商標之系爭申請案等情，為被告所否認，並以前情置辯，是本件應審究為㈠原告先位主張依系爭協議書第3、8條約定、民法第347 條準用第345 條、第348 條第2 項規定，請求被告將系爭申請案移轉予寶圓公司，是否有據？㈡原告備位依商標法第69條第1 項、民法第184 條第1 項後段規定或系爭協議書第8 條約定訴請被告應撤回向智財局申請第29類正老林商標之系爭申請案，是否有據？茲分論述如下：㈠原告先位主張依系爭協議書第3、8條約定、民法第347 條準用第345 條、第348 條第2 項規定，請求被告將系爭申請案移轉予寶圓公司，是否有據？ ⒈按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，固為民法第98條所明定。惟契約乃當事人間在對等性之基礎下本其自主之意思、自我決定及自我拘束所成立之法律行為，基於私法自治及契約自由之原則，契約不僅在當事人之紛爭事實上作為當事人之行為規範，在訴訟中亦成為法院之裁判規範。因此，倘當事人所訂立之契約真意發生疑義時，法院固應為闡明性之解釋，即通觀契約全文，並斟酌立約當時之情形及其他一切證據資料，就文義上及理論上詳為推求，以探求當事人締約時之真意，俾作為判斷當事人間權利義務之依據。法院進行此項闡明性之解釋（單純性之解釋），除依文義解釋（以契約文義為基準）、體系解釋（綜觀契約全文）、歷史解釋（斟酌訂約時之事實及資料）、目的解釋（考量契約之目的及經濟價值）並參酌交易習慣與衡量誠信原則，加以判斷外，並應兼顧其解釋之結果不能逸出契約中最大可能之文義。除非確認當事人於訂約時，關於某事項依契約計畫顯然應有所訂定而漏未訂定，致無法完滿達成契約目的而出現契約漏洞者，方可進行補充性之解釋（契約漏洞之填補），以示尊重當事人自主決定契約內容之權利，並避免任意侵入當事人私法自治之領域，創造當事人原有意思以外之條款，俾維持法官之中立性（最高法院103 年度台上字第713 號判決意旨參照）。簡言之，倘契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。查， ⑴稽之系爭草約第1 條約定「乙方（即吳建宏）承諾甲方（即林武棋）新台幣300 萬元整為週轉金，甲方日後歸還，雙方同意以成立新公司型態，持股分配55%、45%，且臺灣、大陸正老林商標、配方、店面等相關一切權益歸屬於新設公司，唯總店利益80%歸屬甲方所有，20%歸屬新設公司所有，但營業額須歸屬公司」，第2 條約定「…未來正式合約簽立時，乙方需交付剩餘新台幣265 萬元之尾款於甲方。」（見本院卷第4 頁），及參以系爭協議書內容，前言「緣甲（即林武棋）、乙（即吳建宏）擬共同合作成立新公司，以經營、行銷「正老林」業務及商標，…」，第1 條約定「乙方同意給付甲方新台幣（下同）300 萬元整，扣除先前已給付甲方之35萬元，及簽約日當場給付200 萬元，尚有尾款65萬元尚未給付，需於本協議書簽訂後10日內付清。」，第3 條約定「甲、乙雙方同意成立新公司，由甲方持股45%，乙方持股55%，且甲、丙（即被告公司）、丁（即正老林公司）三方同意所有與「正老林」相關之專利、商標、著作等智慧財產權及營業秘密，均移轉歸屬於新公司」，第4 條約定「現登記於丙方名下之「正老林」商標，丙方同意於簽訂本協議書時即簽署商標移轉所需文件，待新公司登記設立後，移轉登記於新公司。甲、丙、丁三方並保證「正老林」商標確屬丙方所有，且無其他共有、設定或移轉等情事，並應告知相關授權或再授權情形」，第5 條約定「為使新公司得以經營、行銷「正老林」業務及商標，甲、丙、丁三方應於簽訂本協議書後7 日內將「正老林」所有配方、know how、經營技術、店面及營收等相關事務造冊交予乙方，以利移轉歸屬於新公司所有並經營，包括且不限於上下游廠商、客戶及直營、加盟店之移轉及營收（含權利金、加盟金及履約保證金）之認列、簽署相關移轉契約（含加盟契約等）、會計帳冊之交付及業務移交等。於新公司設立經營後，丙、丁方就新公司之業務經營，仍負有協力義務。」，第8 條約定「為使新公司得以經營、行銷「正老林」業務及商標，甲、丙、丁各方不得以「正老林」或類似「正老林」之名稱直接或間接經營與新公司相同、類似或競爭之業務。」（見本院卷第5 頁至第6 頁），可知原告吳建宏於104 年5 月25日先與林武棋簽署系爭草約，約定由原告吳建宏借款3,000,000 元予林武棋做為週轉金，原告吳建宏與林武棋並同意設立新公司，經營「正老林」商標所有相關配方、店面業務，嗣後再由原告吳建宏、林武棋、被告公司、正老林公司依系爭草約第2 條約定，就共同成立新公司經營、行銷「正老林」業務及商標等簽署正式合約即系爭協議書，而系爭協議書中已明確記載原告吳建宏、林武棋同意成立新公司，持股比例分為林武棋45% 、原告吳建宏55% ，林武棋、被告公司、正老林公司同意所有與「正老林」有關之專利、商標、著作等智慧財產權均移轉歸屬於新公司，已登記之系爭商標則先行由被告公司於簽署系爭協議書時即簽署商標移轉所需文件，嗣後移轉予新公司，故系爭協議書第3、4條文字已明確記載被告所有與正老林有關之商標權移轉予新公司無誤。 ⑵再按欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊；申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書；第52條第2 項，於新型專利、設計專利準用之。商標法第2 條、專利法第52條第2 項、第120 條、第142 條第1 項規定自明。而系爭協議書第3 條既載明被告公司「所有」與「正老林」相關之專利、商標、著作等智慧財產權移轉予新公司，則既為被告公司「所有」，即應屬業已依專利法、商標法申請或註冊之專利、商標始會有專利權、商標權之歸屬；換言之，系爭協議書可轉讓之標的應限於業已依法取得權利，因而可轉讓予新公司；另系爭協議書之當事人為原告吳建宏、林武棋、被告公司、正老林公司，基於債之相對性原則，系爭協議書之效力僅拘束原告吳建宏、林武棋、被告公司、正老林公司，是原告吳建宏依系爭協議書第3 條之約定可請求林武棋、被告公司、正老林公司移轉之標的為經依法註冊屬於林武棋、被告公司、正老林公司所有之「專利權」或「商標權」；另佐之系爭協議書第4 條亦明訂被告同意所有已註冊之系爭商標於簽訂系爭協議書時一併簽署商標移轉文件，俟新公司設立登記後移轉於該新公司（見本院卷第5 頁），足徵原告吳建宏、林武棋、被告公司、正老林公司於簽署系爭協議書時已確認斯時可移轉之標的僅為系爭商標，因而依系爭協議書第4 條約定一併移轉予新公司。 ⑶從而，依系爭協議書第3 條約定，被告負有移轉所有權利之義務為依法註冊之系爭商標，並未因此負有將來申請之商標案權利移轉之義務，而系爭商標申請案為簽署系爭協議書後由被告公司於104 年8 月14日所提出之申請案，依系爭協議書第3、4條約定，被告給付之義務並未及於簽署系爭協議書時尚未註冊之商標，自未及於系爭商標申請案。 ⒉另原告主張依系爭協議書第8 條之約定請求被告將系爭申請案移轉予寶圓公司云云，查系爭協議書第8 條內容為「為使新公司得以經營、行銷「正老林」業務及商標，甲、丙、丁各方不得以「正老林」或類似「正老林」之名稱直接或間接經營與新公司相同、類似或競爭之業務。」，由前揭約定文字可知，該條係限制林武棋、被告公司、正老林公司不得以「正老林」或類似「正老林」之名稱直接或間接經營與新公司相同、類似或競爭業務，核屬對被告、林武棋、正老林公司之限制或禁止規定，即被告、林武棋、正老林公司因此負有不作為義務，原告吳建宏並未因此取得要求被告、林武棋、正老林公司應將尚未註冊完成之系爭申請案移轉予原告吳建宏或寶圓公司之請求權；至原告主張依民法第347 條準用第345 條、第348 條第2 項規定，請求被告將系爭申請案移轉予寶圓公司云云，按稱買賣者，謂當事人約定一方移轉財產權於他方，他方支付價金之契約。當事人就標的物及其價金互相同意時，買賣契約即為成立。權利之出賣人，負使買受人取得其權利之義務，如因其權利而得占有一定之物者，並負交付其物之義務。買賣章節規定，於買賣契約以外之有償契約準用之。民法第345 條、第348 條第2 項、第347 條規定自明；依前述，系爭合作協議書係原告吳建宏、被告、林武棋、正老林公司為經營、行銷「正老林」業務及商標，因而由原告吳建宏、林武棋同意成立新公司，且林武棋、被告公司、正老林公司同意將所有「正老林」相關之專利、商標、著作等智慧財產權移轉予新公司，被告公司並負有將系爭商標移轉予新公司之義務，原告吳建宏則負有提供3,000,000 元借款予林武棋，並約定於開立之本票日一年後還款之義務，可知系爭協議書性質為兼具消費借貸、合資之協議書，依系爭協議書第3、4條約定被告僅負有將已註冊之系爭商標移轉予新公司之義務，而就尚未依法註冊之正老林商標申請案則非系爭協議書約定被告應給付之標的，亦非屬系爭協議書成立時被告應移轉之權利，則原告依民法第347 條規定準用同法第348 條第2 項規定請求被告移轉系爭申請案，即屬無據。㈡原告備位依商標法第69條第1 項、民法第184 條第1 項後段規定或系爭協議書第8 條約定訴請被告應撤回向智財局申請第29類正老林商標之系爭申請案，是否有據？ ⒈按「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：…二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」，商標法第68條第2款定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。茲分述如下： ⑴二商標為相同商標：稽之系爭商標前揭資料檢索服務，「正老林」為系爭商標之圖樣中文，而系爭申請案之商標名稱亦為「正老林」，該二圖樣中文字體、大小、字形均相同，顯然為相同之商標。 ⑵二商標所指定商品或服務為高度類似：按商品類似之意義，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者；而商品之功能相同或相輔者為類似商品，商品的功能為何，應以一般社會通念為主（最高行政法院103 年度判字第98號判決意旨參照）。次按現行商標法第19條第6 項規定：「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。」，蓋商品分類僅為便於行政管理及檢索之用，同一類商品或服務不一定是類似商品或服務，而不同一類的商品或服務也可能是類似商品或服務，則判斷是否類似商品或服務，仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為斟酌。查系爭商標指定使用於餐廳、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、速簡餐廳、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、代預訂餐廳、外燴、伙食包辦、點心吧等商品或服務，其與系爭申請案指定使用於肉類、肉類製品、羊肉、山禽肉、羊肉爐、非活體水產、非活體水產製品、肉類速食調理包、海鮮速食調理包、肉汁、肉湯、魚汁、魚湯、乾製果蔬、冷凍果蔬、脫水果蔬、糖漬果蔬、醬菜、蔬菜速食調理包、蔬菜湯等商品或服務相較，兩者相關消費者之需求、商品提供者等因素，均具有相當關聯性。職是，二商標指定使用於高度類似之商品服務。 ⑶商標識別性之強弱：按商標識別性越強，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性較弱。查系爭商標及系爭商標申請案均由中文「正老林」所構成，而系爭商標為註冊獲准在先之商標，顯見系爭商標之識別性較強，相關消費者就其服務之印象較深，則被告以相同之商標申請註冊，自易引起相關消費者對服務來源產生混淆誤認。 ⑷被告申請正老林商標非善意：商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商品或服務相區別，故申請註冊商標或使用商標，應在發揮商標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非屬善意，應不受保護。職是，本院應審究系爭商標之註冊申請是否善意。查依前述，系爭商標為被告依系爭協議書第4 條之約定移轉予原告寶圓公司，且依系爭協議書第8 條約定，被告不得以「正老林」或類似「正老林」之名稱直接或間接經營與新公司相同、類似或競爭之業務，是被告就系爭商標的存在及使用應知之甚詳，準此，被告申請註冊並使用系爭商標，顯非出於善意。 ⑸承上，經審酌系爭商標與系爭申請案之商標相同，及系爭商標之識別性較強，與系爭申請案所指定之商品或服務仍屬高度類似，且被告為商標申請人非善意等因素綜合判斷，被告指定使用於上述商品或服務，客觀上應有致相關消費者誤認二商標之服務為同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。又系爭商標為原告寶圓公司所有，而原告寶圓公司主張被告未經其同意而申請註冊正老林商標，雖為被告不否認，且被告未提出經原告寶圓公司同意之證明，然因被告現僅將「正老林」商標申請註冊於第29類商品或服務，原告亦未就被告就「正老林」商標有使用之事實舉證證明，無從認定被告有為行銷目的而有使用相同系爭商標之侵害系爭商標之商標權，而由違反上揭商標法之規定之適用。 ⒉再觀以原告寶圓公司登記卷宗，原告寶圓公司設立登記資本額為500,000 元，原告吳建宏繳納股款121,500 元，林武棋繳納股款225,000 元，於104 年6 月16日由股東8 人出席，推由原告吳建宏為主席召開發起人會議，決議訂立公司章程，選任原告吳建宏、林武棋、訴外人曾雅瑜為董事，訴外人吳惠祥為監察人，渠等並簽署董事、監察人願任同意書，是寶圓公司既於104 年6 月16日設立，且股東中亦有原告吳建宏、林武棋，林武棋所占之持股比例45% ，核與系爭協議書第3 條約定新公司成立之時間、林武棋所占之持股比例相符；至證人林武棋雖於本院審理時證稱：伊不知道新公司名稱是寶圓公司，只記得要共同合作成立新公司，也沒有討論要如何繳納股款，伊認為已提供商標，就不用出資成立新公司的股款，也沒有參與新公司設立登記過程，不知道吳建宏有辦理新公司登記，沒有出席會議等語（見本院卷第155 頁背面至第156 頁背面），但證人林武棋亦證稱：伊有在104 年6 月16日寶圓公司董事會會議簽到簿上簽名，是吳建宏的弟弟跟伊說開公司要股東簽名，伊當時認為成立新公司要簽名才簽署，伊沒有很仔細去看公司名稱，不知道是開會資料等語（見本院卷第156 頁及背面），是證人林武棋雖否認有出席104 年6 月16日董事會議，然該次會議簽到簿、願任同意書既均為證人林武棋所簽署，且該次董事會會議未經撤銷或認定無效，證人林武棋亦知悉係為成立新公司所簽署之文件，堪認原告寶圓公司確係因系爭協議書簽署後所成立之新公司：再者，佐之被告於104 年5 月29日簽署之系爭具結書內容，被告公司將有關註冊第00000000號商標（即系爭商標）申請移轉之契約書，所蓋用印章確屬讓與人（即被告公司）所有，如有任何偽刻或盜用情事，願負法律責任，特此具結（見本院卷第64頁），及揆之智財局商標資料檢索服務（見本院卷第7 頁），系爭商標於104 年7 月15日移轉予原告寶圓公司系爭協議書，此為被告公司依系爭協議書第4 條約定所應負之移轉義務，是系爭商標既已移轉予原告寶圓公司，顯見原告寶圓公司為系爭協議書第3條約定之新公司無誤。 ⒊又依證人即美吉公司經理黃鑫達於本院審理時證稱：大約3 年前，正老林老闆跟吳建宏弟弟吳綻騏一起來找我們公司，請我們幫他們做羊肉爐冷凍包代工，當時正老林老闆有帶豆瓣醬醬汁來，羊肉由我們提供，正老林老闆只說用豆瓣醬煮，後來有做成整包成品試口味等語（見本院卷第231 頁背面至第232 頁），核與證人吳綻騏於本院審理時證稱：約於104 年7 月間跟美吉黃鑫達接觸討論作真空包，有跟林武棋一起帶醬料到美吉工廠等語（見本院卷第267 頁背面至第268 頁），及證人吳綻騏所提供之其與證人黃鑫達Line通訊軟體內容略為提及羊肉爐到了，吳綻騏與黃鑫達相約請老師傅過去，且於8 月13日由吳綻騏通知黃鑫達，林董忘了滷包等語大致相符（見本院卷第295 頁、第298 頁），足見證人林武棋於簽署系爭協議書後，有與原告吳建宏之弟弟證人吳綻騏一同討論開發羊肉爐真空包事宜，且攜帶羊肉爐醬料前往欲委託代工之美吉公司工廠先行試做口味，換言之，於104 年7、8月間，因系爭協議書之約定，林武棋同意由新公司即原告寶圓公司繼續經營、行銷、開發「正老林相」關之業務，其中包含羊肉爐真空包，堪認羊肉爐真空包業務為系爭協議書內屬於新公司經營、行銷「正老林」業務及商標範圍，亦屬系爭協議書第8 條約定被告不得以「正老林」或類似「正老林」之名稱直接或間接經營與新公司相同、類似或競爭之業務限制範圍內。 ⒋至被告辯稱依系爭協議書第9 條約定，系爭申請案第29類亦屬被告經營範圍，被告並未違反系爭協議書第8 條約定云云，查觀諸系爭協議書第9 條固約定「正老林」蘆洲總店由林武棋經營，其對於新公司所貢獻之淨利，80% 歸於林武棋、20% 歸於原告吳建宏。其對於新公司所造成之淨損或損害，林武棋全數承擔等語（見本院卷第5 頁背面），然依前述，系爭協議書之目的在於原告吳建宏、林武棋同意成立新公司，以經營、行銷「正老林」業務及商標。為此，林武棋、被告公司、正老林公司同意所有與「正老林」有關之專利、商標、著作等智慧財產權均移轉歸屬於新公司，且將「正老林」所有配方、know how、經營技術、店面及營收等相關事務造冊交予乙方，以利移轉歸屬於新公司所有並經營，包括且不限於上下游廠商、客戶及直營、加盟店之移轉及營收（含權利金、加盟金及履約保證金）之認列、簽署相關移轉契約（含加盟契約等）、會計帳冊之交付及業務移交等。於新公司設立經營後，被告、正老林公司就新公司之業務經營，仍負有協力義務，且林武棋、被告公司、正老林公司不得以「正老林」或類似「正老林」之名稱直接或間接經營與新公司相同、類似或競爭之業務，亦即與「正老林」商標、業務行銷、經營有關之權利均移轉予新公司。據此，系爭協議書第9 條之約定僅係就單一個案即蘆洲總店之經營例外仍由林武棋負責，並約定利益之歸屬之約定，此顯屬蘆洲總店使用「正老林」商標之對價，尚不能因此即認新公司或原告吳建宏同意除蘆洲總店由林武棋之經營外，被告公司得另行開發與「正老林」商標相關之業務，是被告前揭所辯，不足為採。從而，原告吳建宏主張被告違反系爭協議書第8 條約定應撤回系爭申請案，即屬有據。另本件既已依系爭協書第3、8條約定認定被告同意將「正老林」相關之專利、商標等智慧財產權移轉歸屬於新公司，且被告不得以「正老林」名稱直接或間接經營與新公司相同、類似或競爭之業務，因此，被告應將系徵申請案撤回，自無庸審酌民法第184 條第1 項後段之適用。五、末按訴之客觀預備合併，法院如認先位之訴為無理由，而預備之訴為有理由時，就預備之訴固應為原告勝訴之判決，惟對於先位之訴，仍須於判決主文記載駁回該部分之訴之意旨（最高法院83年台上字第787 號判例意旨參照）。從而，原告吳建宏主張備位依系爭協議書第8 條約定，被告應撤回向智財局申請第29類正老林商標之系爭申請案，為有理由，應予准許。先位請求部分，為無理由，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，爰不予以一一論述，附此敘明。七、據上論結：本件原告先位之訴為無理由、備位之訴為有理由，應依民事訴訟法第79條，判決如主文。中華民國 107 年 1 月 23 日民事第七庭法官林玉蕙以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中華民國 107 年 1 月 23 日書記官鄭雅雲

臺灣臺北地方法院105年度智字第22號

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