臺灣臺北地方法院105年度智字第4號

• 裁判案由: 履行合約
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣臺北地方法院
• 裁判日期: 105 年 11 月 30 日

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　　　105年度智字第4號原　　　告　廖朝暐
訴訟代理人　邱景睿律師
被　　　告　生寶生物科技股份有限公司
法定代理人　章修綱
訴訟代理人　周良貞律師
上列當事人間請求履行合約事件，本院於民國105 年11月9 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限，前項合意，應以文書證之，民事訴訟法第24條定有明文。本件依兩造於民國96年2 月15日所簽訂技術移轉授權合約書（下稱系爭契約）第13條約定，如因合約涉訟時雙方同意以本院為第一審管轄法院，故本院就本件訴訟自有管轄權，合先敘明。
貳、實體方面：
一、原告主張：原告與被告簽訂系爭契約，約定原告之基因工程次單位疫苗產品及平台技術（下稱授權技術）研究成果，同意被告授權臺灣、歐洲及美洲地區實施該項技術及商業化，該授權技術內容為運用到動物及人用之基因工程次單位疫苗產品及技術平台。嗣原告依約為被告從事子宮頸癌疫苗之生產開發工作，包含人員訓練、國外顧問來臺報告、被告在臺灣以及香港中文大學之合作、人體臨床前試驗等，並完成子宮頸癌症疫苗前臨床開發計畫、融合蛋白疫苗在基因之構築、PE-E7-K3及其他子宮頸癌疫苗製劑配方及佐劑開發動物免疫試驗、PE-E7-K3及其他子宮頸癌疫苗發酵生產回收萃取、PE-E7-K3及其他子宮頸癌疫苗蛋白純化、協助被告完成多項專利等，且原告亦依約將子宮頸癌疫苗智財軟體，以及其他實驗數據與設計圖交付予被告公司之吳嘉茂博士，並簽署質體交接清單。是原告已依系爭契約為被告發明系爭專利技術，並將專利技術移轉予被告，被告亦將專利權移轉予訴外人生控基因疫苗股份有限公司（下稱生控公司），並用來發展生控公司之業務，生控公司竹北分公司以營運資金新臺幣（下同）2 億元進駐新竹科學園區並設立實驗室，且利用原告所有之專利技術「綠膿桿菌外毒素融合蛋白疫苗平台技術」及「子宮頸癌之治療疫苗」兩大技術，增資為7 億7 千萬元，並對外發佈已將進入臨床試驗第二階段及辦理興櫃，而該實驗室位於臺灣，被告卻未依系爭契約第5 條之約定給付原告生控公司7%之股權作為代價，顯係違反系爭契約。為此，爰依系爭契約第5 條、第9 條等規定請求被告給付生控公司之已發行股份總數7%之股權予原告，及按日給付總額千分之5 之違約金。並聲明：被告應給付其關係企業生控公司之已發行股份總數7%予原告，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按日給付總額千分之5 之違約金；原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：
㈠「綠膿桿菌外毒素融合蛋白疫苗平台技術」權利人為臺灣動物科技研究所（現已改制為財團法人農業科技研究院，下稱動科所），被告是透過與動科所於95年11月15日簽立專利授權契約書（下稱系爭專利授權契約）而取得相關專利以及技術授權。又原告斯時任職動科所，為動科所與被告執行系爭專利授權契約之計畫主持人，原告為協助動科所履行該契約義務，提供技術相關文件及資料予被告，自係依系爭專利授權契約所履行之義務，與系爭契約無關。原告未曾登記為相關技術專利權人，自無法享有該專利權，遑論將專利授權他人。另「子宮頸癌之治療疫苗」技術，係被告自己擁有之專利權，只是透過動科所之PE平台專利為運作基礎，故由動科所授權被告透過其擁有之平台技術實施，且「抑制子宮頸癌之融合蛋白」專利於94年8 月19日已由被告提出申請，早於系爭契約簽立前，顯與系爭契約無關。
㈡依系爭契約第3 條及第4 條規定，原告應於合約生效2 年內（即97年12月前）將授權技術資料交付予被告，並應於文件交付後，提供被告技術指導與諮詢講解，然原證7 資料之郵寄時間及原證8 資料交接時間，均在100 年5 月間，已逾越系爭契約履行期限兩年半，自非為系爭契約所為。且原證7
發信者為動科所人員王贊植，原證8 之交接人為動科所人員吳依凡、王贊植，可見相關文件之交付應係基於被告與動科所之合作，而非系爭契約。再者，原證9 所列之編號1 、6
、8 、10、11並未取得專利權，無法證明原告有完成技術移轉，編號2 、5 、9 、10、13、15-19 專利申請日均在系爭契約簽署日之前，編號20專利申請日在系爭契約期限屆至日之後，均與系爭契約無關，編號15、16之專利，屬系爭專利授權契約專利授權範圍，亦與原告無關，且原證11之專利即係原證9 編號13、17，專利申請日均在系爭契約簽署日前，亦與系爭契約無關。
㈢被告針對子宮頸癌疫苗開發動物實驗部分，與動科所另簽訂委託試驗契約，約定被告委託動科所執行「分析HPV 結構蛋白各抗原區具備誘發Th1 或Th2 細胞免疫路徑之小鼠試驗評估」，被告合作對象為動科所，雙方就子宮頸癌疫苗開發之智慧財產權合意歸屬被告，原告為該計畫主持人，並於該委託案中從動科所受領績效及獎金分配，原告縱有對子宮頸癌疫苗開發之協力，亦係基於上開委託契約，而非系爭契約所為。此外，I358302 專利申請日為94年12月29日，遠在系爭合約簽署日之前，可見該專利之授權，非源於系爭契約，且前揭專利申請案遭智慧財產局不予專利之審定書係於97年12月22日發文，被告代理人於97年12月24日收受，再於97年12月30日轉知被告，被告於98年2 月16日申請再審查，98年5
月19日補送再審理由書，惟系爭契約係於96年2 月15日簽立，不可能因有再審查需要而去簽立系爭契約，且原告依系爭契約應於97年12月底前履行交付授權文件，被告係於97年12月31日始知專利申請案未通過，而再審查資料提供時間在97年12月底後，已逾系爭契約交付期限，故縱原告有協助提供再審查數據，亦與系爭契約無涉。是以，原告迄今並未證明有依系爭契約第3 條及第4 條約定，於97年12月前將系爭契約所訂之授權技術資料交付被告，並提供被告相關技術指導與諮詢講解，且原告應提供之授權技術必須基於系爭契約所訂，必須有別於系爭專利授權契約之內容。
㈣又生控公司非被告所設立，該公司亦非基於原告所述之技術而設立，故原告請求權基礎不存在。
㈤退步言，生控公司於101 年6 月27日初始設立時，實收資本額僅55,000,000元，被告斯時並未持有任何股份，被告係於103 年5 月21日首次投資生控公司，投資金額為10,000,000元，持有股數1.000,000 股，占當時該公司發行股份總數1.3%，俟生控公司增資為895,000,000 元時，被告未參與增資或認股，至被告於104 年8 月31日始向他人承購該公司50,000股，目前持有該公司185,000 股，然僅占生控公司已發行股份總數0.58% 之股份，是被告未曾持有生控公司7%之股份，根本無法移轉該公司7%股份予原告，且104 年8 月11日增資款，非全屬被告之資金，原告以全數增資款，當成被告投資金額，顯無理由。是若原告依系爭契約第5 條後段約定請求，係按被告轉讓該技術所得7%支付原告，並非被告投資公司7%之股份，若係依系爭契約第5 條前段約定請求，亦係約定被告所投資之股份7%，而非被投資公司7%股份，原告請求移轉生控公司7%股份，顯有違誤。
㈥另I358302 專利是生控公司於101 年12月21日取得，且原告自承生控公司擁有多項專利，其他專利及技術與原告無關，足見生控公司並非利用該專利而成立，原告無從據系爭契約為本件請求。再者，原告當初取得瑞寶公司之股份，係與被告之代表人章修綱一同以技術入股，入股協議中明載技術內容，且委請專業機構鑑定技術價值，後才依該價值入股，故原告入股瑞寶公司之情形，與本件完全不同，實無法援引。㈦並聲明：原告之訴暨假執行之聲請均駁回；如受不利判決，被
告願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事項：（見本院卷第293頁）
㈠兩造於96年2月5日簽立系爭契約。
㈡訴外人生控公司於101 年6 月27日設立登記，實收資本55,000,000元，被告斯時尚未持有該公司之股份，被告於103 年5 月21日始投資該公司，持有該公司1.3%之股份，至原告起訴時，生控公司實收資本額為895,000,000 元，而被告持有該公司0.58% 之股份。
㈢系爭綠膿桿菌外毒素融合蛋白疫苗平台技術之專利權人為動科所，系爭子宮頸癌之治療疫苗之專利權人為被告。
四、得心證之理由：
原告主張其依約移轉專利技術予被告，被告用以發展生控公司之業務，並設立實驗室、增資和興櫃，而該實驗室位於臺灣，或將該專利技術移轉予生控公司，且被告未依約給付生控公司已發行股份總數7%之股權予原告等情，惟為被告所否認，並以前揭情詞置辯，是本件爭點厥為：㈠原告是否有履行系爭契約第3 、4 條之義務？㈡被告是否有使用原告依系爭契約所移轉之技術設立生技工廠或研究室，抑或將智慧財產權移轉予第三者？㈢原告依系爭契約第5 條及第9 條約定請求被告移轉該條所指相關股份7%之股權及給付違約金是否有理由？茲分述如下：
㈠按當事人主張有利於己之事實，有舉證之責任，民事訴訟法第277 條前段定有明文，又按請求履行債務之訴，除被告自認原告所主張債權發生原因之事實外，應先由原告就其主張此項事實，負舉證責任，必須證明為真實後，被告於其抗辯事實，始應負證明之責任，此為舉證責任分擔之原則（最高法院43年臺上字第377 號判例意旨參照）。又按系爭契約第3 條第1 項約定：資料交付：乙方（即原告）應於本合約生效後兩年內（97年12月前）將本授權技術資料陸續移轉予甲方（即被告），並將所知使用到他人之智慧財產權之情形，同時告知甲方。該契約第4 條第1 項約定：諮詢指導：乙方於交付技術資料予甲方後，應配合提供甲方之技術指導與諮詢講解。若要求甲方提供更詳細之咨詢服務或人員訓練時，應支付技術服務費（含差旅費）與乙方，諮詢服務之時間、地點及方式等細節由甲乙雙方另行協議之。該契約第5 條約定：甲方利用乙方之智慧財產權相關之技術設立生物製劑工廠或研究室，如果該工廠或研究室設立在臺灣地區，則甲方願意以該生技工廠或研究室相關之股份7%讓予乙方，作為乙方提供技術之投資股權。…甲方若於合約期間內將本合約之智慧財產權移轉第三者，甲方所得都依前述比例支付乙方。（見本院卷第8 至9 頁）。是本件原告依據系爭契約之法律關係請求被告移轉股權，然被告否認有利用原告之智慧財產權相關技術設立生物製劑工廠及研究室或將之移轉第三者，揆諸前開說明，原告自應就此事實負舉證之責。
㈡本件原告雖主張其依約移轉專利技術予被告，被告用以發展生控公司之業務，並設立實驗室、增資和興櫃，或將該專利技術移轉予生控公司等情。惟查：
⒈就系爭綠膿桿菌外毒素融合蛋白疫苗平台技術之專利權人為動科所，系爭子宮頸癌之治療疫苗之專利權人為被告乙情，為兩造所不爭執，則上開專利權均非原告所有，其是否有移轉該等專利相關資料及技術之可能，或被告是否有再要求原告移轉或交付該等資料、技術之必要，均非無疑，抑且，參諸系爭專利授權契約第2 條第1 項及第6 項約定：授權專利：中華民國專利證號228993「對標靶細胞專一的融合抗原」與美國專利申請案號10/457,574「Fusion antigen use dasvaccine 」之專利、中華民國專利申請案號92126644「合成可在宿主- 載體表現系統中可有效表現之目標聚核苷酸之方法」與美國專利申請案號10/672 ,746 「METHOD OF SYNTHESIZING A TARGET POLYNUCLEOTIDE EFFICIENTLY EXPRESSEDIN A HOST-VECTOR EXPRESSION SYSTEM」之專利、中華民國專利申請案號95125934「作為豬生殖與呼吸道症候群疫苗之PR RS 病毒之融合蛋白」之專利。…授權產品：包括但不限於人類HIV （Human immunodeficiency virus人類免疫不全病毒）疫苗、PRRSV （Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus , 生殖及呼吸道症候群病毒）疫苗、其他衍生產品：第1 項專利做為平台技術所發展之產品等內容（見本院第51頁背面、第52頁），足見被告於95年11月15日與動科所簽署系爭專利授權契約後，即由動科所授權上開專利、產品予被告使用，而原告亦為該契約所載專利等事項之計畫主持人，並由動科所以借調之方式，於97年1 月1 日起至99年12月31日間將原告派駐於被告公司，以利專利平台技術之應用及爭取國科會補助「生殖及呼吸道綜合症（PRRS）之標的型次單位疫苗」計畫，進行開發PRRS融合蛋白次單原疫苗，並由被告支付薪資予原告，此有系爭專利授權契約、動科所96年9 月6 日動科人字第09601859號函及產學合作契約附卷可參（見本院卷第110 至117 頁），是原告既係系爭專利授權契約之計畫主持人，又經動科所派駐至被告公司擔任專利平台技術研究人員，則其在上開擔任計畫主持人及派駐被告公司期間，就專利平台技術應用、融合蛋白疫苗及PPRS疫苗之製作等事項所從事之研究暨交付之資料，堪認係為履行系爭專利授權契約義務所為。
⒉又觀諸原告所提出原證7 之電子郵件（見本院卷第66至67頁），該等郵件中與原告聯繫之窗口均為動科所之人員王贊植，是上開電子郵件僅能證明動科所與原告或動科所與被告間有業務上之聯繫，尚難認原告有何將專利技術移轉予被告之情形；原證8 之質體交接清單（見本院卷第68至70頁），其上所載之交接日期均係在100 年5 、6 月間，已逾系爭契約第3 條第1 項所約定原告應於97年12月前移交授權技術資料予被告之約定，且該等單據之交接人均係動科所人員王贊植、吳依凡而非原告，是該等資料是否確係原告依系爭契約所交付，自非無疑；原證14之溝通紀錄、15電子郵件（見本院卷第132 至135 頁），核其參與者係被告公司及動科所之人員，並未見原告參與其內，其內亦未提及原告牽線完成之事項或將與原告簽署系爭契約之事，自難認與系爭契約之簽立有關；原證10之生控公司法人說明會、原證11專利I302535
、358302資料及原證49之電子郵件（見本院卷第73至90、286 至288 頁），其中原證10僅能證明原告與生控公司之經營管理團對有部分相同，而專利I302535 、358302等之專利申請日分別為94年8 月19日、94年12月29日，顯然早於兩造簽署系爭契約，且該專利之發明人除原告外，尚有被告公司之法定代理人及鄭文芳，是該等專利是否係基於系爭契約所交付，已難遽信，又專利358302於94年12月29日申請後，於97年8 月7 日及同年12月22日由經濟部智慧財產局審定不予專利，有原證20、21在卷可稽（見本院卷第150 至159 頁），然系爭契約係於96年2 月15日簽立，足見系爭契約成立時該專利再審查之相關事項尚未發生，兩造自無於斯時預見嗣後需再審查而預先訂約之理，益徵該項專利與系爭契約無涉，另參之被告與動科所95年11月15日所簽立之委託試驗契約（見本院卷第172 至175 頁），該契約第1 條即約定由被告委託動科所執行「分析HPV 結構蛋白各抗原區具備誘發Th1 或Th2 細胞免疫路徑之小鼠試驗評估」委託計畫，並於第6 條約定該計畫之研究成果所可能獲得之專利權、著作權及他智慧財產權均歸被告所有，是有關子宮頸癌疫苗動物實驗之事，應係被告委託動科所所為，非基於兩造所簽署之系爭契約甚明。
⒊至原證18、50之契約（見本院卷第144 至145 、239 頁），未經兩造簽署，均難為有利原告之認定；原證19之專利合作契約書，係於93年6 月2 日系爭契約訂立前所簽署，並約定被告給付原告1,000 萬元之技術移轉金，原告不得再依該契約對被告為任何請求或主張，是該契約顯係兩造間就該契約所載之專利技術所為之約定，應與系爭契約無關，否則兩造豈有於該契約約定後再另立系爭契約之必要；又被告所提之原證9 移轉專利表、原證26之工作進度設定及執行要項、原證27之技術移轉授權合約（見本院卷第71至72、208 至226
頁），均係原告自行製作列表，且被告亦爭執其等內容之真正，並否認該等專利技術係原告依系爭契約所交付或移轉予被告，亦難為原告有利之認定。而原告所提之其餘證據資料，既均未能具體指明係非於其擔任系爭專利授權契約計畫主持人及派駐被告公司期間，就專利平台技術應用等事項所交付或移轉之資料，自難憑此認定原告有依系爭契約履行移轉或交付專利技術予被告。
⒋準此，原告既無法舉證證明其有依系爭契約移轉專利技術予被告，並由被告用以發展生控公司之業務，或將該專利技術移轉予生控公司，自不得據以請求被告依約給付生控公司之已發行股份總數7%之股權予原告。
五、綜上所述，原告依系爭契約第5 條、第9 條等規定，請求被告應給付其關係企業生控公司之已發行股份總數7%予原告，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按日給付總額千分之5 之違約金，均無理由，應予駁回。又原告受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中 華 民 國 105 年 11 月 30 日民事第七庭 法 官 溫祖明
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 11 月 30 日書記官 江昱昇