106年度訴字第1130號｜民事：履行契約等｜裁判日期：107 年 10 月 23 日

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　 106年度訴字第1130號原　　　告　鼎智管理顧問有限公司法定代理人　劉翰倫訴訟代理人　吳奎新律師複　代理人　陳添信律師被　　　告　宋健民訴訟代理人　張澤平律師上列當事人間履行契約等事件，本院於民國107年10月2日言詞辯論終結，判決如下：主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由一、原告主張： (一)被告於民國103年6月1日與原告簽訂合作協議書（下稱協議書），由被告獨家委託原告就被告所有之US0000000專利之 2D鑽石碟技術進行美國專利營運，由原告進行被告所有專利提起美國專利訴訟及權利金談判等服務；兩造嗣又於103年9月18日簽訂附約書，將欲進行美國專利營運之標的擴大至被告名下所有鑽石碟相關專利、專利申請案、鑽石模具及鑽石喇叭模等所有相關專利，均委由原告依原合約所列條件提供服務，而原告亦同意基於原合約所載各項條件，接受被告之獨家委託，並必須就本案專利提起美國專利訴訟及/或權利金談判、對中國砂輪企業股份有限公司（以下稱中砂公司）之專利訴訟協助及談判等事項。依協議書第2.1條約定：「甲方（即被告）應提供其所有擁有關於本案專利的相關必要資訊（包括但不限於本案專利的全球專利清單、申請歷史檔案、專利雜項狀態、排除名單）給乙方（即原告），並確保本案專係及其資訊之完整性、真實性及有效性。」，惟因被告在美國申請登記之所有專利與其前合作對象即訴外人中砂公司有專利上之訴訟糾紛，是於協議書第2.6約定：「甲方已告知乙方本案專利目前遭台灣法院假處分中，但甲方保證不影響本合作之進行。」，於附約書第2條約定：「甲方保證原合約第2.6條文的規定絕對不對乙方獨家代表甲方執行附件專利產生任何負面影響，否則應賠償乙方及其委任之美國律師事務所因執行甲方專利所發生的任何成本及損失。」。嗣被告與中砂公司之專利訴訟遭我國智慧財產法院判決被告敗訴，其專利涵蓋美國專利US0000000、US0000000、US877699在內等多項專利，均要移轉所有權予中砂公司，因被告遭判決敗訴以致喪失專利權，導致兩造之合作無法繼續進行，原告乃於105年11月1日寄發存證信函，終止兩造間合作關係，並請求被告支付成本費用等。 (二)依協議書第4.1條約定：「本合約有效期間內，非經乙方事先書面同意，甲方不得將本案專利交由他人執行或將本案專利出售、移轉、設質、授權或為其他使乙方無法進行本合作事項之行為。除雙方另有約定外，如因甲方違反本款規定致本合作終止或乙方無法繼續進行本合作事項時，甲方應支付乙方因履行本合約所生費用（包括但不限於專利評估費用、工時費用、出差費用、專家/律師費用、訴訟費用及雜費等，於本合約中簡稱「本案費用」的1.2倍，作為補償乙方之金額，乙方並有權立即終止本合約。」及附約書第2條約定：「甲方保證原合約第2.6條文的規定，決不對乙方獨家代表甲方執行附件專利產生任何負面影響，否則應賠償乙方及其委任之美國律師事務所因執行甲方專利所發生的任何成本及損失。」被告與原告簽訂協議書時所提供遭假處分之專利清單，並未包括US877699專利，兩造簽訂協議書後，中砂公司始追加US877699專利之假處分，嗣後兩造再簽立附約書，並於附約書第2條保證假處分不會影響原告服務之進行，原告評估後才委託美國律師以US877699專利提起訴訟，詎上開專利因遭中砂公司聲請假處分，導致進行中之美國訴訟遭法院裁定停止。原告於簽立協議書後，即派專人負責本案之執行，積極與聘任美國律師進行有關專利申請之行政協助，研究相關專利訴訟風險、分析專利資料，及對中砂公司案件討論、談判、提出和解等等，原告對於被告委託事項均確實付出心力，並花費鉅額之成本，然因被告刻意隱匿前述專利權爭議已存在之風險，導致原告委託美國律師進行之訴訟被迫停止，無法透過訴訟取得授權金或賠償，蒙受重大損失。爰依協議書第4.1條及附約書第2條約定，請求被告給付下列費用：①原告指派專責人員負責本合作案之執行，並由法務單位負責處理一般申請、談判及法律諮詢之分析及處理，總計近3年來花費之人力成本高達731.6小時，每小時以新臺幣（下同）6,000元計算，合計4,389,600元，依協議書第4.1條約定可請求1.2倍，原告得請求5,267,520元；②原告因本案所支出之交通等雜費共計48,329元。以上合計5,315,849元。 (三)原告雖知悉被告與中砂公司間之訴訟糾紛，然於協議書第2.6條已有約定，茲因兩造之合作地區主要係在美國，臺灣地區之假處分並未影響在美國提起專利訴訟及權利金談判之服務，且被告保證不影響本合作之進行，故而原告始在美國積極進行評估，聘請律師及為專利談判等事宜；附約書第2條所謂負面影響，其範圍比實際無法取得專利所有權之範圍更大，亦即縱使被告有專利所有權，但因訴訟而產生不利之影響，如其他人亦可使用系爭專利，以致影響在美國地區之授權談判等均在列。中砂公司對被告提起之訴訟，一審判決被告全部敗訴，包含中砂公司就專利權在美國及台灣地區有實施權及被告負有移轉專利所有權予中砂公司之義務，第二審判決被告部分勝訴，惟有關兩造合作之地區主要係在美國，原告接受被告之獨家委託，並必須就本案專利提起美國專利訴訟或權利金談判等服務，然第一審判決被告全部敗訴，此部分已影響原告於美國之專利訴訟協助及談判等事項。是被告遭判決敗訴以致喪失專利權，導致兩造合作無法繼續進行，原告不得已只能終止本件合作，雖第二審判決有關專利所有權仍為被告所有，惟中砂公司仍在美國地區保有實施權，原告所代理之授權談判即無法單獨授權，自屬影響極大，並非毫無負面之影響。是被告與中砂公司之訴訟，已使得被告授權專利在美國地區發生負面之影響，符合協議書第4.1條「其他使乙方無法進行本合作事項之行為」，原告自得終止本合約，請求被告支付因履行本合約所生之費用。 (四)聲明：⑴被告應給付原告5,315,849元，及自起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。⑵原告願供擔保，請准宣告假執行。二、被告答辯略以： (一)依協議書第4.4.1條約定，原告收取報酬之標準並非按件計酬，亦非按時數計酬，而係以最後收取之權利金或損害賠償總額之特定百分比計算，由此可知，原告願意承擔專利及訴訟之各種風險，而被告同意支付日後勝訴高額之權利金或賠償金額比例，原告自應承受其委託後之各項風險。再者，協議書第4.2條亦約定原告先進行相關專利及分析之執行評估，包括但不限於具體專利名單、可能侵權產品及維權執行計畫，於此階段被告均已告知原告，中砂公司對被告之部分專利聲請假處分及提起移轉專利權之訴訟，原告並已對被告與中砂公司簽署之歷次合資契約詳予評估，原告於評估後未終止合約，即表示願意承擔風險，以圖日後獲取權利金收益總額28%，及美國訴訟賠償金超過40%等高額酬金。原告在此等背景下，竟然因中砂公司對被告提起訴訟，經智慧財產法院103年度民專訴字第96號判決被告敗訴，判決尚未確定，即主張兩造之合作無法繼續進行而終止合約並請求損害賠償，顯然無意承擔其協議書所言明之風險，被告自無需負擔任何損害賠償責任。又被告對上開判決提起上訴，業由智慧財產法院105年度民專上字第17號判決，廢棄第一審判決中判令被告應移轉美國專利8,777,699等專利之部分，是被告仍保有系爭專利，並得向中砂公司繼續請求權利金，並無原告所稱被告喪失專利權，導致兩造之合作無法繼續進行之情形。另協議書2.6條及附約書第2條之約定，其內涵係指被告保證仍以所擁有之專利權獨家授權予原告，並不會由被告單方停止合作或轉而授權第三方，並不包含保證被告與中砂公司之訴訟勝訴，或保證專利權不致因訴訟而移轉予中砂公司。蓋美國專利8,777,699號等專利經我國法院假處分，早經被告告知原告，原告亦已詳讀被告與中砂公司簽署之歷次合資契約，對假處分之後的訴訟勝敗有所評估，縱使日後專利權有因訴訟而移轉予中砂公司之風險，此亦屬原告依協議書第4.4.1條約定，所願意承擔之風險，原告本應接受訴訟之一切結果，不得以被告敗訴作為請求損害賠償之事由，況訴訟過程變化頗多，被告當不可能保證訴訟結果絕對勝訴。再觀諸協議書第3.1條約定「…乙方（原告）無須就履行本合約或因第三人之異議、舉發或其他致本案專利失效行為，對甲方（被告）負任何賠償責任。」原告所主張因訴訟而導致專利移轉與中砂公司之事由，即相當於此規定之「其他致本案專利失效行為」，依此條款之內容及意旨，可知協議書本即規範原告願接受專利權訴訟移轉予他人之風險，原告自無理由請求本件之損害賠償。 (二)原告主張損害賠償5,315,849元計算之依據，係以原告自稱之工作內容及所稱支付予公司內部員工之補助款（如開車補助）等項目為依據。然原告之前從未向被告報告曾發生此等工作項目，原告就其主張之工作內容並未舉證，僅片面提出表格主張，尚不足採信該工作確曾發生；又原告以每小時工作6,000元計算，亦係原告片面提出之標準，從未經被告同意，而每小時6,000元之計價標準，於台灣之法律業界係相當於一有經驗律師工作之請款標準，而原告並非法律事務所，亦無律師參與相關工作，其逕以該等標準計算損害賠償，不值採納。 (三)聲明：⑴原告之訴駁回。⑵如受不利之判決，請准被告提供現金或等值之有價證券為擔保免為假執行。三、兩造不爭執事項（見本院卷二第38頁背面）： (一)兩造於103年6月1日簽訂合作協議書，又於103年9月18日簽訂附約書，由被告委託原告就被告所有如附約書附件專利清單所示之專利提起美國專利訴訟及/或權利談判金等服務，有協議書、附約書各1份可按（見本院卷一第8至12頁、第14至21頁）。 (二)訴外人中砂公司就美國專利第0000000號、臺灣專利第TWI000000號、中國專利申請公布號第CZ000000000號，對被告聲請定暫時狀態處分，經智慧財產法院於104年1月30日以103 年度民暫字第11號裁定准中砂公司提供擔保後，被告於雙方間專利權移轉登記之訴訟判決確定前，應容許中砂公司實施上開專利權，有上開民事裁定1份可按（見本院卷二第30至 36頁）。 (三)中砂公司就前項所示之專利，對被告提起專利權移轉登記之訴訟，經我國智慧財產法院於105年1月23日以103年度民專訴字第96號判決「確認原告（即中砂公司）就美國專利第0000000號、台灣專利第TWI451942號專利權享有實施權。被告應將美國專利第0000000號之專利權、台灣專利第TWI000000號之專利權，及中國專利申請公布號第CZ000000000號之專利申請權移轉登記予原告。」，被告提起上訴，由同院於106年2月23日以105年度專上字第17號判決「原判決關於命上訴人（即本件被告）應將美國專利第0000000號之專利權、臺灣專利第TWI451942號之專利權，及中國大陸專利申請公布號第CZ000000000號之專利申請權移轉登記予被上訴人（即中砂公司）之部分，及訴訟費用（除確定部分外）之裁判均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。」，現雙方上訴第三審法院，有上開民事判決各1份可按（見本院卷一第23至39頁背面、第70至78頁）。四、原告主張其與被告於103年6月1日簽訂合作協議書，由被告獨家委託原告就被告所有US0000000專利之2D鑽石碟技術提起美國專利訴訟及/或權利金談判等服務；兩造復於103年9 月18日簽訂附約書，由被告將附件專利清單所示之專利（含美國專利第0000000號）均委由原告依合作協議書所列條件提供服務，被告並保證遭我國法院假處分之專利不影響上開合作案之進行，嗣被告與中砂公司之專利訴訟（含美國專利第0000000號）遭我國智慧財產法院判決被告敗訴，並導致進行中之美國訴訟遭美國德拉瓦州地區法院裁定停止，兩造之合作案因此無法繼續進行，原告業已向被告為終止合約之意思表示，爰依協議書第4.1條及附約書第2條約定，請求被告給付原告因履行本合約所生費用之1.2倍，作為補償。被告則以前揭情詞置辯。經查： ⑴依系爭附約書第2條約定：「甲方（即被告）保證原合約第2.6條文的規定，決不對乙方（即原告）獨家代表甲方執行附件專利產生任何負面影響，否則應賠償乙方及其委任之美國律師事務所因執行甲方專利所發生的任何成本及損失。」原合約即系爭協議書第2.6條則約定：「甲方已告知乙方本案專利目前遭臺灣法院假處分中，但甲方保證不影響本合作之進行。」惟訴外人中砂公司就系爭美國專利第0000000號、臺灣專利第TWI451942號、中國專利申請公布號第CZ000000000號，對被告聲請定暫時狀態處分，經智慧財產法院於104 年1月30日以103年度民暫字第11號裁定准中砂公司提供擔保後，被告於雙方間專利權移轉登記之訴訟判決確定前，應容許中砂公司實施上開專利權。可見兩造於103年9月18日簽訂附約書時，系爭美國專利第0000000號尚未經我國智慧財產法院裁定准予定暫時狀態處分，則系爭附約書第2條及協議書第2.6條所約定由被告保證不對原告獨家代表被告執行附件專利產生任何負面影響者，依契約文義，應僅以被告已告知原告遭我國法院假處分之專利為限，而不包括尚未經裁定准予假處分之系爭美國專利第0000000號。 ⑵次依協議書第4.1條約定：「本合約有效期間內，非經乙方事先書面同意，甲方不得將本案專利交由他人執行或將本案專利出售、移轉、設質、授權或為其他使乙方無法進行本合作事項之行為。除雙方另有約定外，如因甲方違反本款規定致本合作終止或乙方無法繼續進行本合作事項時，甲方應支付乙方因履行本合約所生費用（包括但不限於專利評估費用、工時費用、出差費用、專家/律師費用、訴訟費用及雜費等，於本合約中簡稱「本案費用」的1.2倍，作為補償乙方之金額，乙方並有權立即終止本合約。」又觀之附約書第3 條約定：「甲方（即被告）委任乙方（即原告）出面與中國砂輪企業股份有限公司鑽石碟美國專利訴訟案展開和解談判，甲方並同意乙方因展開本附約之和解談判工作所應得的報酬必須依照原合約第4.4.1條文第㈡項各款所列比例分配之。如甲方未經與乙方達成事前之協議，而直接與中國砂輪企業股份有限公司就目前於臺灣智財法院進行中的訴訟達成全面性的和解，而該和解卻對上述鑽石碟美國專利訴訟之進行有不利的影響或有被迫終止訴訟等情形發生時，則甲方同意依據原合約第4.4.5條之規定支付費用予乙方。」足見原告於簽訂附約書時，已知悉中砂公司就系爭美國專利第0000000號已向我國智慧財產法院對被告提起專利權移轉登記等訴訟，被告更委託原告就與中砂公司之系爭美國專利訴訟案展開和解談判，而該訴訟雖經我國智慧財產法院103年度民專訴字第96號判決「確認原告（即中砂公司）就美國專利第0000000號、台灣專利第TWI451942號專利權享有實施權。被告應將美國專利第0000000號之專利權、台灣專利第TWI000000號之專利權及中國專利申請公布號第CZ000000000號之專利申請權移轉登記予原告。」然被告提起上訴後，業由同院105年度專上字第17號判決「原判決關於命上訴人（即本件被告）應將美國專利第0000000號之專利權、臺灣專利第TWI000000號之專利權，及中國大陸專利申請公布號第CZ000000000號之專利申請權移轉登記予被上訴人（即中砂公司）之部分，及訴訟費用（除確定部分外）之裁判均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。」，現由雙方上訴第三審法院。是被告是否應將該專利申請權移轉登記予中砂公司，中砂公司就該爭訟之專利權是否享有實施權，尚屬未定，中砂公司對被告提起之專利訴訟仍有遭我國智慧財產法院駁回之可能，則被告委託原告營運之系爭美國專利第0000000 號專利申請權是否移轉登記予中砂公司或由中砂公司享有實施權，因而導致兩造之合作無法繼續進行，目前仍無定論。至於原告以被告名義就系爭美國專利第877699號等於美國德拉瓦州地區法院對中砂公司提起訴訟，因待我國智慧財產法院判決，而暫時停止訴訟程序，此固有原告提出起訴狀、美國法院裁定及譯文可憑（見本院卷二第8至12頁、第25至29 頁）。然原告既以受託為他人處理專利訴訟及談判而收取費用為業，則原告為被告於美國法院所提起之訴訟，因待我國智慧財產法院判決而停止訴訟程序之風險，原告自應有所預知，且被告既尚未喪失系爭美國專利第877699號專利申請權或確定由中砂公司取得該專利之實施權，難謂美國法院於我國智慧財產法院判決確定前暫時停止訴訟程序之裁定，有何導致兩造合作案無法繼續進行或對原告執行系爭專利產生何負面影響。五、綜上所述，被告與中砂公司之專利訴訟尚未經我國法院判決被告敗訴確定，被告是否喪失系爭美國專利第877699號專利申請權或由中砂公司取得該專利之實施權，因此導致兩造之合作案無法繼續進行，尚屬未定，原告逕依協議書第4.1 條及附約書第2 條約定，請求被告給付原告因履行本合約所生費用之1.2倍，即非有理，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併駁回之。六、兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決結果不生影響，爰不一一論述。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中華民國 107 年 10 月 23 日民事第三庭法官鍾淑慧以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中華民國 107 年 10 月 23 日書記官石勝尹

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