108年度智字第15號｜民事：確認專利授權合約存在｜裁判日期：109 年 05 月 15 日

臺灣臺北地方法院民事判決 108年度智字第15號原告貝里斯商思必瑞特股份有限公司法定代理人林冠羣 訴訟代理人劉立恩律師複代理人謝侑均律師被告林冠谷訴訟代理人吳磺慶律師上列當事人間請求確認專利授權合約存在事件，本院於民國109 年4月20日言詞辯論終結，判決如下：主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由壹、程序方面：一、按民事案件涉及外國人或構成案件事實中牽涉外國地者，即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法域之管轄及法律之適用（最高法院98年度台上字第1695號裁判意旨參照）。又一國法院對涉外民事法律事件，有無一般管轄權即審判權，悉依該法院地法之規定為據。原告既向我國法院提起訴訟，則關於一般管轄權之有無，即應按法庭地法即我國法律定之，惟我國涉外民事法律適用法未就國際管轄權加以明定，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院97年度台抗字第185 號、96年度台上字第582 號裁判意旨參照）。次按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限；前項合意，應以文書為之，民事訴訟法第24條定有明文。經查，原告係於貝里斯設立登記之外國公司，有經濟部商工登記公示資料查詢服務外國公司登記基本資料、公司董事名冊、原告公司變更登記表、經濟部107年9月21日經授中字第10733557870號函在卷為憑（見本院卷一第247、277至278頁、卷二第9至18頁），故本件具有涉外因素，屬涉外民事事件，另依兩造於所簽訂專利技術授權合約（下稱系爭合約）第20 條第2 項約定，雙方合意以本院為第一審管轄法院（見本院卷一第28頁），揆諸前揭說明，我國法院就本件訴訟自有國際管轄權，本院就本件訴訟亦有管轄權。二、次按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律，涉外民事法律適用法第20條第1 項、第2 項分別定有明文。查依系爭合約第20 條第1 項約定：「本合約以中華民國之相關法律為準據法。」（見本院一卷第28 頁），是本件訴訟應以我國法律為準據法。三、另按本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照外國法律組織登記之公司。外國公司，於法令限制內與中華民國公司有同一之權利能力，公司法第4條定有明文。又按外國公司已依公司法第386條第1項第4款規定，在我國境內指定訴訟及非訴訟代理人者，該外國公司在我國境內為訴訟行為，即應以該被指定之人為其法定代理人（最高法院77年度台上字第863號裁判意旨參照）。查原告為依貝里斯法律設立登記並設有代表人之外國公司，有經濟部商工登記公示資料查詢服務外國公司登記基本資料、原告公司章程及譯文、變更登記表、經濟部107年9月21日經授中字第10733557870號函在卷可稽（見本院卷一第247、595至615、629至643頁、卷二第9至18頁），揆諸前揭規定，原告於法令限制內，與我國公司有相同之權利能力，自有當事人能力及訴訟能力。再依前述說明，原告所指定在我國境內為訴訟及非訴訟代理人者為林冠羣，有會議記錄及簽到簿可參（見民暫抗字卷第111至114 頁），其即為原告法定代理人，併予敘明。四、復按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院52年度台上字第1240號裁判意旨可資參照）。經查，原告主張被告無權終止系爭合約，系爭合約仍有效存在，為被告否認，兩造就系爭合約存在與否已生爭執，原告在法律上之地位有不安狀態存在，而此種不安之狀態，原告得以本件確認判決將之除去，依前揭說明，應認原告有即受確認判決之法律上利益，故原告提起本訴自有確認利益。貳、實體方面：一、原告主張：㈠兩造於101年6月1日簽訂系爭合約，約定由被告授權原告實施「一種撓性非氣密醫療填充裝置Flexible and BreathableFiller for Medical Application」專利（臺灣證書編號：新型213804；中國證書編號：CZ000000000C；歐洲證書編號：EP0000000；美國證書編號UZ00000000000，下稱系爭專利），又依系爭合約第3條第1項約定，系爭合約有效期間自101年5月24日至系爭合約所有專利皆失效為止，且依系爭合約第12條約定，原告應以每年為一期，按期給付權利金予被告。另權利金之計算方式，為該期原告、其子公司或分公司銷售系爭專利相關產品之銷售總額1％，並扣除該期中原告為被告申請或維持系爭專利所負擔之費用，為權利金之總額。嗣被告於108年3月4日發函予原告，聲稱因原告未給付權利金已超過3年，故而終止系爭合約。惟系爭合約第3條第4項約定，限制被告於系爭合約生效後3年內，未能依系爭合約第三章取得權利金時有系爭合約之終止權，依目的及文義反面解釋，系爭合約生效3年後，被告即不得執本項終止之，故被告依系爭合約第3條第4項約定終止系爭合約，顯無理由。另原告自101年起，系爭專利每年維護費用均高於系爭專利相關產品之年銷售總額1％，原告自無給付權利金之義務。此外，被告故意將原告銷售總額關於中國大陸地區之部分，即由其配偶擔任法定代理人之Mupki公司利益輸送予自己，影響原告計算基礎，致原告各年度之權利金皆小於專利維持費，違反系爭合約之精神，亦悖於誠信原則，故被告不得依系爭合約第3條第4項約定終止系爭合約。㈡又被告自101年11月16日起至107年9月21日間為原告之唯一董事，具備綜覽、營運之一切權限，卻從未就系爭合約之改良及再發明權利金比例，依系爭合約第12條第3項約定與原告協商，被告之不作為致原告無從計算該部分之權利金，亦無從給付被告任何權利金，顯係可歸責於被告之事由致原告給付遲延，是原告並未違反系爭合約第12條約定給付權利金之義務，被告不得依系爭合約第3條第4項約定終止系爭合約。再者，被告除於前開期間為原告之唯一董事，對於系爭合約所授權生產及銷售產品之資訊知之甚詳，並參與所有會議，惟其直至108年11月4日始向原告提出交付生產紀錄及銷售報告之請求，且原告已於90日內交付前開文件之數位檔案予被告，故被告不得依系爭合約第3條第2項約定終止系爭合約。是原告並未構成系爭合約之債務不履行或其他終止事由，被告無權終止系爭合約，系爭合約仍有效存在。並聲明：確認兩造於101年6月1日簽訂之系爭合約存在。二、被告則以：被告為系爭專利之專利權人，兩造簽訂系爭合約約定由被告將系爭專利部分專屬授權予原告，原告支付權利金予被告。然原告僅以其銷售單據製作表格，未依系爭合約第12條第1項第1款約定計入原告子公司及分公司之銷售總額，顯有疏漏，且原告未將贈與其他公司之產品納入計算銷售數量，有關計算套組之比例，亦有違誤，另並未依系爭合約第12條第2項約定給付再授權第三人之權利金，故原告就銷售產品權利金之計算存有上開疏漏，尚難逕以其所提出之表格即認扣除專利維持費用後，並無須給付權利金予被告。是原告自簽約後未曾依約給付權利金予被告，被告得依系爭合約第3條第4項約定終止系爭合約，嗣被告於108年3月4日委請律師發函通知原告終止系爭合約，原告於翌日收受，故兩造間系爭合約即已終止。又被告未曾依約給付被告權利金，違反系爭合約第12條約定，被告於108年1月31日委請律師發函催告給付系爭專利之權利金，惟迄今仍未給付，且原告自承未給付權利金，依系爭合約第3條第2項約定，系爭合約即已終止。此外，原告未提供產品之生產紀錄及銷售報告予被告，違反系爭合約第14條約定，被告得依系爭合約第3條第2項約定終止系爭合約。再者，原告依約有義務維護專利，惟其在未告知被告情形下，停止繳納部分國家專利維護費用，致該部分國家專利失效，造成被告重大損害，被告於108年11月3日以存證信函通知原告依系爭合約第3條第2項約定終止系爭合約，原告於翌日收受，是兩造間系爭合約即已終止。至於Mupki公司與原告間交易，與本件終止系爭合約無關，況且被告依系爭合約之約定行使終止權，屬於正當權利之行使，並無違反誠信原則。並聲明：原告之訴駁回。三、兩造不爭執之事項（見本院卷二第22至23頁，並依判決格式修正或刪減文句，或依爭點論述順序整理內容）：㈠被告為系爭專利之專利權人。㈡兩造於101年6月1日簽訂系爭合約。㈢被告於108年1月31日委請律師發函催告原告應給付系爭專利之授權金，又於108年3月4日委請律師發函終止系爭合約。㈣原告於系爭合約期間並未支付權利金予被告。四、得心證之理由：原告主張被告無權終止系爭合約，系爭合約仍屬有效存在等情，惟為被告所否認，並以前揭情詞置辯，經查：㈠按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，為民法第98條所明定。如契約之文字已表示當事人之真意，無需別事探求者，固不得捨契約文字而為曲解，然苟契約文字文義不明，自有以過去事實及其他一切證據資料為斷定標準，以探求當事人立約當時之真意何在之必要（最高法院17年上字第1118號、19年上字第28號裁判意旨參照）。又所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義（最高法院96年度台上字第286 號、99年度台上字第2395號裁判意旨參照）。㈡查系爭合約第1條及第12條分別約定：「授權標的：甲方（即被告，下同）同意將附表所示之各創作技術（以下簡稱『系爭技術』），部分專屬授權予乙方（即原告，下同），使乙方及乙方之子/分公司得利用系爭技術，限於人體骨科醫療之用途（以下簡稱『限定用途』）上而擁有研發、製造、銷售、使用、進口相關產品之專屬權利。」、「乙方為取得甲方系爭技術之授權，應支付以下列方式計算之權利金予甲方：一、1. 乙方應指定其所屬之子/分公司，自開始銷售系爭技術相關產品（以下簡稱本產品）之日起，以每年（依曆年制計算，以下皆同）為一期，按期支付權利金予甲方。權利金之金額，等於該期乙方及乙方之子/分公司銷售本產品之銷售總額（以出貨價格為準）百分之一（1％）並扣除該期中乙方為甲方代為申請/維持該技術專利所擔負之費用…。2. 乙方及乙方之子/分公司自行使用本產品，或使其成為互易、贈與、租賃或借貸之標的，或以其他方式讓與第三人時，本產品即視為已被銷售，而均應支付權利金予甲方。但經甲方同意者，不在此限。」等內容（見本院卷第23、26頁）。可知依系爭合約上開約定，被告負有專屬授權原告及其子公司於限定用途範圍內利用系爭專利之義務，原告則負有依據兩造約定之方式按年支付權利金予被告之義務。又被告於兩造簽署系爭合約後即有專屬授權被告利用系爭專利，原告則於系爭合約成立後迄被告主張終止該合約間均未支付權利金予被告等情，為兩造所不爭執，足證被告業已履行系爭合約之上開義務，惟原告顯未依系爭合約所定之期限履行其給付義務即支付每年度之權利金。再觀諸系爭合約第3條第2項及第4項約定：「有效期間：…二、如一方（違約方）未完全遵守本合約之條款，他方得以書面通知該違約方，並於該通知中敘明該違約方違約之事項；若該違約方未於接獲通知後之九十天內改正，則本合約於該九十天屆至時應即終止。…四、若甲方於本合約生效後三年內，未能依本合約第三章獲得乙方關於系爭技術權利金之給付，則甲方得以書面通知乙方後終止本合約。」等內容（見本院卷一第23頁）。足見兩造若有違反系爭合約所約定之義務者，他方得通知違約者改正，如未改正並得據此終止系爭合約，且原告若未能於系爭合約生效後3年內給付被告權利金時，被告亦可以此事項為由終止該合約。而系爭合約因原告未曾給付權利金予被告，且自該合約生效後已超過3年，被告即於108年1 月31 日寄發函文通知原告業已違反系爭合約之約定，並請求原告償還積欠被告之權利金，因原告於收受上開函文後仍未履行給付權利金之義務，原告遂於108 年3 月4日以函文主張依約終止系爭合約，該函文並於108 年3 月5日經原告收受等情，有上開函文、回執及言詞辯論筆錄可稽（見本院卷一第241至245頁，卷二第50頁）。是被告辯稱因原告未依約給付權利金，其已依前開約定終止系爭合約（不論依據系爭合約第3條第4項約定於108年3月5日收受函文日，或依據系爭合約第3條第2項於108年1、2月間收受違約通知後90日為計算基礎，系爭合約均經被告合法終止），核屬有據。㈢至原告以上開情由主張系爭合約尚未終止，惟查： ⒈原告固主張系爭合約第3條第4項約定，應解釋為被告於系爭合約生效3年後，即不得執本項終止系爭合約云云。然參以系爭合約第3條第4項之文義即明確記載，被告於該合約生效後3年內未能獲得原告權利金之給付，本可以書面通知原告後終止該合約，其合約文字當已表示當事人之真意，是原告主張該條項應反面解釋被告於契約生效3年後不得據此終止合約，顯為捨契約文字曲解其意思。且衡以該條項之約定意旨，應係考量實施系爭專利之研發、製造及銷售必須經過一定之時程始能在市場上有獲利之空間，故約定以3年期間做為原告利用之緩衝期，使被告於該期間內不可以未獲權利金為由終止該合約，惟若自系爭合約生效3年後，原告猶未能支付被告權利金時，被告當可以此事由終止該合約，否則豈非任令系爭專利之專利權人必須永久無償供原告繼續實施該專利，此情形顯與該條項規範目的相違，亦顯失公平，足徵原告上開主張，要屬無據。 ⒉原告另主張系爭專利每年維護費用均高於系爭專利相關產品之年銷售總額1％，且因被告與Mupki公司間有利益輸送之情形，致原告計算之權利金低於專利維持費用，原告自無給付權利金之義務云云。惟依據系爭合約第6條第3項第2款約定：「於本合約生效後至甲方依本合約第三章開始收取權利金前，乙方應自行負擔因申請/維持系爭專利權所生之費用。」等內容（見本院卷一第24頁）。足見兩造已約定在被告開始收取權利金前，系爭專利之維護費用係由原告負擔，本件被告既從未收受原告給付之權利金，系爭專利之維護費用自應由原告負擔，原告主張權利金因系爭專利維護費用過高而未給付乙節，顯與系爭合約上開約定不符。又被告擔任原告董事期間，縱使被告配偶擔任法定代理人之Mupki公司與原告間有交易並獲利之情形，亦難憑此遽認屬原告所指之利益輸送或有實際影響權利金之計算，況考以原告係稱因該利益輸送致原告各年度之權利金均小於系爭專利維持費等情，顯見原告每年仍有因實施系爭專利而獲有利益，僅係原告將應由其負擔之維護費用逕自扣抵，是原告於系爭合約生效後未曾給付被告任何權利金仍屬違反系爭合約之約定，故原告上開所述，要不足採。 ⒊原告主張被告終止系爭合約有悖於誠信原則云云。然原告實施系爭專利權未給付被告權利金，已違反系爭合約約定，業如前述，則被告本於契約當事人之權利，依約終止系爭合約，自係權利之正當行使，並無違背誠信原則之情形。是原告此部分主張，顯屬無據。㈣又被告辯稱原告未提供產品之生產紀錄及銷售報告予被告，有違反系爭合約第14條約定情事，及因停止繳納專利維護費用，致部分國家專利失效，造成被告重大損害，其均可依系爭合約第3條第2項約定終止系爭合約等節，因被告依系爭合約第3條第4項約定終止系爭合約，已屬有據，則被告此部分所辯即無庸審酌，併此敘明。五、綜上所述，系爭合約業經被告依約終止，原告請求確認兩造於101年6月1日簽訂之系爭合約存在，為無理由，應予駁回。六、原告雖聲請傳訊江正慧、丁伯瑤為證人及訊問被告，欲證明Mupki公司登記負責人為被告配偶、實際負責人為被告，及Mupki公司與原告有交易等事實。然縱Mupki公司與原告間有交易及獲利，仍難憑此認定屬被告之利益輸送或有實際影響權利金之計算或造成被告無法終止系爭合約，業經本院認定如前，且原告本應自負所主張事實之舉證責任，卻未提出任何積極證據舉證說明，僅徒憑主觀之臆測而聲請調查前述事項，已屬無據，況當事人未充分知悉、掌握其主張或抗辯所必要之事實、證據時，藉由證據調查之聲請，企圖從證據調查中獲得新事實或新證據，並以該事實或證據作為支撐其請求或聲明為有理由之依據者，為摸索證明，依民事訴訟法第285 條第1 項規定，應禁止摸索證明，是此部分自無調查必要。此外，本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所提證據，經本院詳予斟酌後，認均不足以影響判決之結果，爰不另一一論述，併予敘明。七、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條判決如主文。中　　華　　民　　國　　109 　年　　5 　　月　　15　　日民事第七庭法　官　溫祖明以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　109 　年　　5 　　月　　15　　日書記官李佳儒

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