九十二年度訴字第一七０九號｜民事：返還權利金等｜裁判日期：93 年 06 月 30 日

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　　　　　　　九十二年度訴字第一七０九號原　　　告　　亦凱實業有限公司即反訴被告法定代理人　　甲　○ 訴訟代理人　　廖修譽律師複　代理人　　周宜隆律師被　　　告　　奕慶實業有限公司即反訴原告法定代理人　　乙○○ 訴訟代理人　　陳清進律師右當事人間請求返還權利金事件，本院於民國九十三年六月十日言詞辯論終結，判決如左：主文本訴被告應給付本訴原告新台幣壹佰貳拾萬元，及自民國九十二年四月十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。本訴被告應返還如附表所示之支票予本訴原告。本訴訴訟費用由本訴被告負擔。本訴原告勝訴部分，於本訴原告以新台幣壹佰貳拾萬元供擔保後得假執行。但本訴被告如以新台幣叁佰陸拾萬元為本訴原告預供擔保後，得免為假執行。反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。反訴訴訟費用由反訴原告負擔。事實壹、本訴部分：甲、原告部分：一、聲明： ⑴被告應給付原告新台幣（下同）一百二十萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。 ⑵被告應返還如附表所示之支票予原告。 ⑶願供擔保請准宣告假執行。二、陳述： ⑴原告於民國九十一年二月二十一日與被告簽立「商標授權協議書」，約定被告授權原告獨家使用「ＡＯＣ」商標委製或自製燈具、手電筒、延長線、錄音筆、充電池及附屬之充電器，為期三年，並約定由原告給付被告使用對價共計三百六十萬元之商標使用權利金，另約定在此期間被告不得將該商標再授權予他人或以其他方式、名義提供他人使用，且於同年七月二十九日之商標授權協議補充條款中，更明確指出，被告需確保原告於商標使用地區（台、澎、金、馬）為獨家銷售代理，顯見原告自始就本契約之理解即為對約定之商標授權商品擁有獨家製造與銷售之權利，方以高額權利金締約。原告業已支付一百二十萬元及交付分期之票據予被告。嗣原告依約給付權利金後，發現被告竟私自製造販售牟利；另於同年七月二十九日雙方才就原告獨家權利再為闡明，惟被告於同年月三十日仍私自製造銷售業已授權原告獨家製造之商品予訴外人景崧實業有限公司（下稱景嵩公司），被告顯自始有意詐騙原告高額權利金之意圖。 ⑵依民法第三百五十條之規定，權利出賣人應擔保其權利確係存在，亦應類推適用於本件交易。該授權之商標需依我國商標法規定為註冊之商標，方有其法律上存在，如無註冊則因任何人皆得使用，先使用者亦無權利可阻止。被告曾說明其有獲得僑信股份有限公司（該商標前專用權人，下稱僑信公司）授權，而於使用照明燈飾器材項目有使用「ＡＯＣ」商標權限之商標授權使用證明書。然該證明書並無僑信公司商標註冊之任何字號，後經原告發現僑信公司僅於「ＡＯＣ」正商標註冊之三七一四三八號上有為註冊，但其品項是為樂器及其組件，與被告所出示之授權證明書並不相符，且就燈泡及照明燈具類，並未有任何人就「ＡＯＣ」商標為之註冊，顯見被告所授權原告使用之商標，未受我國商標法保障，也無商標法授權規定之適用，任何人於燈具上皆得使用該商標而並不違法。被告就系爭之「ＡＯＣ」商標該權利即有民法上權利瑕疵擔保之規定之類推適用，原告可依民法第二百五十九條規定解除契約，請求回復原狀。 ⑶對被告抗辯之陳述： ①被告辯稱兩造於九十一年二月二十一日訂約後於六月四日或七月五日被告以存證信函解約，而於七月二十九日重新訂約云云。然簽約後原告雖於六月一日跳票，原告隨即於六月十五日以匯款匯入被告帳戶，被告亦開立六月十七日品項為「權利金」之發票予原告，故被告辯稱於六月四日有傳真解除契約，原告否認之，而被告於七月五日亦未發存證信函，原告雖稍有遲延，亦已依約履行給付權利金之義務，故兩造契約自為延續，且七月二十九日簽立「補充條款」，係為延續補充前約之意，兩造契約自九十一年二月二十一日訂約後未中斷。 ②被告復辯稱其已取得「ＡＯＣ」商標之合法權限，而於九十一年二月二十一日後與原告並無獨家授權之約定，係於同年七月二十九日後方與原告為獨家授權之約定。然於簽約時，原告即要求被告出示授權及商標註冊之資料，被告確未提出，而被告授權之商標權實有權利上瑕疵，就獨家授權此項，當時簽約時暨已言明獨家授權，只是未加記載，此可由於補充條款再加以特別書立可見。且如未有獨家授權，被告根本無需解約即可出貨。原告已於六月十五日將第二期權利金匯給被告，而被告亦有開立發票予原告，亦證該獨家授權是持續之存在。 ③原告於請求權上主張選擇合併，一是類推適用民法三百五十條、三百五十三條權利瑕疵擔保之規定，以本訴狀為解除契約之意思表示，依民法第二百五十九條請求回復原狀；另一為類推適用民法第三百四十七條、第三百六十條規定，以本訴狀為解除契約之意思表示，再依民法二百五十九條請求回復原狀，即被告應返還一百二十萬元權利金及已交付之如附表所示權利金支票。乙、被告方面：一、被告聲明： ⑴原告之訴駁回。 ⑵如受不利判決，願供擔保請准宣告免假執行。二、陳述： ⑴原告九十二年四月二日起訴狀係主張依民法第三百六十條、第三百四十七條及第二百十三條之規定，主張被告應負擔損害賠償義務，故請求被告應返還原告已付之授權金及支票云云。嗣九十二年七月一日原告變更本件訴之標的為：①類推民法第三百五十條及第三百五十三條，主張解約並請求回復原狀、②類推民法第三百四十七條，主張解約並請求回復原狀。原告主張之「訴之標的」前後明顯不同，且顯然造成訴訟程序進行之重大延宕，更非基於同一事實，故被告無法同意原告之變更或追加。 ⑵緣被告於九十一年二月二十一日與原告簽訂商標授權協議書，並明訂商標使用權利金三百六十萬元之分期支票兌現日期。茲因原告簽發作為支付第二期權利金之發票日九十一年六月一日、金額三十萬元之支票，經被告遵期提示後，竟因存款不足而退票，顯見其履約誠信不足，被告隨即於同年六月四日以原告違反合約，發函表明解除契約之意思。嗣被告惟恐雙方間法律關係不明，又於七月五日以存證信函再次通知解除契約，被告亦於同年七月十二日發函通知原告所委託之製造商漢克威科技股份有限公司（下稱漢克威公司），請該公司先行停止產製或出貨印有「ＡＯＣ」商標之商品。惟兩造解除合約後，被告為繼續服務市場消費者之需求，於九十一年七月八日曾出貨３７０ＯＰＣＳ之ＡＯＣ２０Ｗ電子３Ｕ燈管（下稱系爭燈管）於訴外人景嵩公司委託其代為出售。兩造復於九十一年七月二十九日就雙方間之商標授權再次達成授權金支票之換票協議，並另行簽訂商標授權補充條款（下稱補充條款）。至雙方簽署補充條款後，始載明由原告取得「ＡＯＣ」商標獨家代理。然原告僅依照該補充條款之規定，遵期支付第一期三十萬元授權金後，就第二期以後授權金即未再支付，故被告乃於九十二年四月十六日以存證信函定期催告原告履約，並表明如原告逾期不履約者，即以該存證信函為終止合約之意思表示。原告始終未依限履約，雙方九十一年七月二十九日授權契約補充條款，因可歸責於原告事由於九十二年四月二十一日又告終止。 ⑶被告授權原告使用之系爭商標，其權利並無瑕疵，原告指摘被告授權予原告使用之系爭商標，係未受到我國商標法所保障之商標，認為被告應負權利瑕疵擔保責任云云。惟本件為商標使用之授權，與權利之出賣有別，不應類推民法第三百五十條之規定。 ①原告主張被告授權之「ＡＯＣ」商標產品類別中，關於燈泡及照明燈具類產品部分，並未有「ＡＯＣ」商標註冊為專用權之相關登記，因此認定被告無權利授權云云。惟「ＡＯＣ」商標登記權利人係僑信公司，而依僑信公司九十年十一月八日對被告之商標授權使用證明書記載，其授權使用產品類別本已包含「照明燈飾及器材」類，故被告授權原告使用「ＡＯＣ」商標於燈具、手電筒、延長線、錄音筆、充電電池及附屬充電器等產品類別，均係屬於僑信公司授權被告之使用產品類別範圍，被告並未逾越僑信公司授權範圍而對原告轉授權。 ②於本件訴訟期間，被告始知悉僑信公司並未將「ＡＯＣ」商標註冊登記於燈泡及照明燈具類產品，因此被告曾嘗試提出商標登記之申請，請求經濟部智慧財產局將「ＡＯＣ」商標註冊登記於燈泡及照明燈具類產品，但經濟部智慧財產局以：「該商標（即ＡＯＣ）係『艾德蒙海外股份有限公司』首先使用於電視機、錄放音機、電話機等商品之商標，除自七十七年起於我國陸續取得前述商標或服務標章之專用權外，並經傳播媒體廣為宣傳，該商標所表彰之信譽，已廣為相關事業或消費者所普遍認知，是本件以之作為商標，指定使用於『日光燈、燈泡、檯燈』等照明電器用品，客觀上有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製發生誤認之虞，自有首揭法條規定（即商標法第二十三條第一項第十二款前段）之適用，爰依商標法第二十四條第一項規定，予以駁回。」足證「ＡＯＣ」商標雖未註冊登記於燈泡及照明燈具類，但仍因「ＡＯＣ」商標屬於著名商標，而有商標法保障。因此原告於使用為電子、電器業界及消費者均相當熟悉之系爭商標，進行產品製造及銷售之過程中，已獲得相當利益，故系爭商標確屬具體存在，被告已依雙方授權契約，履行契約所定之給付義務並無違約。 ⑷兩造間九十一年二月二十一日所訂之授權契約之全部契約條款，僅有第四條係涉及「商標使用再授權」之規定，而該第四條之全文係為：「乙方（即原告）不得將本商標再授權予第三人或以其他方式、名義提供第三人使用。」亦即係在規範原告（即乙方）不得再將被告（即甲方）所授權使用之商標，以任何形式或名義，再提供予任何第三人使用，而非限制被告於簽定授權契約後，不得再授權第三人。是故，原告欲援引該授權契約第四條主張兩造之授權係為「獨家授權」，顯然對契約條款之解釋有誤。其次，兩造授權契約確實因可歸責於原告之前述違約事由，而為被告通知終止授權契約，惟於該授權契約終止前，原告已經使用系爭商標於產品產製及銷售，且仍積欠被告第一年度第二期之三十萬元授權金，故被告雖因可歸責於原告事由而「終止」授權契約，仍享有對原告之授權金請求權，因此，原告於九十一年六月十七日將九十一年二月二十一日授權契約所定之第二期三十萬元授權金，匯予被告時，被告自得合法受領該三十萬元授權金。 ⑸被告因原告違反給付授權金之義務，依前開授權契約第六條之約定解約事由，於同年六月四日、七月五日，分別以傳真及存證信函，通知原告終止授權契約，故可確認該授權契約於同年六月四日終止時，效力不再向後發生。嗣原告透過管道多次與被告進行協商，希望被告可再與原告合作，故雙方乃於九十一年七月二十九日重新簽訂商標標授權協議補充條款（下稱補充條款），約定除補充條款特別載明之條款外，其餘契約條款均援用九十一年二月二十一日授權契約之約定，故可認定兩造於九十一年七月二十九日所定之補充條款，係為全新之授權契約（僅係捕充約款援用九十一年二月二十一日授權契約），既非延續性之契約與系爭授權契約係各自獨立之二份不同的契約。 ⑹兩造間就系爭商標之使用，於不同階段，應分別依照授權契約或補充條款之規定，而不應混為一談： ①第一階段期間：自九十一年二月十一日起至同年六月四日終止契約為止。依九十一年二月十一日所定之授權契約，為兩造履約之規範。無獨家授權之約定，僅係於契約第四條中限制原告不得再授權第三人使用系爭商標，故被告本可自行或委由他人產銷使用系爭商標所製成之產品，而無違約之處。 ②第二階段期間：自九十一年七月二十九日起至九十二年四月二十一日終止契約為止。依九十一年七月二十九日補充條款，為兩造履約之規範。特別補充條款第二條約明，自九十一年七月二十九日以後之授權期間，應為獨家授權，不得有原告以外之公司行號從事系爭授權商標商品之銷售。被告自九十一年七月二十九日以後，即未再有任何授權系爭商標予第三人產銷使用系爭商標商品之情事，自無原告所稱之違約事由存在。 ⑺兩造應分別依不同的階段，以不同之契約為履約之依據，則被告既係於九十一年六月四日終止與原告間之九十一年二月十一日授權契約以後，才在同年七月八日出貨予景嵩公司，並委由景嵩公司代為銷貨（當時尚未簽定九十一年七月二十九日補充條款），因此，於被告出貨期間，兩造間根本未有任何契約存在，則被告何來違約行為？兩造與景崧公司間本存有長期合作關係，因此原告於九十一年七月二十九日與被告重新簽定新約（即補充條款）後，為杜絕景嵩公司之疑惑，原告特地出具銷售同意書予景嵩公司，同意景嵩公司於九十一年七月二十九日以後，仍可繼續銷售庫存貨品，直至原告得以正常銷貨為止，本件實係因原告違約在前，使被告不得不終止契約，來維護自身權益，然原告既有違約之事實，且始終未能證明其所受之損害形態為何？損害額若干？僅一再空言指稱其因被告違約而受有損害，顯未盡舉證之責，依舉證責任分配之結果，自應由原告負擔無法舉證之不利益。 ⑻按契約解除時，當事人之雙方應互負回復原狀之責，若應返還之物因故無法返還者，應償還其價額，此觀諸民法第二百五十九條之規定甚明。縱認原告主張解除兩造契約，並請求被告返還如原告訴之聲明所載之金額及支票為有理由，則依前揭規定，被告亦可請求原告返還其所受領之物，惟本件商標使用之利益性質上已無從返還，因此應償還其價額即兩造合約約定之對價，因此被告主張以原告使用系爭商標所應償還被告之價額一百二十萬元與原告之請求相互抵銷，且因兩造間係互負回復原狀之義務，則依民法第二百六十四條之規定，被告自得主張同時履行之抗辯。貳、反訴部分：甲、反訴原告（即本訴被告）方面：一、聲明： ⑴反訴被告應給付反訴原告一百六十萬元暨其中四十萬元，自九十二年三月四日起至清償日止，按年息百分之六計算之利息；其餘一百二十萬元，自反訴起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑵願供擔保請准宣告假執行。二、陳述： ⑴反訴被告依約有給付四十萬元授權金之義務，並應為其違約行為負擔一百二十萬元之懲罰性違約金，兩造於九十一年七月二十九日重新訂定新授權協議後，自九十一年七月三十日起即應依照補充條款作為兩造履約之依據，依補充條款之規定，反訴被告應於九十一年十二月一日給付原訴原告三十萬元之授權金，其後應分別於九十二年三月一日、六月一日、九月一日、九十三年三月一日、六月一日、九月一日各給付反訴原告四十萬元，但反訴被告於給付第一期三十萬元授權金後，一面繼續使用系爭商標謀利，另一面則利用假處分之裁定，禁止反訴原告提領九十二年三月一日到期之四十萬元支票，以遂其不願支付使用商標代價之不良企圖，明顯缺乏履約誠信，故反訴原告乃於九十二年四月十六日以存證信函，定期催告反訴被告履約，如逾期仍未履約，則反訴原告即逕予終止合約，不另通知。然反訴被告並未依限履行，故依兩造九十一年七月二十九日所定之補充條款，在反訴被告逾越反訴原告前揭存證信函催告期限，卻仍未履行付款義務後，於九十二年四月二十一日已告終止。爰依按兩造之補充條款第一條、民法第三百六十七條、第三百四十七條及票據法第一百二十六條、第一百三十三條等相關規定，請求反訴被告給付已經屆期，卻未兌現之四十萬元授權金支票暨遲延利息，及因反訴被告違約，則依兩造補充條款援用九十一年二月二十一日授權契約第六條之規定，請求反訴被告負擔相當於當年度權利金同額之懲罰性違約金一百二十萬元。 ⑵本件系爭之四十萬元支票，反訴原告及反訴被告係為直接前後手之關係，要無票據法第十三條適用之餘地。且票據法第十四條於票據之直接前後手之間，亦不適用。因此反訴被告以票據法第十四條為據，抗辯反訴原告不得行使系爭四十萬元支票債權，顯然亦有誤會。乙、反訴被告（即本訴原告）方面：一、聲明： ⑴反訴原告之訴駁回。 ⑵如受不利判決，願供擔保請准宣告免假執行。二、陳述：反訴被告拒絕給付四十萬元之票款係因發現反訴原告違反獨家授權，此一擔保責任而為同時履行抗辯，其業已供擔保為假處分，並提起本訴要求票據之返還，而因兩造視為直接前後手，本自得以原因關係抗辯之，且反訴原告亦明知授權之權利有所瑕疵，因此亦成為惡意取得之票據，故依票據法第十三條但書及第十四條之規定，自不得行使該權利；又就一百二十萬元部分，按前已述及，本契約是反訴原告違約再先，反訴被告方為依法拒絕支付，故反訴原告並無解除契約而得請求損害賠償之理由，故今其主張依約賠償，顯無理由。理由壹、本訴部分：一、程序方面：原告起訴時係主張原告與被告間有解除契約事由，依民法第三百六十條、第三百四十七條及第二百十三條之規定，被告應負損害賠償義務，請求被告應返還原告已付之授權金及如附表所示之支票。嗣於訴訟繫屬中，原告追加訴訟標的為類推適用民法第三百五十條、第三百五十三條規定，依民法第二百五十九條規定，主張解除契約，請求回復原狀；及類推適用民法第三百四十七條、第三百六十條規定，依民法第二百五十九條規定，主張解除契約，請求回復原狀（見本院卷第一 ○五頁、第一○六頁），為擇一合併。雖被告不為同意，惟本院認為不甚妨礙被告之防禦及訴訟之終結，依民事訴訟法第二百五十五條第一項第七款之規定，應予准許，合先敘明。二、兩造不爭執之點： ⑴原告於九十一年二月二十一日與被告簽訂商標授權協議書，並明訂商標使用權利金為三百六十萬元，並以支票分期給付之各期權利金。 ⑵原告遲延兌現發票日九十一年六月一日面額三十萬元之支票，嗣於九十一年六月十七日將該三十萬元電匯予被告。 ⑶被告於九十一年七月八日曾自行出貨數量為三千七百支之ＡＯＣ２０Ｗ電子３Ｕ燈管予訴外人景嵩公司，委託其代為出售。 ⑷原告於九十一年七月二十九日與被告簽訂商標授權協議補充條款，並以如附表所示之支票換回先前所交付之權利金支票。原告已給付被告之權利金計一百二十萬元，及如附表所示之支票六張目前由被告持有中。 ⑸系爭商標原專用權人艾德蒙海外股份有限公司及嗣後移轉登記予僑信公司，其商標註冊證並未登記將「ＡＯＣ」商標註冊指定使用商品於燈泡及照明燈具類產品，有商標註冊號數：00000000號商標註冊證（見本院卷第一四八頁）為證，且僑信公司於經濟部智慧財產局審定號00000000登記註冊之系爭商標種類為正商標，商品名稱為樂器及其組件，有經濟部智慧財產局商標圖形檢索資料乙紙為證（見本院卷第一一二頁）。三、兩造之爭執點： ⑴被告出賣貨物給景嵩公司時，兩造契約關係有無存在？ ①兩造於九十一年二月二十一日訂約，另於九十一年七月二十九日訂補充條款，僅有一個契約關係？ ②兩造於九十一年二月二十一日訂約，另於九十一年六月四日以傳真方式或九十一年七月五日以存證信函解除契約，而同年七月二十九日所謂之補充條款，係重新訂立之另一新契約？ ⑵兩造之契約關係內，被告有無合法取得之ＡＯＣ商標的權限？被告與原告間所訂之契約條款有無約定是獨家授權（即允許原告生產及販賣銷售，被告及其他第三人均不得生產、銷售）？ ⑶原告請求債務不履行之損害賠償，其損害賠償之範圍如何？所受損害為何？所失之利益為何？四、按「債權或其他權利之出賣人，應擔保其權利確係存在」；「出賣人不履行第三百四十八條至第三百五十一條所定之義務者，買受人得依關於債務不履行之規定，行使其權利」，民法第三百五十條前段、第三百五十三條分別定有明文。為債權及其他權利之出賣人權利瑕疵擔保責任之規定，另依民法第三百四十七條之規定，上開規定於買賣契約以外之有償契約準用之。又「因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害」民法第二百二十六條第一項亦定有明文，對於自始主觀給付不能之情形，目前吾國學界通說係應類推適用民法第二百二十六條之規定。所謂「商標授權」係指商標專用權人允許他人使用其專用權。商標授權契約可為無償契約，如果被授權者支付使用專用權之權利金時，則為有償契約，依民法第三百四十七條之規定，可準用民法「買賣」，關於出賣人權利瑕疵擔保之相關規定。經查： ⑴兩造於九十一年二月二十一日簽訂「商標授權協議書」，其中第一條授權使用期限約定：「㈠自民國九十一年三月一日至九十四年二月二十八日止，為期三年。㈡授權屆滿時，乙方若有繼續使用本商標之必要時，應於終止前三個月通知甲方，雙方再另行協商．．」；第二條授權使用產品類別及地區為「１產品類別：燈具、手電筒、延長線、錄音筆、充電池及附屬之充電器、２使用地區限於台、澎、金、馬地區」。第三條商標使用權利金，則約定按年度給付使用權利金，於簽約時以支票一次支付，而支票發票日期、面額分別為九十一年三月一日二十萬元、同年六月一日三十萬元、同年九月一日四十萬元、同年十二月一日三十萬元。九十二年三月一日、同年六月一日、同年九月一日、九十三年三月一日、同年六月一日、同年九月一日面額各四十萬元等情（見本院卷第十一頁）。嗣於九十一年七月二十九日簽署一份「商標授權協議補充條款」，開宗明義記載「１甲乙雙方於民國九十一年七月二十九日，就商標授權協書所支付之票據進行換票協商，新支付票據如下：．．２甲方須確保乙方於授權期間，於商標使用地區（台、澎、金、馬）為獨家銷售代理商，不得有除乙方以外之公司行號，從事銷售行為，唯甲方若有銷售需求，雙方另行進行協商確認，則不在此限」（見本院卷第十二頁）。係使用「補充條款」字句，有主契約條款存在，始有「補充」可言，且第一條係就原來商標授權協議書之原告所交付予被告之支票進行換票，對權利金之金額並無變動。依此二份契約之形式、文義、條文約定之事項觀之，本院認為在九十一年七月二十九日所簽訂之「補充條款」係就九十一年二月二十一日簽訂「商標授權協議書」所為之補充約定，並非兩造另外成立一個新的契約關係。 ⑵被告抗辯因原告所簽發支付第二期權利金之面額三十萬元支票，經提示後退票，被告於九十一年六月四日以原告違約為由，傳真解除契約，另於同年七月五日以存證信函解除契約，兩造之商標授權契約已解除云云。惟被告所指於九十一年六月四日以傳真方式通知原告解除契約（見本院卷第三五頁），此部分雖然提出被告函文一份為證（見本院卷第四五頁），惟並不能證明原告有收到此份傳真文件，該項抗辯難信真實。何況契約當事人一方遲延給付者，他方當事人得定相當期限催告其履行，如於期限內不履行時，始得解除契約，民法第二百五十四條定有明文。本件商標授權協議書依其性質，或當事人之意思表示，均非於一定時期為給付不能達其契約之目的，與民法第二百五十五條得不經催告，逕行解除契約之情形不同，本件縱使認為原告第二期權利金三十萬元之支票退票，惟被告並未定期催告原告給付，其於九十一年七月五日逕行發函解除契約云云（見本院卷第四六頁、第四七頁），於法不合，不生解除契約之效力，被告前詞抗辯，殊無足採。 ⑶依九十二年五月二十八日修正前商標法第二十一條規定「商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權。商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限」；修正後第二十七條第一項規定「商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權；商標權期間為十年」，系爭商標授權協議書簽定於九十一年二月二十一日，應適用修正前之舊法，即系爭商標自註冊之日起，由註冊人取得商標權。再則，依兩造之商標授權協議書第二條，限定「ＡＯＣ」商標可使用之產品類別為「燈具、手電筒、延長線、錄音筆、充電池及附屬之充電器」，限定使用地區為「台、澎、金、馬地區」，則商標之授權人（即被告）自始應該取得「ＡＯＣ」商標可使用於「燈具、手電筒、延長線、錄音筆、充電池及附屬之充電器」產品之專用權，其才能夠將此一商標專用權「授權」予他人。如果被告無「ＡＯＣ」商標使用於「燈具、手電筒、延長線、錄音筆、充電池及附屬之充電器」產品之專用權，其即屬於自始主觀給付不能，依民法第三百四十七條之準用規定，再類推適用民法第二百二十六條之規定，定其法律責任。惟查系爭「ＡＯＣ」商標原來專用權人艾德蒙海外股份有限公司，其商標註冊號數00000000號，並未將「ＡＯＣ」商標註冊登記指定使用商品於燈泡及照明燈具類產品，此有商標註冊號數 00000000號商標註冊證（見本院卷第一四八頁）附卷為證。又被告抗辯其獲得僑信公司之授權，固然提出授權證明書為證（見本院卷第八四頁至第八六頁），惟僑信公司於經濟部智慧財產局審定號00000000登記註冊之系爭商標種類為正商標，商品名稱為樂器及其組件，有經濟部智慧財產局商標圖形檢索資料乙紙為證（見本院卷第一一二號），其指定使用之商品並不包含燈泡及照明燈具類產品。被告並無法舉證證明僑信公司有取得「ＡＯＣ」商標可使用於「燈具、手電筒、延長線、錄音筆、充電池及附屬之充電器」產品之專用權，其再自同樣無商標專用權者（即僑信公司）處取得之授權，仍然不能使被告變成有商標專用權人，其理甚明。故本院認為被告並非系爭商標可使用於「燈具、手電筒、延長線、錄音筆、充電池及附屬之充電器」產品之專用權人，則其將不存在之商標專用權「授權」予原告使用，為自始主觀給付不能，其授權之權利有瑕疵，依民法第三百四十七條準用民法第三百五十三條規定，再類推適用民法第二百二十六條第一項之規定，被告需負權利瑕疵擔保責任，對原告應負債務不履行之損害賠償責任。五、按「契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法律另有規定或契約另有訂定外，依左列之規定：一、由他方所受領之給付物，應返還之。二、受領之給付為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之。．．」民法第二百五十九條第一、二款定有明文。本件係因可歸責於本訴被告之事由，自始主觀給付不能，原告以九十二年七月一日訴狀為解除契約之意思表示，且於當日送達被告（見本院卷第一一○頁），於法相符，兩造間之商標授權契約於九十二年七月一日解除。被告應負回復原狀之義務。本件原告已給付一百二十萬元之權利金予被告，及交付如附表所示之票據予被告，此為兩造所不爭執，故原告依民法第三百四十七條準用第三百五十三條、類推適用第二百二十六條第一項、第二項之規定及依民法第二百五十九條第一款、第二款之規定，請求被告返還一百二十萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起（即九十二年四月十六日）至清償日止，按年息百分之五計算之利息，及請求被告返還如附表所示之票據，為有理由，應予准許。六、原告陳明願供擔保請准宣告假執行，核無不合，爰就本訴部分諭知原告供相當擔保金額後得假執行；另依民事訴訟法第三百九十二條第二項規定，依職權諭知被告供擔保後得免假執行。貳、反訴部分：一、本件反訴原告所授權之商標專用權自始不存在，為自始主觀給付不能，係可歸責於反訴原告之事由，依民法第三百四十七條準用第三百五十三條、類推適用第二百二十六條第一項、第二項之規定，對於反訴被告應負債務不履行之損害賠償責任，已如前述，此為反訴原告持有系爭支票之原因關係，反訴被告拒絕給付票款，為有理由。反訴原告對反訴被告請求發票日九十二年三月一日、支票號碼AW0 000000號、面額四十萬元之票款，及一百二十萬元之懲罰性違約金，均於法無據。從而，反訴原告依票款給付請求權，及債務不履行之請求權，請求反訴被告給付票款四十萬元、懲罰性違約金一百二十萬元（合計一百六十萬元），及其中四十萬元，自支票提示日（即九十二年三月四日）起至清償日止，按年息百分之六計算之利息；其餘一百二十萬元，自反訴起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為無理由，應予駁回。二、反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請已失所依附，應併予駁回。參、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊及防禦方法，均與訴訟之結果不生影響，無庸一一論述。肆、訴訟費用之負擔：民事訴訟法第七十八條。中　　　華　　　民　　　國　　九十三　　年　　　六　　　月　　　三十　　日民事第一庭法官　呂淑玲正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀中　　　華　　　民　　　國　　九十三　　年　　　六　　　月　　　三十　　日書記官方美雲附表： ┌────────┬──────────────────┬──────┬────────┐ │票載日期 │ 支付銀行 │票號 │金額（新台幣） │ ├────────┼──────────────────┼──────┼────────┤ │九十二年三月一日│ 中華商業銀行股份有限公司基隆分公司│AW0000000 │四十萬元 │ ├────────┼──────────────────┼──────┼────────┤ │九十二年六月一日│ 中華商業銀行股份有限公司基隆分公司│AW0000000 │四十萬元 │ │ │ │ ├────────┼──────────────────┼──────┼────────┤ │九十二年九月一日│ 中華商業銀行股份有限公司基隆分公司│AW0000000 │四十萬元 │ │ │ │ ├────────┼──────────────────┼──────┼────────┤ │九十三年三月一日│ 中華商業銀行股份有限公司基隆分公司│AW0000000 │四十萬元 │ │ │ │ ├────────┼──────────────────┼──────┼────────┤ │九十三年六月一日│ 中華商業銀行股份有限公司基隆分公司│AW0000000 │四十萬元 │ │ │ │ ├────────┼──────────────────┼──────┼────────┤ │九十三年九月一日│ 中華商業銀行股份有限公司基隆分公司│AW0000000 │四十萬元 │ │ │ │ └────────┴──────────────────┴──────┴────────┘ 附錄民事訴訟法第三百九十二條法院得宣告非經原告預供擔保，不得為假執行。法院得依聲請或依職權，宣告被告預供擔保，或將請求標的物提存而免為假執行。依前項規定預供擔保或提存而免為假執行，應於執行標的物拍定、變賣或物之交付前為之。

臺灣臺北地方法院九十二年度訴字第一七０九號

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